Von einer rechtsmissbräuchlichen Hinterlegung einer Marke darf nur in krassen Fällen ausgegangen werden. Der alleinige Umstand, dass eine Person eine Marke ohne erkennbare kommerzielle Interessen hinterlegt hat, verstösst für sich nicht gegen Treu und Glauben.

Als wichtige Gründe für den Nichtgebrauch einer Marke (MSchG 12) sind grundsätzlich nur Umstände zu berücksichtigen, die ausserhalb des Einflussbereichs des Markeninhabers liegen: "Es muss sich um Umstände handeln, die ausserhalb dessen liegen, womit der Markeninhaber üblicherweise zu rechnen hat. Massgebend ist, ob ein vorausschauender und umsichtiger Markeninhaber als gewissenhaft handelnder Kaufmann die Ursachen der Nichtbenutzung hätte abwenden können. Rein kommerzielle Überlegungen können den Nichtgebrauch nicht rechtfertigen. Diese liegen im Rahmen des normalen unternehmerischen Risikos. Der Nichtgebrauch kann auch durch eine ernstlich drohende rechtliche Auseinandersetzung gerechtfertigt sein. (...). Beispielsweise können (...) ernsthafte Angriffe und Verwarnungen von Dritten einen Rechtfertigungsgrund darstellen (...). Doch vermag eine einmalige Verwarnung noch keinen jahrelangen Nichtgebrauch zu rechtfertigen (...)."

Wird ein Markeninhaber bezüglich einer EU-Gemeinschafts-marke abgemahnt, vermag dies den Nichtgebrauch einer Schweizer Marke nicht zu rechtfertigen. Keinen genügenden Grund bildet auch ein gegen eine EU-Gemeinschaftsmarke eingereichter Widerspruch. Dagegen vermag ein Zentralangriff gegen eine MMA-Basismarke einen Nichtgebrauch zu rechtfertigen, da vom Ausgang eines solchen Verfahrens auch der Bestand des schweizerischen Anteils einer IR-Marke abhängt.

Der Verkauf von 796 Getränkedosen über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren vermag in casu keinen ernsthaften Markengebrauch zu indizieren. Dies gilt vor allem unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die verkauften Dosen teilweise keine Beschriftung in einer der vier Schweizer Landessprachen aufwiesen. Vorliegend erscheint ein Teil der ohnehin geringen Verkäufe zudem als Scheinverkäufe, da diese teilweise als einmaliger Rampenverkauf vorgenommen wurden. Scheinverkäufe können nicht als Gebrauch im Sinne von MSchG 12 angerechnet werden.

ALPHA ist beschreibend für Alpha-Gehirnströme, die schon lange bekannt sind. Die Bezeichnung ALPHA ist für Produkte im Zusammenhang mit diesen Gehirnströmen unentbehrlich und kann auch nicht kraft Durchsetzung zur Marke werden.

Eine Marke muss mit Gebrauchsabsicht hinterlegt werden, damit Markenschutz beansprucht werden kann. Fehlt eine solche Absicht, weil die Registrierung z.B. einzig beantragt wird, um von einem bisherigen Zeichenbenutzer finanzielle Vorteile zu erlangen, verstösst dies gegen Treu und Glauben und widerspricht dem Zweck des Markenrechts. Ein solcher Rechtsmissbrauch stellt einen eigenständigen Nichtigkeitstatbestand dar. Gleiches gilt für den Fall, in welchem eine Marke ohne Gebrauchsabsicht einzig zum Zwecke der Absicherung einer offenen Forderung hinterlegt wird.

In Analogie zu MSchG 12 hat derjenige, der eine fehlende Markengebrauchsabsicht des Markeninhabers geltend macht, diese fehlende Absicht in einem ersten Schritt glaubhaft zu machen, bevor der Beweis der Gebrauchsabsicht sodann dem Markeninhaber obliegt.
 
Ein Kaufvertrag, welcher eine rechtsmissbräuchlich hinterlegte Marke zum Gegenstand hat, ist nichtig. Eine Interessenabwägung, wie etwa im Falle der Nichtigerklärung eines Schutzrechts aus anderen Gründen (z.B. eines Patents wegen fehlender Neuheit; vgl. BGE 110 II 239), ist nicht angebracht.

Eine weltweit tätige Getränkeherstellerin beantragte vor dem Zürcher Handelsgericht, die einer Konkurrentin gehörende und für „Liqueurs, eaux de vie, vodkas“ eingetragene Schweizer Marke ZUBRÓWKA für nichtig zu erklären. Das Zürcher Handelsgericht heisst die Klage gut.

"Auch wenn die Klägerin mit ihrem Grasovka-Wodka zur Zeit offenbar den hiesigen Markt höchstens marginal bearbeitet, ist ihr ein schutzwürdiges Interesse an der Klage nicht abzusprechen. Die mögliche Konkurrenzierung erscheint angesichts der wesensgleichen Getränke evident und damit auch das Interesse an der Beantwortung der Frage, ob die angegriffene Marke rechtsbeständig ist oder nicht."

Das Zeichen ZUBRÓWKA stellt in der polnischen Sprache eine Sachbezeichnung dar: "Würde dem strittigen Zeichen der Markenschutz gewährt, könnten andere Wettbewerbsteilnehmer keinen Wodka mit der kennzeichnenden Verwendung des Begriffes Zubrówka (und auch Zubrovka) in der Schweiz auf den Markt bringen. (...). Dass diese Situation (noch) nicht virulent ist, spielt rechtlich keine Rolle. Entscheidend ist, dass die Beklagte Markenschutz für ein Zeichen beanspruchen will, welches für den Markteintritt Dritter von wesentlicher Bedeutung ist (...). Der Einwand der Beklagten, man könne ja (nur) den deutschen Begriff 'Büffelgraswodka' gebrauchen, sticht nicht. Mit Zubrówka bzw. Zubrovka wird auf eine bestimmte (östliche) Herkunftsregion hingewiesen (analog dem 'Slivovitz'), welche Funktion bei Verwendung des deutschen Begriffes entfiele. Aus den genannten Gründen ist das Freihaltebedürfnis bezüglich des Zeichens Zubrówka und damit seine Schutzunfähigkeit zu bejahen." 

Eine Herstellerin von Luftbefeuchtern wurde von der Klägerin aufgekauft. Nach dem Kauf stellte die Klägerin fest, dass die übernommene Gesellschaft ihre seit der Gründung ununterbrochen verwendete und nach altem Markenschutzgesetz als "Firmenmarke" geschützte Produktmarke nicht im Schweizer Markenregister hatte eintragen lassen. Die Klägerin meldete die Marke entsprechend unverzüglich an, stellte sodann jedoch fest, dass die Marke bereits auf den Namen eines Ingenieurs, welcher mit der übernommenen Gesellschaft zusammen gearbeitet hatte und mit deren Gründer befreundet war, hinterlegt worden war. Der Ingenieur hatte die Marke kurz vor dem Verkauf der Gesellschaft gezielt in identischer Form und im Wissen um eine fehlende Registrierung auf seinen Namen hinterlegt. Das Kantonsgericht Basel-Landschaft erklärt die rechtsmissbräuchlich hinterlegte Marke für nichtig.

"Im Streit um das bessere Recht an einem Kennzeichen muss gegenüber dem früher gebrauchten Kennzeichen das später gebrauchte, aber zuerst registrierte Zeichen in jedem Fall weichen, wenn dieses gezielt in identischer Form und im Wissen um eine fehlende Registrierung des früher gebrauchten Zeichens hinterlegt wurde, um damit unlautere Vorteile anzustreben."

Die Gesuchstellerin verlangte gestützt auf die links abgebildete Marke, dass der Gesuchsgegnerin der Vertrieb von Rasierapparaten mit entsprechenden Scherköpfen verboten werde. Gestützt unter anderem auf Gutachten, die in ausländischen Prozessen eingereicht wurden, kommt das OG LU zum Schluss, dass es glaubhaft erscheint, dass sämtliche Elemente der streitgegenständlichen Formmarke technischer Natur sind, es sich bei der Marke um eine optimale Form eines elektrischen Rasierapparates mit drei Rundscherköpfen handelt, und dass es der Gesuchsgegnerin nicht zugemutet werden kann, auf eine andere Form auszuweichen. Es handelt sich bei der Formmarke um eine technische Lösung, die - weil damit keine Patente der Gesuchstellerinnen verletzt werden - jedem Mitkonkurrenten zur Verfügung stehen muss. Massnahmentscheid - Nichtigkeitsverfahren hängig. Eine gegen den Massnahmeentscheid gerichtete staatsrechtliche Beschwerde wies das BGer ab.

Eine Marke, die nur zum Zweck hinterlegt wurde, einem Konkurrenten, der im Ausland unter dieser Marke auftritt, den Markteintritt in der Schweiz zu erschweren, ist ungültig.

Da die beanspruchten Waren aus Titan hergestellt werden könnten, erweckt die Marke TITAN beim Durchschnittskonsumenten die Erwartung, dass die Waren zumindest Titan enthalten. Er versteht die Marke nicht in erster Linie als Hinweis auf die griechische Mythologie. Die Verwendung für nicht aus Titan hergestellte Waren ist daher täuschend (MSchG 2 c).

Auch wenn bei Akronymen grundsätzlich Zurückhaltung angebracht ist, muss vorliegend davon ausgegangen werden, dass das Publikum im Zeichen „NY“ die Abkürzung für New York erkennen wird. Das Akronym ist entsprechend geeignet, beim Publikum die Erwartung hervorzurufen, die mit der streitgegenständlichen Marke gekennzeichneten Produkte stammten aus den USA. Die Marke kann daher nur mit der Einschränkung "Waren US-amerikanischer Herkunft" eingetragen werden. Ohne Einschränkung hingegen für die DL der Kl. 35

Gängige Flaschenformen weisen eine Vielfalt von Einbuchtungen, Wülsten und Rillen auf. Es ist darum nicht davon auszugehen, dass das Publikum die der Griffigkeit dienende, technisch bedingte Taillierung der streitgegenständlichen Flaschenform als Merkmal für eine bestimmte betriebliche Herkunft der darin enthaltenen Waren ansehen wird. Schliesslich ist auch das Muster aus Kreisen, das aus kleinen, unregelmässig verteilten Ausstülpungen besteht, nicht unterscheidungskräftig. Im Ergebnis weicht die angemeldete> Flaschenform, soweit sie nicht bereits als solche ungewohnt und unerwartet für eine angemeldete Ware ist, nicht genügend von den marktüblichen Flaschenformen ab, um der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Zugelassen jedoch für Honig, Melassesirup, Senf (Kl. 30).

Reklamehafte Anpreisung, allgemeiner Qualitätshinweis (zumindest im Französischen).

Der Begriff wird ausschliesslich als werbemässige Anpreisung und nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden.

Viele Anbieter haben Flaschen im Sortiment, die – wie die vorliegend zur Diskussion stehende Flaschenform – Einbuchtungen aufweisen: "Einbuchtungen finden sich bei verschiedenen Anbietern, angefangen bei der klassischen Coca-Cola-Flasche, über die bauchige Orangina-Flasche zur gerillten Valser-Flasche. Aber auch Lipton Icetea und Nestea haben eigene Flaschenformen mit Einbuchtungen entwickelt (...). Auch die 5 dl Eisteeflaschen des Grossanbieters Migros haben Einbuchtungen und Ausstülpungen (...). Im Vergleich mit den genannten Flaschenformen erweist sich die vorliegende kaum als kennzeichnungskräftig und damit nicht als auf ein Unternehmen hinweisend. Die seitlichen Einbuchtungen der beantragten Flaschenform unterscheiden sich zu geringfügig von den üblichen, banalen Flaschenformen." Kein Grenzfall. Bestätigt durch das Bundesgericht, Urteil 4A.15/2006Kommentare (0)

Die Wortmarke "Swissôtel" ist eine Phantasiemarke, die jedoch einen klaren Sinngehalt, nämlich "schweizerisches Hotel", aufweist. Die Marke ist damit für DL, die mit dem Kernbereich der Hotellerie zu tun haben, beschreibend.

Es ist festzustellen, dass auch im Bereich der alkoholhaltigen Getränke, angefangen bei Wein bis zu Whisky und Schnaps, immer mehr Produkte unter Berücksichtigung ökologischer Anbaugrundsätze hergestellt werden. Es liegt daher nahe zu erwarten, dass mit GREEN LABEL gekennzeichneter Whisky nach gewissen biologischen Gründsätzen angebaut wurde. Eine solche Annahme liegt auf der Hand, und eine derartige Assoziation wird ohne Denkaufwand unmittelbar durch die Worte GREEN LABEL ausgelöst, zumal in der Schweiz die biologische Landwirtschaft verbreitet und damit das Bewusstsein für biologisch angebaute Lebensmittel hoch ist. Aufgrund der zunehmenden Tendenz, auch bei der Herstellung von alkoholischen Getränken, vom Wein bis zum hochprozentigen Schnaps, ökologische Grundsätze anzuwenden, besteht am Zeichen GREEN LABEL ein Freihaltebedürfnis zugunsten anderer Anbieter von Whisky.

Beim Zeichen DIE FAKTENWOCHE handelt es sich um eine Wortverbindung, welche zwar neu sein mag, jedoch sprachlich korrekt gebildet ist, weshalb ihr kein grosser Phantasiegehalt zukommt.  Das Zeichen weist direkt auf die Art der Berichterstattung (Tatsachenjournalismus) sowie auf die Erscheinungsfrequenz (einmal wöchentlich) hin (zugelassen für DL der Kl. 35, 38, 42).

Nicht unterscheidungskräftig, da einzig auf die Tatsache hinweisend, dass die Finanzdienstleistungen durch einen Schweizer Vertragspartner erbracht werden.

Der beanspruchten Form ist allenfalls hinsichtlich der nicht parallel verlaufenden Seitenflächen eine minimale Eigenheit zuzubilligen; diese ist jedoch nicht derart auffallend, dass sie im Gedächtnis der Abnehmer haften bliebe.

Zugelassen wurde die Anmeldung für Waren der Kl. 9, 18 und 25. Die Schweizer Abnehmer erwarten nicht, dass unter der Marke "Basler" vertriebene Waren im Kanton, in der Region oder der Stadt Basel hergestellt werden. Weder Basel noch die Schweiz geniessen für die fraglichen Waren einen besonderen Ruf. Einzige Ausnahme bilden die Juwelier- und Schmuckwaren in Klasse 14. Für Uhren und Zeitmessinstrumente, aber auch für Juwelier- und Schmuckwaren geniesst die Schweiz einen besonderen, weltweit anerkannten Ruf. Basel ist zwar nicht als Fabrikations- oder Produktionsstandort der Uhren- und Schmuckindustrie bekannt. Indessen hat Basel als Ort, wo die führende "Weltmesse für Uhren und Schmuck" stattfindet, für die Uhren- und Schmuckbranche eine besondere Bedeutung. Die Bezeichnung "BASLER" könnte daher Assoziationen zur Uhren- und Schmuckmesse erwecken und falsche Vorstellungen über die geografische Herkunft von so gekennzeichneten Juwelier- und Schmuckwaren hervorrufen.

Absolut freihaltebedürftig. In der Schweiz, anders als in DE, dem Publikum unmittelbar verständlich.