Eine weltweit tätige Getränkeherstellerin beantragte vor dem Zürcher Handelsgericht, die einer Konkurrentin gehörende und für „Liqueurs, eaux de vie, vodkas“ eingetragene Schweizer Marke ZUBRÓWKA für nichtig zu erklären. Das Zürcher Handelsgericht heisst die Klage gut.

"Auch wenn die Klägerin mit ihrem Grasovka-Wodka zur Zeit offenbar den hiesigen Markt höchstens marginal bearbeitet, ist ihr ein schutzwürdiges Interesse an der Klage nicht abzusprechen. Die mögliche Konkurrenzierung erscheint angesichts der wesensgleichen Getränke evident und damit auch das Interesse an der Beantwortung der Frage, ob die angegriffene Marke rechtsbeständig ist oder nicht."

Das Zeichen ZUBRÓWKA stellt in der polnischen Sprache eine Sachbezeichnung dar: "Würde dem strittigen Zeichen der Markenschutz gewährt, könnten andere Wettbewerbsteilnehmer keinen Wodka mit der kennzeichnenden Verwendung des Begriffes Zubrówka (und auch Zubrovka) in der Schweiz auf den Markt bringen. (...). Dass diese Situation (noch) nicht virulent ist, spielt rechtlich keine Rolle. Entscheidend ist, dass die Beklagte Markenschutz für ein Zeichen beanspruchen will, welches für den Markteintritt Dritter von wesentlicher Bedeutung ist (...). Der Einwand der Beklagten, man könne ja (nur) den deutschen Begriff 'Büffelgraswodka' gebrauchen, sticht nicht. Mit Zubrówka bzw. Zubrovka wird auf eine bestimmte (östliche) Herkunftsregion hingewiesen (analog dem 'Slivovitz'), welche Funktion bei Verwendung des deutschen Begriffes entfiele. Aus den genannten Gründen ist das Freihaltebedürfnis bezüglich des Zeichens Zubrówka und damit seine Schutzunfähigkeit zu bejahen." 

Ebenfalls vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. b MSchG Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Im vorliegenden Fall besteht kein Anlass zur Annahme, dass das zu beurteilende dreidimensionale Zeichen im Sinne von Art. 2 Bst. b MSchG eine Form darstellt, die das Wesen der Ware ausmacht beziehungsweise es bei diesem Zeichen um eine Form der Ware oder der Verpackung geht, die technisch notwendig ist. Es ist daher nachfolgend nur zu prüfen, ob die vorliegende dreidimensionale Marke zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gehört.

Die erforderliche Unterscheidungskraft einer Marke hat ein Kennzeichen nur, wenn es sich derart in der Erinnerung einprägt, dass es dem Adressaten auch langfristig erlaubt, das gekennzeichnete Produkt eines bestimmten Unternehmens in der Menge des Angebots wiederzufinden. Damit sich die Form einer Ware als solche vom Gemeingut abhebt, muss sie in der Wahrnehmung der massgebenden Adressaten daher als so originell erscheinen, dass sie in ihrem Gesamteindruck längerfristig in der Erinnerung haften bleibt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 Freischwinger Panton, mit Hinweis auf BGE 129 III 545 E. 2.3).

Bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (...).

[Dies ist hier nicht der Fall:] Ferner sind auf dem Quader die Aufschriften "4-ZONE FLAVOR FILTER" und "SLIDING-LID PACK" angebracht. Diese beschreiben eine Filter- bzw. eine Verpackungsart. Damit werden sie vom Konsumenten nicht als Hinweise auf ein Unternehmen, sondern als informative Angaben bezüglich eines möglichen angebotenen Produktes wahrgenommen. (...) Das Zeichen enthält im Weiteren ein zweidimensionales grafisches Element. Es ist auf der Vorderseite viermal und auf der Seite einmal abgebildet. (...) Die Beschwerdeführerin bezeichnet diese Symbole als "roof device". Sie macht geltend, das "roof device" Symbol sei eine ihrer bekanntesten Marken und als solche seit 1957 allein oder mit der Marke MARLBORO für Tabakprodukte in Gebrauch. Es sei eine starke, beim schweizerischen Publikum sehr bekannte Marke, die wohl als berühmte Marke qualifiziert werden könne. (...)

Zu prüfen ist hier aber nicht die Unterscheidungskraft des "roof device", sondern die der dreidimensionalen Marke. Die Frage stellt sich deshalb nicht, ob die "roof device" Symbole den Adressaten bekannt erscheinen oder ob sie unterscheidungskräftig sind, sondern ob sie der Quaderform Unterscheidungskraft verleihen. Allein dadurch, dass ein bekanntes oder unterscheidungskräftiges bzw. bereits als Marke eingetragenes Element auf einer dreidimensionalen Marke angebracht wird, kommt dieser nicht automatisch auch Unterscheidungskraft zu.

Die zweidimensionalen Symbole sind verglichen mit der Verpackungsform klein dargestellt. Sie sind auf der Vorderseite vierfach übereinanderstehend und auf der nahen Seitenfläche in der Höhe des obersten Symbols angeordnet. Damit ergibt sich ein Muster, das eine gewisse dekorative Wirkung hat. Durch die Gruppierung der Symbole wirkt das Muster zwar auch auffälliger als ein einzelnes Symbol. Allerdings bleibt das Muster zu klein, so dass es nicht wesentlich zum Gesamteindruck in einem kennzeichnenden Sinn beiträgt. Es stellt auch keine ungewöhnliche, prägnante Musterung der banalen Quaderform dar, die dazu führen würde, dass die Gesamtgestaltung unterscheidungskräftig wirkt.

Das BGer bestätigt RKGE und IGE. Die Form der Schachtel ist zwar nicht technisch notwendig, weil nicht überhaupt keine oder keine wirtschaftlich zumutbare Alternative zur Verfügung steht. Der Form fehlt aber die Unterscheidungskraft, weil den abgeschrägten Längskanten der Verpackung die Originalität im Vergleich zu erwarteten üblichen Verpackungsformen für Tabakwaren abgeht: "Die Abschrägung der Längskanten in der Weise, dass die rechteckige Form zur (ungleichmässigen) achteckigen wird, kann nicht als derart unerwartet und originell bezeichnet werden, dass sie durch ihre Eigenheiten auffallen würde, weil sie derart vom Gewohnten und Erwarteten abwiche, dass sie im Gedächtnis der Abnehmer haften bliebe. (...) Dass die Abnehmer als Raucher auf entsprechende Details achten würden, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, ist jedenfalls nicht notorisch; es kann nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht davon ausgegangen werden, von diesem Adressatenkreis werde die Abschrägung als Gestaltungsmittel individualisierend wahrgenommen." Die Verkehrsdurchsetzung der Marke konnte nicht nachgewiesen werden. "... die beanspruchte Form der Beschwerdeführerin unterscheidet sich von der üblichen und erwarteten nur durch die Abschrägung der Längskanten und prägt sich somit in der Erinnerung der Adressaten kaum ein. An die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung sind unter diesen Umständen hohe Anforderungen zu stellen."

Das IGE verweigerte die Eintragung für sämtliche Waren der Klasse 3 (ausser für Potpourris und Duftholz) und der Klasse 5. Zur Begründung führte es aus, die vorliegenden Behälter wiesen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren – ausser für Potpourris und Duftholz – rein funktionale und ästhetisch motivierte Eigenheiten auf. Der Abnehmer erkenne in den vorliegenden Flaschenformen einzig eine banale Form mit zusätzlich enthaltenen funktionalen und ästhetischen Elementen, aber keine unübliche ästhetische Ausgestaltung der Zeichen. Daran ändere auch die Berücksichtigung der Farbansprüche nichts. Die einzelnen Elemente seien auch nicht in überraschender Art und Weise kombiniert.
 
Das BVGer stützte diese Auffassung. Die Zeichen stellten Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG dar. Das von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Argument der Neuheit habe nur im Design, resp. Patentrecht, Bedeutung, nicht jedoch im Markenrecht.

Das BGer bestätigt IGE und RKGE und verweigert den Schutz. Farbige Zahnpasten aller Art sind auf dem schweizerischen Markt bekannt und gebräuchlich. Ohne besonderen Aufwand an Fantasie wird das Publikum deshalb "die beanspruchte Form als Anspielung auf die mit ihr zu kennzeichnende Ware als Gattung verstehen, nicht aber als Individualisierung mit Bezug auf die Herkunft dieser Ware von einem bestimmten Unternehmen." Die beanspruchte Form weist keine erkennbaren Eigenheiten auf und weicht damit vom Gewohnten und Erwarteten nicht ab. Ihre einzige Besonderheit besteht darin, dass nicht der ganze Inhalt der Zahnpastatube zur Darstellung gebracht wird. "Damit wird dargestellt, in welcher Art die Zahnpasta im Alltag in der allgemein bekannten Form verwendet wird, was wiederum dem Gewohnten entspricht und keine Kennzeichnungsfunktion mit Hinweisfunktion erkennen lässt."

Das hinterlegte Zeichen kann die Funktion eines Kennzeichens nicht erfüllen, weil es vom Konsumenten im Moment des Warenkaufes nicht wahrgenommen wird. Bei der hinterlegten Form handelt es sich zudem "im Grunde um nichts anderes als um einen Teil der beanspruchten Ware". Nach Ansicht der RKGE "ist es schon aus sachlogischen Gründen nicht möglich, diese [Form] als Kennzeichen zu gebrauchen." In einer Eventualbegründung kommt das IGE zum Schluss, dass farbige Zahnpastastränge auch allgemein üblich seien (nicht rechtskräftig).

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zug untersagte einem Zahnarzt, für die Bezeichnung seiner Praxis den Be­griff "Klinik" zu verwenden. Zur Begründung wurde ausgeführt, diese Bezeichnung sei allein stationären Institutionen vorbehalten. Sowohl das Verwaltungsgericht des Kantons Zug als auch das Bundesgericht bestätigen.

Es liegt im öffentlichen Interesse, dass in der Bezeichnung von Gesundheitsbetrieben zum Ausdruck kommt, ob es sich um eine im Sinne der Gesundheitsgesetzgebung bewilligte Kranken- und Pflegeanstalt oder um eine private Arztpraxis handelt. Da sich der Begriff "Klinik" auf stationäre Institutionen bezieht, kann es dem Kanton Zug nicht verwehrt werden, privaten Arztpraxen ohne stationäre Einrichtung die Verwendung dieser Bezeichnung zu untersagen. Die Wirtschaftsfreiheit wird durch die Einschränkung der Bezeichnungsmöglichkeit nicht unverhältnismässig eingeschränkt.

Es liegt auch keine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots vor, da weder das allgemeine Gleichbehandlungsgebot noch der aus der Wirtschaftsfreiheit abgeleitete Grundsatz der Gleichbehandlung von Gewerbegenossen generell davor schützen, dass ausserhalb eines bestimmten Kantons gelegene Konkurrenzbetriebe möglicherweise in den Genuss günstigerer rechtlicher Rahmenbedingungen kommen.

Geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens sind Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, wenn eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Abs. 1 TRIPS).

Eine entscheidende Rolle bei der Beantwortung der Frage, ob eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens vorliegt, spielt vielmehr der Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunft (...). Der Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunftsangabe verlangt, dass eine bestimmte Qualität, der Ruf oder eine sonstige Eigenschaft der Ware im Wesentlichen auf ihrer geografischen Herkunft beruht (...).

Da viele Spirituosen nach international bekannten Herstellungsmethoden aus Rohstoffen verschiedenster Herkunft gebrannt werden können, ohne dass sich Qualität oder andere Eigenschaften ändern, beschränkt sich hinsichtlich Spirituosen der Schutz des TRIPS-Abkommens auf jene geografischen Bezeichnungen, die einen bestimmten Ruf besitzen, und jene Produkte, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind (...). Ob dies im vorliegenden Fall zutrifft, ist im Folgenden zu prüfen.

Rum [gehört] wie Whisky zu den Spirituosen, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind (...). Den Beweis, dass in ihrem Fall die Verlegung der Produktionsstätten ohne Auswirkungen auf die Qualität und den Geschmack des von ihr produzierten Rums geblieben sei, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, hat die Beschwerdeführerin nicht erbracht.

Es bleibt zu prüfen, ob allenfalls eine der von der Beschwerdeführerin angerufenen Ausnahmebestimmungen von Art. 24 Abs. 4, 5 oder 9 TRIPS greift.

Wurde eine Marke gutgläubig angemeldet oder eingetragen oder wurden Rechte an einer Marke durch gutgläubige Benutzung erworben, a) bevor diese Bestimmungen in diesem Mitgliedstaat im Sinne von Teil VI Anwendung finden oder, b) bevor die geographische Angabe in ihrem Ursprungsland geschützt ist, so dürfen die zur Umsetzung dieses Abschnitts getroffenen Massnahmen die Eintragungsfähigkeit oder die Gültigkeit der Eintragung einer Marke oder das Recht auf Benutzung einer Marke nicht aufgrund der Tatsache beeinträchtigen, dass die Marke mit einer geographischen Angabe identisch oder ihr ähnlich ist (Art. 24 Abs. 5 TRIPS).

Unbestritten ist, dass die Bezeichnung "Zacapa" in Guatemala nicht ausdrücklich als Herkunftsbezeichnung geschützt ist. Sodann besteht zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Guatemala auch kein bilateraler Staatsvertrag zum gegenseitigen Markenschutz respektive zum Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen sowie anderen geografischen Bezeichnungen (...), jedoch wurde am 9. September 2002 das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Guatemala über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen (...) geschlossen, das nach dessen Art. 1 Abs. 1 Bst. d auch Herkunftsangaben erfasst. Dieses Abkommen enthält indessen keine Liste mit geschützten Herkunftsangaben. Diese Umstände bedeuten indessen nicht, dass "Zacapa" nicht im Sinne des TRIPS-Abkommens geschützt ist, denn dieses sieht nicht vor, die Entstehung des Rechts an Herkunftsbezeichnungen von einer Eintragung in ein Register respektive von einem anderen Rechtsakt abhängig zu machen. Vielmehr räumt es faktisch jedem Produzenten der entsprechenden Region das Recht ein, eine geografische Angabe zu verwenden.

[Der Bf gelingt es nicht nachzwueisen, dass sie die Rechte an der Marke ZACAPA in Guatemala gutgläubig erworben hat.]

"Zacapa" ist der Name einer Ortschaft in Guatemala mit zirka 35'000 Einwohnern respektive der Name eines Departements in Guatemala mit Hauptort Zacapa.

Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet, greift der weitergehende Schutz nach Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Danach sind die Mitglieder verpflichtet, von Amtes wegen die Eintragung abzulehnen "einer Marke für Weine, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, durch die Weine gekennzeichnet werden, oder einer Marke für Spirituosen, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, durch die Spirituosen gekennzeichnet werden, in Bezug auf Weine oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben." Die Verwendung von nicht zutreffenden geografischen Angaben für Weine oder Spirituosen ist unabhängig von einer Irreführungsgefahr zu untersagen. Somit ist es unerheblich, ob die geografische Angabe den schweizerischen Abnehmern bekannt ist. Die Vorschrift von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht auf dem Schutzlandprinzip (...).

[Rum ist eine Spirituose, die durch lokale Verhältnisse geprägt ist.]

Es liegt daher eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS vor, und die Eintragung als Marke für "Rum, Rumspirituosen, ...", die nicht den entsprechenden Ursprung haben, mithin nicht aus der Provinz Zacapa stammen, ist nach Art. 23 Abs. 2 TRIPS zu untersagen.

Nach Art. 24 Abs. 9 TRIPS besteht keine Verpflichtung, geografische Angaben zu schützen, die in ihrem Ursprungsland nicht oder nicht mehr geschützt sind oder in diesem Land ungebräuchlich geworden sind.

[ZACAPA ist gemäss guatemaltekischem Recht als geographische Herkunftsangabe gschützt.]

Schliesslich argumentiert die Beschwerdeführerin, der fehlende Schutz im Herkunftsland könne nicht nur auf der rechtlichen, sondern auch auf der faktischen Ebene liegen, wie der Ausdruck "ungebräuchlich" zeige. Nun stehe fest, dass die Beschwerdeführerin seit dem Jahre 2005 über eine Wortmarke "Zacapa" in Guatemala für die hier strittigen Waren verfüge. Sie habe somit das Recht, jeden Dritten vom Gebrauch dieses Zeichens auszuschliessen. Die Beschwerdeführerin benütze die Marke markenmässig, jedenfalls nicht als [sc. geographische] Herkunftsbezeichnung. Somit werde dieses Zeichen zumindest seit dem Jahre 2005 von niemanden (mehr) in Guatemala als geografische Herkunftsangabe genutzt, sodass sie zumindest als "ungebräuchlich" im Sinne von Art. 24 Abs. 9 TRIPS eingestuft werden müsse.

Art. 24 Abs. 9 TRIPS will insbesondere verhindern, dass im Herkunftsland zu blossen Gattungsbezeichnungen degenerierte Herkunftsangaben in anderen Ländern geschützt werden müssen (...). Dass dies hier zutreffen soll, ist nicht dargetan und folgt nicht aus dem Eintrag der Marke "Zacapa" in Guatemala. Vielmehr ist mit der Vorinstanz anzunehmen, dass ein erheblicher Teil des Adressatenkreises in Guatemala mit der Bezeichnung "Zacapa" noch einen Herkunftshinweis verbindet.

Das Bundesverwaltungsgericht stimmt mit der Vorinstanz überein, dass die Auswahl von Personal einen Teil der Personalsuche bzw. der Personalvermittlung darstellt, so beansprucht die Beschwerdeführerin für ihr Zeichen denn auch explizit Schutz von sélection de personnel in Klasse 35. Dagegen kann es die Auffassung, wonach der Konsument die Registrierung in Verbindung mit den beanstandeten Waren und Dienstleistungen als einen Hinweis auf den Vorgang der Personalselektion wahrnehme, nicht teilen. Weitaus wahrscheinlicher ist, dass der Abnehmerkreis das Zeichen im Sinne von "expert selection" bzw. "Expertenwahl" als Anspielung auf die Kompetenz der Beschwerdeführerin und somit als Qualitätsanpreisung versteht, zumal die Personalauswahl weniger als eigenständige Dienstleistung denn als Teilbereich der Personalsuche bzw. der Personalvermittlung wahrgenommen wird. Qualitative Bezeichnungen gehören zum Gemeingut und sind deshalb grundsätzlich nicht eintragungsfähig (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I). Vorliegend ist weder das Zusammenschreiben der Wortmarke, die dadurch möglichen Lesarten "xpert select" oder "xperts elect", wobei erstere naheliegender ist, die Mutilation des Wortes "expert" noch die Verwendung von "select" anstelle des grammatikalisch überzeugenderen Substantivs "selection" geeignet, der an sich gemeinfreien Qualitätsbezeichnung einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck zu verleihen. Sie erschweren die Verständlichkeit des beschreibenden Zeichengehalts höchstens marginal.

Der Ausdruck "WOW" kann auf Dienstleistungen irgendwelcher Art angewendet werden, um ein qualitativ hervorragendes oder innovatives Angebot anzupreisen, welches vorgibt, beim Abnehmer einen Ausruf der Bewunderung, Freude oder Überraschung hervorzurufen. Die Vorinstanz hat diese Wirkung treffend mit "Wow-Effekt" beschrieben und ausserdem belegt, dass "Wow-Effekte" von Produkten und Dienstleistungen aller Art (...) ausgelöst werden können. (...) Damit ist erstellt, dass "WOW" zu den reklamehaften Anpreisungen gehört, die in allgemeiner Weise auf Dienstleistungen irgendwelcher Art, unter anderem auf die beanspruchten "Dienstleistungen eines Optikers" (Klasse 44), angewendet werden können.

Schliesslich weist die Beschwerdeführerin auf die Voreintragungen CH-576'095 (wow-coaching), CH-433'863 (WOW!), IR-559'410 (WOW), IR-755'878 (WOW!), IR-774'503 (WOW), IR-855'436 (THE WOW FACTOR), CH-520'887 (WOW COSMETICS), CH-557'483 (WOW-Magazin) und CH-573'185 (WOW!-Coach) hin. Es sei rechtlich kaum begründbar, weshalb "WOW" für "Dienstleistungen eines Optikers" anpreisend und freihaltebedürftig sei, nicht aber beispielsweise für "Transportwesen" (Klasse 39, IR-774'503 - WOW) oder "Werbung" (Klasse 35, IR-755'878 - WOW!) oder "Sportartikel" (Klasse 28, IR-559'410 - WOW) oder etwa "Schuhe" (Klasse 25, IR-755'878 - WOW!). Nachdem die Vorinstanz über viele Jahre hinweg WOW-Marken als schutzfähig und mithin als Zeichen mit konkreter Unterscheidungskraft beurteilt habe, und die meisten dieser Marken auch weiterhin markenrechtlich geschützt seien, müsse sie sich der berechtigten Frage, wie sie die Ungleichbehandlung des zur Beurteilung stehenden Zeichens "WOW" rechtfertigen wolle, stellen.

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "WOW" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV, SR 101) sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (...).

Bezüglich der Voreintragungen, welche lediglich aus dem Element "WOW" respektive "WOW!" bestehen (CH-433'863 [WOW!], IR-559'410 [WOW], IR-755'878 [WOW!] und IR-774'503 [WOW]) und insofern grundsätzlich mit dem hier strittigen Zeichen vergleichbar sind, erklärt die Vorinstanz, einerseits seien Marken älteren Datums für den Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich, sofern sie nicht die aktuelle Eintragungspraxis widerspiegelten. Andererseits sei das vorliegende Zeichen nicht das erste, das seit den von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen gestützt auf das Zeichenelement "WOW" nicht zum Markenschutz zugelassen worden sei (IR-805'166 [Wow!] und zurückgewiesener Slogan "WOW! WHAT A PLACE!"). Das Institut habe die Absicht, das Schlagwort "WOW" respektive "WOW!" auch zukünftig als allgemeine Anpreisung zu qualifizieren. Demnach entspreche die Zurückweisung von "WOW" der aktuellen Praxis des Instituts.

Auf Grund dieser Äusserungen der Vorinstanz ist nicht davon auszugehen, dass sie gewillt ist, Markeneintragungsgesuche, die wie das vorliegend zu beurteilende Zeichen aus "WOW" (respektive "WOW!") bestehen, gutzuheissen. Damit sind die Voraussetzungen für den Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht nicht erfüllt.

Das IGE verweigerte den Schutz der Marke mit der Begründung, das Zeichen bestehe aus dem banalen Symbol für das "Universal Serial Bus" (USB), ein serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten, umrundet von drei mal drei Segmenten eines Kreises. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 und 42 werde der Abnehmer das Zeichen zweifellos als Hinweis auf die Art der Waren und Dienstleistungen auffassen, nämlich, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handle, die mit einem USB-Anschluss in Verbindung stünden. Die Kreissegmente würden dem Zeichen auch nicht zum Markenschutz verhelfen, da sie ein übliches Symbol für Wireless-Verbindungen darstellten, so dass das breite Schweizer Publikum und Spezialisten wie beispielsweise Informatiker die Kombination dieser beiden Symbole zweifellos als Hinweis auf das Wireless-USB auffassen würden.

Das BVGer bestätigt diese Auffassung im Wesentlichen. Dass es die Anmelderin selber war, die das USB-Logo geschaffen hat - aber in der Schweiz nicht als Marke geschützt - sei irrelevant:

Im Eintragungsverfahren ist ausschliesslich das konkret vorgelegte Zeichen zu prüfen. Keine Rolle spielen deshalb die Motive, welche zur Anmeldung geführt haben. Begleitumstände jeglicher Art, seien diese nun positiv oder negativ zu werten, sind bei der Prüfung unbeachtlich (MARBACH, SIWR III/1, N. 204; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 10). Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin das strittige Zeichen nach eigener Aussage selbst entworfen und geprägt hat, ist daher unbeachtlich.

Damit eine Waren- oder Verpackungsform als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden werden kann, muss sich die Form von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheiden (BGE 134 III 547 E. 2.3.4 - Panton-Stuhl; BGE 133 III 342 E. 3.3 - Trapezförmiger Verpackungsbehälter). Dabei ist zu beachten, dass das Publikum konkrete Formen von Waren oder Verpackungen in der Regel nicht als Hinweis auf ein Unternehmen, sondern nur als besondere Gestaltung wahrnimmt (BGE 134 III 547 E. 2.3.4 - Panton-Stuhl; BGE 130 III 328 E. 3.5 - Swatch-Uhrarmband; Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 - Wellenflasche). Damit einer konkreten Form ursprüngliche Unterscheidungskraft zukommen kann, muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Warensegment regelmässig zu verneinen ist, sofern sich die als Marke beanspruchte dreidimensionale Form nicht vollständig von den im Zeitpunkt der Eintragung vorhandenen Gestaltungen unterscheidet (BGE 134 III 547 E. 2.3.4 - Panton-Stuhl, mit Verweis auf die Praxis des EuGH).

Die Form einer Ware identifiziert in erster Linie die Ware selbst und nicht deren betriebliche Herkunft. Damit eine Warenform als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden wird, muss sie sich von sämtlichen im beanspruchten Warensegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung üblichen Formen auffällig unterscheiden (...). Dabei ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu beachten, dass Warenformen primär anderen Funktionen als dem Hinweis auf eine betriebliche Herkunft dienen. Entsprechend nimmt das Publikum konkrete Formen von Waren in der Regel nicht als Hinweis auf ein Unternehmen, sondern lediglich als besondere Gestaltung wahr. Damit eine Warenform originär unterscheidungskräftig ist, reicht es nicht aus, dass sie sich lediglich nach ihrer gefälligen Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen, was nach der Praxis des Bundesgerichts insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Warensegment regelmässig zu verneinen ist, sofern sich die als Marke beanspruchte dreidimensionale Form nicht deutlich von den üblicherweise verwendeten Formen abhebt (...).

Die Beschwerdeführerin wirft zu Recht die Frage auf, ob diese Grundsätze gleichermassen für Verpackungsformen gelten oder ob hinsichtlich der Unterscheidungskraft von Verpackungsformen Besonderheiten zu beachten sind.

3.3.4 Eine Verpackung kann aufgrund der Natur des Produkts unabdingbar sein (wie etwa bei Flüssigkeiten, Granulaten oder Pulver). Zahlreiche Lebensmittel (...) werden aus (lebensmittelhygienischen) Gründen, die unmittelbar mit der Art der Ware selbst zusammenhängen, üblicherweise verpackt angeboten. Die Verpackung dient dabei zunächst einem - durch die Ware bedingten - naheliegenden Zweck. Wie eine Warenform wird die Form einer solchen Verpackung vom Publikum daher nicht notwendigerweise in gleicher Weise wahrgenommen wie ein Wort- oder Bildzeichen, das vom Erscheinungsbild der Ware bzw. deren Verpackung unabhängig ist (...). Dabei ist zu beachten, dass Verpackungen in der Regel der Ware angepasst werden, die sie enthalten, so dass die Verpackung der Beschaffenheit der Ware selbst zugerechnet wird. Dies gilt nach der massgebenden Wahrnehmung der Endverbraucher gemeinhin selbst dann, wenn die verpackten Waren eine eigene, von der Verpackung unabhängige Form aufweisen (...). Wie einer Ware kann auch einer Verpackungsform nicht von vornherein jegliche (originäre) Unterscheidungskraft abgesprochen werden (...). Wie andere Arten von Zeichen, die markenrechtlichen Schutz beanspruchen, genügt auch eine Verpackungsform jedoch nur dann der Schutzvoraussetzung der ursprünglichen Unterscheidungskraft, wenn die blosse Form der Verpackung unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Produkte wahrgenommen werden kann (...).

Mit der Beschwerdeführerin ist zwar davon auszugehen, dass Verpackungen von Verbrauchsgütern als Marketingmittel eine wichtige Rolle spielen und in der Gesamtheit ihrer verschiedenen Gestaltungselemente (grafische Gestaltung, Farben, Beschriftung, Material usw.) vom Konsumenten unter Umständen als Herkunftshinweis erkannt werden können (...). Daraus lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres schliessen, der Durchschnittsabnehmer erkenne einen entsprechenden Hinweis bereits anhand der blossen Form. Fehlen grafische oder Wortelemente, schliesst der Durchschnittsverbraucher allein aus der Form der Verpackung gewöhnlich nicht unmittelbar auf die Herkunft der Waren.

Es mag zwar zutreffen, dass die Wahrnehmung des Publikums in dieser Hinsicht im Wandel begriffen ist. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Schweizer Durchschnittskonsument inzwischen ganz allgemein daran gewöhnt habe, in Verpackungsformen ein herkunftshinweisendes Zeichen zu erkennen. (...) In bestimmten Produktsegmenten, in denen der Konsument den Formgebungen eine besondere Aufmerksamkeit widmet, weil regelmässig auch die Form als Unternehmenshinweis beworben wird (wie etwa bei Parfümflacons), mag dieser Prozess eingesetzt haben bzw. bereits fortgeschritten sein (...). Für die überwiegende Anzahl der in mehr oder weniger variationsreicher Abwandlung einiger Grundformen auftretenden Gestaltungen von Warenverpackungen des Massenkonsums dürfte es jedoch auch im heutigen Zeitpunkt dabei bleiben, dass ihnen eher selten unmittelbare Unterscheidungskraft zukommt.

Die beanspruchte Form unterscheidet sich von den anderen im massgebenden Produktbereich üblichen Verpackungsformen somit lediglich durch die asymmetrische Anordnung der gewölbten Seitenwände sowie die leichte Bodenkrümmung. Letztere vermag den Gesamteindruck der Form nicht zu prägen. Sie ist lediglich in einer bestimmten Seitenansicht deutlich erkennbar, die für den Durchschnittskonsumenten von - dank der durchsichtigen Verpackungsoberseite sichtbaren - Fischen, Meeresfrüchten, Krustentieren und ähnlichen Waren von untergeordneter Bedeutung ist. In der ersten Abbildung der Verpackungsform im Eintragungsgesuch ist die Krümmung des Verpackungsbodens lediglich (durch die transparente Oberfläche hindurch) auf der Innenseite erkennbar und hinterlässt damit beim Publikum keinen konkret fassbaren Eindruck. Wie die gegenläufige Wölbung der Seitenwände wird sie als ästhetisches Element wahrgenommen. Auch wenn die Seitenwände Assoziationen mit einer Wellenbewegung bzw. mit zwei (gegenverkehrt angeordneten) Fischen wachrufen sollte, so bringt der Konsument diese Formelemente mit der verpackten Ware in Verbindung und vermag darin keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu erkennen.

Kleine, in Folien verpackte und mit weihnächtlichen Sujets bedruckte Schokoladeportionen, die an den Weihnachtsbaum gehängt oder als essbare Tischdekoration verwendet werden können, werden in der Weihnachtszeit in grossen Mengen verkauft. Die Idee eines weihnachtlichen Motivs, namentlich eines (in roter Farbe dargestellten) Weihnachtsmanns, zur Gestaltung einer Schokoladeverpackung ist daher gewohnt und erwartet und hat für sich allein genommen nichts Auffälliges, das eine Markeneintragung rechtfertigen würde. Die zwei- und dreidimensionalen Elemente der angemeldeten Form entsprechen dem gewohnten Klischee eines Weihnachtsmanns und weisen nichts Aussergewöhnliches auf.

Auch ein bisher ungebräuchlicher Ausdruck kann beschreibend sein, wenn er ohne besondere Anstrengung als Aussage über Eigenschaften der Ware verstanden wird.

Der Slogan besteht ausschliesslich aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes, die vom relevanten Publikum verstanden werden. Der Sinngehalt der Wortfolge erschöpft sich zudem in einer reklamehaften Anpreisung.

Wird als Werbeslogan und nicht als Kennzeichen verstanden. Freihaltebedürftig, weil aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes bestehend und aufgrund des Sinngehalts von Konkurrenten von Bedeutung.

Form eines einfachen Quaders mit zumindest abgeschrägten Kanten und vier abgerundeten Ecken ist nicht unterscheidungskräftig für Waschmittel. Der Farbanspruch blau und weiss ist nicht geeignet, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu geben, da triviale Farben wie blau und weiss nicht der Kennzeichnung dienen, sondern auf unterschiedliche Wirkstoffe hinweisen sollen.

VUVUZELA ist eine Sachbezeichnung für ein südafrikanisches Blasinstrument.

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Sachbezeichnung den massgeblichen Verkehrskreisen geläufig ist, kann dem IGE nicht zugemutet werden, die betroffenen Kreise stets direkt zu befragen. Um Indizien zu suchen, welche auf die Verkehrsauffassung schliessen lassen, kommt das IGE daher nicht umhin, Nachforschungen im Internet, in Wörterbüchern oder in anderen zugänglichen Quellen vorzunehmen. Dabei dürfen auch ausländische Internetseiten beachtet werden, da davon auszugehen ist, "dass Schweizer Internetbenutzer deutsch-, französisch-, italienisch- oder englischsprachige Seiten konsultieren, unabhängig davon ob sie ihren Ursprung im Ausland oder in der Schweiz haben."

Für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Hinterlegung massgebend. Diese Tatsache schliesst jedoch nicht aus, "dass im Rahmen der materiellen Markenprüfung eine zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaftlichen und technischen Geschehens berücksichtigt werden kann." Vorliegend ist daher zu beachten, dass Vuvuzelas bereits heute als Fanartikel für die WM 2010 angeboten und wegen der WM wohl eine grosse Bekanntheit erlangen werden.