K-Swiss

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 7928
in Sachen
K-Swiss, Inc.
31248 Oak Crest Drive
US-Westlake Village (CA 91361)
Widersprechende
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG,
Postfach, 8021 Zürich
CH-Marke Nr. 386 331 (fig.)
gegen
Künzli SwissSchuh AG
Hauserstrasse 47
5210 Windisch
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Dr. Jürg Simon, Lenz & Staehelin,
8027 Zürich
CH-Marke Nr. 536 605 (fig.)
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-kunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) und Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die angefochtene Bildmarke (CH-Nr. 536 605) wurde im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) Nr. 167 vom 30. August 2005 publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetra-gen:
Klasse 10: Orthopädische Schuhe.
Klasse 25: Schuhwaren.
2. Am 30. November 2005 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke im obgenannten Umfang Widerspruch ein.
3.
Die Widersprechende stützt sich auf ihre Bildmarke (CH-Nr. 386 331), welche für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 25: Chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, pantoufles, chaussures en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe, chemises et gilets, pantalons, sous-vêtements, manteaux et vestes, shorts, chaussettes et bas, chapeaux et casquettes, gants, cravates, écharpes, foulards et pulls.
4.
Mit Eingabe vom 22. Mai 2006 erhob die Widerspruchsgegnerin die Einrede des Nicht-gebrauchs.
5.
Mit Replik vom 30. Oktober 2006 reichte die Widerspruchsgegnerin verschiedene Gebrauchsbelege ein.
6.
Mit Eingabe vom 12. April 2007 reichte die Widerspruchsgegnerin eine Duplik ein.
7.
Mit Verfügung vom 20. April 2007 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
8.
Mit Entscheid vom 1. Juni 2007 wies das Institut den Widerspruch ab. Zur Begründung führte es aus, auf Grund der eingereichten Belege erscheine der rechtsgenügliche Gebrauch des Widerspruchszeichens im relevanten Zeitraum nicht als glaubhaft. Es seien auch keine Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht worden. Der Widerspruch werde folglich auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und sei daher ohne Beurtei-lung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.
9.
Gegen den Entscheid des Instituts vom 1. Juni 2007 erhob die Widersprechende am 4. Juli 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht.
10.
Die Beschwerde wurde am 15. September 2008 vom Bundesverwaltungsgericht kassato-risch gutgeheissen und die Streitsache an das Institut zurückgewiesen. Dieser Entscheid wurde dem Institut am 25. September 2008 eröffnet.
11. Die Widersprechende wurde mit Schreiben vom 21. Januar 2009 vom Institut eingeladen innert zweimonatiger Frist die Beschwerdebeilagen einzureichen, da diese nicht an das Institut weitergeleitet wurden.
12. Die Beschwerdebeilagen gingen fristgerecht beim Institut ein.
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13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nach-stehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1.
Im vorliegenden Fall ist nicht bestritten, dass die Eintretensvoraussetzungen erfüllt sind.
2.
Die Beschwerde der Widersprechenden wurde am 15. September 2008 vom Bundesver-waltungsgericht kassatorisch gutgeheissen und die Streitsache an das Institut zurückge-wiesen. Das Institut wurde angewiesen den rechtserhaltenden Gebrauch des Wider-spruchszeichens und gegebenenfalls die Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Gebrauch der Marke
1.
Die Widerspruchsgegnerin machte in der Stellungnahme vom 22. Mai 2006 frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Die Marke der Wider-sprechenden ist geschützt, soweit ihr Gebrauch während der letzten fünf Jahre vor Gel-tendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 6.4.2, unter http://www.ige.ch/d/jurinfo/documents/10102d.pdf), d.h. für den Zeitraum vom 22. Mai 2001 bis 22. Mai 2006. Glaubhaft machen bedeutet, dass dem Institut aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des In-stituts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stim-men, höher einschätzen als das Gegenteil (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2 m.w.H.).
2.
Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter und funktionsgerechter Gebrauch, welcher sich grundsätzlich auf das Gebiet der Schweiz zu erstrecken hat. Massgebend für die Beurtei-lung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs so-wie besondere Umstände des Einzelfalls. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen bezie-hen. Die Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der
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Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4).
3.
Gemäss den für das Institut verbindlichen Vorgaben von Seiten des Bundesverwaltungs-gerichts gilt es zu entscheiden, ob bezüglich des Widerspruchzeichens ein markenmässi-ger Gebrauch vorliegt.
4.
Das Bundesverwaltungsgericht stützte seinen Entscheid auf folgende Belege der Replik:
- Auszüge aus der Website www.k.swiss.ch vom 5. September 2005 und aus der Websi-te www.kuenzli-schuhe.ch vom 4. November 2005 (Replikbeilage 3)
- 3 Rechnungskopien vom 8. Juli 2004, 21. Juli 2004 und vom 4. August 2004 (Teil der Replikbeilage 4)
- Abbildungen von Produkten der Beschwerdeführerin (Widersprechenden) (Teil der Replikbeilage 4)
- 2 Quittungen von „Sneakers“ in Zürich für den Kauf von K-Swiss-Schuhen vom 30. Ok-tober 2006 (Teil der Replikbeilage 4)
- 5 Rechnungskopien vom 5. April 2005, 27. Februar 2006 und vom 2. März 2006 (Re-plikbeilage 5)
- Abbildungen von K-Swiss Schuhen (Replikbeilage 6)
5.
Im Beschwerdeverfahren reichte die Widersprechende (Beschwerdeführerin) zudem noch folgende Gebrauchsbelege ein (vgl. Urteil BVGer B-4540/2007 – fig. / fig., E. 6.2.2):
- Eine Zusammenstellung, enthaltend: eine Übersichtsliste mit Artikelnummern und Arti-kelbeschreibungen; Rechnungskopien vom 28. Januar 2003, 4. April 2003, 6. Mai 2003, 8. Juli 2004, 21. Juli 2004, 4. August 2004, 4. Januar 2005, 10. Januar 2005, 8. Februar 2005; Preislisten sowie Schuhabbildungen aus Katalogen (Beschwerdebei-lage 11)
- Eine Bestätigung des Bezirksverkaufsleiters der Sports Lab Kette vom 2. Juli 2007 (Be-schwerdebeilage 12)
- Auszüge aus der Website der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2005 (Be-schwerdebeilage 13)
6.
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich hinsichtlich der beigebrachten Unterlagen wie folgt geäussert: Es stehe aufgrund der Replikbeilage 3 und Beschwerdebeilage 13 fest, dass zwischen der Beschwerdeführerin (Widersprechende) und der Beschwerdegegnerin (Widerspruchsgegnerin) zumindest faktisch ein lizenzvertragliches Verhältnis bestanden habe. Ein allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin (Widerspruchsgegnerin und Lizenznehmerin) wäre somit gestützt auf Art. 11 Abs. 3 MSchG der Beschwerdeführerin (Widersprechende) zuzurechnen (vgl. Urteil BVGer B-4540/2007 – fig. / fig., E. 6.2.1, Zwischenergebnis 1).
7.
Weiter kam das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf einen Teil der Replikbeilagen 4 und aufgrund der Beschwerdebeilagen 11.2, 11.4 zum Schluss, dass die Kommissionärin der niederländischen Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin (Widersprechende) de-
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ren Schuhe an die Beschwerdegegnerin (Widerspruchsgegnerin) geliefert habe. Es sei unbestrittene Tatsache, dass letztere die Schuhe der Beschwerdeführerin (Widerspre-chende), welche in Asien hergestellt worden seien, zwischen 1997 und 2004 in der Schweiz vertrieben habe. Die Schuhe, deren Lieferung an die Beschwerdegegnerin (Wi-derspruchsgegnerin) durch die genannten Rechnungskopien belegt sei, müssten somit in der Schweiz auf den Markt gelangt sein. Die Beschwerdebeilage 11.4 gebe Aufschluss über das Aussehen der an die Beschwerdegegnerin (Widerspruchsgegnerin) gelieferten Schuh-Modelle LOZAN, CLASSIC und RAMLI. Aus den Abbildungen ergebe sich einer-seits, dass die erwähnten Modelle Sportschuhe (Klasse 25) und insofern zumindest eine von der Widerspruchsmarke beanspruchte Ware darstellten, und andererseits, dass die Modelle mit der Widerspruchsmarke (respektive mit einer Fünf-Streifen-Marke) versehen seien. Das Kriterium des Inerscheinungstretens des Zeichens im Wirtschaftsverkehr so-wie im Inland wäre somit erfüllt (vgl. Urteil BVGer B-4540/2007 – fig. / fig., E. 6.2.2, Zwi-schenergebnis 2).
8.
Das Bundesverwaltungsgericht hat schliesslich festgehalten, es sei vorliegend unbestrit-ten, dass die Beschwerdegegnerin (Widerspruchsgegnerin) für die Beschwerdeführerin (Widersprechende) die so genannten SWISS-Made-Schuhe hergestellt habe. Hierbei handle es sich um Sportschuhe (Klasse 25). Mit den Rechnungskopien der Replikbeilage 5 habe die Beschwerdeführerin (Widersprechende) belegt, dass diese Schuhe über die niederländische Kommissionärin der niederländischen Tochtergesellschaft an Unterneh-men in Deutschland, Belgien, Grossbritannien und den Niederlanden verkauft worden seien und somit die Konzernsphäre der Beschwerdeführerin (Widersprechenden) verlas-sen hätten. Zwei der drei Abbildungen der Replikbeilage 6 zeigten Schuhkartons derartige SWISS-MADE-Modelle, auf welchen die Widerspruchsmarke angebracht sei. Das Kriteri-um des Inerscheinungtretens des Zeichens im Wirtschaftsverkehr sowie für den Export wäre somit ebenfalls erfüllt (vgl. Urteil BVGer B-4540/2007 – fig. / fig., E. 6.2.3, Zwischen-ergebnis 3).
9.
Gemäss Bundesverwaltungsgericht sei jedoch noch ungeklärt, ob die Widersprechende glaubhaft gemacht habe, dass die Widerspruchsmarke
- im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren der Klasse 25
- nach Art einer Marke
- in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abwei-chenden Form
- sowie ernsthaft
gebraucht worden sei. Das Institut habe diese zusätzlichen Aspekte des rechtserhalten-den Gebrauchs zu prüfen und dabei obgenannte Zwischenergebnisse einzubeziehen (vgl. Urteil BVGer B-4540/2007 – fig. / fig., E. 7).
10.
Aufgrund der vorgenannten Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts können die noch offenen Punkte beantwortet werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat verbindlich festgehalten, dass die Schuhmodelle LOZAN, CLASSIC, RAMLI und die sogenannten SWISS-Made-Schuhe der Widersprechenden Sportschuhe (Klasse 25) und insofern eine von der Widerspruchsmarke beanspruchte Ware darstellen. Weiter hat es festgestellt, dass diese Schuhmodelle mit der Widerspruchsmarke versehen sind. In Bezug auf diese Schuhe hat es ausgeführt, dass das Zeichen im massgebenden Zeitraum im Wirtschafts-verkehr im Inland beziehungsweise für den Export in Erscheinung getreten ist (vgl. Ziff. 7 u. 8 hiervor).
11.
Beim vorliegenden Nachweis von Lieferungen über mehrere Jahre an Abnehmer in der
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Schweiz kann zudem von mehr als einer bloss minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden (vgl. BGE 102 II 117 und Replikbeilagen 4, 5 sowie Beschwerdebeilagen). Auch wenn für die hier relevanten Schuhmodelle LOZAN, CLASSIC, RAMLI und die SWISS-Made-Schuhe, welche mit dem Widerspruchszeichen versehen sind, nicht viele Lieferun-gen belegt bzw. Rechnungen eingereicht wurden, so ist doch klar, dass es sich bei den von der Widersprechenden vorgenommenen Handlungen nicht um blosse Einzelaktionen handelt. Es liegt somit ein ernsthafter Markengebrauch vor.
12.
In Anbetracht der für das Institut verbindlichen Ausführungen des Bundesverwaltungsge-richts und aufgrund der zusätzlich eingereichten Belege erscheint dem Institut der rechts-genügliche Gebrauch des Widerspruchszeichens im massgeblichen Zeitraum für einen Teil der Waren, nämlich für Sportschuhe (Kl. 25), glaubhaft. Das Vorliegen der Verwechs-lungsgefahr ist somit auf der Basis von Sportschuhen (Kl. 25) zu prüfen (vgl. BVGer in sic! 2008, 36 – Kinder / Kinder Party [fig.]).
C. Vergleich der Waren
1.
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehen-den Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Mar-kenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Ar-gument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6 m.w.H.).
2.
Zu prüfen ist, ob zwischen den Waren des Widerspruchszeichens für die der rechtsge-nügliche Gebrauch glaubhaft gemacht wurde, nämlich Sportschuhe (Kl. 25) und den an-gefochten Waren, nämlich orthopädische Schuhe (Kl. 10) und Schuhwaren (Kl. 25) Gleichartigkeit besteht. Der für das angefochtene Zeichen beanspruchte Begriff Schuhwa-ren in Klasse 25 umfasst in dieser offenen Formulierung jegliche Art von Schuhen. Darun-ter fallen beispielsweise Freizeit-, Strassen-, Haus- und Sportschuhe. Soweit die ange-fochtenen Waren sich mit den widersprechenden Sportschuhen decken, besteht somit Gleichheit und soweit weitergehend – aufgrund der verwandten Technologien, der glei-chen Produktionsstätten bzw. Technologien und des übereinstimmenden Know-how – Gleichartigkeit.
3.
In der Klasse 10 geniesst das angefochtene Zeichen Schutz für orthopädische Schuhe. Hierbei handelt es sich um für den einzelnen Fuss nach Mass und Modell angefertigte Schuhe, die zu dessen Bettung, Entlastung und Stützung besonders hergerichtet oder mit Feststellungs- und Abrollhilfen versehen sind (vgl. einschlägige Lexika). Bei den wider-sprechenden Sportschuhen handelt es sich ebenfalls um – je nach Sportart – speziell an-gefertigte Schuhe. So gibt es Laufschuhe, Fussballschuhe, Basketballschuhe, Tennis-schuhe, Golfschuhe, Skaterschuhe und viele mehr. Auch diese Schuhmodelle sind zur Bettung, Entlastung und Stützung des Fusses – je nach Sportart – besonders ausgestal-tet. Bei der Herstellung der strittigen Waren bestehen folglich Übereinstimmungen im fach- und produktspezifischen Know-how. Zudem ist eine produktübergreifende Nutzung der gleichen Produktionsanlagen durchaus möglich. Der Umstand, dass die Produkte des angefochtenen Zeichens medizinischen Aspekten genügen müssen, vermag daran nichts zu ändern und präzisiert lediglich, dass diese Erzeugnisse bestimmten (orthopädischen) Kriterien in Bezug auf die Herstellung zu entsprechen haben. Auch ist unwesentlich, dass
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die in Frage stehenden Erzeugnisse nicht in den gleichen Warenklassen aufgeführt sind; der Klasseneinteilung kommt für die Beurteilung der Gleichartigkeit kein bindender Cha-rakter zu (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-recht, Band III/1, Kennzeichenrecht, 2. Auflage 2009, N 798 f.). Folglich ist die Gleichar-tigkeit zwischen den orthopädischen Schuhen (Kl. 10) und den widersprechenden Sport-schuhen (Kl. 25) erstellt.
D. Vergleich der Zeichen
1.
Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahr-genommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnitt-lich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
2.
Vorliegend ist die Ähnlichkeit zweier Bildmarken zu beurteilen. Bei reinen Bildmarken be-stimmt sich der Gesamteindruck durch das Erscheinungsbild und durch den allfälligen Sinngehalt, wobei es zur Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich bereits ge-nügt, wenn unter einem dieser Aspekte eine Ähnlichkeit besteht (Bundesverwaltungsge-richt [BVGer] in sic! 2009, 33 – Herz [fig.] / Herz [fig.]). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den von den Zeichen ausgehenden Erinnerungseindruck abzustellen.
3.
Beide Zeichen weisen fünf Streifen auf, welche annährend parallel angeordnet sind. Beim Widerspruchszeichen sind diese Streifen dicker und der erste Streifen ist nur gerade halb so lang wie der letzte. Beim angefochtenen Zeichen sind alle Streifen nahezu gleich lang. Die Zeichen unterscheiden sich somit im Wesentlichen dadurch, dass die Streifen beim Widerspruchszeichen dicker und unterschiedlich lang sind. Sie differieren damit nur un-wesentlich und insbesondere in der massgeblichen Erinnerung werden diese geringfügi-gen Unterschiede verwischen. Die Verkehrskreise werden bei beiden Bildmarken nicht auf Details achten, sondern sich aufgrund der Gestaltung an fünf nebeneinander angeordnete Streifen erinnern. Eine Ähnlichkeit ist schon aus diesen Gründen zu bejahen, womit nach-folgend noch die Verwechslungsgefahr zu prüfen bleibt.
E. Verwechslungsgefahr
1.
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zei-chenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzel-falls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt ei-nerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 m.w.H.).
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2.
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheid-barkeit zu schaffen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
3.
Vorliegend stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, weshalb die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen sind. Die grösste Schwierigkeit liegt, entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin darin, die unzu-lässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeu-tung (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.2). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der Bildmarke massgebend. Dem Motivschutz ist bei der Beur-teilung Rechnung zu tragen, indem eine Verwechslungsgefahr umso eher zu verneinen ist, je allgemeiner der abstrahierte Sinngehalt gefasst werden muss, um eine Überein-stimmung im Motiv zu begründen. Demgegenüber reichen untergeordnete Unterschiede der grafischen Umsetzung nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 95 f. zu Art. 3).
4.
Die Widerspruchsmarke besteht aus fünf nahezu parallel angeordneten Streifen, welche verschieden gross sind. Der erste ist nur gerade halb so lang wie der letzte. Die Wider-spruchsmarke erschöpft sich somit nicht in einer Darstellung einer banalen geometrischen Form, sondern besteht aus einer unterscheidungskräftigen grafischen Gestaltung. In der Widerspruchsmarke kann in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 keinerlei konkrete Bedeutung und damit auch kein (direkt) beschreibender Sinngehalt erkannt werden. Der Widerspruchsmarke eignet mithin normale Kennzeichnungskraft und demnach auch ein normaler Schutzumfang.
5.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Bildmarken gilt es zu beachten, dass das menschliche Gehirn bei der Bildunterscheidung grundlegend weniger spezifisch vor-geht als bei der Unterscheidung von Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht. Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten blei-ben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften (vgl. auch BVGer in sic! 2009, 33 – Herz [fig.] / Herz [fig.], mit Hinweisen). Bildelemente werden nur als Gesamt-form und entsprechend vereinfacht memorisiert. Entscheidend ist, ob das konkurrierende Zeichen als eigenständige Gestaltung anerkannt werden kann, oder ob sich dasselbe den Verkehrskreisen bloss als eine Variation oder Bearbeitung der älteren Marke präsentiert (vgl. Eugen MARBACH, a.a.O., N 915 f.). Letzteres trifft vorliegend zu: Die Abnehmer werden im jüngeren Zeichen – aufgrund der Warenidentität bzw. hochgradigen -gleichartigkeit – trotz der Unterschiede in der grafischen Umsetzung das Gestaltungsmus-ter der Widerspruchsmarke erkennen, womit die normal kennzeichnungskräftige Wider-spruchsmarke als solche erkennbar bleibt und die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben ist. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen er-kennt, besteht in Anbetracht der ausgeprägten Warennähe dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspe-zifischer Allianzen und Verbindungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2).
6.
Bei diesem Ausgang kann die Frage der von der Widersprechenden geltend gemachten grossen Bekanntheit respektive des dementsprechend erweiterten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke offen bleiben; die Verwechslungsgefahr ist bereits unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zu bejahen. Der
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Widerspruch wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke im angefochtenen Umfang widerrufen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1.
Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).
2.
Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in wel-chem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.
3.
Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren durchgedrungen, weshalb ihr für den dop-pelten Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zuzu-sprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfah-renskosten von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widerspre-chenden somit eine Entschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsge-bühr) zu bezahlen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1.
Der Widerspruch Nr. 7928 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der CH-Marke Nr. 536 605 (fig.) wird für die nachgenannten Waren widerru-fen:
Klasse 10: Orthopädische Schuhe.
Klasse 25: Schuhwaren
3.
Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 31. Juli 2009
Markenabteilung
Céline Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwal-tungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.