SALADINETTES

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9372
in Sachen
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
DE-74167 Neckarsulm
Widersprechende
vertreten durch Rentsch & Partner, 8022 Zürich
Internationale Registrierung Nr. 890 863 "SALADINETTES"
gegen
SORGER
Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH
Grazer Strasse 249
AT-8523 Frauental
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch H.R. Alder, 8201 Schaffhausen
C Nr. 562 598 "SALANETTIS"
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-kunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-gentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1.
Die angefochtene CH-Marke Nr. 562 598 „SALANETTIS“ wurde am 9. Oktober 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 195 veröffentlicht. Sie wird für folgende Waren be-ansprucht:
Klasse 29: Wurst, Wurstwaren.
Klasse 30: Gebäck, insbesondere Salzgebäck.
2.
Am 8. Januar 2008 erhob die Widersprechende beim Institut gestützt auf ihre internationale Registrierung Nr. 890 863 „SALADINETTES“ frist- und formgerecht vollumfänglich Wider-spruch. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren registriert:
Klasse 29: Salades composées et entrées, notamment à base de viande, de poisson et de légumes.
3.
Mit Verfügung vom 14. Januar 2008 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Voll-macht zu ihren Gunsten einzureichen. Diese ist mit Datum vom 29. Februar 2008 beim Insti-tut eingegangen.
4. Mit Verfügung vom 3. März 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Stel-lungnahme sowie eine Vollmacht zu ihren Gunsten einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 7. Juli 2008 verlängert.
5. In der Stellungnahme vom 4. Juli 2008 machte die Widerspruchsgegnerin geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle. Sie beantragte, der Widerspruch sei abzuweisen.
6. Mit Verfügung vom 7. Juli 2008 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik ein-zureichen.
7. Die Replik ist am 5. September 2008 beim Institut eingegangen.
8. Mit Verfügung vom 15. September 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 19. März 2009 erstreckt.
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9. Die Duplik ist am 20. Februar 2009 beim Institut eingegangen.
10. Mit Verfügungen vom 23. Februar 2009 wurde die Instruktion geschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Partei wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1.
Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erhe-ben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröf-fentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Ge-mäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu be-zahlen.
2.
Die Widerspruchsmarke wurde am 13. April 2006 international registriert, die angefochtene Marke am 12. Juni 2007 in der Schweiz hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Wi-derspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren
1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Bezug zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kön-nen, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleis-
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tungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemein-samen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis ha-ben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. (Richtlinien in Markensachen [Richtlinien], 1.7.2008, Teil 5, Ziff. 7.6 ff. mit weiteren Hinweisen, unter: http://www.ige.ch/D/jurinfo /documents /10102d.pdf,).
2. Die Widersprechende beansprucht in der Klasse 29 « Salades composées et entrées, no-tamment à base de viande, de poisson et de légumes ». Die von der angefochtenen Marke in der Klasse 29 beanspruchten Waren „Wurst, Wurstwaren“ sind hierzu als mindestens gleichartig zu werten, werden doch Wurstsalate hauptsächlich aus Wurst bzw. Wurstwaren hergestellt. Auch sonstige Vorspeisen (insbesondere solche auf Fleischbasis) können Wurstwaren enthalten. In Bezug auf die Waren „Gebäck, insbesondere Salzgebäck“ (Klasse 30) der angefochtenen Ware ist Folgendes auszuführen: Aus der Sicht des Durchschnittab-nehmers handelt es sich dabei jeweils um Nahrungsmittel des täglichen Gebrauchs, welche dazu bestimmt sind, in der Küche Verwendung zu finden (vgl. hierzu auch: RKGE, sic! 2007, 448, Actimel/Actismile). Vorspeisen können aus Gebäck bestehen oder Gebäck enthalten, insoweit ist deren Verwendungszweck wie auch deren Produktionsverfahren gleich. Somit werden die Vergleichszeichen für gleiche bzw. gleichartige Waren beansprucht, weshalb nachfolgend die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu prüfen ist.
C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren in-teressierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahr-nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenomme-nen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejeni-gen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkomme-nen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
2.
Vorliegend ist die Ähnlichkeit der beiden Wortmarken „SALADINETTES“ (Widerspruchsmar-ke) und „SALANETTIS“ (angefochtene Marke) zu beurteilen.
3.
Die Widerspruchsmarke besteht aus 12, die angefochtene Marke aus 10 Buchstaben. So-
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wohl der Zeichenbeginn (SALA) wie auch deren Schlussbuchstabe (S) sind identisch. Die Vokalfolge (A-A-I-E-E bzw. A-A-E-I) ist ähnlich. Die Widerspruchsmarke ist fünfsilbig, die an-gefochtene Marke viersilbig. Insgesamt sind die Vergleichszeichen ähnlich.
4.
Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entschei-dend sein. Im Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbin-dungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der ande-ren Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtli-nien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).
5.
Die Widerspruchsmarke heisst „SALADINETTES“. Die Widersprechende argumentiert, dass sich das Zeichen entweder aus dem Fantasiezeichen „SALA“ und dem beschreibenden Wort „DINETTES“ oder aber aus dem beschreibenden Teil „SALAD“ und dem Fantasiezeichen „INETTES“ zusammen setze (vgl. Replik, Ziff. B. 7), nicht aber aus den beiden beschreiben-den Wörtern „SALAD“ und „DINETTES“. Die Marke heisse denn auch nicht „SALADEDI-NETTES“, sondern eben „SALADINETTES“.
6.
Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Der Zeichenbeginn „SALAD“ ist ein un-missverständlicher Hinweis auf „Salat“, auch wenn der (in der französischen Sprache phone-tisch nicht auszusprechende) Schlussbuchstabe E fehlt. Der französische Ausdruck „DINET-TES“ leitet sich von „dîner“ ab und wird u.a. mit „(petit repas), Kleinigkeit zum Essen, kleiner Imbiss“ definiert (vgl. z.B. PONS, Grosswärterbuch Französisch-Deutsch, Klett Verlag, Stutt-gart 2000). Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich folglich um zwei bestehende Begrif-fe, welche auch im Zusammenzug deutlich erkennbar bleiben. Die angefochtene Marke ist demgegenüber eine unbestimmte Neuwortbildung (vgl. einschlägige Lexika). Damit sind die Vergleichszeichen auf der Sinngehaltsebene unterschiedlich.
7.
Nachfolgend ist zu prüfen, ob die genannten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermögen.
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D. Verwechslungsgefahr
1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ih-rer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, so-bald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem fal-schen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1 mit weiteren Hinweisen). Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte un-terschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 f.).
2. Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bekannte Marken verfü-gen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 mit weiteren Hinweisen).
3. Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was mar-kenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gül-tig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Ele-ment. Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müs-sen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Ver-kehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, wie z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
4. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich wie oben unter Ziffer C 6 dargetan um zwei
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bestehende Begriffe, welche im Zusammenzug deutlich erkennbar bleiben. Zusammen ergibt sich „kleine Imbisse, bestehend aus Salat bzw. kleine Salatmahlzeiten“. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 29, nämlich Salate und Vorspeisen (welche oft-mals aus Salaten bestehen), ist das Zeichen als schwach kennzeichnungskräftig zu qualifi-zieren. Die Widersprechende hat nicht glaubhaft gemacht, dass das Zeichen aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung eine erhöhte Verkehrsbekanntheit er-langt hätte, wovon in casu somit auch nicht auszugehen ist.
5. Bei der angefochtenen Marke „SALANETTIS“ handelt es sich um eine unbestimmte Neu-wortbildung, welche weder den Begriff „Salade“ noch „dinettes“ enthält. Die Unterschiede bei der angefochtenen Marke sind rechtsgenüglich, um eine Verwechslungsgefahr mit dem Wi-derspruchszeichen auszuschliessen. Obwohl die Vergleichszeichen eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen (vgl. oben, C 3), sind sie in Anbetracht der geringen Kennzeichnungskraft der Wi-derspruchsmarke insgesamt zu unterschiedlich und folglich auch nicht verwechselbar. Es besteht vorliegend keine Gefahr, dass die angefochtene Marke von den Abnehmern für eine Variante der im Erinnerungsbild behaltenen Widerspruchsmarke gehalten wird und somit auch keine Gefahr von Fehlzurechnungen. Der Widerspruch ist folglich abzuweisen.
VI. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO). Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kom-petenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Partei-entschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Re-gel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtli-nien, Teil 5, Ziff. 9.4).
2. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung der obgenannten Kriterien rechtfertigt es sich vorliegend, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von pauschal CHF 2'000.00 zuzusprechen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1.
Der Widerspruch Nr. 9372 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2’000.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 5. August 2009
lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwal-tungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Be-schwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.