AKDOLIT

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9999
in Sachen
Rheinkalk Akdolit GmbH & Co. KG
Kasselburger Weg
D-54570 Pelm Widersprechende
vertreten durch Schmauder & Partner AG,
8038 Zürich
Internationale Registrierung Nr. 592 006 "AKDOLIT"
gegen
ARPADIS Deutschland GmbH
Nordsternstrasse 65
D-45329 Essen Widerspruchsgegnerin
Internationale Registrierung Nr. 962 884 "Arpolith"
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV,
SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren
(VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 962 884 "Arpolith" wurde in der "Gazette
des marques internationales" Nr. 21/2008 vom 26. Juni 2008 publiziert. Sie ist für
folgende Waren geschützt:
Klasse 1
Produits chimiques à usage industriel, scientifique, agricole, horticole et sylvicole; engrais pour les terres.
2. Am 30. September 2008 reichte die Widersprechende gegen diese Marke Widerspruch
ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 592 006
"AKDOLIT", die u.a. für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 1
Produits chimiques destinés à lʼindustrie et aux sciences à savoir matières filtrantes du groupe dolomite,
magnésite, chaux, hydroxyde de magnésium, hydroxyde de calcium, dioxyde de silicium, charbon actif;
produits chimiques pour la purification et le traitement de liquides, en particulier de lʼeau.
4. Mit Verfügung vom 7. Oktober 2008 wurde die Widersprechende zur Einreichung einer
Vollmacht eingeladen. Die Vollmacht wurde mit Schreiben vom 19. November 2008
nachgereicht.
5. Am 20. November 2008 wurde gegenüber der angefochtenen Registrierung eine provisorische
Schutzverweigerung erlassen und die Widerspruchsgegnerin eingeladen, innert
fünfmonatiger Frist einen Vertreter in der Schweiz zu bestellen. Die Widerspruchsgegnerin
liess sich innert Frist nicht vernehmen.
6. Mit Verfügung vom 27. Februar 2008 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit rechtserheblich, in
den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1. Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch
erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach
der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen.
Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr
zu bezahlen.
2. Beide Zeichen wurden international mit Schutzausdehnung für die Schweiz registriert,
die Widerspruchsmarke am 8 September 1992 und die angefochtene Marke am
6. März 2008 mit Prioritätsdatum vom 18. September 2007. Die Widerspruchsmarke ist
somit älter als die angefochtene Marke. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen
Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20
MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch
ist folglich einzutreten.
3. Die Widerspruchsgegnerin hat keinen (Wohn)Sitz in der Schweiz, weshalb sie einen
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hier niedergelassenen Vertreter bestellen muss (Art. 42 MSchG). Bestellt die Widerspruchsgegnerin
wie vorliegend keinen Vertreter in der Schweiz, wird sie vom Verfahren
ausgeschlossen und das Verfahren von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien
in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 2.4.3, 5.4
und 11.2.1, unter http://www.ige.ch/d/jurinfo/documents/10102.pdf; Art. 21 Abs. 2
MSchV).
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken
kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren
und / oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten
aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter
der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen
hergestellt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6 m.w.H.).
2. Das Widerspruchszeichen ist für die Waren "produits chimiques destinés à l’industrie et
aux sciences à savoir matières filtrantes du groupe dolomite, magnésite, chaux, hydroxyde
de magnésium, hydroxyde de calcium, dioxyde de silicium, charbon actif; produits
chimiques pour la purification et le traitement de liquides, en particulier de l’eau"
(Kl. 1) registriert. In der Warenliste werden mögliche Einzelprodukte, die unter die einleitend
aufgelisteten Oberbegriffe fallen, aufgezählt. Dies geschieht in einschränkender
Art und Weise ("à savoir" auf Deutsch: nämlich). Damit sind die namentlich genannten
chemischen Erzeugnisse Ausschlag gebend. Diesen stehen die Waren "produits chimiques
à usage industriel, scientifique, agricole, horticole et sylvicole (Klasse 1) " des
angefochtenen Zeichens gegenüber. Da es sich bei letzteren ebenfalls um chemische
Erzeugnisse handelt, bestehen folglich bei der Herstellung der strittigen Waren Übereinstimmungen
im fach- und produktspezifischen Know-how. Bekanntlich stellen grössere
Unternehmen chemische Erzeugnisse für unterschiedliche Einsatzbereiche her
bzw. gelangen dieselben chemischen Ausgangsstoffe bei gewerblichen, wissenschaftlichen,
land-, garten und forstwirtschaftlichen Zwecken zur Anwendung. Daraus folgt,
dass chemische Erzeugnisse ungeachtet ihrer jeweiligen Zweckbestimmung in der Regel
als gleichartig zu gelten haben. Soweit sich die Erzeugnisse des jüngeren Zeichens,
welche gewerblichen und wissenschaftlichen Zwecken dienen, mit den Waren
des Widerspruchszeichens decken, ist von Produktgleichheit auszugehen. Soweit erstere
über jene hinausgehen und zudem land-, garten und forstwirtschaftlichen Zwecken
dienen, besteht zumindest eine hochgradige Warengleichartigkeit.
3. Das angefochtene Zeichen wurde weiter für "engrais pour les terres" (Kl. 1) registriert.
Beim beanspruchten Dünger handelt es sich um einen Sammelbegriff für Stoffe oder
Stoffgemische, die in der Land-, Forstwirtschaft und im Gartenbau dazu dienen, das
Nährstoffangebot der Kulturpflanzen zu erhöhen. Solche als Düngemittel dienenden
Stoffe oder Stoffgemische werden auch chemisch hergestellt, mithin es sich hierbei um
chemische Erzeugnisse handelt (vgl. einschlägige Lexika). Bei der Herstellung der strit4
tigen Waren bestehen folglich Übereinstimmungen im fach- und produktspezifischen
Know-how. Zudem ist eine produktübergreifende Nutzung der gleichen Produktionsanlagen
durchaus möglich. Soweit die gegenüberstehenden Produkte sich decken, besteht
somit Warengleichheit und soweit weitergehend hochgradige Gleichartigkeit. Aufgrund
der vorliegenden Warengleichheit resp. hochgradigen Produktgleichartigkeit ist
nachfolgend die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu prüfen.
C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden,
aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen
Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht
gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen
einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild
des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich
der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind,
auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H).
2. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild
bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und
der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die
Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben
gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1 m.w.H.). Von Bedeutung ist bei
Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter
erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr,
dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens
oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5,
Ziff. 7.7.1 m.w.H.).
3. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortzeichen "AKDOLIT" (Widerspruchszeichen) und
"Arpolith" (angefochtenes Zeichen) zu beurteilen. Die entgegenstehenden Zeichen haben
denselben Anfangsbuchstaben A- bzw. eine nahezu identische Endung (-OLIT
bzw. -olith) und Wortlänge (7 bzw. 8 Buchstaben). Die Unterschiede beschränken sich
auf die an zweiter und dritter Stelle stehenden Buchstaben: KD gegenüber rp. Zudem
weist das Wortende des angefochtenen Zeichens einen zusätzlichen Konsonanten, die
stumme Letter h, auf. Gemäss gefestigter Rechtsprechung fallen Unterschiede am
Wortende grundsätzlich wenig ins Gewicht (vgl. Lucas David, Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage,
Basel 1999, N. 22 zu Art. 3, S. 79 und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.3.2). Auch ist zu berücksichtigen,
dass es sich bei den Zeichen um lange Wörter handelt, welche optisch
weniger leicht erfasst werden und sich weniger leicht einprägen als Kurzwörter.
Schriftbildlich sind die Zeichen deshalb als ähnlich einzustufen. Der Umstand, dass das
Widerspruchszeichen im Unterschied zum angefochtenen in Grossbuchstaben gehalten
ist, ist hierbei aus markenrechtlicher Sicht nicht prägend (vgl. RKGE in sic! 2001,
813 – Viva / Coop VIVA [fig.]).
4. Was den klanglichen Zeichenvergleich anbelangt, so gilt es festzuhalten, dass beide
Zeichen über drei Silben verfügen, nämlich AK-DO-LIT bzw. Ar-po-lith. Die Unterschiede
in der ersten und zweiten Silbe sind geringfügig und können leicht überhört werden.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Zeichen um lange Wörter handelt,
welche akustisch weniger leicht erfasst werden und sich weniger leicht einprägen als
Kurzwörter. Aufgrund des gleichen Anfangsbuchstabens "A", der identischen Silben5
zahl und Vokalfolge (A-O-I), der nahezu identischen Endsilbe -LIT bzw. -lith, sowie der
gleichen Aussprachekadenz sind die Konfliktzeichen als klanglich ähnlich einzustufen.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet,
was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt
entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen,
die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte,
die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren
regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen
Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit
geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang
oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1 m.w.H.).
6. Den Zeichen kann keine lexikografische Bedeutung beigemessen werden (vgl. einschlägige
Lexika). Die Abnehmer werden die beiden Zeichen somit als Fantasiezeichen
wahrnehmen, womit auch keine offensichtlichen Unterschiede im Sinngehalt auszumachen
sind. Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit eine
Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.
D. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterschieden oder im Gegenteil – im engeren
oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist,
hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber
der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche
Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt
sind. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert
sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss
sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.
Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung
(Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 m.w.H.).
2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für
schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich klein. Wohl können mit dem
Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht
werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr
vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzumfang einer
Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzumfanges der älteren Marke
kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht
erfolgen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, m.w.H.).
3. Nachfolgend ist demnach der Schutzumfang der Widerspruchsmarke "AKDOLIT" zu
beurteilen. In Verbindung mit den hier massgebenden Waren der Klasse 1 kann der
Widerspruchsmarke keine klare Bedeutung und auch kein direkt beschreibender Sinngehalt
beigemessen werden (vgl. III. C. 7. hiervor), womit ihr bereits aus diesem Grund
ein normaler Schutzumfang zukommt. Die angefochtene Marke "Arpolith" übernimmt
fünf der sieben Buchstaben der älteren Marke. Die vorhandenen Unterschiede an zweiter
und dritter Stelle sind nicht derart, dass sie das Gesamtbild der angefochtenen
Marke wesentlich prägen und ihr eine eigene Individualität zu verleihen vermögen. Wie
dargetan knüpfen die Marken nicht an gängige Begriffe an, was ein Auseinanderhalten
der Zeichen ebenfalls erschwert. Der von der angefochtenen Marke aufgrund der fest6
gestellten teilweisen Warengleichheit zu beachtende Abstand ist somit nicht eingehalten.
Es besteht die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer
verwechselt werden. Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen (vgl. Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 7.2). Der Widerspruch wird daher gutgeheissen und der angefochtenen
internationalen Registrierung die Schutzausdehnung verweigert.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGEGebO
und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem
Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen
sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren
wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen
zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der
Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der
Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen
(Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei
wird insoweit kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel
handelt, hat die Widerspruchsgegnerin in Anwendung der obgenannten Kriterien
der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
Die Widerspruchsgegnerin hat als unterliegende Partei der Widersprechenden zudem
die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu erstatten.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 9999 wird gutgeheissen. Der internationalen Registrierung
Nr. 962 884 "Arpolith" wird die Schutzausdehnung verweigert.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von
CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet und der Widerspruchsgegnerin
durch Publikation im Bundesblatt.
Bern, 21. August 2009
Markenabteilung
Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die
Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.