PREMOVIS / PRONIVIS

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10547
in Sachen
Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6
DE-52078 Aachen
Widersprechende
vertreten durch BOHEST AG, 4003 Basel
CH-Marke Nr. 555 844 „PREMOVIS“
gegen
Ares Trading S.A.
Zone Industrielle de l'Ouriettaz
CH-1170 Aubonne
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Jacobacci & Partners, 1207 Genève
CH-Marke Nr. 584 723 „PRONIVIS“
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) und Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1.
Die CH-Marke Nr. 584 723 „PRONIVIS” wurde am 26. März 2009 auf Swissreg veröffentlicht. Sie ist für die folgenden Waren eingetragen:
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
2.
Am 26. Juni 2009 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch ein.
3.
Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke 555 844 „PREMOVIS“ welche für folgende Waren eingetragen ist:
5 Pharmazeutische Erzeugnisse zur Anwendung am Menschen, nämlich Analgetika.
4.
Mit Verfügung vom 30. Juni 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Stellungnahme eingeladen.
5.
Die Widerspruchsgegnerin reichte am 7. August 2009 ihr Stellungnahme ein.
6.
Mit Schreiben vom 10. August 2009 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.
7.
Auf die Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1.
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2.
Die Widerspruchsmarke wurde am 15. Dezember 2006 hinterlegt, die angefochtene Marke am 6. November 2008. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1.
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts, 1. Januar 2010, Teil 5, Ziff. 7.1, mit Hinweisen [nachfolgend: Richtlinien] unter: www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf).
2.
Beide Marken beanspruchen „pharmazeutische Produkte“ (Produits pharmaceutiques) in Klasse 5, wobei die Widerspruchsmarke diese auf „Analgetika“ einschränkt. Warenidentität beziehungsweise starke Warenähnlichkeit ist somit ohne weiteres gegeben, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.
C. Vergleich der Zeichen
1.
Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit Hinweisen).
2.
Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1)
3.
Vorliegend ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Wortmarken „PREMOVIS“ (Widerspruchsmarke) und „PRONIVIS“ (angefochtene Marke) zu beurteilen. Beide Marken sind aus acht Buchstaben gebildet. Die ersten zwei (PR) und die letzten drei (VIS) sind identisch. Die Marken unterscheiden sich lediglich bezüglich der drei Buchstaben in der Zeichenmittel (EMO // ONI) voneinander. Demzufolge ergibt sich unweigerlich eine Ähnlichkeit auf der visuellen Ebene. Auch der klangliche Vergleich ergibt gewisse Übereinstimmungen. Beide Zeichen sind dreisilbig (PRE-MO-VIS // PRO-NI-VIS), die letzte Silbe ist identisch (VIS) und beide Marken laufen auf den prägnanten Zischlaut „S“ aus.
4.
Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren
regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (vg. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
5.
Die Widerspruchsgegnerin führt an, dass die jeweils erste Silbe beider Marken begrifflich klar besetzt sei. „PRE“ weise in der Widerspruchsmarke auf etwas hin, was vorangegangen sei. Im medizinischen Bereich sei diese Vorsilbe sehr geläufig, wobei die Widerspruchsgegnerin einige Beispiele aufzählt. Wohingegen die erste Silbe, „PRO“, bei der angefochtenen Marke klar auf „Professionell“ verweise. Das Institut geht mit der Widerspruchsgegnerin insoweit einig, dass diesen beiden Bestandteilen, isoliert betracht, die genannte Bedeutung zukommen kann. Jedoch ergibt die Kombination der ersten Silbe mit den restlichen Markenbestandteilen, zumindest für den Durchschnittsabnehmer, bei beiden Marken keinen erkennbaren Sinngehalt. Die Marken enthalten keine weiteren „Informationen“, was „professionnel“, bzw. „vorangegangen“ sein soll. D.h. selbst wenn der Abnehmer die lexikalische Definition dieser Elemente kennen sollte, ist es fraglich, ob er diese, da ohne erkennbaren Sinn machenden Zusatz verwendet, überhaupt so erkennt und wahrnimmt.
6.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vergleichsmarken vom klanglichen und schriftbildlichen Eindruck her Ähnlichkeiten aufweisen, welche durch keinen klar abweichenden Begriffsinhalt ausgeglichen wird. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.
D. Verwechslungsgefahr
1.
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5).
2.
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (vg. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
3.
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vg. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5).
4.
Die Widerspruchsmarke 555 844 „PREMOVIS“ ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 5 normal kennzeichnungskräftig, selbst wenn das Präfix „PRE“ in bestimmten Kombinationen bezüglich der Klasse 5 gebräuchlich wäre. Im Gesamteindruck enthält die Marke keinerlei beschreibende Aussage über diese Produkte. Damit liegt auch kein vergleichbarer Sachverhalt vor, wie bei dem von der Widerspruchsgegnerin zitierten Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts (B-7445/2006 vom 7. August 2007 webautor (fig.) / WEBIATOR, unter
http://www.bundesverwaltungsgericht.ch), worin dieses festgestellt hatte, dass dem isolierten Wortbestandteil „webautor“ keine Kennzeichnungskraft zukomme. Beide Marken werden für (quasi) identische Waren beansprucht, so dass sich die Zeichen stark von einander unterscheiden müssen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Zwischen der angefochtene CH-Marke Nr. 584 723 „PRONIVIS“ und der Widerspruchsmarke bestehen die genannten Ähnlichkeiten. Auch wenn die damalige Rekurskommission festgestellt hat, dass Pharmazeutika in der Regel auch heute noch mit grösserer Aufmerksamkeit erworben werden als alltägliche Gebrauchsgegenstände (vgl. hierzu RKGE in sic! 2003, 974 – Seropram / Citopram), können sich auch Ärzte und Apotheker verhören oder verlesen. Auch diese müssen sich gegebenenfalls auf das unvollkommene Bild verlassen, das sie von den Marken im Gedächtnis haben. Zudem sind nicht alle Analgetika (Schmerzmittel) bzw. Pharmazeutika verschreibungspflichtig. Die Übereinstimmungen zwischen den Wortbestandteilen der beiden Marken sind nicht so gering, dass sie schon durch einen leicht gesteigerten Aufmerksamkeitsgrad entfallen würden. Auch bei leicht gesteigerter Aufmerksamkeit bleiben sich „PREMOVIS“ und „PRONIVIS“ visuell klar ähnlich und auch klanglich bestehen die festgestellten Übereinstimmungen, so dass die die Gefahr des Verhörens oder Verlesens besteht (vgl. in diesem Zusammenhang BGE 121 III 379 – BOSS; RKGE in sic! 1999, 650 – Monistat / Mobilat; RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Der Widerspruch Nr. 10547 ist daher gutzuheissen und die Eintragung der Marke 584 723 „PRONIVIS“ zu widerrufen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1.
Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2.
Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4)
3.
Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1.
Der Widerspruch Nr. 10547 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der CH-Marke Nr. 584 723 „PRONIVIS“ wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1’800.00 (inklusive Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 13. April 2010
Markenabteilung
Simon Däpp
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.