IWC / DWC Dubai Watch Company

Décision
Procédure d’opposition n° 10361
dans la cause
Richemont International SA
Route des Biches 10
1752 Villars-sur-Glâne
Opposante
Représentée par Richemont International SA,
Département PI, 50, chemin de la Chênaie, 1293 Bellevue
Marque suisse n° 469 777 - IWC ((fig.))
contre
Dubai Watch Company DWC Ltd.
Chemin des Tires 4a
c/o Cirylle Doddoli
2034 Peseux
Défenderesse
Représenté par Meisser & Partners
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters
Marque suisse n° 581 594 - D DWC Dubai Watch Company ((fig.))
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après Institut) en application des art. 31 ss en
relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance
(LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS
232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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considérant:
I. FAITS ET PROCEDURE
1. La marque suisse n° 581 594 - D DWC Dubai Watch Company ((fig.)) a été publiée le 13
janvier 2009 sur Swissreg (www.swissreg.ch). Elle est enregistrée pour les produits suivants
:
Classe 14 : Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit
plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.
2. Par requête du 9 avril 2009, l’opposante a formé opposition contre cette marque suisse
pour tous les produits mentionnés ci-dessus. L’opposition se fonde sur la marque suisse
n° 469 777 - IWC ((fig.)) qui est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 14 : Montres et leurs parties.
3. Le 16 avril 2009, l’Institut a imparti un délai jusqu’au 16 juin 2009 à la défenderesse pour
prendre position sur l’opposition en question.
4. N’ayant reçu aucune réponse dans le délai mentionné, prolongé jusqu’au 17 août 2009,
l’Institut a, par décision, clos la procédure d’instruction le 31 août 2009 et a indiqué qu’il
poursuivait la procédure d’office.
II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND
Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un
nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée
par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe
d’opposition doit également être payée dans ce délai.
La marque suisse attaquée a été déposée le 3 octobre 2008. La marque suisse opposante
est antérieure car elle a été déposée le 14 janvier 2000. L’opposition a été introduite
dans le délai et les formes requises et la taxe a été payée dans le délai. Il convient
par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.
III. EXAMEN MATERIEL
A. Motifs d’opposition
Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il
en résulte un risque de confusion.
B. Comparaison des produits et services
1. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés
et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques
similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent
de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées
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sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Directives
en matière de marques, www.ige.ch, Partie 5, ch. 7.1, p. 162).
2. Les produits suivants de la marque attaquée : « aus Edelmettale und deren Legierungen
hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind;
Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente » (en français :
« produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué compris dans cette classe,
joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ») peuvent tous inclure
des « montres et leurs parties ». Pour les produits de la défenderesse qui sont
effectivement des « montres et leurs parties », l’identité est admise ; pour les autres, la
similarité est reconnue.
3. Les produits restant de la marque attaquée « Edelmetalle und deren Legierung;
Edelsteine » (« métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses » en français),
malgré le fait qu’il s’agisse de produits bruts, sont, selon la jurisprudence, également
considérés comme similaires aux montres (CREPI, sic ! 6/2006, 413).
4. Ainsi, la similarité, voir l’identité, est reconnue entre les produits de l’opposante et tous
les produits de la défenderesse.
C. Comparaison des signes
1. De l’avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par
l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a
le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne
conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques
des marques aptes à rester dans la mémoire d’un consommateur moyen.
(Directives, Partie 5, ch. 7.3).
2. La marque opposante est constituée de l'acronyme IWC, en lettres capitales et dans
une police d'écriture banale. Il ne peut se prononcer que comme une série de lettres (IW-
C), vu la suite des consommes (W-C). L’élément figuratif (police d’écriture) est
négligeable et n’a aucun impact sur l’impression d’ensemble laissée par le signe.
3. La marque attaquée contient également un acronyme en lettres capitales et dans une
police d'écriture banale : DWC. Cet acronyme est complété par deux éléments : un D
stylisé, au dessus du "W" et l'expression "Dubai Watch Company" (anglais pour "société
de montre de Dubai"), reproduit sous l'acronyme, dans une police d'écriture quatre fois
plus petite que ce dernier. L’acronyme DWC ne peut également se prononcer que
comme une série de lettres (D-W-C), vu la suite des consommes. Cet acronyme est par
ailleurs l’élément central et prépondérant de la marque attaquée, en raison de son
positionnement (au milieu du signe) et du fait qu'il est le seul élément prononçable non
descriptif du signe.
4. Ces deux acronymes, soit lʼunique élément de la marque opposante et lʼélément central
de la marque attaqué, ont deux lettres sur trois communes et se prononcent tous les
deux comme une suite de lettres. De ce fait, ils concordent au niveau phonétique dans
deux des trois syllabes; ils présentent de ce fait une similitude visuelle et phonétique.
L'acronyme IWC étant par ailleurs indéterminé, leur sens n'est pas à même de les
différencier clairement. Pour cette raison, ces acronymes doivent être considérés
comme similaires.
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D. Risque de confusion
1. Lors de l’examen du risque de confusion, il convient de déterminer en premier lieu le
contenu distinctif et ainsi le champ de protection d’une marque (Directives, Partie 5, ch.
7.7). Plus le caractère distinctif d’une marque est accru, plus son champ de protection
est large, justifiant par la même que la similitude des signes (et la similarité des produits
et/ou services) doit être moins grande pour admettre le risque de confusion.
2. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus
récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. La jurisprudence admet ainsi
un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu’il parvienne à distinguer
l’une de l’autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude,
en particulier à les assimiler à des marques de série caractérisant les différentes
lignes de produits de la même entreprise ou d’entreprises liées entre elles d’un point de
vue économique (Directives, Partie 5, ch. 7.4.2).
3. En l’espèce, pour les produits de la classe 14 et plus particulièrement pour les montres,
l’Institut considère que la marque « IWC » est une marque connue jouissant d’un caractère
distinctif accru. L’acronyme DWC, élément central et prépondérant de la marque attaquée,
est similaire à la marque opposante (voir para. B) et les produits revendiqués
(classe 14) sont identiques ou similaires (voir para. C). Vu en particulier que le champ
de protection de la marque opposante est étendu en relation avec lesdits produits de la
classe 14, leurs destinataires feront facilement des associations entre ces deux marques,
même s’ils en remarquent les différences, en raison notamment du fait qu’il s’agit
visuellement de sigles courts. Le risque de confusion doit donc être admis.
IV. REPARTITION DES FRAIS
En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la
partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34
LPM en relation avec l’art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit
prendre en charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre
partie. La procédure d’opposition devant être simple, rapide et bon marché, il est alloué
en pratique une indemnité de CHF 1'000.- par échange d’écritures. Cependant, si le
mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu’il représente, il est alloué
à la partie qui obtient gain de cause un montant pour ses débours et autres frais en
tant qu’ils dépassent CHF 50.- (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).
En l’espèce, l’opposante est représentée par sa succursale de Bellevue avec laquelle elle
entretient un rapport de service. L’acte d’opposition, envoyé par fax et courrier recommandé,
consiste en une lettre d’accompagnement, 2 pages de formulaire, 6 pages
de mémoire et 5 photocopies. Il ne ressort donc pas du dossier que les débours et autres
frais de l’opposante dépassent un montant de CHF 50.- et il ne lui est pas accordé
d’indemnité. La défenderesse doit de ce fait uniquement rembourser à l’opposante la
taxe d’opposition.
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Par ces motifs, l’Institut
décide:
1. L’opposition n° 10361 contre la marque suisse n° 581 594 - D DWC Dubai Watch Company
((fig.)) est déclarée bien fondée.
2. La marque suisse n° 581 594 - D DWC Dubai Watch Company ((fig.)) est révoquée.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse la somme de CHF 800.- à titre de
remboursement à l’opposante de la taxe d’opposition.
5. Aucun dépens n’est accordé à l’opposante.
6. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.
Berne, le 3 mai 2010
Division des marques
Julie Poupinet
Section des oppositions
Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de
cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de
la présente décision est à joindre au mémoire de recours.