CAMPUS

Décision
Procédure d’opposition n° 10190
dans la cause
ATELIERS DE FABRICATIONS D’AGENDAS A.F.A
132, quai des Jemmapes
F-75010 PARIS (France) Opposante
Représentée par Inteltech SA, 2001 Neuchâtel
Enregistrement international n° 513 382 A « CAMPUS »
Contre
Go! Uni-Werbung AG
Rosenheimstrasse 12
9008 St. Gallen Défenderesse
Marque suisse n° 578 276 « CAMPUS RADAR »
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec
l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS
232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111),
des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPIRT,
RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
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considérant:
I. FAITS ET PROCEDURE
1. La marque suisse n° 578 276 « CAMPUS RADAR » a été publiée le 23 octobre 2008 sur
Swissreg. Elle est enregistrée notamment pour les produits suivants:
« Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse
enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien, Schreibwaren;
Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel;
Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in
dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke. » (classe 16)
2. Par requête du 21 janvier 2009, l’opposante a formé opposition partielle à l’encontre des
produits précités de cet enregistrement, à savoir l’entier de la classe 16. L’opposition se
fonde sur l’enregistrement international n° 513 382 A « CAMPUS » qui revendique la protection
en Suisse pour les produits suivants :
« Imprimés; papeterie; matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils). » (classe 16)
3. Le 23 janvier 2009, lʼInstitut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 23 mars
2009 à l’opposante pour fournir une procuration en faveur de son mandataire suisse désigné.
4. Le 3 février 2009, le mandataire de l’opposante a présenté une procuration en sa faveur
dans le délai imparti.
5. Le 4 février 2009, lʼInstitut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 6 avril 2009
à la défenderesse pour présenter une réponse.
6. Le 10 mars 2009, la défenderesse a présenté une réponse dans le délai imparti. Elle a
notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
7. Le 1er avril 2009, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 2 juin 2009 à
l’opposante pour présenter une réplique et rendre l’usage de sa marque ou de justes pour
motifs pour le non-usage vraisemblable.
8. Le 2 juin 2009, soit dans le délai imparti, l’opposante a présenté une réplique.
9. Le 4 juin 2009, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 4 août 2009 à
la défenderesse pour présenter une duplique. Aucune duplique n’est parvenue à l’Institut
dans le délai imparti.
10. Le 28 août 2009, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.
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II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND
Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel
enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans
les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également
être payée dans ce délai.
La marque suisse attaquée a été déposée le 13 juin 2008. L’enregistrement international opposant
est antérieur car il a été inscrit au registre international le du 27 mai 1987. L’opposition a
été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient
par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.
III. EXAMEN MATERIEL
A. Motifs d’opposition
Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque
antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de
confusion.
B. Invocation du défaut d’usage.
1. La défenderesse a invoqué le défaut dʼusage de la marque opposante au sens de lʼart.
32 LPM. Tant que lʼusage nʼest pas contesté ou tant que le délai de carence nʼest pas
échu, les produits et services enregistrés sont déterminants pour lʼexamen de la similarité.
Lʼart. 12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans
avant de faire usage de sa marque. Avant lʼéchéance du délai de carence, le défaut
dʼusage ne peut être invoqué. Pour les enregistrements internationaux, le calcul du délai
de carence dépend de différents facteurs (Directives IPI en matière de marques
http://www.ige.ch/F/jurinfo/j101.shtm#2 (ci-après Directives), Partie 5, ch. 6.3.1.).
2. Si le défaut d’usage est invoqué, l’usage de la marque doit être rendu vraisemblable
pendant les cinq années qui précèdent l’invocation du défaut d’usage (art. 32 LPM).
3. En principe, la marque doit être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention
entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins,
modèles et marques (Directives, Partie 5, ch. 6.4.1.).
4. Seul l’usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l’usage se détermine
en se fondant sur l’intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché.
Il n’est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou
sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen
d’identification des produits ou services. Il peut s’agir d’un usage dans des catalogues,
des listes de prix, des factures, etc. L’usage doit cependant se rapporter aux produits et
/ ou services enregistrés. Un usage de la marque en rapport avec les produits et / ou
services fait défaut si l’usage n’est en rapport qu’avec l’entreprise. L’utilisation qui a lieu
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uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n’est pas suffisant
au regard de l’art. 11 LPM. Elle ne permet pas à la marque d’exercer sa fonction, autrement
dit de distinguer des produits ou services (Directives, Partie 5, ch. 6.4.4.).
5. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les
produits et / ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si la marque n’est utilisée que
pour une partie des produits enregistrés, elle n’est protégée que dans cette mesure.
L’usage de la marque pour certains produits d’une classe ne permet en principe pas de
justifier son utilisation pour tous les produits tombant sous l’indication générale (Oberbegriff)
(Directives, Partie 5, ch. 6.4.5.).
6. Une marque doit en principe être utilisée telle qu’elle est inscrite au registre, car ce n’est
qu’ainsi que l’impression distinctive comprise dans ses diverses fonctions prend véritablement
effet. L’usage d’une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de
la marque enregistrée est assimilé à l’usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de
laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour
sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une
impression d’ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de
l’enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine
l’impression d’ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l’usage
divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu. Tel est le cas lorsque le public
met sur pied d’égalité le signe utilisé et le signe enregistré, c’est-à-dire qu’il voit la même
marque dans les deux signes qu’il peut pourtant différencier (Directives, Partie 5 ch.
6.4.6.).
7. L’enregistrement international opposant a été inscrit au registre en 1987 et n’a pas fait
l’objet d’un refus de protection. Le délai de carence était donc échu au moment de
l’invocation du défaut d’usage dans la présente procédure (10 mars 2009)
8. La période à prendre en considération est celle qui correspond aux cinq années qui précèdent
l’invocation du non-usage, soit du 10 mars 2004 au 10 mars 2009 (date de la réponse).
Il suffit d’établir l’usage récent de la marque mais les moyens permettant de
rendre l’usage vraisemblable doivent se rapporter à une époque antérieure à celle de
l’invocation du défaut d’usage (Directives, Partie 5, ch. 6.4.2.).
9. Les pièces présentées sont les suivantes : des listes de clients pour les années 2008-
2009 (annexes 1 et 2), des listes de prix dʼagendas pour les années 2008 à 2010 (annexes
3 et 4), diverses factures portant sur les années 2008-2009 (annexes 5 à 8), ainsi
que deux exemplaires de catalogues « agendas de rentrée des classes 2008-2009 »
(annexes 9 et 10).
10. Lʼopposante fournit quatre factures. Contrairement à ce que celle-ci avance, seules trois
dʼentre elles (datées de 2008) peuvent être retenues, la dernière étant postérieure à
lʼinvocation du défaut dʼusage. Les trois factures pouvant être prises en considération
font état de livraisons en Suisse pour lʼannée 2008 dʼau moins 2110 agendas, semainiers
de poches et plumiers et ce, pour un montant de plus de 8'000 CHF. Ces factures
sont établies par lʼopposante et sont adressées à la société quʼelle désigne comme sa
représentante en Suisse. Il convient de conclure à des quantités non négligeables pour
ce type de biens et pour une même année, qui plus est récente.
11. Lʼidentification certaine des produits objets de ces commandes est rendue possible grâce
à leur désignation et à leur « code article » qui trouvent écho dans les catalogues mis
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à disposition. Certes, lʼInstitut note que ces derniers ne font pas directement mention de
lʼopposante, pas plus que dʼun renvoi à la Suisse. Toutefois, la concordance parfaite
avec les codes articles des factures ne laisse aucun doute quant au fait quʼil sʼagit des
articles de lʼopposante.
12. LʼInstitut constate par ailleurs que dans les catalogues le signe est apposé en évidence
sur les produits en cause, à savoir des agendas, semainiers de poches et plumiers fourre-
tout. Pour ces derniers, l’exigence d’un usage de la marque en rapport avec les produits
est ainsi remplie.
13. Les listes de clients « campus » 2008-2009 (annexes 1 et 2), bien quʼelles ne soient pas
déterminantes en tant que telles, constituent un indice quant à la diffusion en Suisse des
produits de lʼopposante dans les trois régions linguistiques. On remarque également que
la plupart des clients se trouvent être des chaînes de grands magasins importantes, ce
qui peut sous-entendre une visibilité élevée.
14. Les listes de prix (annexes 3 et 4) constituent elles aussi une indication tangible quant à
lʼintention du titulaire de vouloir satisfaire la demande du marché suisse dans une période
récente mais antérieure à lʼinvocation du défaut dʼusage. On y retrouve les mêmes
agendas et plumiers que ceux relevés dans les autres pièces.
15. Pour toutes ces raisons, les documents pris dans leur globalité permettent à lʼInstitut de
raisonnablement conclure à la commercialisation effective et sérieuse durant la période
d’épreuve d’une partie des produits revendiqués par l’opposante, à savoir des agendas
et plumiers en classe 16. Dès lors, le caractère vraisemblable de lʼusage récent du signe
opposant est admis uniquement pour ces dits produits et il convient dʼexaminer le risque
de confusion sur la base de ces derniers uniquement.
16. Au surplus, on rappellera que le titulaire de la marque ne doit pas toujours l’utiliser luimême.
Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L’usage de la marque auquel le titulaire
consent est assimilé à l’usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM ; Directives, Partie 5,
ch. 6.4.8.). En l’espèce, on relèvera que la plupart des documents ne sont pas établis
par lʼopposante, mais par une société quʼelle désigne expressément dans sa réponse
comme sa représentante en Suisse. Cette déclaration est en outre confortée par la nature
des documents provenant de cette société, à savoir des listes de clients et de prix
ainsi que des factures visant dʼimportantes quantités, donnant ainsi lʼapparence dʼun
grossiste ou dʼun importateur. Par conséquent, l’usage par cette dernière est assimilé à
l’usage par l’opposante, dès lors que le consentement du titulaire a été rendu vraisemblable.
B. Comparaison des produits et services
Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et
en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au
regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même
entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et
sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Lucas DAVID, Kommentar zum
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schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).
La marque attaquée revendique notamment les produits suivants :
« Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten
sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien, Schreibwaren; Klebstoffe für
Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen
und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern;
Druckstöcke. » (classe 16)
La marque opposante a rendu vraisemblable l’usage pour les produits suivants :
« Agendas ; plumiers » (classe 16)
En premier lieu, on relèvera que certains produits de la défenderesse ne sauraient être considérés
comme similaires aux produits de lʼopposante. En effet, les photographies et les machines à
écrire nʼont pas de lien direct avec des agendas ou des plumiers. En particulier, ils ne sont pas
vendus dans les mêmes lieux, ne proviennent généralement pas des mêmes types
dʼentreprises et sont de nature différente.
Au contraire, les « agendas » et les « plumiers » sont inclus dans le libellé de la défenderesse,
notamment sous « Druckereierzeugnisse » et « Büroartikel ». Dans cette mesure, il convient de
conclure à une identité.
Les autres produits revendiqués par la défenderesse doivent, quant à eux, être considérés
comme similaires aux produits de l’opposante. En effet, ils sont de nature identique ou proche,
à savoir principalement des articles de papeterie, sont vendus dans les mêmes types de magasins
et profitent des mêmes canaux de distribution. Ils peuvent également être l’objet de procédés
de fabrication semblables ; on songera notamment à tous les produits de l’imprimerie et les
articles en papier.
En conséquence, l’Institut admet l’identité respectivement la similarité pour les produits en cause,
à l’exception des « Fotografien; Schreibmaschinen ».
C. Comparaison des signes
Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression
d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas
l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la
marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester
dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter des éléments à la partie distinctive
principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible
le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait
que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives, Partie 5,
ch. 7.7). S’agissant des marques verbales, leur impression d’ensemble est déterminée en premier
lieu par l’effet auditif et l’effet visuel. L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes,
la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de la longueur des mots et de
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la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d’une marque verbale est également
déterminant pour l’impression d’ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.7.1).
Les marques en présence sont les signes verbaux « CAMPUS » et « CAMPUS RADAR ».
En les confrontant, on constate une concordance sur l’élément « CAMPUS ». Seul ce mot serait
susceptible de fonder un risque de confusion. En effet, la reprise d’une marque ou la reprise
d’un élément essentiel pour l’impression d’ensemble est de nature à fonder un risque de confusion
(voir par exemple CREPI, sic ! 1998, 194 –SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES).
Ce mot est par ailleurs l’élément unique de la marque opposante. Il convient donc en
l’espèce de déterminer si la concordance en question est de nature à fonder un risque de
confusion.
D. Risque de confusion
L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont
inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de
confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la
fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques
risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les
produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une
vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur
moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). Plus les produits ou les services
pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et
plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est
de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des
produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d’une marque
se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les
marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.).
Le terme « CAMPUS » n’a pas de sens directement descriptif avec les agendas et les plumiers.
On peut tout au plus y voir une allusion au monde universitaire, mais il n’est pas possible
d’établir un sens direct, suffisant et concret avec les produits en cause. Le signe opposant
dispose ainsi d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux et sa reprise dans un
autre signe est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques
et/ou similaires.
L’adjonction ou l’omission d’éléments est insuffisante pour nier la similarité des marques lorsque
ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsqu’elles concordent dans
leurs éléments principaux (Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz,
2ème éd., Bâle, 1999, n. 11 ad art. 3 ; TAF B-7500/2006 – Diva Cravatte (fig.)
// DD DIVO DIVA (fig.)).
En l’espèce, la marque attaquée reprend intégralement le signe opposant, à savoir le terme
« CAMPUS », et se voit complétée par le terme « RADAR ».
Il convient d’emblée de constater que le terme « CAMPUS » se révèle parfaitement perceptible
dans le signe attaqué, tant visuellement que phonétiquement. Il constitue un élément essentiel
des deux signes et même unique s’agissant de la marque opposante.
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Dans ces conditions, l’adjonction du seul mot « RADAR » dans la marque attaquée ne saurait
occulter la reprise intégrale du signe opposant. En effet, cette unique particularité n’est en
aucun cas apte à modifier de manière sensible l’impression d’ensemble et ne suffit pas à exclure
un risque de confusion. Le signe attaqué ne conduit pas à des associations de pensées
clairement divergentes par rapport à la marque opposante.
Il est certes possible qu’un destinataire puisse percevoir des divergences visuelles et auditives
entre les marques en présence, mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque
de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu’il s’agit du
même titulaire que l’opposante ou d’un titulaire qui lui est lié (DAVID, op. cit., n. 6 ad art. 3).
Ainsi, compte tenu de la similarité voire l’identité d’une partie des produits, il existe un risque de
confusion. L’opposition est donc partiellement bien fondée.
IV. REPARTITION DES FRAIS
En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie
qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation
avec l’art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la
taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte
que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.-
par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).
La procédure a nécessité deux échanges dʼécriture (mémoire dʼopposition et réplique pour
lʼopposante) et lʼopposition est admise pour la quasi-totalité des produits de la défenderesse. Vu
la pratique exposée ci-dessus, lʼInstitut est dʼavis quʼil convient dʼattribuer à lʼopposante une
somme de CHF 2'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la
taxe dʼopposition).
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Par ces motifs, l’Institut
décide:
1. L’opposition n° 10190 contre la marque suisse n° 578 276 « CAMPUS RADAR » est partiellement
admise.
2. La marque suisse n° 578 276 « CAMPUS RADAR » sera révoquée pour les produits suivants
de la classe 16: « Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Schreibwaren;
Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel;
Pinsel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist;
Drucklettern; Druckstöcke. »
3. La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF
2'800.- à titre de dépens et de remboursement de la taxe d’opposition.
5. La présente décision est notifiée aux parties.
Berne, le 28 avril 2010
Division des marques
Steve Hauser
section des oppositions
Voies de droit :
Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de
cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la
présente décision est à joindre au mémoire de recours.