EUCERIN / AQUACERIN

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10458
in Sachen
Beiersdorf Aktiengesellschaft
Unnastrasse 48
DE- 20253 Hamburg Widersprechende
vertreten durch Bovard AG,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25
Internationale Registrierung Nr. 327 074 "Eucerin"
gegen
Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
8005 Zürich Widerspruchsgegnerin
Schweizer Marke Nr. 582 987 "AQUACERIN"
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR
232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren
(VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend:
Institut)
in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die Schweizer Marke 582 987 "AQUACERIN" wurde am 16. Februar 2009 in Swissreg
(www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 3: Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege.
2. Am 14. Mai 2009 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 327 074 "Eucerin",
die u.a. für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 3: Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles.
4. Mit Verfügung vom 18. Mai 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer
Stellungnahme aufgefordert, welche sie am 24. November 2009 innert zweifach erstreckter
Frist einreichte.
5. Mit Verfügung vom 24. November 2009 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden
Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke
gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei
Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen.
Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2
MSchG).
Die Widerspruchsmarke wurde am 21. November 1966 in das internationale Register eingetragen,
die angefochtene Marke wurde am 10. Februar 2009 im Schweizer Markenregister hinterlegt.
Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1
MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist
und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr
wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt
sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren
2
1.! Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen
können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder
Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus
ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des
gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis
haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument
für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen
des Inst i tuts [nachfolgend Richt l inien] , 2010, Tei l 5, Zi f f . 7.1, unter
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien
_marken01012010.pdf).
2. Die angefochtene Marke wird in der Klasse 3 für die Oberbegriffe "Parfümeriewaren, ätherische
Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" beansprucht. Die Widerspruchsmarke
ist in dieser Klasse für dieselben Oberbegriffe in der französischen Version, nämlich
"Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles" eingetragen, mithin nicht weiter
zu erläuternde Warengleichheit besteht.
3. Die Widerspruchsgegnerin verneint in ihrer Stellungnahme die Warengleichheit mit der
Begründung, bei den von der Widersprechenden verwendeten Waren handle es sich um
medizinisch positionierte Hautpflegeprodukte, während es sich bei denjenigen der Widerspruchsgegnerin
um reguläre Hautpflegeprodukte ohne medizinische Ausrichtung handle.
Diesbezüglich ist daran zu erinnern, dass Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
im Widerspruchsverfahren einzig die im Register eingetragenen Waren und/oder
Dienstleistungen bilden und der aktuelle Marktauftritt der Parteien grundsätzlich nicht
massgebend ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.1).
4. Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass für den nachfolgenden Zeichenvergleich
für sämtliche angefochtenen Waren von Warengleichheit auszugehen ist.
C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden,
aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren
und/oder Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen
meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt
wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild
des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich
der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind,
auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 7.3).
2. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den
Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um
eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom
Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst,
während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit
der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff.
7.3.1).
3. Es stehen sich vorliegend die Wortmarken "Eucerin" (Widerspruchsmarke) und "AQUACERIN"
(angefochtene Marke) gegenüber. Die unterschiedliche Schreibweise (Gross-
3
bzw. Kleinschreibung) der beiden Marken fällt kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (vgl.
RKGE in sic! 2001, 813 – VIVA / Coop VIVA [fig.]). Die angefochtene Marke übernimmt die
letzten fünf Buchstaben "CERIN" der Widerspruchsmarke, welche mit Blick auf deren sieben
Buchstaben einen wesentlichen Teil ausmachen, und positioniert diese gleich wie das
Widerspruchszeichen am Wortende. Anstelle der Vorsilbe "EU" wird im jüngeren Zeichen
der übereinstimmenden Wortendung "CERIN" das Wortelement "AQUA" vorangestellt,
welches als bekannter und gebräuchlicher Begriff für "Wasser" gilt (vgl. Markenprüfungspraxis
des Instituts unter https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd.htm; Suchbegriff
"Aqua"). Da der Begriff "AQUA" indessen als möglicher Inhaltsstoff der hier massgeblichen
Waren der Klasse 3 über einen direkt beschreibenden Gehalt verfügt (vgl. Richtlinien,
Teil 4, Ziff. 4.4.2), ist er nicht geeignet, den Gesamteindruck des widerspruchsgegnerischen
Zeichens massgebend zu prägen. Die integral übernommene Wortendung
"CERIN" bleibt im angefochtenen Zeichen mithin als prägender Zeichenbestandteil erkennbar.
Auch werden die Anfangssilben "EU-" und "AQUA-" aufgrund der jeweiligen Aussprache
einzig wie untergeordnete Präfixe zum nachfolgenden "-CERIN" wahrgenommen.
Eine Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene ist folglich
gegeben.
4. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich
aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke
einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist
die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen
Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
5.! Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff "EUCERIN", welcher keinen erkennbaren
Sinngehalt aufweist. Da die angefochtene Marke demgegenüber aufgrund des Zeichenbestandteils
"AQUA" Assoziationen zu Wasser respektive Feuchtigkeit auslöst, sind
Unterschiede der Vergleichszeichen auf der semantischen Ebene auszumachen. Weil jedoch
das Wortelement "CERIN" im jüngeren Zeichen erkennbar bleibt (vgl. Ausführungen
unter Ziff. 3 hiervor), vermag der durch den beschreibenden Zeichenbestandteil "AQUA"
geschaffene Unterschied auf der Sinngehaltsebene die aufgrund der Übereinstimmung in
der Wortendung "CERIN" (auch auf der Sinngehaltsebene) bestehende Ähnlichkeit der
beiden Marken nicht zu kompensieren.
6.! Zusammenfassend ergibt sich, dass der einen massgeblichen Teil der Widerspruchsmarke
ausmachende Bestandteil "CERIN" in der jüngeren Marke als prägender Zeichenbestandteil
erkennbar bleibt. Die Ähnlichkeit der Zeichen auf der Ebene des Schrift- und
Klangbilds sowie im Sinngehalt ist erstellt, womit nachfolgend zu prüfen bleibt, ob die Übereinstimmung
im Bestandteil "CERIN" eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.
D. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren
oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs,
sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu
beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits
vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke
beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen
die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für
schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwa-
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chen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende
Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche
Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen
(Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff "EUCERIN", welchem kein erkennbarer
Bedeutungsgehalt zukommt. Auch kommt der integral übernommenen Wortendung "CERIN"
in Bezug auf die Waren der Klasse 3 keine nachweislich übliche Verwendung zu
(vgl. einschlägige Lexika, Internetrecherche mittels der Suchmaschine "Google"). In Zusammenhang
mit den in der Klasse 3 beanspruchten Waren kann der Widerspruchsmarke
kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihr eignet folglich eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzumfang.
4.! Die Vergleichszeichen werden in der Klasse 3 für gleiche Waren beansprucht, weshalb
bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen
Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen
ist und sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat
(vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Letzteres ist vorliegend nicht der Fall: Der Zeichenbestandteil
"CERIN" der Widerspruchsmarke, welcher zwei Drittel der Widerspruchsmarke
ausmacht, wird integral in das jüngere Zeichen übernommen und in diesem ebenfalls als
prägender Bestandteil erkannt (vgl. dazu oben Abs. C, Ziff. 3), weshalb die Gefahr von
Fehlzurechnungen besteht. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen
erkennt, besteht in Anbetracht der ausgeprägten Warennähe dennoch die
Gefahr, dass es aufgrund der vollständigen Übernahme der Wortendung "CERIN" falsche
Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft
oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare
Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr.
10458 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 582 987 "AQUACERIN"
vollständig widerrufen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO
und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem
Masse die Kosten der obsiegenden von der unterliegenden Partei zu ersetzen sind
(Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel
der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro
Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen, weshalb ihr
eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Die Widersprechende erhob vorliegend gestützt
auf zwei verschiedene internationale Registrierungen Widerspruch und machte damit
zwei parallel geführte Verfahren anhängig (vgl. Widerspruchsverfahren Nr. 10457). Da
die beiden Widerspruchsmarken ähnlich sind und auch ähnliche Waren beanspruchen,
ergaben sich für die Widersprechende bei der Begründung der beiden Widersprüche zahlreiche
Überschneidungen und sie musste nur in bescheidenem Ausmass gesonderte Ausführungen
machen. Eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 500.00 erscheint daher
im vorliegenden Verfahren als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden
zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Widerspruchsgegnerin
hat der Widersprechenden im vorliegenden Verfahren Nr. 10458 somit
eine Parteientschädigung von CHF 1’300.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu
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bezahlen.
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 10458 wird gutgeheissen.
6
2. Die Schweizer Marke Nr. 582 987 "AQUACERIN" wird vollständig widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von
CHF 1'300.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 17. Mai 2010
Markenabteilung
Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde
ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.