PENTASA / ZENTASE

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9638
in Sachen
Farmaceutisk Laboratorium
Ferring A/S
Indertoften 10
DK-2720 Vanlose
Widersprechende
vertreten durch BOHEST AG,
Postfach 160, 4003 Basel
Schweizer Marke Nr. 322 081 "PENTASA"
gegen
Eurand Pharmaceuticals Limited (an Ireland company)
The Yard House, Kilruddery Estate
Southern Cross Road
IE-Bray, County Wicklow
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Lenz & Staehelin Rechtsanwälte,
Bleicherweg 58, 8027 Zürich
Schweizer Marke Nr. 567 218 "ZENTASE"
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfah-ren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die Schweizer Marke Nr. 567 218 "ZENTASE" wurde am 12. Februar 2008 im Schweize-rischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 29 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren einge-tragen:
Klasse 5: Pharmazeutische Präparate für die Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden.
2. Am 8. Mai 2008 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Wider-spruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 322 081 "PENTASA", die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 5: Pharmazeutische und medizinische Zubereitungen und Substanzen.
4. Mit Verfügung vom 14. Mai 2008 wurde der Vertreter der Widersprechenden zur Nachrei-chung einer Vollmacht zu seinen Gunsten aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 18. Juni 2008 reichte der Vertreter der Widersprechenden seine Voll-macht fristgerecht nach.
6. Mit Verfügung vom 19. Juni 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Am 22. Dezember 2008 reichte die Widerspruchsgegnerin innert (verlängerter) Frist ihre Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs. Weiter machte sie u.a. geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zei-chen handle.
8. Mit Verfügung vom 12. Januar 2009 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
9. Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 13. Juli 2009 innert (erstreckter) Frist.
10. Mit Verfügung vom 16. Juli 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
11. Mit Schreiben vom 15. September 2009 teilte die Widerspruchsgegnerin dem Institut in-nert Frist zur Duplik mit, dass sie an ihren Ausführungen in der Stellungnahme vom 22. Dezember 2008 festhalte und keine Ergänzungen anzubringen habe. Die Vorbringen der Widersprechenden würden vollumfänglich bestritten, soweit sie nicht in der Wider-spruchsantwort ausdrücklich anerkannt worden seien.
12. Mit Verfügung vom 16. September 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
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II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung ein-zureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Die Widerspruchsmarke wurde am 29. November 1982 hinterlegt, die angefochtene Marke am 11. September 2007. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorge-schriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) ein-gereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markenin-habers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2010, Teil 5, Ziff. 7.1, mit weiteren Hinweisen).
Soweit der Gebrauch der Widerspruchsmarke (wie in casu) nicht bestritten wurde, sind auch nach Ablauf der Karenzfrist für die Beurteilung der Warengleichartigkeit die im Warenverzeich-nis der älteren Marke enthaltenen Waren massgebend (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1). Im vor-liegenden Verfahren ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für die gemäss Registereintrag beanspruchten Waren "Pharmazeutische und medizinische Zubereitungen und Substanzen" Schutz geniesst. Die für die angefochtene Marke beanspruchten "Pharmazeuti-sche Präparate für die Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden" können ohne weiteres un-ter den Warenoberbegriff "Pharmazeutische Zubereitungen" der Widerspruchsmarke subsu-miert werden, sodass selbstredend von Warengleichheit auszugehen ist. In Zusammenhang mit den diesbezüglichen Vorbringen der Widerspruchsgegnerin ist zudem in Erinnerung zu rufen, dass aufgrund des einem breiten Publikum bekannten Umstandes, dass Pharmaunternehmen
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regelmässig Heilmittel für verschiedene Indikationen herstellen, pharmazeutische Erzeugnisse gemäss Rechtsprechung unabhängig von ihrer jeweiligen besonderen Indikation als gleichartig gelten (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2005, 576 – Silkis / Sip-qis).
C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahr-genommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnitt-lich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. Es stehen sich vorliegend die Wortmarken "PENTASA" (Widerspruchsmarke) und "ZEN-TASE" gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seiner-seits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leich-ter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Ge-fahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3.1).
3. Die Vergleichszeichen verfügen über die gleiche Anzahl Buchstaben und Silben und über eine ähnliche Vokalfolge ("E – A – A" gegenüber "E – A – E"). Obwohl sie sich in ihren Anfangs- und Schlussbuchstaben unterscheiden, führt die Übereinstimmung in der Buch-stabenfolge "E – N – T – A – S" zu einer ausgeprägten klanglichen Ähnlichkeit.
4. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke ei-nen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3.1). Die Widerspruchsgegnerin führt diesbezüglich aus, dass das Zeichen "PENTASA" Assoziati-onen zu "5-ASA", einem medizinischen Wirkstoff, hervorrufe. "PENTA" sei ein Präfix aus dem Altgriechischen und bedeute "fünf". Der Wirkstoff von "PENTASA" sei ein Amin-Derivat namens Mesalazin, auch "5-Aminosalicylsäure" oder "5-ASA" genannt. Die Wider-sprechende habe demgemäss lediglich die Ziffer "5" in "5-ASA" durch das griechische Präfix "PENTA" (resp. "PENT") ersetzt. Für die angesprochenen Verkehrskreise, nament-lich fachkundige Ärzte und Apotheker, liege diese Assoziation auf der Hand. Demgegen-über handle es sich bei der angefochtenen Marke um eine freie Wortschöpfung ohne ei-genständigen Sinngehalt.
5. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlich-keit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht ent-spricht (vgl. RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Die Wahr-
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nehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (vgl. Lu-cas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Aufla-ge, Basel 1999, N. 32 zu Art. 3). Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 379 – BOSS). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben: Zum einen muss bezweifelt werden, dass die Abnehmer der Widerspruchsmarke (selbst, wenn es sich hier-bei ausschliesslich um fachkundige Ärzte handeln sollte, was aufgrund des [hier mass-geblichen] Registereintrags nicht zwingend ist) diese gemäss den Ausführungen der Wi-derspruchsgegnerin analysieren und darin sofort und unwillkürlich eine Anspielung auf den Wirkstoff "Mesalazin" respektive "5-Aminosalicylsäure" erkennen. Es bleibt zu be-rücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke auch von fachkundigen Abnehmern als Gan-zes wahrgenommen wird. Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Zeichen ist gemäss gängiger Lehre und Rechtsprechung unzulässig, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen (vgl. statt vieler: Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 63 zu Art. 3, mit weite-ren Hinweisen). Zum anderen sind sich die Vergleichszeichen klanglich derart ähnlich, dass selbst bei einem die Produkte sorgfältig aussuchenden Publikum die Gefahr des Verhörens bestehen würde. Ein überwiegender Teil der Abnehmer wird die beiden Mar-ken im Gesamteindruck als Fantasiezeichen ohne konkreten Sinngehalt wahrnehmen. Somit bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede, wel-che die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und (insbesonde-re) Klangbild zu kompensieren vermöchten. Nachfolgend ist somit die Verwechslungsge-fahr zu prüfen.
D. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienst-leistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwa-chen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesent-liche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Die Widerspruchsgegnerin hält dafür, dass es sich beim Widerspruchszeichen aufgrund des obenerwähnten Sinngehalts (vgl. III. C. Ziff. 5 hiervor) um eine schwache Marke handle, die einen entsprechend reduzierten Schutzumfang geniesse. Dem ist entgegen-zuhalten, dass dem Begriff "PENTASA" keine lexikographische Bedeutung zukommt und
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er nicht als Fachbegriff für einen bestimmten Wirkstoff verwendet wird. Der von der Wi-derspruchsgegnerin umschriebene Hinweis auf den Wirkstoff "Mesalazin" ist höchstens aufgrund eingehender Interpretation zu erkennen. Nur wenn zwischen der Bezeichnung und der Ware ein so unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht, dass die Be-zeichnung ohne besondere Gedankenarbeit oder besonderen Phantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist ein Zeichen als beschreibende Angabe vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2). Letzteres trifft vorliegend nicht zu, weil selbst fachkundige Abnehmer wie Ärzte und Apotheker im Widerspruchszeichen höchstens eine entfernte Anspielung, jedoch keinen direkt be-schreibenden Sinngehalt erkennen werden.
4. Die Widerspruchsgegnerin macht weiter sinngemäss eine Verwässerung des Wortan-fangs "PENTA-" der Widerspruchsmarke geltend, indem sie feststellt, dass es sich hierbei um ein allgemein beliebtes Präfix handle, das im Schweizer Markenregister häufig anzu-treffen sei. Zum in diesem Zusammenhang mit der Stellungnahme ins Recht gelegten Auszug aus dem Schweizer Markenregister (www.swissreg.ch) kann Folgendes festge-stellt werden: Von den 19 angeführten Marken betreffen lediglich drei die hier interessie-rende Klasse 5. Hinsichtlich der (sinngemäss) geltend gemachten Verwässerung ist wei-ter darauf hinzuweisen, dass nicht lediglich auf Grund der Registerlage auf eine Schwä-chung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden darf, weil grund-sätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kom-men (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 Pul-cino / Dolcino, mit Hinweisen, unter http://www.bvger.ch). In casu spricht bereits die ge-ringe Zahl der von der Widerspruchsgegnerin ins Recht gelegten Drittzeichen gegen eine Verwässerung des Wortelements "PENTA". Zudem ist auch die Gebrauchslage der zitier-ten Drittzeichen ungewiss.
5. Weil der Widerspruchsmarke "PENTASA" kein direkt beschreibender Sinngehalt beige-messen werden kann, eignet ihr ein normaler Schutzumfang. Die Vergleichszeichen wer-den für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschie-denheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartig-keit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5) und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss. Dies ist vorliegend nicht der Fall: In Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der streitverfangenen Zeichen (vgl. III. C. Ziff. 1 ff. hiervor) besteht die Gefahr von Fehlzu-rechnungen. Dies muss selbst unter Berücksichtigung des Umstandes gelten, dass es sich bei den Waren der hier interessierenden Gattung nicht um Massengüter des tägli-chen Gebrauchs, sondern um Pharmazeutika handelt, die in der Regel mit erhöhter Auf-merksamkeit gekauft werden (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). Bei diesem Ausgang kann die Frage der von der Widersprechenden geltend gemachten gesteigerten Kenn-zeichnungskraft (vgl. S. 5 f. der Widerspruchsschrift) respektive des dementsprechend erweiterten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke offen bleiben; die Verwechslungsge-fahr ist bereits unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Wider-spruchszeichens zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 9638 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 567 218 "ZENTASE" widerrufen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO
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und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in wel-chem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.
3. Die Widersprechende obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwähnten Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 2'800.00 (inklusi-ve Widerspruchsgebühr) als angemessen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1.
Der Widerspruch Nr. 9638 wird gutgeheissen.
2.
Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 567 218 "ZENTASE" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 17. Mai 2010
Markenabteilung
Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesver-waltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.