REWAG / Rewag

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10443
in Sachen
REWAG Recycling- und Entsorgungscenter
Wiggertal AG
Zofingerstrasse 4665 Oftringen
Widersprechende
vertreten durch Spierenburg & Partner AG
Melingerstrasse 12
5443 Niederrohrdorf
Schweizer Marke Nr. 585 492 „REWAG“
gegen
Regio-Wiederverwertungs AG
Rinaustrasse 633
4303 Kaiseraugst
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Casarramona
Zelglistrasse 15
5000 Aaarau
Schweizer Marke Nr. 585 977 „REWAG“ (fig.)
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfah-ren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die Schweizer Marke Nr. 585 977 „REWAG“ (fig.) wurde am 28. April 2009 auf Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für die folgenden Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 40 Abfallverarbeitung [Umwandlung]; Recycling von Müll und Abfall.
2. Am 11. Mai 2009 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Wider-spruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 585 492 „REWAG“, welche für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
19 Baumaterialien, nicht aus Metall; Bausteine; Betonbauteile; Strassenbaumaterialien und Strassenbelagmaterialien.
40 Recycling von Müll und Abfall; Abfallverarbeitung; Verbrennung von Müll und Abfall; Vernichtung von Müll und Abfall; Sortierung von Müll und wiederverwertbaren Stoffen; Aufbereiten von Abbruchmaterial aus Beton und Stein zu wiederverwertbaren Baumate-rialien; Erzeugen von Energie aus Müll und Abfall; Entgiftung von gefährlichen Materia-lien.
4. Mit Verfügung vom 20. Mai 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 10. Juli 2009 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist ihre Stel-lungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 16. Juli 2009 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nach-stehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung ein-zureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Die Widerspruchsmarke wurde 20. Februar 2009, die angefochtene Marke am 9. April 2009 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebe-nen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Einleitende Anmerkungen
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1. Die Widerspruchsgegnerin führt aus, dass sie seit April 1994 unter der schweizweit be-kannten Marke „REWAG“ wirtschaftlich tätig sei. Sie untermauert diese Aussage mit um-fangreichem Beweismaterial. Sie macht geltend, dass auch bösgläubige Eintragungen zu widerrufen seien, wenn sie gegen das Verbot des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens so-wie gegen das Lauterkeitsverbot des Wettbewerbsrechts verstossen würden. Als die Wi-dersprechende ihre Marke hinterlegt habe, habe die Widerspruchsgegnerin die Marke be-reits seit 13 Jahren benutzt. Dies sei der Widersprechenden bekannt gewesen. Statt Ver-handlungen zu führen, habe die Widersprechende am 20. Februar 2009 die Marke eintra-gen lassen, also die Zeit genutzt, um sich die notorisch bekannte Marke anzueignen. Wer sich derart ein Recht aneigne, handle rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 ZGB mit der Folge, dass sein Widerspruch nicht zu hören sei. Die Widersprechende handle des Weiteren unlauter. Die Widerspruchsgegnerin verwende die Marke REWAG seit 1994 für ihre Dienstleistungen im Bereich Abfallverwertung und Recycling. Die Widersprechende verwende im selben Marktsektor seit dem 1. Oktober 2008 ebenfalls die Marke REWAG für die selben Dienstleistungen. Bei Abnehmern entstehe der unzutreffende Eindruck, die Widersprechende sei identisch mit der Widerspruchsgegnerin, dabei werde der Markteil-nehmer über die Identität der Widersprechenden getäuscht und Art. 3 lit. b UWG sei er-füllt. Auch deshalb sei der Widerspruch abzuweisen.
2. Hierzu ist Folgendes auszuführen: Das Institut hat im Widerspruchsverfahren einzig die Verwechslungsgefahr zwischen eingetragenen Marken zu beurteilen (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Andere rechtliche Einwendungen können im Widerspruchsverfahren nicht über-prüft werden (vgl. Richtlinien des Instituts in Markensachen, [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2010, Teil 5, Ziff. 1.3, unter www.ige.ch). Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorlie-gen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen. Dem-gegenüber sind eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Mar-ke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hin-blick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüber hinausgehende Argumentationen, wie z.B. lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen. Die Prüfung von Einwendungen, welche nicht im Zeichen selbst begründet sind, bedingt regelmässig ein umfangreiches Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess vorbehalten bleiben muss. Die unter Ziff. 1 aufgeführten Argumente der Widersprechenden können folglich nicht gehört werden.
B. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
C. Vergleich der Dienstleistungen
1. Beide Zeichen werden für die gleichen Dienstleistungen in Klasse 40, nämlich Abfallver-arbeitung [Umwandlung]; Recycling von Müll und Abfall, beansprucht. Nachfolgend ist demnach die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.
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D. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahr-genommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnitt-lich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
2. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombi-nierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlag-gebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bild-element kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
3. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke, „REWAG“. Die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit Farbanspruch „Gelb, Schwarz“. In einem gelb ausgefüll-ten Quadrat steht einerseits in schwarzen Grossbuchstaben das Wortelement „REWAG“. Oberhalb dieses Wortelements befindet sich eine Grafik, die durch ihre Grösse den bildli-chen Gesamteindruck beeinflusst. Die Grafik ist abstrakt und in schwarz gehalten. Sie gemahnt an ein „E“, dessen oberer Schenkel sich nach unten und dessen unterer Schen-kel sich nach oben verlängert. Der mittlere Schenkel verlängert sich geradeaus. Die drei Schenkel kreuzen sich. Der eigentliche Blickfang der Marke ist diese Grafik, wenngleich das Wort unterhalb deswegen nicht etwa in den Hintergrund tritt. Die Widerspruchsmarke, „REWAG“, ist unverändert in die angefochtene Marke übernommen worden. Diese Über-einstimmung führt zu einer Identität auf der klanglichen Ebene und zwangsläufig auch zu einer gewissen bildlichen Übereinstimmung.
4. Das gemeinsame Wortelement in beiden Marken, „REWAG“ ist ein Zeichen ohne Bedeu-tung in einer der vier Landessprachen. Es ist demzufolge festzuhalten, dass die Ver-gleichsmarken vom schriftbildlichen Eindruck her gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, und vom klanglichen Eindruck her identisch sind. Diese Übereinstimmungen werden auch nicht durch begriffliche Unterschiede kompensiert. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich ge-genüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.
E. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienst-leistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,
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Teil 5, Ziffer 7.3).
2. Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwa-che Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Un-terscheidbarkeit zu schaffen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vor-gängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 mit weiteren Hinweisen).
3. In der Bezeichnung „REWAG“ ist kein konkreter Sinngehalt erkennbar, sie verfügt über eine normale Kennzeichnungskraft sowie einen durchschnittlichen Schutzumfang. Die vollumfängliche Übernahme in die angefochtene Marke ist somit unzulässig. Das grafi-sche Element ist nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesent-lich zu verändern und vom übereinstimmenden Element „REWAG“ abzulenken. Zur Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem belie-big weiteren Element) ergänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva/CoopVIVA [fig.] m.w.H.). Auch soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen er-kennt, besteht in Anbetracht der Tatsache, dass beide Marken dieselben Dienstleistungen beanspruchen, dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Übereinstimmungen falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Ver-wandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Wider-spruch Nr.10443 ist daher gutzuheissen und die Eintragung der Marke 585 977 „REWAG“ (fig.) zu widerrufen
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in wel-chem Masse die Kosten der obsiegenden von der unterliegenden Partei zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen.
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Im vorliegen-den Verfahren wurde vom Institut kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet. Es sind kei-ne Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Der Widerspre-chenden wird daher eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Die Wi-derspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) als angemessen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 10443 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 585 977 „REWAG“ (fig.) wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr von CHF 800.00) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 17. Juni 2010
Markenabteilung
Simon Däpp
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesver-waltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.