LANTUS / LANQOS

Décision
Procédure d’opposition n° 10741
dans la cause
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Brüningstrasse 50
65926 Frankfurt am Main
Opposante
DE-Allemagne
Représentée par KIRKER & Cie SA, Conseils en Marques
Case Postale 153
122 rue de Genève
1226 Genève – Thônex
Enregistrement international n° 590 551 « Lantus »
Contre
Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6
52078 Aachen
Défenderesse
DE-Allemagne
Représentée par BOHEST AG
Holbeinstrasse 36-38
Postfach 160
4003 Basel
Marque suisse n° 588 750 « LANQOS »
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
2
considérant:
I. FAITS ET PROCEDURE
1. La marque suisse n° 588 750 « LANQOS » a été publiée le 8 juillet 2009 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:
« Pharmazeutische Erzeugnisse zur Anwendung am Menschen. » (classe 5)
2. Par requête du 8 octobre 2009, l’opposante a formé opposition à l’encontre de cet enregistrement. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 590 551 « Lantus », enregistré pour les produits suivants:
« Produits pharmaceutiques. » (classe 5)
3. Le 15 octobre 2009, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 15 décembre 2009 à la défenderesse pour présenter une procuration et une réponse.
4. Le 8 décembre 2009, la défenderesse a présenté une procuration et une réponse dans le délai imparti.
5. Le 11 décembre 2009, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.
II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND
Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai.
La marque suisse attaquée a été déposée le 12 mai 2009. La marque internationale opposante est antérieure car elle a été enregistrée le 31 août 1992 avec priorité CUP au 24 juin 1992. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.
III. EXAMEN MATERIEL
A. Motifs d’opposition
Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
3
B. Comparaison des produits
Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Directives de l’Institut en matière de marques [ci après : Directives], 1.1.2010, partie 5, ch. 7.1, sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques01012010.pdf).
La marque attaquée est revendiquée pour les produits suivants :
« Pharmazeutische Erzeugnisse zur Anwendung am Menschen. » (classe 5)
La marque opposante est protégée pour les produits suivants :
« Produits pharmaceutiques. » (classe 5)
Les produits « Pharmazeutische Erzeugnisse zur Anwendung am Menschen » revendiqués par la défenderesse sont inclus dans le libellé général « produits pharmaceutiques » revendiqués par l’opposante. Ils constituent une catégorie appartenant aux groupes des produits pharmaceutiques. Par conséquent, les produits doivent être considérés comme identiques.
C. Comparaison des signes
Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, partie 5, ch. 7.3). S’agissant des marques verbales, l’impression d’ensemble est déterminée par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens. L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères (Directives, partie 5, c h. 7.3.1).
Les marques en présence sont les signes verbaux « LANQOS » et « Lantus ». Le fait que la marque attaquée soit écrite exclusivement en majuscule et le signe opposant en majuscule et en minuscule ne joue pas de rôle pour le caractère distinctif (Commission de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI], in sic ! 2001, 813 – Viva /CoopViva [fig.]).
En les confrontant, il apparaît que les deux termes sont formés de deux syllabes. Ils ont une cadence et un rythme identiques. La suite des voyelles se compose des lettres A-O pour la marque attaquée, respectivement A-U pour la marque opposante. Les lettres « O » et « U » sont phonétiquement proches l’une de l’autre. Ce sont toutes deux des voyelles non-nasales et arrondies, à l’opposé de « I » ou de « E » qui sont non-arrondies. D’autre part, les trois premières lettres « LAN » sont identiques dans les deux signes, et de plus les deux signes se terminent par la lettre « S ». Certes les consonnes « Q » et « T » placées au début des deuxièmes syllabes respectivement de chacun des deux signes apportent un élément différentiateur. Toutefois, cette différence ne saurait être qualifiée d’importante dans l’impression phonétique d’ensemble. Selon la jurisprudence, une altération au milieu ou à la fin
4
d’un signe n’a que peu d’importance sur l’impression d’ensemble (voir Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 22 zu Art. 3, S. 79). Phonétiquement, l’impression générale des signes en conflit est caractérisée par la reprise de la syllabe initiale « LAN », par la terminaison identique « s » ainsi que par la cadence et le rythme identiques. Au vu de ce qui précède, les signes sont donc phonétiquement similaires.
Sur le plan visuel, on constate que les deux signes sont de même longueur (six lettres). Quatre des six lettres sont identiques et placées au même endroit dans les deux signes. Les signes se différencient uniquement par deux lettres situées dans la partie centrale des signes (« QO » [signe attaqué] contre « TU » [signe opposant]). Cette différence au milieu du signe n’est pas suffisante par rapport à l’identité du début et de la fin des signes et ne permet pas de modifier l’image que le consommateur garde à l’esprit des deux signes. La similarité des signes sur le plan visuel est donc admise.
Les signes opposant et attaqué ayant une signification indéterminée, le sens des signes ne constitue pas en l’espèce un critère permettant de clairement les différencier.
Au vu de tout ce qui précède, force est ainsi de constater que l’impression générale des signes est très proche et il convient d’admettre leur similarité.
D. Risque de confusion
L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, partie 5, ch. 7.4.1). Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, partie 5, ch. 7.5). Il est important de savoir avec quel degré d’attention les produits concernés seront achetés ou pris en compte. Conformément à une jurisprudence constante, les produits pharmaceutiques sont en général achetés avec un degré d’attention élevé (Directives, partie 5, ch. 7.6). Cependant, les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion, nonobstant le fait que le public est plus attentif lors de l’achat d’un médicament que lors de l’achat d’un autre produit (TAF B-4070/2007 – LEVANE/LEVACT). Par ailleurs, il n’est pas possible d’apprécier le risque de confusion sans examiner au préalable la question du champ de protection de la marque antérieure. Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, partie 5, ch. 7.7).
La jurisprudence s’est déjà prononcée sur la question du risque de confusion entre deux marques verbales constituées de plusieurs syllabes, lorsqu’elles sont toutes deux enregistrées pour les produits pharmaceutiques. L’existence d’un risque de confusion doit en principe être admise lorsque les marques opposées ne diffèrent l’une de l’autre que par leurs syllabes finales ou médianes. En revanche, un risque de confusion peut être écarté lorsque les marques diffèrent sur leurs syllabes initiales. Si cette différence est légère, un risque de confusion doit néanmoins être admis (TAF, sic ! 2008, 810 – NASACORT /VASOCOR et références citées).
5
En l’espèce, la marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux dès lors que le terme « lantus » n’a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause.
Il convient de constater que la structure de la marque attaquée reprend en grande partie celle de la marque opposante. On peut remarquer que la différence des lettres de la deuxième syllabe « -QOS » et « -TUS » ne permet pas une distinction, notamment auditive, très aisée entre les signes en litige. Ensuite, la voyelle –O- de la marque attaquée n’est pas très distincte phonétiquement du –U- de l’opposante (voir ci-dessus point C), d’autant plus qu’elle se trouve isolée entre le segment « LAN » précédent et la terminaison « -S », qui sont identiques dans les deux signes. La terminaison commune est importante dans les impressions d’ensemble respectives auditives et visuelles qu’elles laissent aux consommateurs. En d’autres termes, la structure de la marque opposante est reprise de façon substantielle par la marque attaquée, aussi bien acoustiquement que visuellement. De plus, du fait qu’aucun sens ne se dégage des signes, le consommateur n’a comme base de différenciation que les aspects visuel et phonétique. Ceux-ci n’étant pas suffisamment différenciateur, le consommateur risque de se tromper, et cela malgré l’attention accrue que l’on peut généralement attendre du consommateur lors de l’achat de produits pharmaceutiques. Etant donné l’identité des produits revendiqués par les deux marques en conflit, la différence nécessaire pour éviter un risque de confusion doit être claire. Cela n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est par conséquent bien fondée.
IV. REPARTITION DES FRAIS
En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l’art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d’écriture (Directives, partie 5, ch. 9.4).
La procédure a nécessité un échange d’écriture et l’opposition est admise pour la totalité des produits de la défenderesse. Vu la pratique exposée ci-dessus, l’Institut est d’avis qu’il convient d’attribuer à l’opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d’opposition).
6
Par ces motifs, l’Institut
décide:
1. L’opposition n° 10741 contre la marque suisse n° 588 750 « LANQOS » est admise.
2. La marque suisse n° 588 750 « LANQOS » sera révoquée pour tous les produits revendiqués.
3. La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens et de remboursement de la taxe d’opposition.
5. La présente décision est notifiée aux parties.
Berne, le 23 juin 2010
Division des marques
Nicolas Guyot, lic. en droit Roland Hutmacher, lic. en droit
section des oppositions section des oppositions
Voies de droit :
Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.