M&G / MG INTERNATIONAL

Décision
Procédure d’opposition n° 10580
dans la cause
M & G Limited
Laurence Pounthey Hill
London EC4R OHH
Opposante
GB-Great-Britain
Représentée par Kirker & Cie SA, 1226 Thônex
Enregistrement international n° 951 452 « M&G » (fig)
Contre
Millenium Group AG
Im Stutz 14
6005 St Niklausen
Défenderesse
Représentée par Wild Schnyder AG, 8032 Zürich
Marque suisse n° 585 717 « MG INTERNATIONAL »
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
considérant:
I. FAITS ET PROCEDURE
1.
La marque suisse n° 585 717 « MG INTERNATIONAL » a été publiée le 22 avril 2009 sur Swissreg. Elle est notamment enregistrée pour les produits suivants:
«Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte » (classe 36)
2.
Par requête du 17 juillet 2009, l’opposante a formé opposition partielle à l’encontre des services précités de cet enregistrement. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 951 452 « M&G » (fig), enregistrée pour les produits suivants:
« Services d’assurances vie ; gestion financière ; services de caisses de retraite ; investissements financiers ; placement de fonds ; services de comptes chèques ; services fiduciaires ; services de courtiers et d’agents en obligations et autres valeurs mobilières. » (classes 36)
3.
Le 23 juillet 2009, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 23 septembre 2009 à la défenderesse pour présenter une réponse.
4.
Le 22 septembre 2009, la défenderesse a demandé une prolongation de délai qui lui a été accordée.
5.
Le 26 octobre 2009, la défenderesse a présenté une réponse dans le délai imparti.
6.
Le 29 octobre 2009, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.
II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND
Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai.
La marque suisse attaquée a été déposée le 7 avril 2009. La marque internationale opposante est antérieure car elle a été enregistrée le 8 janvier 2008. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.
III. EXAMEN MATERIEL
A. Motifs d’opposition
Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
B. Comparaison des produits et services
Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Directives en matière de marques, état au 1.1.2010 [ci-après : Directives], Partie 5, ch. 7.1 ss. et références jurisprudentielles y contenues).
La marque attaquée revendique notamment les services suivants :
«Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte » (classe 36)
La marque opposante est protégée pour les services suivants :
« Services d’assurances vie ; gestion financière ; services de caisses de retraite ; investissements financiers ; placement de fonds ; services de comptes chèques ; services fiduciaires ; services de courtiers et d’agents en obligations et autres valeurs mobilières. » (classes 36)
Les services de la classe 36 protégés par la marque opposante sont en partie identiques aux Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte de la défenderesse, dans la mesure où cet énoncé comprend les services de l’opposante. Pour le surplus, la similarité est admettre.
Par conséquent, il sied de reconnaître la similarité, respectivement l’identité des produits.
C. Comparaison des signes
Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives, Partie 5, ch. 7.7). S’agissant des marques verbales, leur impression d’ensemble est déterminée en premier lieu par l’effet auditif et l’effet visuel. L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de la longueur des
mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d’une marque verbale est également déterminant pour l’impression d’ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.7.1).
Nous sommes en présence d’une marque opposante de nature combinée et d’une marque attaquée verbale.
La marque opposante est composée de l’élément verbal « M&G », les lettres M et G étant représentées en caractères majuscules noirs de police standard et le signe & en caractère stylisé gris, comme tracé au pinceau. Les éléments graphiques doivent être considérés comme faibles au vu de leur impact négligeable sur l’impression d’ensemble. De plus, le symbole typographique « & » est également d’importance accessoire. Ce signe est en effet très fréquemment utilisé dans le commerce, notamment pour désigner des partenaires d’affaires. Il n’a, tout comme les signes de ponctuation, pas de caractère distinctif, et doit être laissé à la libre disposition des concurrents.
La marque attaquée consiste en la combinaison des lettres « MG » auxquelles elle ajoute le terme « INTERNATIONAL ». Cependant, ce terme peut être considéré comme un élément descriptif et faible, étant habituellement employé pour indiquer que les services sont commercialisés au-delà des frontières.
Le terme « INTERNATIONAL », de même que l’absence du « & », ne parviennent donc pas à différencier clairement les deux marques d’un point de vue écrit. Les signes présentent donc, du point de vue visuel, une concordance sur leurs éléments essentiels.
Sur le plan phonétique, la marque opposante est composée de trois syllabes, tandis que la marque attaquée est composée de sept syllabes. En se concentrant sur les éléments essentiels, à savoir les lettres MG, la marque attaquée se compose de deux syllabes. La prononciation des deux marques présente des similitudes non négligeables : la marque opposante se prononce « ém-é-gé », respectivement « ém-n-gi », tandis que la marque attaquée se prononce « ém-gé », respectivement « ém-gi ». La seule différence consiste donc en la syllabe centrale. Or, selon la jurisprudence, une altération au milieu ou à la fin d’un signe n’a que peu d’importance sur l’impression d’ensemble (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 22 zu Art. 3, S. 79 und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.3.2). En outre, on rappellera que cette syllabe centrale correspond en l’occurrence au signe « & », considéré comme d’importance faible. Les marques présentent donc une similarité phonétique également.
Les lettres « M&G » n’ont pas de signification particulière dans le domaine des assurances et des affaires financières ou monétaires.Les signes opposant et attaqué ayant une signification indéterminée, le sens des signes ne constitue ainsi pas en l’espèce un critère permettant de clairement les différencier.
Au vu de tout ce qui précède, force est ainsi de constater que l’impression générale des signes est très proche et il convient d’admettre leur similarité.
D. Risque de confusion
L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur
moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.).
La marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. En prenant en compte l’identité et la similarité des services de la marque attaquée avec les services de l’opposante, de même que la similarité des signes, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion.
Un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles entre les marques en présence, mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu’il s’agit du même titulaire que l’opposante ou d’un titulaire qui lui est lié (DAVID, op. cit., n. 6 ad art. 3). Entre autres et comme relevé précédemment, le terme INTERNATIONAL n’a qu’une importance secondaire dans la marque attaquée, il fait bien plus penser à une variante de la marque opposante. Les destinataires penseront alors que les deux marques sont liées.
L’opposition est donc bien fondée.
IV. REPARTITION DES FRAIS
En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l’art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).
La procédure a nécessité un échange d’écriture. Vu la pratique exposée ci-dessus, l’Institut est d’avis qu’il convient d’attribuer à l’opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d’opposition).
Par ces motifs, l’Institut
décide:
1.
L’opposition n° 10580 contre la marque suisse n° 585 717 « MG INTERNATIONAL » est déclarée bien fondée.
2.
La marque suisse n° 585 717 « MG INTERNATIONAL » sera révoquée pour les services «Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte » revendiqués en classe 36.
3.
La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut.
4.
Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens et de remboursement de la taxe d’opposition.
5.
La présente décision est notifiée aux parties.
Berne, le 30 juin 2010
Division des marques
Steve Hauser Amélie Charbon
section des oppositions
Voies de droit :
Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.