DURVIK / ORVIC

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10721
in Sachen
Novartis AG
4002 Basel
Widersprechende
vertreten durch Schneider Feldmann AG, Beethovenstrasse 49,
P.O.Box 2792, 8022 Zürich
Schweizer-Marke Nr. 581 134 "DURVIK"
gegen
Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6
52078 Aachen
DE-Deutschland
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch BOHEST AG, Postfach 160, 4003 Basel
Schweizer Marke Nr. 588 742 "ORVIC"
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die Schweizer Marke Nr. 588 742 "ORVIC" wurde am 8. Juli 2009 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren registriert:
Klasse 5 Pharmazeutische Erzeugnisse zur Anwendung am Menschen, ausgenommen dermatologische Präparate und Herz-Kreislaufmittel.
2. Am 5. Oktober 2009 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung der obgenannten Marke Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 581 134 "DURVIK", die für folgende Produkte eingetragen ist:
Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse.
4.
Mit Verfügung vom 6. Oktober 2009 wurde die Vertreterin der Widersprechenden zur Nachreichung der Vollmacht eingeladen.
5.
Mit Eingabe vom 17. November 2009 wurde die Vollmacht nachgereicht.
6.
Mit Verfügung vom 18. November 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Stellungnahme eingeladen.
7.
Mit Schreiben vom 23. November 2009 reichte die Widerspruchsgegnerin fristgerecht eine Stellungnahme ein.
8.
Mit Verfügung vom 24. November 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
9.
Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer (jüngeren) Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Das Widerspruchszeichen wurde am 22. Dezember 2008 hinterlegt und das angefochtene Zeichen am 12. Mai 2009. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der
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vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richt-linien_marken01012010.pdf).
Beide Zeichen wurden in der Klasse 5 für Pharmazeutika registriert. Das Widerspruchszeichen beansprucht den Warenbegriff "Pharmazeutische Erzeugnisse" und das angefochtene Zeichen "Pharmazeutische Erzeugnisse zur Anwendung am Menschen, ausgenommen dermatologische Präparate und Herz-Kreislaufmittel". Die Warenidentität liegt auf der Hand, weshalb nachfol-gend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.
C. Vergleich der Zeichen
1.
Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahr-nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zei-chen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrge-nommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvoll-kommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 ff.).
2.
Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortzeichen "DURVIK" (Widerspruchsmarke) und "ORVIC" (angefochtene Marke) zu beurteilen. Die Zeichen sind annähernd gleich lang: 6
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bzw. 5 Buchstaben und weisen am Wortende drei gleiche Buchstaben auf. Das angefochtene Zeichen übernimmt die Lettern 3 bis 5 -RVI- des Widerspruchszeichens. Zudem sind die dem übereinstimmenden Teil -RVI- voran- bzw. nachgestellten Buchstaben stark ähnlich: -U- bzw. -O- und -K- bzw. -C-. Die sich daraus ergebende schriftbildliche Ähnlichkeit wird durch das Weglassen des ersten Buchstabens D- des Widerspruchszeichens nicht entscheidend beeinflusst (vgl. hierzu Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 22 zu Art. 3 MSchG).
3.
Aus phonetischer Sicht wird die Endung vollständig übernommen: -RVIK bzw. -RVIC. Der phonetische Vergleich der Zeichen macht deutlich, dass das angefochtene Zeichen, welches aus insgesamt fünf Buchstaben besteht, in vier Lettern mit dem Widerspruchszeichen übereinstimmt. Es besteht somit zu 80% aus identischen Bestandteilen des Widerspruchszeichens. Zudem sind in beiden Zeichen die der übereinstimmenden Endung vorangestellten Buchstaben Vokale: U- (Widerspruchs-zeichen) bzw. O- (angefochtenes Zeichen). Beide Zeichen weisen ausserdem je zwei Silben auf. Durch die nahezu identische Buchstabenanzahl und die phonetische Übereinstimmung in den letzten vier Buchstaben ergibt sich eine annähernd gleiche Aussprachekadenz. Lediglich die Vokalfolge ist geringfügig verschieden: U-I (Widerspruchszeichen) bzw. O-I (angefochtenes Zeichen). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass längere Zeichen wie vorliegend weniger leicht erfasst werden und sich weniger leicht einprägen als kurze Zeichen. Es besteht die Gefahr, dass dieser geringfügige Unterschied im mündlichen Verkehr untergeht. Die festgestellte Übereinstimmung vermag folglich eine phonetische Ähnlichkeit zu begründen (vgl. Lucas DAVID, a.a.O., N. 22 zu Art. 3 MSchG).
4.
Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).
5.
Bei beiden Zeichen handelt es sich um Fantasiebegriffe, welchen kein konkreter Sinngehalt beigemessen werden kann (vgl. einschlägige Lexika). Folglich bestehen keine offensichtli-chen Unterschiede im Sinngehalt, welche die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen. Aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten bleibt nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu beurteilen.
D. Verwechslungsgefahr
1.
Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bildet der Registereintrag, nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
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verwechselt. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 m.w.H.).
2.
Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen. Denn der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3.
Der Widerspruchsmarke "DURVIK" kann kein konkreter (vgl. III. C. 5 hiervor) und damit auch kein im Zusammenhang mit den für die Marke beanspruchten Waren der Klasse 5 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke kommt somit ein normaler Schutzumfang zu.
4.
Wie vorgängig ausgeführt, stimmen die Marken mehrheitlich überein: (D-)U-RVIK bzw. O-RVIC. Lediglich der Wortanfang ist geringfügig verschieden (vgl. III. C hiervor). Zwar ist grundsätzlich der Wortanfang von Bedeutung. Vorliegend ist der Wortanfang nicht derart, dass er das Gesamtbild der angefochtenen Marke wesentlich prägen würde und ihr eine eigene Individualität zu verleihen vermöchte. Zudem kann er aufgrund der Wortlänge leicht überhört werden. In Anbetracht der Warenidentität ist der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand somit nicht eingehalten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Auch wenn man davon ausgeht, dass Pharmazeutika mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6), besteht die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinne-rungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb zu be-jahen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Der Widerspruch Nr. 10721 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 588 742 "ORVIC" widerrufen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende hat obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) als angemessen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 10721 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 588 742 "ORVIC" wird nach Eintritt der Rechts-kraft vollständig widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 1’800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 21. Juli 2010
Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.