PC-Doktor / PC D+ctor

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10556
in Sachen
PC-Doktor-Gehrig
Schächlistrasse 21
8953 Dietikon
Widersprechende
vertreten durch RA Dr. Christian Rohner, Swissberg AG,
Postfach 1525, 8032 Zürich
Schweizer-Marke Nr. 418 640 "PC-Doktor" (fig.)
gegen
pcdoctors.ch Schillinger
Spillgässli 11
6205 Eich
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Kummerer, Abt Lindner, Gaiser & Schmidli,
Advokatur am Aeschengraben, 4010 Basel
Schweizer Marke Nr. 584 949 "pcdoctors" (fig.)
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die Schweizer Marke Nr. 584 949 "pcdoctors" (fig.) wurde am 31. März 2009 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:
Klasse 9 Computer; Computer Hard- und Software.
Klasse 42 Computerberatungsdienstleistungen.
2. Am 2. Juli 2009 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung der obgenannten Marke Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 418 640 "PC-Doktor" (fig.), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 37: Reparaturen, Installation, Aufrüsten und Erweitern von Computern und Peripheriegeräten, Modifizieren von Bestandteilen dieser Geräte; Beratung und Hilfestellung zur Wartung und zum Unterhalt von Telekommunikationsanlagen.
Klasse 38: Telekommunikation.
Klasse 40: Materialbearbeitung
Klasse 41: Computerkurse und Seminare.
Klasse 42: Erstellung von Computerprogrammen; Technische Beratung.
4.
Mit Verfügung vom 6. Juli 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme eingeladen.
5.
Mit Schreiben vom 9. November 2009 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
6.
Mit Verfügung vom 16. November 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
7.
Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke
gegen die Eintragung einer (jüngeren) Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Das Widerspruchszeichen wurde am 30. März 1995 hinterlegt, das angefochtene Zeichen am 13. November 2008. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1.
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richt-linien_marken01012010.pdf).
2.
Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unter-schiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgren-zungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Wa-renbereich gehörende Dienstleistung erbringt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3).
3.
Das Widerspruchszeichen geniesst in der Klasse 37 u.a. Schutz für die Dienstleistungen "Reparaturen, Installation, Aufrüsten und Erweitern von Computern und Peripherigeräten, Modifizieren von Bestandteilen dieser Geräte" und in der Klasse 42 u.a. für "Erstellung von Computerprogrammen". Zwischen diesen Dienstleistungen und den angefochtenen Waren "Computer; Computer Hard- und Software" bestehen enge markenrechtlich relevante Be-rührungspunkte. Bei den Wartungs- und Reparaturdienstleistungen der Klasse 37 handelt
es sich um sog. "service après-vente", welche zum Warenangebot "Computer; Computer Hardware" der Klasse 9 in direktem Zusammenhang stehen. Diese sind für die besagten Produkte von besonderem Nutzen, indem sie zu deren Erhaltung oder Instandstellung die-nen. Folglich werden die Konsumenten die genannten Waren und Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen, weshalb eine Gleichartigkeit zu bejahen ist. Gleich verhält es sich in Bezug auf die angefochtene Ware "Computer Software" der Klasse 9. Zwischen dieser und der Dienstleistung "Erstellen von Computerprogrammen" der Klasse 42 der Widerspruchsmarke besteht ein enger Konnex, stellt doch Erstere das Arbeitser-gebnis dieser Dienstleistungen dar. Die Verkehrskreise werden folglich zwischen den Wa-ren und Dienstleistungen eine marktlogische Folge sehen, die über bloss thematische Be-rührungspunkte und einen funktionellen Zusammenhang hinausgeht. Die Gleichartigkeit liegt deshalb auf der Hand.
4.
Die Dienstleistung "Technische Beratung" in der Klasse 42 des Widerspruchszeichens ist offen formuliert. Unter diese lassen sich Beratungen in jedem technischen Fachgebiet sub-sumieren. Sie umfasst somit auch die computertechnische Beratung. Die angefochtenen "Computerberatungsdienstleistungen" der Klasse 42 sind zu den genannten Beratungs-diensten des Widerspruchszeichens definitionsbedingt als stark gleichartig zu werten.
5.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass vorliegend eine Gleichartigkeit besteht. Aus diesem Grund ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen.
C. Vergleich der Zeichen
1.
Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahr-nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zei-chen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrge-nommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvoll-kommenen Gedächtnis haften zu bleiben. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht ein-fach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen er-gänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2.
Vorliegend ist die Ähnlichkeit der kombinierten Wort- und Bildzeichen "PC-Doktor" (Wider-spruchsmarke) und "pcdoctors" (angefochtene Marke) zu beurteilen. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3). Unter-schiede in der grafischen Gestaltung verleihen dem Schriftbild grundsätzlich keinen abwei-chenden Ausdruck, der rechtlich erheblich wäre (vgl. Christoph WILLI, MSchG, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 81 zu Art. 3).
3.
Die grafische Gestaltung erschöpft sich beim Widerspruchszeichen in der Verwendung einer Computerschrift. Beim angefochtenen Zeichen ist das Wortelement "pcdoctors" ebenfalls in einer Computerschrift gehalten. Zusätzlich ist der Buchstabe o grafisch ausgestaltet. Er enthält ein Kreuz, welches an das Schweizer resp. das Rote Kreuz erinnert. Um die Irreführung der Konsumenten zu verhindern, musste die Widerspruchsgegnerin für ihre Marke folgende Einschränkung (Disclaimer) anbringen: "Das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund, noch in rot auf weissem Grund, noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder
einem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben".
4.
Zwar prägen vorliegend die genannten Bildelemente den von den Zeichen vermittelten Eindruck mit. Die grafische Ausgestaltung wird im Geschäftsverkehr jedoch zweifellos von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum bekanntermassen (insbesondere im mündlichen Verkehr) primär an den Wortelementen orientiert.
5.
Somit ist beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen das Augenmerk in erster Linie auf die Wortbestandteile zu richten. Die entgegenstehenden Wortelemente sind nahezu identisch: "PC-Doktor" gegenüber "pcdoctors". Dies führt zwangsläufig zu Zeichenähnlichkeiten im Klang- und Sinnbild. Die Widerspruchsgegnerin scheint zu verkennen, dass der Unterschied in der Schreibweise des zweiten Wortbestandteils (k gegenüber c) keinen Einfluss auf die Phonetik und den Sinngehalt hat und deshalb nicht prägend sein kann. Gleich verhält es sich in Bezug auf den zusätzlichen Buchstaben s am Wortende des angefochtenen Zeichens. Das blosse Hinzufügen oder Weglassen eines einzelnen Buchstabens schafft grundsätzlich keinen anderen Gesamteindruck (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 22 zu Art. 3; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.3.2).
6.
Auch die stilistischen Unterschiede, d.h. der Umstand, dass beim Widerspruchszeichen im Unterschied zum angefochtenen Zeichen der Bestandteil "PC" in Grossbuchstaben gehalten und mit einem Bindestrich mit dem Begriff "Doktor" verbunden ist, haben keinen signifikanten Einfluss auf das Gesamtbild (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva). Zudem sind, wie dargetan, die bildlichen Zeichenausgestaltungen von untergeordneter Bedeutung, da sich die Verkehrskreise an den Wortbestandteilen orientieren. Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.
D. Verwechslungsgefahr
1.
Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bildet der Registereintrag, nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 m.w.H.).
2.
Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen. Denn der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3.
Dem Wortelement "PC-Doktor" des Widerspruchszeichens kann die Bedeutung von "Personalcomputer-Arzt" beigemessen werden (vgl. einschlägige Lexika). Das Zeichen ist in Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 als Anspielung zu werten, jedoch – entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin – keinesfalls als direkt beschreibend (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2). Schliesslich ist allseits bekannt, dass Computer nicht von Ärzten gewartet und repariert werden, sondern von Technikern und Softwarespezialisten. Somit drängt sich ein übertragenes Verständnis des Begriffs auf. Demzufolge kann dem Zeichenelement "PC-Doktor" kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt somit eine normale Kennzeichnungskraft zu.
4.
Die nahezu vollständige Übernahme einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich bei dem übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 u. 8). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke übernimmt das kennzeichnungskräftige Wortelement der Widerspruchsmarke, wechselt den Buchstaben k mit c aus, und ergänzt es mit Bildelementen. Dies führt zwangsläufig zu keinen markenrechtlich signifikanten Unterschieden (vgl. III. C. 5 hiervor). Dem Wortbestandteil kommt aus markenrechtlicher Sicht, wie bereits dargetan, grösseres Gewicht zu als der grafischen Ausgestaltung, welche zweifellos als blosser Zusatz aufgefasst wird. Bei der angefochtenen Marke bleibt die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke demzufolge als solche erkennbar, weshalb die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben ist. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen sollte, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke widerrufen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die von der Widersprechenden sinngemäss unter Ziff. 8 der Widerspruchsschrift vom 30. Juni 2009 vorgebrachte Bekanntheit der Widerspruchsmarke offen gelassen werden.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende hat obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) als angemessen.
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 10556 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 584 949 "pcdoctors" (fig.) wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 1’800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 14. Juli 2010
Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.