MIRATOM

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10708
in Sachen
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstrasse 1,
D-47269 Duisburg
Widersprechende
vertreten Luchs & Partner AG,
Schulhausstrasse 12,
8002 Zürich
Internationale Registrierung Nr. 866 142 „MIRATOM“
gegen
MIRACOR Medizintechnik
Handels- und EntwicklungsgmbH
Rudolf Sallinger Platz 1/4
AT-1030 Wien Widerspruchsgegnerin
Internationale Registrierung Nr. 1 001 851
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR
232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren
(VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend:
Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1.
Die internationale Registrierung Nr. 1 001 851 „miracor medical systems“ (fig.) wurde am 11. Juni 2009 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 21/2009 veröffent-licht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
2.
Der am 30. September 2009 eingereichte Widerspruch richtet sich gegen die oben aufge-führten Waren der angefochtenen internationalen Registrierung.
Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 866 142 „MIRA-TOM“, die für die folgenden Waren Schutz in der Schweiz geniesst:
10 Appareils, équipements et instruments dentaires, en particulier porte-empreintes..
3.
Am 1. Oktober 2009 erliess das Institut gegen die genannte Registrierung eine provisori-sche teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhabe-rin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert fünf Monaten einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen und eine entsprechende Vollmacht einzurei-chen.
4.
Innerhalb der vom Institut gesetzten Frist hat die Widerspruchsgegnerin keinen Vertreter in der Schweiz bestellt.
5.
Mit Schreiben vom 8. Januar 2010 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen und die Widerspruchsgegnerin vom Verfahren ausgeschlossen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1.
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu be-zahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2.
Die Widerspruchsmarke wurde am 27. Juni 2005 in das internationale Register, mit Schutzausdehnung auf die Schweiz, eingetragen, die angefochtene Marke am 9. März 2009. Die Widersprechende ist demnach Inhaberin einer älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Das angefochtene Zeichen wurde in der „Gazette“ Nr. 21/2009 vom 11. Juni 2009 publiziert. Der Widerspruch wurde am 30. Sep-tember 2009 innerhalb der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die
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einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1.
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehen-den Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Mar-kenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Ar-gument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien des Instituts in Markensachen vom 1. Januar 2010 [nachfolgend: Richtlinien] unter: www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf, Ziff. 7.1, mit Hinweisen).
2.
In Klasse 10 beansprucht die angefochtene internationale Registrierung die Schutzaus-dehnung auf die Schweiz für die folgenden Waren: Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux. Die Widerspruchsmarke geniesst in der Schweiz Schutz für Appareils, équipements et instruments dentaires, en particulier porte-empreintes, ebenfalls in Klasse 10. Die Waren der Widerspruchsgegnerin können für die Zahnmedizin bestimmt sein, womit zumindest in diesem Bereich Überschneidungen mit den Waren der Widerspre-chenden bestehen, mithin Warengleichheit gegeben ist. Nachfolgend ist deshalb die Zei-chenähnlichkeit zu prüfen.
C. Vergleich der Zeichen
1.
Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zei-chen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrge-nommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich un-vollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit Hinwei-sen).
2.
Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombi-nierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlag-gebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bild-element kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
3.
Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke, die angefochtene Marke eine kombinierte Wort- Bildmarke. Die Wortelemente sind bis auf das „o“ in „miracor“, welches einem styli-sierten Herz nachgebildet ist, in Kleinbuchstaben gehalten und entspringen einer einfa-chen Maschinenschrift. Die Wortelemente befinden sich in einem schraffierten rechtecki-
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gen Rahmen. Auf Grund der Buchstabengrösse ist das visuell dominierende Element der Widerspruchsmarke das Wort „miracor“. Vergleicht man dieses Markenelement mit der Widerspruchsmarke „MIRATOM“ fällt zunächst auf, dass die ersten vier Buchstaben iden-tisch sind. Wird das stilisierte Herz zwischen dem „c“ und dem „r“ für ein „o“ genommen, was sich auch aufdrängt, stimmen die Zeichen gar in fünf von sieben Buchstaben überein. Dies führt zu einer bildlichen Ähnlichkeit bezüglich dieser zwei Elemente
4.
Phonetisch bilden diese zwei Elemente beide drei Silben (MIR-A-TOM // mir-a-cor). Die Vokalfolge ist dieselbe (I-A-O). Wenngleich die Endungen bei der Widerspruchsmarke vom weichen Konsonanten „c“ und bei der angefochtenen Marke vom harten Konsonaten „T“ ausgehen, resultiert auch daraus eine gewisse Ähnlichkeit auf der klanglichen Ebene. Da der Verkehr dazu neigt, bei der Aussprache von Marken beschreibende Bestandteile, wie in casu „medical systems“, nicht auszusprechen ist es zulässig, diesem Markenele-ment beim phonetischen Vergleich keine Bedeutung zuzumessen.
5.
Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt ent-scheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedan-kenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regel-mässig auch das Erinnerungsbild. Weisen die Wortbestandteile einer Marke einen derar-tigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahr-scheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
6.
Die Widerspruchsmarke besteht aus einem weiblichen, „MIRA“, und einem männlichen, „TOM“, Vornamen. „Mira“ bezeichnet auch einen Stern (Duden - Die deutsche Recht-schreibung). Im Italienischen steht „mira“ für „Ziel“ (PONS – Kompaktwörterbuch Italie-nisch/Deutsch). „MIRA“ ist auch Teil der angefochtenen Marke. Der Bestandteil „COR“ der angefochtenen Marke ist ein Begriff aus der Medizin und bedeutet: „Herz“ (Duden - Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke). Dies wird durch die grafische Ausgestaltung des „o“, welches einem Herzen nachgebildet ist, noch unterstrichen. Beide Marken stim-men im Element „Mira“ überein. Die angefochtene Marke enthält zusätzlich die Wortfolge „medical systems“, was auf Deutsch mit „Medizinalsysteme“ wiedergegeben werden kann und bezüglich der strittigen Waren rein beschreibend ist.
7.
Es wird festgestellt, dass die zwei Marken bildliche und klangliche Ähnlichkeiten aufwei-sen, welche nicht durch einen begrifflichen Unterschied kompensiert wird. Nachfolgend ist demnach die Verwechslungsgefahr zu prüfen.
D Verwechslungsgefahr
1.
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienst-leistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5).
2.
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jün-
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gere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (vgl. Richtli-nien, Teil 5, Ziff. 7.3).
3.
Im Weiteren ist von Bedeutung an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei „Massenartikeln des täglichen Bedarfs“ mit einer geringeren Aufmerksam-keit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist, als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6)
4.
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwa-chen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesent-liche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5).
5.
Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschie-dene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbun-dener Unternehmen kennzeichnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.4.2).
6.
Die strittigen Waren richten sich an ein Fachpublikum, in casu Ärzte, Medizinaltechniker und entsprechend geschulte Einkäufer von Spitälern. Die Widerspruchsmarke „MIRA-TOM“, wie auch ihre Bestandteil „Mira“ und „tom“, sind in Bezug auf die strittigen Waren normal kennzeichnungskräftig. Die angefochtene Marke übernimmt einen Teil der Wider-spruchsmarke, „Mira“, integral und ergänzt ihn mit einem beschreibende Zusatz, „cor“ und der ebenfalls beschreibenden Angabe „medical systems“. Zur Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element unverändert über-nommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem beliebig weiteren Element) er-gänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva/CoopVIVA [fig.] m.w.H.). Das Element „COR“ kann vom Abnehmer als Hinweis auf den Verwendungszweck der beanspruchten Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux aufgefasst werden. Auch wenn vorlie-gend von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann, besteht aus den dargelegten Gründen die Gefahr von Fehlzurechnungen. Soweit der Abnehmer die Unter-schiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen mag, besteht in Anbetracht der Wa-rengleichheit bzw. hochgradigen -gleichartigkeit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Alli-anzen und Verbindungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4 ff.). Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1.
Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2.
Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Par-teientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Wider-
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spruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengüns-tig sein soll (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4)
3.
Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1.
Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch Nr. 10708 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr. 1 001 851 „miracor medical systems“ (fig.) wird der Schutz in der Schweiz definitiv teilweise verweigert.
4.
Der internationalen Registrierung Nr. 1 001 851 „miracor medical systems“ (fig.) wird der Schutz in der Schweiz definitiv für die nachfolgenden Dienstleistungen gewährt (sog. "Dé-claration d’octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]):
42 Recherches scientifique à but médical; recherches dans le domaine des méthodes thé-rapeutiques.
5.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
6.
Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 1’800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
7.
Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.
Bern, 2. September 2010
Markenabteilung
Simon Däpp
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung
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Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwal-tungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.