decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

Rotkorn

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Stauffacherstrasse 65/59 g · CH-3003 Bern · Telefon +41 (0)31 377 77 77 · Fax +41 (0)31 377 77 78 · www.ige.ch
Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10983
in Sachen
Compo GmbH & Co. KG
Gildenstrasse 38
D-48008 Münster Widersprechende
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Vorderberg 11, 8044 Zürich
Internationale Registrierung Nr. 170870 "Blaukorn"
gegen
Omya (Schweiz) AG
AGRO
Baslerstrasse 42
4665 Oftringen Widerspruchsgegnerin
Schweizer Marke Nr. 594 243 "ROTKORN" (fig.)
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR
232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das
Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges
Eigentum (nachfolgend: Institut)
in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die Schweizer Marke Nr. 594 243 "ROTKORN" (fig.) wurde am 2. Dezember 2009 online
auf http://www.swissreg.ch veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren registriert:
Klasse 1 Chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke;
Düngemittel.
2. Am 2. März 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke
Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 170 870
"Blaukorn", die für folgende Produkte eingetragen ist:
Klasse 1 Engrais pour les terres.
4. Mit Verfügung vom 4. März 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer
Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 4. Mai 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein,
in welcher sie um Abweisung des Widerspruchs ersuchte.
6. Mit Verfügung vom 5. Mai 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den
nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke
gegen die Eintragung einer (jüngeren) Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist
innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit
Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen
(vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Das Widerspruchszeichen wurde am 12. August 1973 international registriert und das
angefochtene Zeichen weist das Hinterlegungsdatum vom 30. November 2009 auf. Die
Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum
Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter
Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die
Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
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III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können,
die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen
würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein
und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen
Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis
haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für
oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend:
Richtlinien], 1. 1. 2010, Teil 5, Ziff. 7.1, unter
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_
marken01012010.pdf).
2. Die mit dem Widerspruchszeichen beanspruchten Waren engrais pour les terres (Kl. 1) finden
sich im Warenverzeichnis der angefochtenen Marke, welches in deutscher Sprache
gehalten ist, im Begriff Düngemittel wieder (vgl. die Oberbegriffe der Nizzaer Klassifikation
in Deutsch und Französisch unter https://www.ige.ch/d/marke/documents/m12110d.pdf).
Die Produktegleichheit liegt somit auf der Hand.
3. Bei den mit dem Widerspruchszeichen beanspruchten engrais pour les terres (Kl. 1)
handelt es sich um einen Sammelbegriff für Stoffe oder Stoffgemische, die in der Land-,
Forstwirtschaft und im Gartenbau dazu dienen, das Nährstoffangebot der Kulturpflanzen zu
erhöhen. Solche als Düngemittel dienenden Stoffe oder Stoffgemische werden auch
chemisch hergestellt (vgl. http://www.onlineenzyklopaedie.de/d/du/dunger.html; http://meingartentagebuch.
net/content/organische-d%C3%BCnger-oder-minerald%C3%BCnger usw.),
weshalb es sich bei den engrais pour les terres (Kl. 1) des Widerspruchszeichens auch um
chemische Erzeugnisse handeln kann. Diesen stehen die angefochtenen chemischen
Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke (Kl. 1) gegenüber. Bei der
Herstellung der genannten Produkte gelangen in der Regel dieselben chemischen
Ausgangsstoffe zur Anwendung, weshalb offensichtlich Übereinstimmungen im fach- und
produktspezifischen Know-how bestehen. Zudem ist eine produktübergreifende Nutzung
der gleichen Produktionsanlagen möglich resp. naheliegend. Zudem stellen grössere
Unternehmen bekanntlich chemische Erzeugnisse für unterschiedliche Einsatzbereiche her
(vgl. bspw. www.novartis.ch; www.roche.ch). Soweit die Widerspruchsgegnerin von den
(allgemein formulierten) Produkten chemischen Erzeugnisse für land-, garten- und
forstwirtschaftliche Zwecke (Kl. 1) Waren im Umfang des Widerspruchszeichens
beansprucht, ist demzufolge von Gleichheit, für weitergehende Produkte zumindest von
hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.
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C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden,
aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren
interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen
bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen
anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf
diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen
Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 ff.).
2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortmarke "Blaukorn" (Widerspruchsmarke) und des
kombinierten Wort- und Bildzeichens "ROTKORN" (fig.) (angefochtene Marke) zu beurteilen.
Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder Bildbestandteil dominierend oder
ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden (vgl. Richtlinien, Teil 5,
Ziff. 7.3.3). Unterschiede in der grafischen Gestaltung verleihen dem Schriftbild grundsätzlich
keinen abweichenden Ausdruck, der rechtlich erheblich wäre (vgl. Christoph WILLI,
MSchG, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 81 zu Art. 3).
3. Beim angefochtenen Zeichen ist links neben dem Wortelement "ROTKORN" ein stilisiertes
dreiblättriges Kleeblatt angebracht. Das Bildelement prägt den vom Zeichen vermittelten
Eindruck zweifellos mit. Die grafische Ausgestaltung wird im Geschäftsverkehr – entgegen
der Darstellung der Widerspruchsgegnerin – eher von untergeordneter Bedeutung sein,
weil sich das Publikum bekanntermassen (insbesondere im mündlichen Verkehr) primär an
den Wortelementen orientiert.
4. Somit ist beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen das Augenmerk in erster
Linie auf die Wortbestandteile zu richten. Beide Zeichen sind gleich aufgebaut: Sie setzen
sich aus einem Farbbezeichnung (blau bzw. rot) und dem Begriff Korn zusammen. Dies
führt zwangsläufig zu Zeichenähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Die stilistischen Unterschiede,
d.h. der Umstand, dass das angefochtene Zeichen im Unterschied zum Widerspruchszeichen
in Grossbuchstaben gehalten ist, haben keinen signifikanten Einfluss auf
das Gesamtbild (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]).
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er
hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt
entscheidend sein (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.). Ein allfälliger Unterschied auf der
Ebene des Sinngehalts vermag entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin eine
allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu
kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der
anderen Marke nicht entspricht (vgl. RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-
Kaffee). Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine
Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht
entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig
anders einstellt (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 32 zu Art. 3). Das Bundesgericht verlangt,
dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem
Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 379 – BOSS). Die klangliche oder visuelle
Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen
Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens besteht, sodass der
betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic!
2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Diese Voraussetzungen sind vorliegend
nicht gegeben. Der überwiegende Teil der hier interessierenden Abnehmer, d.h. der
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Durchschnittskonsument bzw. die Fachkreise, wird in den streitverfangenen Zeichen gar
keinen konkreten Sinngehalt erkennen und beide als Fantasiebezeichnungen wahrnehmen
(vgl. bspw. http://lexika.tanto.de). Lediglich ein geringer Anteil der Verkehrskreise wird den
Begriff "ROTKORN" des angefochtenen Zeichens mit einer alten Dinkelsorte in Verbindung
bringen (vgl. http://www.bio-saatgut.de). Zudem besteht in Anbetracht des gleichen
Zeichenaufbaus (Farbbezeichnung + Korn) und der Wortlänge ohnehin die Gefahr, dass
die geringfügigen Unterschiede überhört und damit gar nicht wahrgenommen werden.
Somit bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede,
welche die festgestellte Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten,
womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.
D. Verwechslungsgefahr
1. Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bildet der Registereintrag, nicht die
(aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr. Eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn
das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine
solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das
eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Erforderlich ist,
dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
verwechselt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 m.w.H.).
2. Vorliegend werden die Vergleichszeichen für gleiche oder in hohem Masse gleichartige
Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des
Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger
Massstab anzulegen ist (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
3. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für
die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke
unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden.
Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen
Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem
übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal
kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).
4. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um ein Fantasiezeichen ohne eindeutigen Bedeutungsinhalt
(vgl. vorstehend III. C. 5.). In Zusammenhang mit den hier interessierenden
Waren der Klasse 1 kann ihr kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden.
Der Widerspruchsmarke eignet folglich ein normaler Schutzumfang.
5. Die Widerspruchsgegnerin wendet ein, dass das übereinstimmende Wortelement Korn als
schwach oder gar gemeinfrei einzustufen sei. Es bedürfe keines besonderen Fantasieaufwandes,
um in einem mit dem Element Korn gekennzeichneten Düngemittel oder einem
andern chemischen Erzeugnis ein Mittel zur Behandlung von Getreidekulturen oder auch
anderer Pflanzen zu erkennen. Die Frage nach der Kennzeichnungskraft des übernommenen
Wortelements Korn kann offen bleiben. Denn selbst kennzeichnungsschwache bzw.
gemeinfreie Wortelemente dürfen bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden
(vgl. BGE 122 III 382 E. 5b – Kamillosan). Auch solche Markenelemente vermögen den
Gesamteindruck mitzubestimmen: Unter Umständen können sie die Verwechslungsgefahr
verstärken.
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6. Auch ist zu beachten, dass die angefochtene Marke nicht nur das Wortelement Korn der
Widerspruchsmarke übernommen hat, sondern diesem ebenfalls eine Farbbezeichnung vorangestellt
hat. Letzteres führt dazu, dass die Vergleichszeichen nicht nur im Begriff "Korn"
übereinstimmen, sondern (als Gesamtzeichen) nach dem gleichen Muster aufgebaut sind.
Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise darf nicht überspannt
werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen
und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Im Übrigen
ist zu beachten, dass die Eigenschaftswörter "rot" und "blau" beide eine Farbe kennzeichnen
und daher leicht verwechselt werden können (vgl. BGE 96 II 248 – Blauer Bock [fig.] /
ROTER BOCK). Von Bedeutung ist insbesondere auch die Zeichenlänge. Längere Wörter
(wie in casu) werden grundsätzlich weniger leicht erfasst als Kurzzeichen. Zudem vermag
das Adjektiv "rot" den Sinngehalt des angefochtenen Zeichens nicht hinreichend zu verändern:
Aufgrund des gleichen Zeichenaufbaus rufen die Zeichen gleiche bzw. äusserst ähnliche
Ideenassoziationen hervor (vgl. III. C. hiervor). Die Widerspruchsgegnerin greift aus
den genannten Gründen in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein. Soweit das
Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen mag, besteht dennoch
die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge
vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich
unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4).
Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch wird daher gutgeheissen
und die Eintragung der angefochtenen Marke im angegriffenen Umfang widerrufen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO
und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in
welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen
sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der
Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel
eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch
und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine
Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende hat obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist.
Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien für den einfachen
Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr)
als angemessen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 10903 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 594 243 "ROTKORN" (fig.) wird teilweise
widerrufen für die Waren chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche
Zwecke, Düngemittel der Klasse 1.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von
CHF 1’800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 31. Dezember 2010
Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt
werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.