PARIS RE
Abteilung II Urteil vom 3. Februar 2011 Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler. Parteien vertreten durch Dr. iur. Thierry Calame, Lenz & Staehelin Rechtsanwälte, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Gegenstand Internationale Registrierung Nr. 903 118 - Paris Re. Sachverhalt: A. Klasse 35: Gestion de fichiers informatiques, recueil de données météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier central, systématisation de ces données dans un fichier central, gestion des affaires commerciales, consultations professionnelles d'affaires. Klasse 36: Affaires financières, analyse financière; investissements de capitaux, gestion d'actifs, courtage, estimations et expertises financières, services d'assurances, services de réassurance. Klasse 42: Conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie, reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques, recherches techniques dans le domaine de la météorologie et de l'hydrométéorologie, conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie. Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 27. November 2007 eine vorläufige vollständige Schutzverweigerung ("refus provisoire total"). Sie machte geltend, das Zeichen "Paris Re" bedeute "Paris réassurance" (Paris Rückversicherung), und sei somit aus einer geografischen Herkunftsbezeichnung und einem beschreibenden Element zusammengesetzt. Die Kombination gehöre daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zum Gemeingut; zudem müsse sie freigehalten werden. In ihrem Schreiben vom 27. August 2008 vertrat die Beschwerdeführerin die Ansicht, das Zeichen "Re" werde in der Schweiz nicht als Abkürzung des Begriffes "Rückversicherung" verstanden, und das erste Element "Paris" im Zeichen "Paris Re" werde von den relevanten Verkehrskreisen nicht als geografische Herkunftsangabe wahrgenommen. Es entspreche im Rückversicherungsgeschäft einer verbreiteten Tradition, den Ort des historischen Sitzes der Gesellschaft in deren Firma und Hauptmarke aufzunehmen. Im Weiteren habe sich das Zeichen "Paris Re" in den relevanten Verkehrskreisen in der Schweiz durchgesetzt. Schliesslich wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass "Paris Re" namentlich in Frankreich, Deutschland, Spanien, Grossbritannien und Irland eingetragen worden sei. Am 28. November 2008 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass sie an der Schutzverweigerung der internationalen Registrierung für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 vollumfänglich festhalte. Insbesondere habe die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft machen können, dass sich die Marke "Paris Re" durchgesetzt habe, da die eingereichten Durchsetzungsbelege entweder undatiert seien, ein Datum nach der internationalen Registrierung (21. September 2006) aufwiesen oder keine markenmässige Verwendung der Angabe "Paris Re" dokumentierten. Mit Schreiben vom 9. Januar 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. Unter Hinweis auf die in der Festhaltung vom 28. November 2008 genannten Gründe verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" mit Verfügung vom 26. November 2009 für alle beanspruchten Dienstleistungen den Schutz in der Schweiz. B. C. D. Am 3. November 2010 teilte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht mit, sie ziehe ihren Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung zurück. Wie von der Beschwerdeführerin beantragt, annullierte das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 5. November 2010 die auf den 30. November 2010 angesetzte Parteiverhandlung. E. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 1.2. Gemäss Art. 17 Abs. 3 Wie sich aus dem Auszug des französischen Amtsblattes "La Loi" Nr. 199 - 27 vom 6. Oktober 2010 ergibt, übernahm die X._______ mit Sitz in Y._______ (Irland) gemäss Fusionsvertrag vom 15. Juni 2010 auf dem Wege der Absorption die Paris Re, welche die Beschwerde eingereicht hat, und wurde folglich deren Gesamtnachfolgerin (vgl. BGE 106 II 346 E. 1). Die X._______ ist daher anstelle von Paris Re als Beschwerdeführerin in das Verfahren eingetreten; das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist auf ihren Namen auszustellen. Als neue Inhaberin der internationalen Registrierung "Paris Re" (vgl. Art. 17 Abs. 4 Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten. 2. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 - akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 - Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 - Lego, und BGE 128 III 454 E. 2.1 - Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 - we make ideas work; BGE129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece I). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 - Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 - Masterpiece I). 3. Die internationale Registrierung "Paris Re" wird beansprucht für: Klasse 35: - Gestion de fichiers informatiques (Datenverwaltung) - recueil de données météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier central (Sammlung von meteorologischen und hydrometeorologischen Daten in einer zentralen Datei) - systématisation de ces données dans un fichier central (Systematisierung dieser Daten in einer zentralen Datei) - gestion des affaires commerciales (Geschäftsführung) - consultations professionnelles d'affaires (Unternehmensberatung). Klasse 36: - Affaires financières (Finanzgeschäfte) - analyse financière (Finanzanalyse) - investissements de capitaux (Kapitalanlagen) - gestion d'actifs (Vermögensverwaltung) - courtage (Maklergeschäft) - estimations et expertises financières (Finanzbewertungen und -expertisen) - services d'assurances, services de réassurance (Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen). Klasse 42: - Conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie (Planung von Informatiksystemen und Software bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie) - reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques (Wiederherstellung von Grundlagen von Daten bezüglich klimatischer Ereignisse) - recherches techniques dans le domaine de la météorologie et de l'hydrométéorologie (technische Recherchen im Bereich Meteorologie und Hydrometeorologie) - conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie (Planung und Ausarbeitung von Informatikprogrammen bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie). Als Abnehmer der genannten Dienstleistungen kommen einerseits Versicherungsunternehmen in Frage, bezüglich der "services de réassurance" (Klasse 36) sogar ausschliesslich. Andererseits sind auch Unternehmen im Allgemeinen angesprochen, welche die Dienstleistungen Datenverwaltung, Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Klasse 35) und die übrigen Dienstleistungen der Klasse 36 nachfragen. Letztere Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich richten sich auch an Privatpersonen. Die Dienstleistungen im Bereich Meteorologie und Hydrometeorologie (Klassen 35 und 42) sind schliesslich auch für die öffentliche Verwaltung von Interesse, wenn es etwa um den Schutz der Bevölkerung oder von Gebäuden vor Naturgefahren geht. 3.1. Bei der aus den Wörtern "Paris" und "Re" zusammengesetzten internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" handelt es sich um eine Wortneuschöpfung. Auch neue, bisher ungebräuchliche Ausdrücke können nach ständiger Rechtsprechung beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 - Bioscience Accelerator, mit Verweis u.a. auf die Urteile des Bundesgerichts [BGer] 4A_265/2007vom 26. September 2007 E. 2.1 - American Beauty, und 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 - Discovery Travel & Adventure Channel). Es genügt, wenn das Wort heute zwar noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber für die Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesestz, Basel 1999, Art. 2, N. 9). 3.2. Das erste Zeichenelement "Paris" ist der Name der Hauptstadt und grössten Stadt Frankreichs (Der Brockhaus multimedial 2008, Stichwort "Paris"). Das zweite Zeichenelement "Re" kann als Abkürzung für viele Begriffe stehen, unter anderem für "Reference", "Real Estate", "Regarding" und für die englische Bezeichnung von "Rückversicherung", nämlich "reinsurance" (vgl. www.acronymfinder.com). Die Vorinstanz nimmt an, die Abnehmerkreise würden der Wortkombination "Paris Re" die Bedeutung "Paris Reinsurance" entnehmen, da die Bedeutung "reinsurance" als Abkürzung für "Re" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehe. Dies setzt voraus, dass die beanspruchten Dienstleistungen solche sind, welche üblicherweise von einem Rückversicherungsunternehmen angeboten werden, was die Beschwerdeführerin bestreitet. Sie hält dafür, sämtliche beanspruchten Dienstleistungen, mit Ausnahme der "services d'assurances und services de réassurance" in Klasse 36, könnten entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht ohne weiteres unter den Begriff "Versicherungs-/Rückversicherungsdienstleistungen" subsumiert werden. 3.3. Bei den Dienstleistungen der Klasse 35 handelt es sich um Dienstleistungen im Bereich Datenverwaltung, Unternehmensverwaltung und -beratung. Die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen sind diverse Finanz-, Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen. Schliesslich betreffen die genannten Dienstleistungen der Klasse 42 technische Dienstleistungen im Bereich der Meteorologie und Hydrometeorologie. In der Tat handelt es sich bei diesen Dienstleistungen nicht nur um solche, welche als typische Versicherungs-/ Rückversicherungsdienstleistungen bezeichnet werden können. Auch Informatik-, Meteo-, Unternehmensberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen sowie Banken können die beanspruchten Dienstleistungen (teilweise) anbieten. Es ist indessen zu berücksichtigen, dass Rückversicherer den Versicherungsunternehmen respektive Erstversicherern nicht nur die typische Rückversicherung anbieten, um diese vor den Auswirkungen existenzbedrohender Schäden zu schützen. Sie stehen den Erstversicherern auch in verschiedenen Bereichen (wie Risikobeurteilung und -tarifierung, Problemlösungen bei Schadenerledigungen oder -verhütung, technische Weiterbildung, betriebliche Organisation, Buchführung, Informatik etc.) als Beratungsstelle zur Seite. Schliesslich bieten Rückversicherer den Erstversicherern auch Finanzdienstleistungen an und erhöhen durch geeignete Rückversicherungsverträge die finanzielle Stabilität und Sicherheit der Erstversicherer (vgl. www.svv.ch [Rückversicherung]; www.hannover-rueck.de [Was ist Rückversicherung?]; www.scor.com [Grundlagen der Rückversicherung]). Die Dienstleistungen eines Rückversicherers erfüllen somit entweder eine versicherungstechnische, eine Finanz- oder eine Service-/Beratungsfunktion (vgl. www.svv.ch [Rückversicherung]). 3.4. Nachstehend werden die zu beurteilenden Dienstleistungen im Einzelnen untersucht: 3.4.1. "Datenverwaltung" (Klasse 35) ist eine Dienstleistung, welche - sofern sie sich an Dritte richtet und daher nicht vom eigenen Unternehmen durchgeführt wird - hauptsächlich von Informatikunternehmen angeboten wird. Insofern fehlt ein direkter Bezug zu Versicherungsanbietern. Dies gilt auch für die Dienstleistungen "Geschäftsführung" und "Unternehmensberatung" (Klasse 35), welche von diesbezüglich spezialisierten Unternehmen erbracht werden. 3.4.2. Die Dienstleistungen "Sammlung von meteorologischen und hydrometeorologischen Daten in einer zentralen Datei", "Systematisierung dieser Daten in einer zentralen Datei" (beide Klasse 35), "Wiederherstellung von Grundlagen von Daten bezüglich klimatischer Ereignisse" (Klasse 42) und "technische Recherchen im Bereich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) sind als typisch für die Angebotspalette eines Rückversicherers zu bezeichnen. Denn Rückversicherer betreiben auch aktiv Risikoforschung, um Auswirkungen von Naturkatastrophen (Stürme, Erdbeben, Flut etc.) festzustellen, auf künftige Katastrophen vorbereitet zu sein und passende Prämien verlangen zu können (vgl. Artikel vom 22. April 2005 "Wetterfrösche mit Weitblick dringend gesucht", abrufbar auf: www.sueddeutsche.de; Presseinformation der Münchener Rück vom 27. Februar 2009 "GeoRisiko-Forschung: Sturmflut wichtiger Schadentreiber 2008", abrufbar auf: www.munichre.com). So bietet beispielsweise die Munich Re ein Downloadcenter für Statistiken über Naturkatastrophen an (www.munichre.com [NatCatSERVICE]). Auf Grund der vorgenannten Dienstleistungen ist es den Rückversicherern auch möglich, Versicherungsunternehmen bezüglich klimatischer Risiken zu beraten und entsprechende Informatiklösungen anzubieten, mit Hilfe derer die Versicherungsunternehmen ihren Kunden risikoadäquate Policen anbieten können (vgl. etwa. www.munichre.com [NATHAN]). Dagegen sind die "Planung von Informatiksystemen und Software bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) und "Planung und Ausarbeitung von Informatikprogrammen bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) Dienstleistungen, welche Versicherungsunternehmen nicht von Rückversicherern, sondern von Informatikunternehmen respektive Ingenieurbüros erwarten. 3.4.3. Rückversicherungsunternehmen sind auch als Finanzdienstleister für Versicherungsunternehmen (vgl. etwa: www.munichre.com [Rückversicherung Finanzrisiken]; www.hannover-rueck.de [FAQ - Was ist Rückversicherung - Innovativer Finanzdienstleister]) und Vermögensverwalter tätig (vgl. www.munichre.com [Corporate Responsibility - Nachhaltige Kapitalanlagen - Assetmanagement]). Daher gehören ebenfalls "Finanzgeschäfte", "Finanzanalyse", "Finanzbewertungen und -expertisen", "Kapitalanlagen" und "Vermögensverwaltung" (Klasse 36) zur Angebotspalette eines Rückversicherers. Daran ändert nichts, dass Rückversicherungsunternehmen üblicherweise einen Zusatz wie "Asset Management" verwenden, soweit sie im Bereich der Vermögensverwaltung tätig sind, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. Denn dieser Zusatz betrifft gemäss den von der Beschwerdeführerin in Ziffer 19 der Beschwerdeschrift zitierten Beispielen die Firma (Swiss Re Asset Management [Switzerland] AG; Meag Munich Ergo Asset Management GmbH"). Zudem wäre es den angesprochenen Versicherungsunternehmen dank ihrer Kenntnisse über die verschiedenen Arten von Dienstleistungen eines Rückversicherers auch ohne diesen oder einen ähnlichen Zusatz möglich, direkte Rückschlüsse auf ein Rückversicherungsunternehmen zu machen. 3.4.4. Bei den "Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen" (Klasse 36) ist der Bezug zu Rückversicherungsunternehmen offensichtlich, da es sich um deren Grunddienstleistungen handelt. 3.4.5. Schliesslich ist hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistung "Maklergeschäft" (Klasse 36) anzumerken, dass Rückversicherer zwar mit Maklern zusammenarbeiten, um Rückversicherungsverträge abzuschliessen (vgl. etwa: www.munichre.com [Konzerngeschäftsbericht 2009, S. 90 "Vertrieb"]; scor.com [Grundlagen der Rückversicherung - Maklergeschäft und direkte Rückversicherung]). Es ist aber nicht ersichtlich, inwiefern das Maklergeschäft eine von einem Rückversicherungsunternehmen typischerweise angebotene Dienstleistung sein sollte. 3.5. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Dienstleistungen "Sammlung von meteorologischen und hydrometeorologischen Daten in einer zentralen Datei" (Klasse 35), "Systematisierung dieser Daten in einer zentralen Datei" (Klasse 35), "Finanzgeschäfte", "Finanzanalyse", "Finanzbewertungen und -expertisen", "Kapitalanlagen" und "Vermögensverwaltung" (alle Klasse 36), "Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen" (Klasse 36), "Wiederherstellung von Grundlagen von Daten bezüglich klimatischer Ereignisse" (Klasse 42) sowie "technische Recherchen im Bereich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) zu den typischen Rückversicherungsdienstleistungen zu zählen sind. Demzufolge steht im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen "Re" in der Bedeutung von "reinsurance" und insofern eine für die Adressaten beschreibende Angabe im Vordergrund. Die übrigen Dienstleistungen "Datenverwaltung" (Klasse 35), "Geschäftsführung" und "Unternehmensberatung" (Klasse 35), das "Maklergeschäft" (Klasse 36), "Planung von Informatiksystemen und Software bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) sowie "Planung und Ausarbeitung von Informatikprogrammen bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) stellen keine typischen Rückversicherungsdienstleistungen dar. Die vorgenannte Bedeutung von "Re" ist somit bezüglich dieser Dienstleistungen nicht direkt ersichtlich. 3.6. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass es sich beim zweiten Element "Paris" um eine Ortsbezeichnung handelt. Sie macht indessen geltend, es handle sich im vorliegenden Fall nicht um eine Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 3.6.1. Herkunftsangaben sind nach der Legaldefinition in Art. 47 Abs. 1 3.6.2. Mit ihrem Argument, die Verwendung einer Ortsbezeichnung zur Kennzeichnung von Rückversicherungsdienstleistungen habe sich im Rückversicherungsgeschäft durchgesetzt, spricht die Beschwerdeführerin die fünfte "Yukon"-Fallgruppe (Verkehrsdurchsetzung) an. Mit der Vorinstanz ist jedoch dafür zu halten, dass die Anrufung der Verkehrsdurchsetzung (vgl. Art. 2 Bst. a 3.6.3. Im Übrigen ist festzuhalten, dass Paris als Wirtschaftsmetropole Frankreichs, in der der Dienstleistungsbereich von grösster Bedeutung ist (Der Brockhaus multimedial 2008, Stichwort "Paris"), den angesprochenen Verkehrskreisen offensichtlich bekannt ist und auch als Erbringungsort für die beanspruchten Dienstleistungen in Frage kommt. Zudem bestehen keine Anzeichen dafür, dass Paris als Fantasiezeichen oder Typenbezeichnung aufgefasst wird oder zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin handelt es sich daher beim ersten Wortelement der strittigen Marke um eine geografische Herkunftsbezeichnung im Sinne von Art. 47 Abs. 1 3.6.4. Die internationale Registrierung "Paris Re" stellt somit, wie die Vorinstanz treffend festgehalten hat, eine Kombination von geografischer Herkunftsangabe und Gemeingut dar. Die primär angesprochenen Versicherungsunternehmen werden wegen ihrer zumindest im Bereich "Versicherungswesen" erhöhten Englischkenntnisse und angesichts der in der Rückversicherungsbranche häufig gepflegten Gewohnheit, die Firma und / oder Hauptmarke mit einer Ortsbezeichnung und einem nachgestellten "Re" zu bilden (vgl. auch Ziff. 33 f. der Beschwerdeschrift), dem Zeichen "Paris Re" somit die Bedeutung von "Paris réassurance", "Paris Reinsurance" respektive "Paris(er) Rückversicherung" entnehmen und ohne speziellen Gedankenaufwand erkennen, dass "Paris Re" die Anbieterin der so gekennzeichneten Dienstleistungen beschreibt. Somit stellt das Schutz beanspruchende Zeichen "Paris Re" für die Dienstleistungen "recueil de données météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier central", "systématisation de ces données dans un fichier central" (beide Klasse 35), "affaires financières", "analyse financière", "investissements de capitaux", "gestion d'actifs", "estimations et expertises financières", "services d'assurances, services de réassurance" (alle Klasse 36), "reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques" sowie "recherches techniques dans le domaine de la météorologie et de l'hydrométéorologie" (beide Klasse 42) Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a Für die übrigen Dienstleistungen "gestion de fichiers informatiques", "gestion des affaires commerciales", "consultations professionnelles d'affaires" (alle Klasse 35), "courtage" (Klasse 36) sowie "conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" und "conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" (beide Klasse 42) wirkt das Schutz beanspruchende Zeichen für die Adressaten nicht beschreibend, weshalb "Paris Re" für diese Dienstleistungen Markenschutz beanspruchen kann. 4. 4.1. Zeichen, die Gemeingut sind, können grundsätzlich nach Art. 2 Bst. a Das Zeichen "Paris Re" ist nicht der Kategorie der absolut freihaltebedürftigen Zeichen zuzuordnen, zumal es weder ein Ausdruck darstellt, der für den allgemeinen Sprachgebrauch unentbehrlich wäre, noch eine Angabe ist, die unmittelbar zur Bezeichnung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen benötigt wird, mithin kein elementares Zeichen ist (vgl. Willi, a.a.O., Art. 2, N. 150 und 164 f.; Aschmann, a.a.O., Art. 2 Bst. a, N. 241). Davon geht implizit auch die Vorinstanz aus, indem sie sogleich zur Prüfung der eingereichten Durchsetzungsbelege vorangeschritten ist, ohne vorgängig die Frage nach der absoluten Freihaltebedürftigkeit zu beantworten. 4.2. Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 - Post, mit Verweis auf BGE 131 III 121 E. 6 - Smarties, und BGE 130 III 328 E. 3.1 - Swatch-Uhrenarmband sowie BGE128 III 441 E. 1.2 - Appenzeller). Dies setzt voraus, dass das Zeichen markenmässig gebraucht worden ist. Darunter wird der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, das heisst der produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch der Marke (Urteil des BVGer B-3394/2007vom 29. September 2008 E. 6.1 - Salesforce.com). 4.3. Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 - Post, mit Verweis auf BGE 131 III 121 E. 6 - Smarties und BGE 130 III 328 E. 3.1 - Swatch-Uhrenarmband). 4.4. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin richtet sich die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung im Eintragungsverfahren nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 - Salesforce.com; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1997 S. 161 E. 2b - bienfait total; Willi, a.a.O., Art. 2, N. 190; Aschmann, a.a.O., Art. 2 Bst. a Die Vorinstanz hat zudem ausführlich dargelegt, dass im Verfahren der internationalen Registrierung von Marken nach dem Madrider System eine Verschiebung des Hinterlegungsdatums auf einen allfälligen späteren Zeitpunkt nicht möglich ist: Nach Art. 44 Abs. 2 4.5. Auf Grund dieser Ausführungen müsste sich das umstrittene Zeichen bereits zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung, in casu der 21. September 2006, im Verkehr durchgesetzt haben. Somit können sämtliche von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege, welche undatiert sind oder ein späteres Datum als den 21. September 2006 aufweisen, nicht berücksichtigt werden. Dabei handelt es sich um die vor der Vorinstanz eingereichten Beilagen Nr. 13 bis 22, mit Ausnahme der letzten drei Zeitungsartikel der Beilage 22, welche vom 6. und 7. Juni 2006 sowie vom 7. April 2006 datieren, sowie sämtliche vor dem Bundesverwaltungsgericht zusätzlich eingereichten Durchsetzungsbelege (Beschwerdebeilagen Nr. 17 bis 29). Thema der grundsätzlich zu berücksichtigenden Artikel der "Frankfurter Allgemeinen" vom 7. Juni 2006 und der "Wirtschaftswoche" vom 7. April 2006 und 6. Juni 2006 (alle Teil der Beilage 22) ist die Übertragung des Rückversicherungsgeschäfts vom Versicherungskonzern Axa auf die "Paris Re Holdings". Somit wird das Zeichen "Paris Re" ausschliesslich firmenmässig gebraucht, wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat. Aus diesem firmenmässigen Gebrauch lässt sich nichts zu Gunsten der behaupteten Verkehrsdurchsetzung von "Paris Re" als Wortmarke für die beanspruchten Dienstleistungen ableiten. Damit kann offen bleiben, ob im vorliegenden Fall auf Grund der geltend gemachten notorischen Bekanntheit der Axa Gruppe von der allgemeinen Regel der Vorinstanz, wonach die Annahme der Verkehrsdurchsetzung einen zehnjährigen Markengebrauch voraussetzt (vgl. Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen vom 1. Januar 2010, Teil 4, Ziff. 10.1.5), abgewichen werden kann. 5. 5.1. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 - Firemaster, mit Verweis auf BGE 129 III 225 E. 5.5 - Masterpiece). Es ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 - Express Advantage, mit Verweis u.a. auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). 5.2. Die Beschwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens "Paris Re" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten. 6. 7. Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. 1.1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der die internationale Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" betreffende Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 26. November 2009 wird so weit aufgehoben, als das Institut angewiesen wird, der internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" auch für "gestion de fichiers informatiques", "gestion des affaires commerciales", "consultations professionnelles d'affaires" (alle Klasse 35), "courtage" (Klasse 36) sowie "conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" und "conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" (beide Klasse 42) in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren. 1.2. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen. 2. 3. 4. - die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular) - die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 903 118; Gerichtsurkunde) - das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde) Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: Maria Amgwerd Kathrin Bigler Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff Versand: 10. Februar 2011 |