Covidien / BoneWelding

Entscheid 

im Widerspruchsverfahren Nr. 11070 

in Sachen 

Covidien AG  

Victor von Bruns-Strasse 19 

8212 Neuhausen am Rheinfall  Widersprechende 

vertreten durch Keller & Partner, Postfach,   

3000 Bern 7  

Schweizer Marke Nr. 555 921 "(fig.)" 

gegen 

Woodwelding AG 

Bundesstrasse 3 

6304 Zug  Widerspruchsgegnerin 

vertreten durch Frei Patentanwaltsbüro AG, 

Postfach 1771, 8032 Zürich 

Schweizer Marke Nr. 595 733 "BoneWelding" (fig.) 

Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und 

Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 

232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 

(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: 

Institut) 2 

in Erwägung gezogen: 

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF 

1. Die Schweizer Marke Nr. 595 733 "BoneWelding" (fig.) wurde am 18. Januar 2010 auf 

swissreg (http://www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren und 

Dienstleistungen eingetragen: 

Klasse 05 Pharmazeutische Präparate, insbesondere in den Körper implantierbare, Medikamente enthaltende Präparate, Zahnfüllmittel; Einlagefüllungen (Inlays) für 

zahnärztliche Zwecke; vorgeformte Zahnfüllungen. 

Klasse 10 Chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Apparate und Instrumente, insbesondere Instrumente für die Knochenchirurgie, die Gelenkchirurgie, die Wirbelsäulenchirurgie, die Sportmedizin, die Traumatologie, die orale 

Implantologie, die dentale Restauration, die Orthodontie und die plastische 

Chirurgie, insbesondere Instrumente für die Befestigung künstlicher Implantate 

an organischem Gewebe, Gerate zum Verbinden von Kunststoff enthaltenden 

Implantaten und Prothesen mit organischem Gewebe; Chirurgische, ärztliche, 

und tierärztliche Apparate und Instrumente, nämlich Ultraschallgeräte für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke, insbesondere Ultraschallgeräte 

für die Knochenchirurgie, die Gelenkchirurgie, die Wirbelsäulenchirurgie, die 

Sportmedizin, die Traumatologie die orale Implantologie, die dentale Restauration, die Orthodontie und die plastische Chirurgie; Hand-Ultraschallgeräte für 

medizinische Zwecke, Oszillatoren für Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke; künstliche Gliedmassen und Implantate, Prothesen, künstliche Bänder 

und Sehnen (Bänderprothesen und Sehnenprothesen), insbesondere Exoprothesen, Endoprothesen, Knochenprothesen, Knorpelprothesen, Gelenkprothesen, Bandscheibenimplantate, Implantate für die operative Gelenkversteifung 

(Arthrodese), Schrauben, Platten, interne und externe Fixatoren und Distraktoren, Expansionsimplantate, abstandhaltende Implantate, Implantate zur Befestigung von Navigationsmarkern am Knochen, Marknägel, Implantate zur Fusion der Wirbelsäule, bewegungserhaltende oder dynamische Implantate der 

Wirbelsäule, Implantate für die Freisetzung von Medikamenten im Körper; vorfabrizierte Elemente (mindestens teilweise aus Kunststoff), nämlich chirurgische und zahnmedizinische Verbindungselemente mit einem thermoplastischen Polymer zur Befestigung von Objekten an Knochen und Dentin; orthopädische Artikel, nämlich Stabilisatoren für die Wirbelsäule, Halofixateure, Fixationen für radiologische Untersuchungen; zahnärztliche Apparate und Instrumente, insbesondere Zahnimplantate, Zahnprothesen, Zahnstifte, Zahnwurzelstifte, zahnmedizinische restaurative Aufbauten, zahnmedizinische Prothesen, künstliche Zähne, Kronen für zahnärztliche Zwecke, Brücken für 

zahnärztliche Zwecke; elektrische zahnärztliche Geräte, Apparate und Instrumente; orthodontische Apparaturen, insbesondere Zahnklammern und Zahnspangen, Befestigungselemente (brackets) für orthodontische Apparaturen; 3 

zahnärztliche Instrumente und Apparate, nämlich zahnärztliche Ultraschallgeräte. 

Klasse 44 Dienstleistungen eines Arztes, nämlich chirurgische und medizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Zahnarztes; Dienstleistungen eines Kieferorthopäden; Plastische Chirurgie. 

2. Am 16. April 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung der angefochtenen 

Marke im obgenannten Umfang Widerspruch. 

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 555 921 "COVIDIEN" (fig.), 

die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist: 

Klasse 05 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

Klasse 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 

membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. 

 Klasse 44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 

4. Mit Verfügung vom 21. April 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer 

Stellungnahme aufgefordert.  

5. Mit Schreiben vom 23. August 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter 

Frist ihre Stellungnahme ein, in welcher sie um Abweisung des Widerspruchs ersuchte. 

6. Mit Verfügung vom 25. August 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen. 

7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den 

nachstehenden Erwägungen eingegangen. 

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN 

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke 

gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei 

Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 

MSchG). 4 

Die Widerspruchsmarke wurde am 23. Januar 2007 hinterlegt und die angefochtene Marke am 

6. November 2009. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss 

Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich 

einzutreten. 

III. MATERIELLE BEURTEILUNG 

A. Widerspruchsgründe 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die 

einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. 

B. Vergleich der Waren 

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen 

können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder 

Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus 

ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des 

gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen 

[nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., mit weiteren Hinweisen unter 

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). 

2. Mit der Widerspruchsmarke werden u.a. die Warenoberbegriffe  produits pharmaceutiques, matières pour plomber les dents (Kl. 5) und appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-

diques (Kl. 10) beansprucht. Die angefochtene Marke wurde für dieselben Produkte registriert. Bei den durch Einleitung mit  insbesondere bzw.  nämlich auf die jeweiligen 

(Ober)Begriffe pharmazeutische Präparate, Zahnfüllmittel (Kl. 5) und chirurgische, zahn-, 

tier- und ärztliche Apparate, Geräte und Instrumente; chirurgische, (tier)ärztliche Apparate 

und Instrumente, künstliche Gliedmassen sowie orthopädische Artikel (Kl. 10) aufgeführten Produkte handelt es sich um (abschliessende) Beispiele oder Präzisierungen derselben. Folglich ist erstellt, dass diese durch die genannten Waren der Widerspruchsmarke 

abgedeckt sind.  5 

3. Die angefochtenen Einlagefüllungen (Inlays) für zahnärztliche Zwecke; vorgeformte Zahnfüllungen (Kl. 5) fallen selbstredend unter den weit gefassten Begriff matières dentaires 

pour plomber der Klasse 5 (auf Deutsch: Zahnfüllmittel; vgl. Vollversion der Nizzaer Klassifikation Auflage 9 unter https://www.ige.ch/d/marke/documents/m12109d.pdf) der Widerspruchsmarke. Bei den angefochtenen Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke, Oszillatoren für Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke (Kl. 10) handelt es sich bekanntlich um ärztliche Geräte bzw. Teile derselben, welche somit durch die appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires der Klasse 10 (auf Deutsch: chirurgische, zahn-, tier- und ärztliche Apparate, Geräte und Instrumente) der Widerspruchsmarke abgedeckt sind.

4. Der Übergang zwischen künstlichen Gliedmassen, Zähnen (membres, yeux et dents artificiels) der Klasse 10 und den angefochtenen Implantate, Prothesen (Kl. 10) ist fliessend. 

Eine Prothese bezeichnet in der Medizin den Ersatz von Gliedmassen, Organen oder Organteilen durch künstlich geschaffene, funktionell ähnliche Produkte. Befindet sich die 

Prothese ausserhalb des Körpers, spricht man von einer Exoprothese (wie z. B. bei künstlichen Gliedmassen, Arm-, Bein- oder Handprothese), andernfalls von einer Endoprothese 

oder Implantat (vgl. http://lexika.tanto.de; http://de.wikipedia.org/wiki/Prothese). 

5. Folglich besteht zwischen den künstlichen Gliedmassen, Augen und Zähnen (membres, 

yeux et dents artificiels) der Klasse 10 der Widerspruchsmarke eine hochgradige Gleichartigkeit zu den angefochtenen Waren Prothesen bzw. deren Teile: künstliche Bänder und 

Sehnen (Bänderprothesen und Sehnenprothesen), insbesondere Exoprothesen, Endoprothesen, Knochenprothesen, Knorpelprothesen, Gelenkprothesen, Bandscheibenimplantate, Implantate für die operative Gelenkversteifung (Arthrodese), Schrauben, Platten, interne und externe Fixatoren und Distraktoren, Expansionsimplantate, abstandhaltende Implantate, Implantate zur Befestigung von Navigationsmarkern am Knochen, Marknägel, 

Implantate zur Fusion der Wirbelsäule, bewegungserhaltende oder dynamische Implantate der Wirbelsäule, Implantate für die Freisetzung von Medikamenten im Körper; vorfabrizierte Elemente (mindestens teilweise aus Kunststoff), nämlich chirurgische und zahnmedizinische Verbindungselemente mit einem thermoplastischen Polymer zur Befestigung 

von Objekten an Knochen und Dentin (Kl. 10). 

6. Die angefochtenen orthodontische Apparaturen, insbesondere Zahnklammern und Zahnspangen, Befestigungselemente (brackets) für orthodontische Apparaturen (Kl. 10) dienen 

dem Zurechtsetzen der Zähne. Die Orthodontie befasst sich mit der Erkennung, Verhü-

tung und Behandlung von Zahnfehlstellungen (vgl. bspw.  http://www.kfoonline.de/lexikon/K/kfo.html). Die zur Behandlung von Zahnfehlstellungen dienenden angefochtenen Apparaturen fallen demzufolge selbstredend unter die weit gefassten Begriff 

appareils et instruments dentaires (Kl. 10) (auf Deutsch: zahnmedizinische Apparate und 

Instrumente) der Widerspruchsmarke. 

7. Die angefochtenen Dienstleistungen eines Arztes, nämlich chirurgische und medizinische 

Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Zahnarztes; Dienstleistungen eines Kieferorthopäden; Plastische Chirurgie (Kl. 44) fallen unter die weit gefassten services médicaux (Kl. 

44),  welche jedwede medizinische Dienstleistungen und somit auch die angefochtenen 

enthalten. 6 

8. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die angefochtenen Waren und Dienstleistungen in den Gleichartigkeitsbereich der Widerspruchsmarke fallen, weshalb nachfolgend 

die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist. 

C. Vergleich der Zeichen 

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren 

und/oder Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen 

meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt 

wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, 

auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3). 

2. Bei beiden Zeichen handelt es sich um kombinierte Wort-/Bildmarken. Die Frage, ob bei 

diesen Marken der Wort- oder Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, 

muss von Fall zu Fall entschieden werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3). Das 

Bildelement der Widerspruchsmarke zeigt zwei spiegelbildlich einander zugewandte dunkle C-förmige Flächen in der Art von eckigen Klammern. Diese bilden zusammen ein 

Rechteck und schliessen eine hellere Fläche ein, welche als Kreuz ausgestaltet ist. Der 

Bildbestandteil der angefochtenen Marke wird durch zwei asymmetrische C-förmige 

klammerartige Elemente von unterschiedlichen Grautönen gebildet, die einander zugewandt sind. Diese schliessen eine hellere Fläche ein, die wie ein Kreuz ausgestaltet ist. 

Es ist zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel 

nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den von den Zeichen ausgehenden Erinnerungseindruck abzustellen. Beide Zeichenbildelemente bestehen aus einem klammerartigen C-förmigen Elementen, die einander zugewandt sind und zusammen ein Rechteck 

bilden, die eine hellere Kreuzfläche einschliessen. Der Umstand, dass die Elemente der 

angefochtenen Marke abgerundet bzw. asymmetrisch sind und unterschiedliche Grautöne 

ausweisen, wird in der massgeblichen Erinnerung verwischen. Die Verkehrskreise werden 

bei beiden Zeichen nicht auf diese Einzelheiten achten. Es kann festgestellt werden, dass 

der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke in seinen prägnanten Bestandteilen von der 

angefochtenen Marke vollständig übernommen wurde. Dies führt zwangsläufig zu Zeichenähnlichkeiten (vgl. u.a. BVGer in sic! 2009, 33 – Herz [fig.] / Herz [fig.]). 

3. Bei der Widerspruchsmarke wird das Bildelement durch den Begriff "Covidien" ergänzt 

und bei der angefochtenen Marke durch den Wortbestandteil "BoneWelding". Ersterem 

kann kein Sinngehalt beigemessen werden (vgl. bspw. http://www.lexika.tanto.de). Demgegenüber kommt dem Begriff "BoneWelding" die Bedeutung von "Knochen schweissen" 

zu (vgl.  http://dict.leo.org). Dabei handelt es sich um einen medizinischen (Fach)Begriff 7 

(vgl.  http://www.dict.cc;  http://www.innovations-report.de/). Knochen schweissen statt 

schrauben ist eine neue Methode, welche chirurgische Eingriffe vereinfacht. Bei dieser 

neu entwickelten Technologie passt der Chirurg eine gelochte, biologisch abbaubare Platte an den Knochen an, bohrt ein Loch und fügt einen biologisch abbaubaren Stift ein. Mit 

Ultraschall verflüssigt sich dieser und dringt tief in die Knochenstruktur ein, in Hohlräume, 

die für eine Schraube nicht erreichbar wären. Das Verfahren erzielt eine grosse mechanische Stabilität und höhere Festigkeit als konventionelle Schrauben-Platten-Systeme. Die 

Technik beschleunigt auch den Eingriff, weil das aufwändige Gewindeschrauben entfällt. 

Zudem ist keine zweite Operation zum Entfernen des Fixierungsmaterials mehr nötig (vgl. 

u.a.  http://www.konstruktionspraxis.vogel.de). In der genannten Bedeutung weist das 

Wortelement "BoneWelding" insbesondere direkt auf die Zweckbestimmung, Wirkungsweise und das Einsatzgebiet der hier massgebenden Waren und Dienstleistungen der 

Klassen 5, 10 und 44 hin. Folglich ist es nicht geeignet im Erinnerungsbild der Abnehmer 

(in casu Fachkreise und Durchschnittskonsumenten) einen unterscheidungskräftigen Eindruck zu hinterlassen. Vor diesem Hintergrund vermögen die Wortelemente die festgestellten Ähnlichkeiten im Bildelement nicht zu kompensieren (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, 

Ziff. 7.3.1). Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellten Ähnlichkeiten eine 

Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.  

D. Verwechslungsgefahr 

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr 

stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 

Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in 

ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, 

sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren 

Hinweisen). 

2. Vorliegend besteht teilweise Identität bzw. hochgradige Gleichartigkeit der Waren der 

Klassen 5, 10 und Dienstleistungen der Klasse 44, weshalb bei der Beurteilung der 

Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und 

Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. 

Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).  

3. Eine Schwierigkeit liegt – wie die Widerspruchsgegnerin zutreffend vorbringt – vorliegend 

darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der  blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile 

von Bedeutung (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.2). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der widersprechenden Marke massgebend. Hinsichtlich des Bildelements ist dem Motivschutz bei der Beurteilung Rechnung zu tragen, 

indem eine Verwechslungsgefahr umso eher zu verneinen ist, je allgemeiner der abstrahierte Sinngehalt gefasst werden muss, um eine Übereinstimmung im Motiv zu begründen. Demgegenüber reichen untergeordnete Unterschiede der grafischen Umsetzung 8 

nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (vgl. Christoph WILLI, MSchG 

Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 95 f. zu Art. 3). 

4. Das Bildelement der Widerspruchsmarke zeigt zwei spiegelbildlich einander zugewandte 

dunkle C-förmige Flächen in der Art von eckigen Klammern. Diese bilden zusammen ein 

Rechteck und schliessen eine hellere Fläche ein, welche als Kreuz ausgestaltet ist. Die 

Widerspruchsmarke erschöpft sich somit nicht in einer Darstellung einer banalen geometrischen Form, sondern besteht aus einer unterscheidungskräftigen grafischen Gestaltung. 

Der Widerspruchsmarke bzw. dem Wort- bzw. Bildelement kann in Zusammenhang mit 

den massgeblichen Waren der Klassen 5 und 10 bzw. Dienstleistungen der Klasse 44 

keinerlei konkrete Bedeutung und damit auch kein (direkt) beschreibender Sinngehalt beigemessen werden.  

5. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Bildelementen gilt es insbesondere zu 

beachten, dass das menschliche Gehirn bei der Bildunterscheidung grundlegend weniger 

spezifisch vorgeht als bei der Unterscheidung von Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und 

vereinfacht. Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften. Bildelemente werden nur als Gesamtform und entsprechend vereinfacht memorisiert. Entscheidend ist, ob das konkurrierende Zeichen als eigenständige Gestaltung anerkannt werden 

kann, oder ob sich dasselbe den Verkehrskreisen bloss als eine Variation oder Bearbeitung der älteren Marke präsentiert (vgl. auch BVGer in sic! 2009, 33 – Herz [fig.] / Herz 

[fig.], mit Hinweisen). 

6. Diese Schwäche des Erinnerungsbilds bedeutet für die zu beurteilenden Marken, dass die 

Abnehmerkreise die Zeichen als zusammenhängende Einheit auffassen. In der 

Erinnerung wird zurückbleiben, dass die Zeichen aus zwei klammerartigen spiegelbildlich 

angeordneten Bildelementen bestehen. Die Abnehmer werden im jüngeren Zeichen trotz 

der genannten Unterschiede in der grafischen Umsetzung die Gestaltungsweise des 

Bildelements der Widerspruchsmarke erkennen. Dies ist ein Indiz für die 

Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht ein prägendes Element 

einer älteren Marke nahezu unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen 

ergänzt werden (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 m.w.H.). Dies ist nur in 

Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der 

Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder 

dass das nahezu übernommene Element schwach ist und dieses mit einem 

kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, 

Teil 5, Ziff. 7.3).  

7. Wie bereits dargetan ist der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke normal 

kennzeichnungskräftig. Der Umstand, dass der Verwechslungsgefahr mit dem Schweizer 

Kreuz und dem roten Kreuz durch einen Farbanspruch begegnet wird (vgl. 

Registereintrag der Widerspruchsmarke), vermag für sich alleine an dieser Beurteilung 

nichts zu ändern. Zudem vermag das kennzeichnungsschwache Wortelement 

"BoneWelding" den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern 

(vgl. III. C. 3. hiervor). Es besteht somit kein ausreichender Zeichenabstand, weshalb in 

Anbetracht der bestehenden Waren- bzw. Dienstleistungsgleichheit bzw. hochgradigen 

Gleichartigkeit die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben ist. Obwohl das Publikum die 

Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen mag, besteht in Anbetracht der 9 

Waren- bzw. Dienstleistungsgleichheit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der 

erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer 

produkt-/dienstleistungsspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich 

unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). 

Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch wird gutgeheissen und 

die Eintragung der angefochtenen Marke widerrufen.  

IV. KOSTENVERTEILUNG 

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO 

und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO). 

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind 

(Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel 

der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine 

Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und 

kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung 

von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).  

3. Die Widersprechende hat obsiegt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) als 

angemessen.  10 

Aus diesen Gründen wird 

verfügt: 

1. Der Widerspruch Nr. 11070 wird gutgeheissen. 

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke 595 733 "BoneWelding" (fig.) wird vollumfänglich widerrufen. 

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut. 

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 

1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen. 

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet. 

Bern, 16. März 2011 

Markenabteilung 

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin  

Widerspruchssektion  

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt we