Stern / Stern

im Widerspruchsverfahren Nr. 10951 

in Sachen 

Gruner + Jahr AG & Co KG 

Am Baumwall 11  

DE-20459 Hamburg  Widersprechende 

vertreten durch meyerlustenberger, Forchstrasse 452,  

Postfach 1432, 8032 Zürich 

Internationale Registrierung Nr. 655 205 "(fig.)"      

gegen 

Verbier/Val de Bagnes - La Tzoumaz - Pays du  

Saint-Bernard SA 

Verbier/Bagnes Tourisme 

Place Centrale 

1936 Verbier/Bagnes  Widerspruchsgegnerin 

vertreten durch Claudia Maradan, avocate, av. de la Gare 5, 

C.P. 251, 1001 Lausanne 

CH-Marke Nr. 593 263 "(fig.)"               

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 

232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 

(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: 

Institut) 2

in Erwägung gezogen: 

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF 

1. Die angefochtene CH-Marke Nr. 593 263 "(fig.)" wurde erstmals am 13. November 2009 in 

Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: 

Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits 

de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage comprises dans 

cette classe; caractères d'imprimerie; clichés; tous les produits précités de provenance 

suisse; 

Klasse 28: Articles de sport compris dans cette classe; skis; snowboards; tous les produits 

précités de provenance suisse; 

Klasse 35: Publicité; distribution de matériels publicitaires (prospectus, imprimés et échantillons); informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; décoration de vitrines; 

Klasse 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; location d'appartements et de chalets; 

Klasse 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages 

et d'excursions; exploitation d'un bureau de voyages, à savoir organisation et réservation de 

voyages; consultations et information en matière d'organisations de voyages; visites touristiques; réservations de voyages; informations en matière de transports; 

Klasse 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; consultations et informations en matière d'organisation et de coordination des évènements sportifs et 

de fêtes; organisation et conduite de congrès, d'évènements culturels, sportifs et politiques; 

organisation et conduite de colloques, de séminaires, d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 

Klasse 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, réservation de 

logements temporaires, d'hôtels et de pensions; maisons de vacances. 

2. Am 15. Februar 2010 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch ein.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 655 205 "(fig.)", 

welche für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist: 

Klasse 16: Produits de l'imprimerie, périodiques et non périodiques et photographies, y 

compris les produits de l'imprimerie, les parties de produits de l'imprimerie et de la photographie enregistrés sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire de réseaux 

informatiques; 3

Klasse 35: Publicité, y compris la publicité faite à l'aide de supports de données et/ou de ré-

seaux informatiques; 

Klasse 38: Télécommunication, y compris la télécommunication dans les réseaux informatiques; 

Klasse 41: Education, formation, divertissement et activités sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques; prestations de services d'une maison d'édition, y compris celles fournies à l'aide de supports de 

données ou de réseaux informatiques. 

4. Mit Verfügung vom 24. Februar 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.   

5. Mit Schreiben vom 26. April 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein 

und machte geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle. 

6. Mit Verfügung vom 29. April 2010 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik 

einzureichen und zur Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen. 

7. Mit Schreiben vom 29. Juni 2010 reichte die Widersprechende ihre Replik ein. 

8. Mit Verfügung vom 30. Juni 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Duplik aufgefordert. 

9. Mit Schreiben vom 19. August 2010 liess die Widerspruchsgegnerin dem Institut ihre Duplik 

zukommen. 

10. Mit Verfügung vom 26. August 2010 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen. 

11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. 

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN 

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke 

gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei 

Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 

MSchG). 

Die internationale Registrierung wurde am 18. April 1996 ins internationale Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 5. Oktober 2009 hinterlegt. Die Widersprechende ist 

daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten. 4

III. MATERIELLE BEURTEILUNG 

A. Widerspruchsgründe 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c  MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer 

älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt 

sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. 

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen 

1. Waren und / oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden 

Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und / oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und 

demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2011, Teil 5, Ziff. 7.1, unter: 

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).   

2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss 

als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören 

insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der 

Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine 

Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie 

eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1, mit weiteren Hinweisen). 

3. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, 

sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch erheblich relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen 

kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem 

Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können 

etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit 

den Waren gleichartig sein (sog. "Service après vente"). Die Gleichartigkeit wäre auch zu 

bejahen bei Zweitverwertungen der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen und CDs, DVDs etc. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass 

zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und 

einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3, mit weiteren Hinweisen). 

4. In casu gilt es abzuklären, ob zwischen den Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 

35, 38 und 41 der Widerspruchsmarke und den Waren und Dienstleistungen der Klassen 

16, 28, 35, 36, 39, 41 und 43 der angefochtenen Marke Gleichartigkeit besteht. 5

5. Bei den angefochtenen "produits en ces matières [papier, carton], compris dans cette 

classe; produits de l'imprimerie; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits précités de provenance suisse" (Klasse 16) kann es 

sich allesamt um Druckereierzeugnisse handeln. Folglich besteht zu den  "produits de 

l'imprimerie" (Klasse 16) der Widerspruchsmarke Gleichheit resp. starke Gleichartigkeit. 

Die angefochtenen "photographies, tous les produits précités de provenance suisse" (Klasse 16) fallen unter die "photographies" (Klasse 16) der Widerspruchsmarke. Es besteht nicht 

weiter zu erläuternde Gleichheit. 

Die angefochtenen "papier, carton; articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour 

la papeterie ou le ménage; caractères d'imprimerie; clichés; tous les produits précités de 

provenance suisse"  (Klasse 16) können Bestandteil der Waren der Klasse 16 der Widerspruchsmarke sein oder verwendet werden, um diese zu produzieren. Diese werden jedoch 

grundsätzlich nicht durch Druckereien und Fotografen hergestellt. Folglich ist eine Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 16 der Widerspruchsmarke zu verneinen.

Auch die angefochtenen "matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles 

de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage comprises 

dans cette classe; tous les produits précités de provenance suisse" (Klasse 16) verfolgen im 

Vergleich zu den Waren der Klasse 16 der Widerspruchsmarke einen unterschiedlichen 

Zweck und werden üblicherweise wiederum nicht durch Druckereien und Fotografen hergestellt. Folglich ist keine Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 16 der Widerspruchsmarke 

gegeben. 

Weiter abzuklären gilt es, ob zwischen den verbleibenden  "papier, carton; articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe; caractères d'imprimerie; clichés; tous les produits précités de provenance suisse"  (Klasse 16) der angefochtenen 

Marke und den Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 der Widerspruchsmarke Gleichartigkeit besteht. Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, dass Werbeagenturen, Telekommunikationsanbieter, Anbieter von Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportlichen 

und kulturellen Aktivitäten sowie Editionshäuser auch in den Bereich der Produktion der 

vorgenannten Waren der Klasse 16 diversifizieren. Bei einer anderen Beurteilung würde das 

Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und / oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1). Die vorgenannten Waren der Klasse 16 

und die Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 sind folglich als nicht gleichartig einzustufen. 

6. Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen "publicité; distribution de matériels publicitaires (prospectus, imprimés et échantillons)"  (Klasse 35) und den Dienstleistungen der 

Klasse 35 der Widerspruchsmarke besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit. 

 Da die angefochtene  "décoration de vitrines"  (Klasse 35) zu Werbezwecken erfolgen und 

zudem der Verkaufsförderung dienen kann, ist zu den Dienstleistungen "publicité, y compris 

la publicité faite à l'aide de supports de données et/ou de réseaux informatiques"  (Klasse 

35) der Widerspruchsmarke von Gleichartigkeit auszugehen.  6

Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen "informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs; gestion des affaires commerciales; administration commerciale"  (Klasse 

35) und den Werbedienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke ist kein relevanter Bezug ersichtlich, so dass diese aus dem Gleichartigkeitsbereich herausfallen. Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung stellen im Verhältnis zum Dienstleistungsbereich der Klasse 35 der Widerspruchsmarke höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion dar, welche für den Eigengebrauch eingesetzt werden. Andere Zusammenhänge sind nicht ersichtlich, weshalb die Gleichartigkeit zu verneinen ist. 

Da es sich bei den angefochtenen "travaux de bureau"  (Klasse 35) um rein administrative 

Aufgaben handelt, die üblicherweise nicht durch Werbeagenturen erbracht werden, ist eine 

Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke der Klasse 35 zu verneinen. 

Selbst wenn Werbeagenturen Büroarbeiten erbringen würden, würden sie diese selber in 

Anspruch nehmen und nicht für Dritte anbieten. Folglich würde es sich auch um Hilfsdienstleistungen handeln, die nicht als gleichartig zur Hauptdienstleistungspalette erachtet werden. 

Weiter abzuklären gilt es, ob zwischen den verbleibenden  "informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau" (Klasse 35) der angefochtenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 der Widerspruchsmarke Gleichartigkeit besteht. Hersteller der Waren der Klasse 16, Telekommunikationsanbieter sowie Anbieter von Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportlichen und kulturellen Aktivitäten sowie Editionshäuser 

bieten Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten – wenn überhaupt – 

höchstens für den Eigengebrauch an und nicht für Dritte. Somit würde es sich wiederum um 

Hilfsdienstleistungen handeln, die nicht als gleichartig zu den vorgenannten Waren und 

Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 erachtet werden.  

7. Die angefochtenen Dienstleistungen "éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; consultations et informations en matière d'organisation et de coordination 

des évènements sportifs et de fêtes; organisation et conduite de congrès, d'évènements culturels, sportifs et politiques; organisation et conduite de colloques, de séminaires, d'expositions à buts culturels ou éducatifs" (Klasse 41) sind entweder in der Liste der Klasse 41 der 

Widerspruchsmarke zu finden oder lassen sich unter die  "éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles" (Klasse 41) der Widerspruchsmarke subsumieren. 

Folglich besteht Gleichheit resp. starke Dienstleistungsgleichartigkeit. 

8. Zuletzt gilt es abzuklären, ob zwischen den Waren und Dienstleistungen der Klassen 28, 36, 

39 und 43 der angefochtenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 

35, 38 und 41 der Widerspruchsmarke Gleichartigkeit besteht.  

 Sportartikelhersteller organisieren gewöhnlicherweise keine sportliche Events für Dritte, 

sondern treten selbst höchstens als Sponsoren der jeweiligen Veranstaltungen auf. Folglich 

würde es sich bei den angefochtenen Waren der Klasse 28 um Hilfswaren für  "divertissement et activités sportives"  (Klasse 41) der Widerspruchsmarke handeln, die als nicht 

gleichartig erachtet werden.  

Auch diversifizieren Sportartikelhersteller normalerweise nicht in den Bereich der weiter beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 38 und 41 der Widerspruchsmarke, so dass auch in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen die Gleichartigkeit zu verneinen ist. 7

9. Hersteller von Waren der Klasse 16, Werbeagenturen, Telekommunikationsanbieter, Anbieter von Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportlichen und kulturellen Aktivitäten sowie 

Editionshäuser bieten üblicherweise auf dem Markt keine Versicherungs-, Finanz- und Immobiliendienstleistungen an, so dass zwischen den vorgenannten Waren- resp. Dienstleistungskategorien der Vergleichszeichen kein markenrelevanter Bezug ersichtlich ist und eine 

Gleichartigkeit zu den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 36 verneint werden kann. 

10. Auf dem Markt sind heutzutage Paketangebote gängig, die zum Beispiel eine Reise inklusive Beherbergung und Verpflegung mit Unterhaltung, sportlichen oder kulturellen Aktivitäten 

verbinden. Folglich bestehen zwischen Transport- und Reisedienstleistungen der Klasse 39 

als auch Verpflegung und Beherbergung der Klasse 43 und Unterhaltung, sportlichen oder 

kulturellen Aktivitäten der Klasse 41 Überschneidungen. Mithin ist die Gleichartigkeit 

zwischen den angefochtenen Dienstleistungen "Transport; organisation de voyages et d'excursions; exploitation d'un bureau de voyages, à savoir organisation et réservation de 

voyages; consultations et information en matière d'organisations de voyages; visites touristiques; réservations de voyages; informations en matière de transports"  (Klasse 39) und

"services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, réservation de logements 

temporaires, d'hôtels et de pensions; maisons de vacances"  (Klasse 43) sowie den "divertissement et activités sportives et culturelles"  (Klasse 41) der Widerspruchsmarke zu bejahen. 

Hersteller von Waren der Klasse 16, Werbeagenturen, Telekommunikationsanbieter, Anbieter von Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportlichen und kulturellen Aktivitäten sowie 

Editionshäuser bieten jedoch auf dem Markt normalerweise keine "emballage et entreposage de marchandises"  (Klasse 39) an, so dass zwischen den vorgenannten Waren- resp. 

Dienstleistungskategorien der Vergleichszeichen kein markenrelevanter Bezug ersichtlich ist 

und eine Gleichartigkeit verneint werden muss.

11. Die Gleichartigkeit ist somit bezüglich  "papier, carton; articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour 

l'emballage comprises dans cette classe; caractères d'imprimerie; clichés; tous les produits 

précités de provenance suisse"  (Klasse 16), aller Waren der Klasse 28,  "informations et 

conseils commerciaux aux consommateurs; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau" (Klasse 35), aller Dienstleistungen der Klasse 36 und 

"emballage et entreposage de marchandises" (Klasse 39) der angefochtenen Marke zu verneinen. 

Soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Gleichartigkeit der angefochtenen 

Waren und Dienstleistungen auf einen hohen Bekanntheitsgrad ihrer Marke beruft, bleibt zu 

beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produkte- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit bestehende Wechselwirkung nicht so weit geht, dass die (gegebenenfalls erhöhte) Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. BGer in 

sic! 2010, 353 – Coolwater / cool water sowie Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). 

12. Ist keine Gleichartigkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 

und den angefochtenen Waren und Dienstleistungen gegeben, ist es nicht mehr nötig, die 

Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein  ausgeschlossen ist (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 

7.5, mit weiteren Hinweisen).  

Das Widerspruchsverfahren Nr. 10951 wird folglich im Zusammenhang mit  "papier, carton; 

articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel 

pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 8

meubles); matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe; caractères 

d'imprimerie; clichés; tous les produits précités de provenance suisse"  (Klasse 16), aller 

Waren der Klasse 28,  "informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion 

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau" (Klasse 35), aller Dienstleistungen der Klasse 36 und  "emballage et entreposage de marchandises" 

(Klasse 39) aufgrund fehlender Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit abgewiesen. 

13. In Bezug auf die angefochtenen  "produits en ces matières [papier, carton], compris dans 

cette classe; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits précités de provenance 

suisse"  (Klasse 16), "publicité; distribution de matériels publicitaires (prospectus, imprimés 

et échantillons); décoration de vitrines"  (Klasse 35),  "transport; organisation de voyages et 

d'excursions; exploitation d'un bureau de voyages, à savoir organisation et réservation de 

voyages; consultations et information en matière d'organisations de voyages; visites touristiques; réservations de voyages; informations en matière de transports"  (Klasse 39), alle 

Dienstleistungen der Klasse 41 und alle Dienstleistungen der Klasse 43 wurde die Gleichheit resp. Gleichartigkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 

der Widerspruchsmarke bejaht, mithin nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist. 

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren 

interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen 

bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit weiteren Hinweisen).   

2. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer Marke 

ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken 

in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert auch nichts, wenn die 

Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer 

neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem 

eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). 

3. Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte 

der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die 

unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine 

Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke 

als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und 

die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2). 

4. Die Vergleichszeichen stellen beide reine Bildmarken dar. Die Widerspruchsmarke besteht 

aus einem weissen, sechszackigen Stern, der sich auf einem schwarzen Rechteck befindet. 

Drei der länger ausgestalteten Zacken berühren den Rand des Rechtecks. Da die Zacken 

des Sterns teilweise in die Länge gezogen wurden und folglich unterschiedlich ausgestaltet 

sind, propagiert das grafische Element insgesamt eine gewisse Dynamik. 9

Die angefochtene Marke setzt sich auch aus einem weissen, jedoch fünfzackigen Stern zusammen. Dieser befindet sich wiederum auf einem schwarzen Hintergrund, nämlich einem 

Quadrat mit abgerundeten Ecken. Da die Zacken jeweils eine unterschiedliche Grösse erfahren haben, wirkt der Stern (wenn im Vergleich zur Widerspruchsmarke jedoch weniger) 

auch dynamisch ausgestaltet. Eine Zacke ist leicht abgeschnitten dargestellt, zwei berühren 

knapp den Quadratrand. Der Stern der angefochtenen Marke ist zudem mit schwarzen Einschnitten versehen. 

Die angefochtene Marke hat somit die den Gesamteindruck prägenden Ausgestaltungselemente der Widerspruchsmarke übernommen (weisser, dynamisch ausgestalteter Stern auf 

schwarzem Hintergrund). Des Weiteren sind auf Ebene des Sinngehalts keine Unterschiede 

auszumachen. Die Vergleichszeichen sind sich somit ähnlich.  

D. Verwechslungsgefahr 

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren 

oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu 

beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom 

Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind. Je näher sich die Waren 

und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht 

in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren 

Hinweisen). 

2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit 

dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr 

vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzumfang einer Marke zu 

ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung 

der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (Richtlinien, Teil 5, 

Ziff. 7.7, mit weiteren Hinweisen). 

3. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermögen. 

Die Widerspruchsmarke besteht aus einem Stern, der aufgrund der unterschiedlichen Zackengrössen eine Stilisierung erfahren hat, die über die Ausgestaltung eines banalen Sternes mit regelmässigen Zacken hinausgeht. Da sich der dynamisch ausgestaltete Stern zusätzlich auf einem schwarzen Rechteck befindet, eignet der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck – entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin – zumindest normale 

Kennzeichnungskraft.  

Die angefochtene Marke setzt sich auch aus einem dynamisch ausgestalteten, weissen 

Stern zusammen, der auf einem schwarzen Hintergrund platziert wurde. Die angefochtene 

Marke weist folglich ein quasi-identisches Gestaltungskonzept auf und propagiert – wie bereits festgehalten – im Vergleich zur Widerspruchsmarke einen identischen Sinngehalt (dynamisch ausgestalteter Stern auf schwarzem Hintergrund). Die angefochtene Marke weicht 

in casu einzig in der Anzahl (fünf) und Grösse der Zacken, den schwarzen Einschnitten und 

in der Grundform des Hintergrunds (Quadrat mit abgerundeten Ecken) von der Widerspruchsmarke ab.  10

Die angefochtene Marke wirkt folglich als Variation bzw. Bearbeitung der älteren Marke (vgl. 

BVGer-Urteil (B-4841/2007) vom 28. August 2008 in sic! 2009, 33 – (fig.) [Herz] / (fig.) 

[Herz]). Der Unterschied in der Darstellung des Hintergrunds (Quadrat mit abgerundeten 

Ecken anstatt Rechteck) ist bei flüchtiger Betrachtung kaum wahrnehmbar. Folglich genü-

gen die zusätzlichen, geringen Abweichungen nicht (fünf statt sechs Zacken, Zackengestaltung, schwarze Einschnitte), um einen unterschiedlichen Gesamteindruck zu erreichen. 

Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer die untergeordneten Unterschiede auf Anhieb erkennen wird, da er die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt.  

Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen ist die Gefahr, dass die beiden Marken im 

Erinnerungsbild der Abnehmer für die als gleichartig resp. gleich beurteilten Waren und 

Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 39, 41 und 43 verwechselt werden, zu bejahen.  

4. Der Widerspruch ist daher teilweise gutzuheissen und die angefochtene Schweizer Marke 

Nr. 593 263 "(fig.)" für die als gleichartig resp. gleich beurteilten Waren und Dienstleistungen 

der Klassen 16, 35, 39, 41 und 43 zu widerrufen. 

Im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens kann die Frage der von der Widersprechenden 

behaupteten Bekanntheit der Widerspruchsmarke in casu offen bleiben. 

IV. KOSTENVERTEILUNG 

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO 

und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO). 

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem 

Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 

MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in 

einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei 

auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).  

3. Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Die Widersprechende beantragte mit dem 

Widerspruch eine Parteikostenentschädigung von CHF 2800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr). 

Die Widersprechende ist vorliegend mit ihrem Begehren lediglich rund zur Hälfte durchgedrungen. Aus diesem Grund erachtet das Institut die Wettschlagung der entstandenen Parteikosten als angemessen. Die Verfahrenskosten von CHF 800.00 (Widerspruchsgebühr) 

werden den Parteien je hälftig auferlegt. 11

Aus diesen Gründen wird  

verfügt: 

1. Der Widerspruch Nr. 10951 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich folgender Waren 

und Dienstleistungen: 

Produits en ces matières [papier, carton], compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 

appareils); tous les produits précités de provenance suisse (Klasse 16),  

publicité; distribution de matériels publicitaires (prospectus, imprimés et échantillons); décoration de vitrines (Klasse 35),  

transport; organisation de voyages et d'excursions; exploitation d'un bureau de voyages, à 

savoir organisation et réservation de voyages; consultations et information en matière d'organisations de voyages; visites touristiques; réservations de voyages; informations en matière de transports (Klasse 39),  

alle beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 und  

alle beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43. 

2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 593 263 "(fig.)" wird für die unter Ziff. 1 genannten 

Waren und Dienstleistungen widerrufen.  

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut. 

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die hälftige Widerspruchsgebühr, d.h. 

CHF 400.00, zu ersetzen. 

5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. 

6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.  

Bern, 26. April 2011 

Markenabteilung 

Tanja Belser Spuck 

Widerspruchssektion 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.