Stones

Procédure d’opposition n° 10976  

dans la cause 

Musidor B.V.   

Herengracht 566   Opposante 

NL-Amsterdam 

Représentée par Novagraaf Switzerland S.A., 1220 Les Avanchets 

Enregistrement international n° 418 454 « ROLLING STONES » 

contre 

Dressmaster GmbH 

Friedrich-der-Grosse 60 

DE-44628 Herne   Défenderesse

(pas de représentation) 

Enregistrement international n° 1 017 899 « Stones » 

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l’Institut) en application des art. 31 ss 

en relation avec  l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de 

provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques 

(OPM, RS 232.111),  des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la 

Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure 

administrative (PA, RS  172.021),  

   2 

                                                           considérant: 

I. FAITS ET PROCEDURE 

1. L’enregistrement international n° 1 017 899 « Stones » a été publié dans la Gazette OMPI 

des marques internationales n° 45/2009 du 26 novembre 2009. Il revendique la protection 

en Suisse notamment pour les produits suivants:  

« Appareils et instruments optiques; lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et 

châsses de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport » (classe 9)  

2. Par requête du 1

er

 mars 2010, l’opposante a formé opposition contre les produits précités 

de cet enregistrement de marque. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international 

n° 418 454 « ROLLING STONES », protégé en Suisse pour les produits suivants : 

« Supports d’enregistrement du son, enregistrements phonographiques gravés, supports 

d’enregistrement vidéo, bandes d’enregistrement magnétiques, cartouches et cassettes, 

appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction du son, phonographes, 

appareils et équipements d’enregistrement magnétiques et enregistreurs sur bande » 

(classe 9) 

3. Le 2 mars 2010, l’Institut a accusé réception de l’opposition. 

4. Le 6 avril 2010, l’opposante a fourni une procuration en faveur d’un mandataire établi en 

Suisse. 

5. Le 19 mars 2010, l’Institut a émis un refus provisoire partiel (sur motifs absolus et relatifs) 

à l’encontre de l’enregistrement attaqué. Un délai de cinq mois a été imparti à la 

défenderesse pour désigner un mandataire, soit jusqu’au 19 août 2010. Aucun 

mandataire n’a été désigné dans le délai imparti. 

6. Par décision du 6 octobre 2010 les motifs absolus d'exclusion à la protection ont été 

confirmés par l'Institut à l'encontre des produits « articles de bijouterie, bijoux fantaisie, 

pierres précieuses; horloges et chronomètres ». Cette décision a été notifiée à la 

défenderesse par publication dans la Feuille fédérale.  

7. Le 6 octobre 2010, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction. 3 

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND 

Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel 

enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans 

les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également 

être payée dans ce délai.  

L’enregistrement international attaqué a été enregistré au registre international le 7 septembre 

2009 avec priorité CUP au 6 mars 2009. L’enregistrement international opposant est antérieur 

car il a été inscrit le 10 octobre 1975 au registre international. L’opposition a été introduite dans 

le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent 

d’entrer en matière dans la présente procédure. 

La défenderesse n’ayant pas désigné de mandataire dans le délai imparti, celle-ci est exclue de 

la procédure (art. 41 al. 1 LPM ; art. 21 al. 2 OPM). 

III. EXAMEN MATERIEL 

A. Motifs d’opposition 

Selon l’art. 3 al. 1 let. c  LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque 

antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de 

confusion. 

B. Comparaison des produits 

Des produits sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le 

dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de 

production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils 

sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire 

unique des marques (voir notamment Directives en matière de marques, état au 1.1.2011 [ciaprès : Directives], Partie 5, ch. 7.1 et ss). 

Les produits de la marque attaquée visés par l’opposition sont les suivants :  

« Appareils et instruments optiques; lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses de 

lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport » (classe 9) 

La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants : 

« Supports d’enregistrement du son, enregistrements phonographiques gravés, supports 

d’enregistrement vidéo, bandes d’enregistrement magnétiques, cartouches et cassettes, 

appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction du son, phonographes, appareils et 

équipements d’enregistrement magnétiques et enregistreurs sur bande » (classe 9) 

Les  « appareils et instruments optiques »  revendiqués par la défenderesse sont à considérer 

similaires aux  « supports d’enregistrement vidéo » de l’opposante, en raison du fait que ces 4 

deux types de produits sont propres à former des images. Ils sont alors (ou peuvent être) 

fabriqués par les mêmes types d’entreprises et sont (ou peuvent être) l’objet de procédés de 

fabrication et de savoir-faire semblables. 

La marque attaquée revendique les « lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses 

de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport ». Ces produits sont 

destinés à la protection de l’œil ainsi qu’à l’amélioration de la vue ; ils poursuive donc un but 

différent par rapport aux produits de l’opposante, à savoir les  « supports d’enregistrement du 

son, enregistrements phonographiques gravés, supports d’enregistrement vidéo, bandes 

d’enregistrement magnétiques, cartouches et cassettes, appareils et équipements 

d’enregistrement et de reproduction du son, phonographes, appareils et équipements 

d’enregistrement magnétiques et enregistreurs sur bande ». Les canaux de distribution ainsi 

que le savoir-faire en relation avec les produits de la marque attaquée diffèrent 

considérablement des produits de l’opposante. Dans ce cas, il s’agit de différents types de 

support du son ou de vidéo commercialisés dans des magasins s’y rapportant. Il n’y a dès lors 

pas de risque que les consommateurs, en présence de marques similaires, attribuent les 

articles des deux parties à la même entreprise ou à des entreprises liées sur le plan 

économique et sous contrôle d’un titulaire unique des marques. Admettre une similitude entre 

ces produits serait contraire au principe de spécialité, selon lequel la protection des marques se 

limite aux produits pour lesquelles la marque est  enregistrée (Directives, Partie 5, ch. 7.1). 

Selon le Tribunal fédéral, des produits sont similaires s’il existe entre eux une certaine proximité 

et non pour la seule raison que, pour répondre à des stratégies de diversification, ils rentrent 

dans la même offre de marchandises (arrêt 4A_242/2009 du 10 décembre 2009, consid. 5.6.2 – 

Coolwater / cool water). Le fait que les produits revendiqués relèvent de la même classe selon 

l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité (Directives, Partie 5, ch. 7.1). 

En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement 

formelle (TAF B-7437/2006, consid. 5 – OLD NAVY / OLD NAVY). Vu tout ce qui précède, la 

similarité entre les « lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses de lunettes; verres 

de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport » et le produits de la marque opposante doit 

être niée.  

En ce qui concerne les lunettes « 3D actives » mentionnées par l’opposante, celles-ci sont 

destinées à l’observation de films, photographies ou autres images stéréoscopiques. Toutefois, 

la vision d’images en 3D n’est possible que si  des techniques spécifiques de reprise ont été 

utilisées. Ce type particulier de lunettes est destiné à un usage différent que les  « lunettes 

(optique); étuis à lunettes; montures et châsses de lunettes; verres de lunettes; lunettes de 

soleil; lunettes de sport » et n’est pas commercialisé dans le même type de magasins, ni mis 

sur le marché par les même canaux de distributions. Tout au plus, il est possible de 

comprendre les lunettes « 3D actives »  dans la notion plus générale d’  « appareils et 

instruments optiques » de la défenderesse (reconnue plus haut comme étant similaire aux 

produits revendiqués par l’opposante). 

La question soulevée par l’opposante quant à la notoriété de la marque « ROLLING STONES » 

peut en l’espèce rester ouverte. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que la notoriété 

acquise en relation avec les produits d’une classe déterminée ne saurait être reportée à des 

produits différents d’une autre classe et qu’il n’est en tout cas pas possible de se fonder sur la 

notoriété d’un signe pour d’admette un risque de confusion entre des produits dissemblables 

(arrêt 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 – Coolwater / cool water). 

Au vu de ce qui précède, la similarité est admise entre les produits de l’opposante et les 

« appareils et instruments optiques » de la défenderesse et les signes doivent être comparés 

pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre ces marques. En revanche, concernant 

les autres produits de la défenderesse, à savoir « lunettes (optique); étuis à lunettes; montures 

et châsses de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport », la similarité est 

niée et l’opposition doit être rejetée sans examen préalable du risque de confusion.  5 

C. Comparaison des signes 

Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression 

d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas 

l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la 

marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à 

rester dans la mémoire du consommateur moyen (Directives, Partie 5, ch. 7.3 et références 

jurisprudentielles citées). S’agissant des marques verbales, leur impression d’ensemble est 

déterminée en premier lieu par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens. L’effet auditif est influencé 

par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de 

la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères (Directives, partie 5, 

ch. 7.3.1). 

Les marques en présence sont les signes verbaux « ROLLING STONES » et « Stones ». Les 

signes concordent sur le terme « Stones », le seul qui pourrait fonder un risque de confusion. 

En effet, la reprise d’une marque ou la reprise d’une élément essentiel pour l’impression 

d’ensemble est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CREPI, sic! 1998, 

194 – SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES). Il convient donc de déterminer si ce 

terme constitue un élément essentiel du signe opposant et si la concordance en question est de 

nature à fonder un risque de confusion. 

D. Risque de confusion 

Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte 

atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des 

marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent 

les produits sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague 

possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen 

confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.4.1). Plus les produits pour lesquels les 

marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe 

postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du 

cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits 

(Directives, Partie 5, ch. 7.5). Le champ de protection d’une marque se détermine par son 

caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que 

pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.7). 

La marque attaquée reprend l’élément verbal indépendant et distinctif « Stones » (« pierres » 

en anglais) de la marque opposante. Il s’agit d’un terme n’ayant pas de signification particulière 

en rapport avec les produits sur lesquels se base l’opposition. Ce mot doit dès lors être 

considéré comme un élément essentiel du signe opposant disposant d’une force distinctive et 

d’un champ de protection normaux. Sa reprise dans un autre signe est de nature à fonder un 

risque de confusion en présence de produits similaires.  

L’adjonction ou l’omission d’éléments est insuffisante  pour nier la similarité et/ou le risque de 

confusion lorsque ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsque les 

marques concordent dans leurs éléments principaux (cf. not. Directives, Partie 5, ch. 7.3 et 

références jurisprudentielles citées), ce qui est le cas en l’espèce.  

En effet, la marque attaquée reprend un élément essentiel du signe opposant (« Stones » en 

l’occurrence), dont le sens est déterminé et qui est parfaitement perceptible tant visuellement 

que phonétiquement. La seule omission de l’élément « Rolling » (« roulant » en anglais) ne fait 

que de mettre en évidence la présence de l’élément essentiel du signe opposant « Stones » et 6 

n’apporte pas un sens à ce point marquant qu’il puisse créer, s’agissant de produits similaires, 

une différence suffisante entre les deux signes.  

L’impression d’ensemble n’est ainsi pas suffisamment modifiée par cet omission. Il n’en résulte 

notamment pas pour la marque attaquée une signification particulière et qui la distinguerait 

clairement de la marque opposante. Les conditions d’un risque de confusion sont ainsi 

remplies.  

Un destinataire percevra certes des divergences visuelles et auditives entre les marques en 

présence, mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base et en déduire, 

en voyant la marque attaquée, qu’il s’agit du même titulaire que l’opposante ou d’un titulaire qui 

lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 5, ch. 7.4.2). 

L’opposition est donc partiellement bien fondée, à savoir concernant les produits « Appareils et 

instruments optiques » en classe 9.  

V. REPARTITION DES FRAIS 

En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie 

qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en 

relation avec l’art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge 

la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte 

que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.-  

par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.). 

Compte tenu du fait que l’opposition est partiellement admise et dans une proportion équivalant 

environ à la moitié des produits attaqués, les dépens sont à compenser. Il est ainsi à mettre à la 

charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 400.- 

correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d’opposition suite à la compensation 

des frais. 7 

Par ces motifs, l’Institut  

décide: 

1. La défenderesse est exclue de la procédure. 

2. L’opposition n° 10976 contre l’enregistrement international n° 1 017 899 « Stones » est 

déclarée partiellement bien fondée, à savoir à l'encontre des produits  « Appareils et 

instruments optiques » en classe 9. 

3. Suite à la présente décision et à la décision de l'Institut du 6 octobre 2010 (concernant les 

motifs absolus d'exclusion) l’Institut émettra une déclaration d’octroi partiel de la protection 

selon la règle 18ter2)ii) du règlement d’exécution commun admettant les produits suivants 

de l’enregistrement international n° 1 017 899 « Stones »  : 

- Classes 3, 18, 25 : tous les produits revendiqués

-  « lunettes (optique); étuis à lunettes; montures et châsses de lunettes; verres de 

lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport » en classe 9 

-  « Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, 

compris dans cette classe » en classe 14 

4. La taxe d’opposition de CHF 800.-  reste acquise à l’Institut. 

5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 

400.- correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d’opposition suite à la 

compensation des frais. 

6. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la 

défenderesse. 

Berne, le 5 mai 2011  

Division des marques 

Sandra Tomic                                                            Roland Hutmacher 

section des oppositions                                              section des oppositions      

Voies de droit : 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de 

cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la 

présente décision est à joindre au mémoire de recours 8