ZARA / Zarina

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

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                                                    Décision 

Procédure d’opposition n° 11302 

dans la cause 

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.  (INDITEX, S.A.)   

Avda. de la Diputación,   

"Edificio Inditex"    Opposante 

E-15142 Arteixo (A CORUÑA)  (ES)  

Représentée par CAA Etudes et Services SA, 1266 Duillier 

Enregistrement international n° 750 570 « ZARA » 

Contre 

Zarina Group SA 

Grand Rue 42 

1820 Montreux  Défenderesse 

Représentée par Pétremand & Rappo Avocats, 1001 Lausanne 

Marque suisse n° 602 283 « ZARINA » (fig.) 

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec  

l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 

232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111),  

des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPIRT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS  

172.021),  

  2 

                                                           considérant: 

I. FAITS ET PROCEDURE 

1. La marque suisse n° 602 283 « ZARINA » (fig.) a été publiée le 24 juin 2010 sur 

Swissreg.  Elle est enregistrée notamment pour les produits suivants: 

« Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit, couvertures de 

table.» (classe 24) 

« Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.» (classe 26) 

2. Par requête du 6 septembre 2010, l’opposante a formé opposition partielle à l’encontre 

des produits précités de cet enregistrement. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 750 570 « ZARA », enregistré notamment pour les produits suivants : 

« Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de 

table.» (classe 24) 

« Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; clinquant (passementerie); articles décoratifs pour la chevelure; 

parures pour chaussures et ornements de chapeaux (non en métaux précieux); bandeaux 

pour les cheveux; brassards; brides pour guider les enfants; broches (accessoires d'habillement); épingles à cheveux; barrettes (pinces à cheveux); boîtes à couture; agrafes pour 

chaussures; fermoirs de ceintures; fermetures à glissière; serre-tête; aiguilliers non en 

métaux précieux; boucles (accessoires d'habillement); épaulettes pour vêtements; insignes non en métaux précieux; clinquant; articles de mercerie (à l'exception des fils); 

passementerie; plumes (accessoires d'habillement); lacets de chaussures.» (classe 26) 

3. Le 13 septembre 2010, l’Institut a émis une décision impartissant un délai au 15 novembre 2010 au mandataire de l’opposante pour produire une procuration en sa faveur. 

4. Le 14 septembre 2010, soit dans le délai imparti, le mandataire de l’opposante a fourni 

une procuration. 

5. Le 16 septembre 2010, l’Institut a émis une décision impartissant un délai au 16 novembre 2010 au mandataire de la défenderesse pour présenter une réponse. 

6. Le 15 novembre 2010, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une réponse. 

7. Le 23 novembre 2010, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure 

d’instruction. 3 

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND 

Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel 

enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans 

les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également 

être payée dans ce délai.  

La marque suisse attaquée a été déposée le 8 juin 2010. La marque internationale opposante 

est antérieure car elle a été enregistrée le 24 octobre 2000, avec priorité partielle au 3 mai 

2000. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée 

dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure. 

III. EXAMEN MATERIEL 

A. Motifs d’opposition 

Selon l’art. 3 al. 1 let. c  LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque 

antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de 

confusion. 

B. Comparaison des produits et services 

Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et 

en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au 

regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous 

le contrôle d’un titulaire unique des marques (Lucas David, Kommentar zum schweizerischen 

Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2

ème

 éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3). 

On rappellera que pour cette comparaison, sont déterminants les produits et services figurant 

dans la liste de la marque antérieure. En effet, le risque de confusion s’apprécie sur la base des 

signes tels qu’ils sont inscrits au registre et des produits et/ou services enregistrés au moment 

de la décision (voir notamment Directives, Partie 5, ch. 6.1 et 7.1). Dès lors, les allégués de la 

défenderesse relatifs aux prétendues différences de clientèle-cible, de prix et de gamme ne 

sauraient entrer en considération. En particulier, les produits revendiqués en l’espèce peuvent 

comporter aussi bien des articles de consommation courante que des produits de luxe. 

L’opposition porte sur les produits suivants de la marque attaquée: 

« Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit, couvertures de table.» 

(classe 24) 

« Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 

fleurs artificielles.» (classe 26) 4 

La marque opposante revendique les produits suivants : 

« Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table.» 

(classe 24) 

« Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 

fleurs artificielles; clinquant (passementerie); articles décoratifs pour la chevelure; parures pour 

chaussures et ornements de chapeaux (non en métaux précieux); bandeaux pour les cheveux; 

brassards; brides pour guider les enfants; broches (accessoires d'habillement); épingles à cheveux; barrettes (pinces à cheveux); boîtes à couture; agrafes pour chaussures; fermoirs de 

ceintures; fermetures à glissière; serre-tête; aiguilliers non en métaux précieux; boucles (accessoires d'habillement); épaulettes pour vêtements; insignes non en métaux précieux; clinquant; 

articles de mercerie (à l'exception des fils); passementerie; plumes (accessoires d'habillement); 

lacets de chaussures.» (classe 26) 

L’identité est à admettre dans la mesure où tous les produits visés par l’opposition se retrouvent 

dans l’énoncé de l’opposante. 

C. Comparaison des signes 

Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression 

d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas 

l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la 

marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait 

que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives, Partie 5, 

ch. 7.3). S’agissant des marques verbales, leur impression d’ensemble est déterminée en premier lieu par l’effet auditif et l’effet visuel. L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, 

la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de la longueur des mots et de 

la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d’une marque verbale est également 

déterminant pour l’impression d’ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.3.1). S’agissant des 

marques combinées, il y a lieu d’examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d’une marque combinée domine ou est d’une importance décisive. Ni l’élément verbal, ni 

l’élément figuratif ne sont présumés être prépondérants (Directives, partie 5, c h. 7.3.3). 

La marque opposante consiste en l’élément verbal « ZARA ». 

Le signe attaqué est de nature combinée. Il est constitué du terme « ZARINA » représenté dans 

une graphie majuscule et ne différant que très peu d’une police standard, le tout étant inscrit 

dans une étiquette ou cadre hexagonal(e) aplati(e) noir(e) aux contours soutenus d’un trait 

blanc. 

A titre préliminaire, il sied de noter que les éléments graphiques de la marque attaquée sont à 

qualifier de faibles et d’importance négligeable dans l’impression d’ensemble. En effet, ceux-ci 

ne se distinguent pas d’une étiquette ou d’un cadre banals. Dès lors, il ne fait aucun doute que 

l’élément verbal « ZARINA » est d’importance décisive et domine le signe. 5 

Les signes présentent une similarité certaine sur le plan visuel. En effet, ils partagent leurs trois 

premières lettres (ZAR) sur un total de quatre respectivement six lettres. Quant à la dernière et 

quatrième lettre du signe opposant, à savoir le « A » final, elle se retrouve de manière identique 

et à la même place dans le signe attaqué. En d’autres termes, tous les éléments de la marque 

opposante se retrouvent dans l’autre signe et dans un ordre identique, la seule différence résidant dans l’insertion entre « ZAR » et « A » des deux lettres « IN », pas particulièrement visuellement frappantes au vu du reste. On rappellera à ce propos que la jurisprudence et la doctrine 

s’accordent sur le fait que s’agissant des éléments verbaux, le début et la fin de ces derniers 

ont une importance et un poids plus important que le milieu du mot dans l’appréciation de la 

similarité des signes (voir notamment TAF, B-7346/2009, Murolino / Murino ; ATF 122 III 384 – 

Kamillosan / Kamillan). En outre, on relèvera qu’en l’espèce les deux signes sont d’autant plus 

marqués par leur début en raison de l’impact particulièrement marquant de la lettre « Z » initiale. Dès lors et pour toutes ces raisons, le seul ajout de deux lettres centrales n’est pas à 

même de différencier suffisamment les signes d’un point de vue visuel. 

Sur le plan phonétique, l’Institut constate que les signes sont fortement caractérisés par leurs 

deux consonnes communes identiquement placées, à savoir par le « Z » initial marquant et peu 

usuel et par le « R » suivant la première syllabe « ZA » identique aux deux signes. On relèvera 

que ces deux consonnes sont en l’espèce particulièrement perceptibles à la prononciation. 

Dans les deux signes, les destinataires seront également nettement marqués par les deux 

« A », sis de manière identique aux extrémités des deux mots et d’un impact indéniable dans 

l’impression générale. Les éléments phonétiquement marquants des deux signes correspondent ainsi bien d’avantage qu’aux seuls début et fin de la marque attaquée, ce qui serait 

d’ailleurs déjà suffisant pour admettre une similarité sur ce plan. En effet, on rappellera que les 

modifications au milieu d’un mot ont une influence moindre dans l’appréciation de la similarité 

des signes (cf. supra). Dans ces conditions, le phonème central « IN », d’importance secondaire 

et pas particulièrement marquant, ne saurait fragiliser les nombreuses concordances phoné-

tiques constatées. Il convient dès lors de reconnaître une similarité sur le plan phonétique également. 

Au niveau sémantique, il est plus que probable que les destinataires attribuent un sens indé-

terminé aux deux signes. Il n’est certes pas exclu que certains consommateurs puissent y reconnaître un prénom ou un nom. Cependant, on relèvera le caractère très peu répandu de ces 

derniers en Suisse. En outre, il est fort vraisemblable dans ce cas que la terminaison « INA » de 

la marque attaquée amène les destinataires à considérer cette dernière comme un diminutif de 

la marque opposante. Cette pratique n’est pas inusuelle dans le commerce et a notamment 

pour but de décliner une marque pour une ligne enfants ou jeunes. Bien plus, l’Institut estime 

que cette perception d’un diminutif sera aussi présente chez une part importante des destinataires ne discernant pas de signification dans les signes en cause. En conséquence de ce qui 

précède, le sens de ces derniers ne constitue pas un critère permettant de clairement les diffé-

rencier. 6 

D. Risque de confusion 

L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction 

de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de 

prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de 

confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les 

marques (Directives, Partie 5, ch. 7.4.1). Plus les produits ou les services pour lesquels les 

marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe posté-

rieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas 

inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des 

services (Directives, Partie 5, ch. 7.5.). Le champ de protection d’une marque se détermine par 

son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que 

pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.7.). 

La marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection au minimum 

normaux dès lors qu’elle sera appréhendée comme ayant un sens indéterminé ou comme un 

nom. En prenant en compte l’identité des produits en cause, de même que la similarité des 

signes, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien 

fondée. 

Il se peut qu’un destinataire puisse percevoir des divergences visuelles ou auditives entre les 

marques en présence, mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base 

et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu’il s’agit du même titulaire que l’opposante ou 

d’un titulaire qui lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 5, 

ch. 7.4.2).  

IV. REPARTITION DES FRAIS 

En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie 

qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l’art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la 

taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte 

que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.-  

par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.). 

La procédure a nécessité un échange d’écriture, à savoir le mémoire d’opposition. Toutefois, 

dès lors que ce dernier est très sommaire et quasiment identique à celui produit dans les procédures connexes n° 11299, 11300, 11301 l’Institut  est d’avis qu’il convient d’attribuer à 

l’opposante une somme de CHF 1'300.-  à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d’opposition). 7 

Par ces motifs, l’Institut  

décide: 

1. L’opposition n° 11302 contre la marque suisse n° 602 283 « ZARINA » (fig.) est admise. 

2. La marque suisse n° 602 283 « ZARINA » (fig.) sera révoquée pour l’ensemble des produits 

revendiqués en classes 24 et 26.  

3. La taxe d’opposition de CHF 800.-  reste acquise à l’Institut. 

4. Il est mis à la charge des défendeurs le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 

1’300.- à titre de dépens (y compris CHF 800.-  à titre de remboursement de la taxe 

d’opposition). 

5. La présente décision est notifiée aux parties. 

Berne, le 26 mai 2011  

Division des marques 

Steve Hauser  

section des oppositions  

Voies de droit : 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de 

cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la 

présente décision est à joindre au mémoire de recours.