Intel inside

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g · CH-3003 Bern · Telefon +41 (0)31 377 77 77 · Fax +41 (0)31 377 77 78 · www.ige.ch

Entscheid

In den Widerspruchsverfahren Nr. 10911-10912

in Sachen

Intel Corporation

2200 Mission College Boulevard

Santa Clara, CA 95052-8119 Widersprechende

vertreten durch ThomannFischer, Elisabethenstrasse 30,

Postfach 632, 4010 Basel

CH-Marke Nr. 543 347 "intel inside" (fig.)

CH-Marke Nr. 589 343 "INTEL INSIDE"  

gegen

e-mediat AG

Untermattweg 8

3027 Bern Widerspruchsgegnerin

vertreten durch EBD Rechtsanwälte, Rämistrasse 46,

8001 Zürich

CH-Marke Nr. 592 664 "careINDEX galdat inside" (fig.)

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 

232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 

(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: 

Institut)2

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die angefochtene CH-Marke Nr. 592 664 "careINDEX galdat inside" (fig.) wurde am 28. Oktober 2009 erstmals in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Computerprogramme, Software; elektronische, magnetische und optische Datenträger;

Klasse 35: Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer;

Klasse 38: Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und 

Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen.

2. Am 28. Januar 2010 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch ein, nämlich im unter Ziff. 1 genannten Umfang.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre  CH-Marken Nr.  543 347 "intel inside" (fig.) 

(W11006; nachfolgend: W1) und Nr. 589 343 "INTEL INSIDE" (W11007; nachfolgend: W2).

4. W1 ist für folgende Waren eingetragen: 

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 

des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ordinateurs; ordinateurs notebooks; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; ordinateurs à main; assistants digitaux personnels; lecteurs/balladeurs multimédia personnels

(Personal Media Players  - PMP); téléphones mobiles; téléphones  intelligents (smart 

phones); appareils photos digitaux; caméras digitales; stations de travail informatiques; serveurs; matériel d'ordinateur; matériel pour réseaux informatiques et de communications; 

adaptateurs de réseau informatiques, commutateurs, routeurs et concentrateurs (hubs); 

modems, dispositifs et cartes de communication sans fils et câblés; microprogrammes 

d'ordinateur pour exploiter et maintenir le système informatique; logiciels d'ordinateur; semiconducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; unités de traitement centrales; microordinateurs; ensemble de puces d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; 

cartes graphiques d'ordinateur; périphériques d'ordinateur et appareils électroniques destinés à être utilisés avec les ordinateurs; parties, accessoires (compris dans cette classe) et 

appareils d'essai/de test pour tous les produits précités; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des ordinateurs, des télécommunications, de la téléphonie et des 

communications sans fil.3

W2 ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 

des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; ordinateurs mobiles; assistants digitaux personnels; lecteurs multimédias personnels; téléphones

portables; téléphones multifonctions; appareils photo numériques; serveurs; matériel d'ordinateur; matériel informatique de mise en réseau de télécommunications et d'ordinateurs; 

adaptateurs de réseaux informatiques, commutateurs, routeurs et concentrateurs; dispositifs 

et cartes de communication, ainsi que modems avec et sans fil; micrologiciels servant à exploiter et entretenir un système informatique; logiciels informatiques; semiconducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; unités centrales de traitement; micro ordinateurs; jeux de 

puces informatiques; cartes mères d'ordinateurs; cartes graphiques d'ordinateurs; périphé-

riques d'ordinateurs et appareils électroniques destinés à être utilisés avec les ordinateurs; 

parties, garnitures et appareils d'essai pour tous les produits susmentionnés; publications 

électroniques téléchargeables dans le domaine des ordinateurs, des télécommunications, 

de la téléphonie et des communications sans fil; enregistreurs vidéo numériques; décodeurs 

et set back boxes; télévisions.

5. Mit Verfügungen vom  4.  Februar  2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung 

einer Stellungnahme aufgefordert.  

6. Mit Schreiben vom 4. Juni 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahmen ein 

und machte  geltend, dass es sich beim Zeichenbestandteil  "INSIDE" um ein gemeinfreies 

Element handle.

7. Mit Verfügungen vom  7.  Juni 2010  wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik 

einzureichen und  zum  behaupteten  Gemeingutcharakter des Elementes  "INTEL" Stellung 

zu nehmen.

8.  Der in den Verfügungen vom 7. Juni 2010  vorhandene offensichtliche Fehler ("INTEL" anstatt "INSIDE") wurde mit der Widersprechenden am 8. Juni 2010 telefonisch richtiggestellt. 

Die Stellungnahmen zum behaupteten Gemeingutcharakter seien bezüglich des Elementes

"INSIDE" und nicht im Zusammenhang mit dem Bestandteil "INTEL" einzureichen.

9. Mit Schreiben vom 10. Dezember 2010 reichte die Widersprechende ihre Replik ein.

10. Mit Verfügungen vom 13. Dezember 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Duplik aufgefordert.

11. Mit Schreiben vom 24. Januar 2011 liess die Widerspruchsgegnerin dem Institut ihre Dupliken zukommen.

12. Mit Verfügungen vom 25. Januar 2011 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.

13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit  rechtserheblich, in den nachste-4

henden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Ver-

öffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

2. Die Widerspruchsmarke W1 wurde am 21. Dezember 2005, die Widerspruchsmarke W2 am 

10. März  2009 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde  am  13. Juli  2009  hinterlegt. Die 

Widerspruchsmarken sind somit älter als die angefochtene Marke. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf 

die Widersprüche ist folglich einzutreten.

3. Das Institut hat im Widerspruchsverfahren einzig die Verwechslungsgefahr zwischen eingetragenen Marken  aufgrund der Verhältnisse in der Schweiz resp. des Verständnisses des 

hiesigen Publikums zu beurteilen (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Andere rechtliche Einwendungen 

können im Widerspruchsverfahren nicht überprüft werden (vgl. Richtlinien in Markensachen 

des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2011, Teil 5, Ziff. 1.3, unter:

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). 

Der Verweis der Widersprechenden auf ausländische Urteile und Entscheide ist mithin unbeachtlich.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c  MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer 

älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt 

sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarken

Die Widerspruchsmarke W1 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 53 vom 16. März 

2006  veröffentlicht, die Widerspruchsmarke W2 wurde erstmals am 21. Dezember 2009 in 

Swissreg publiziert. Vorliegend wurden kein Widersprüche gegen diese Eintragungen erhoben. 

Folglich beginnt die fünfjährige Karenzfrist in casu nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist zu laufen, d.h. drei Monate nach Publikationsdatum vom 16. März 2006 resp. 21. Dezember 2009. 

Da im Zeitpunkt  der gemachten Nichtgebrauchseinrede (Schreiben der Widerspruchsgegnerin 

vom  4.  Juni  2010) die fünfjährige Karenzfrist  bezüglich der beiden Widerspruchsmarken  noch 

nicht abgelaufen ist, ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG nicht zu beachten.

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden 

Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und / oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und 5

demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien, Teil 5, 

Ziff. 7.1). 

2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss 

als Argument für die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur 

für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen 

ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1, mit weiteren Hinweisen).

3. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, 

sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch erheblich relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen 

kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem 

Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können 

etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit 

den Waren gleichartig sein (sog.  "Service après vente"). Die Gleichartigkeit wäre auch zu 

bejahen bei Zweitverwertungen der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen und CDs, DVDs etc. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass 

zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und 

einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3, mit weiteren Hinweisen).

4. Da die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, bilden die im Register eingetragenen Waren 

Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Der aktuelle Marktauftritt der Parteien ist jedoch grundsätzlich nicht massgebend (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.1).

Die Ausführungen der Widerspruchsgegnerin, dass die Widerspruchsmarke auf den Waren 

nie in Alleinstellung, sondern mit Zusätzen gebraucht werde und die Waren- und Dienstleistungsliste der Widerspruchsgegnerin im Zusammenhang mit spezifischen Informationen 

Verwendung finde, kann folglich nicht gehört werden.

5. Die angefochtenen Waren "Computerprogramme, Software; elektronische, magnetische und

optische Datenträger" (Klasse 9) sind gleich resp. stark gleichartig zu den "logiciels d'ordinateur, supports d'enregistrement magnétiques" der Klasse 9 der Widerspruchsmarken.

Gemäss Rechtsprechung (RKGE in sic! 2003, 714 – YOUNET / Y YOUNET (fig.)) funktioniert das Bereitstellen von Zugriff im Sinne einer Dienstleistung der Klasse 38 oft nur im Zusammenhang mit Software. Zudem sind Softwarehersteller und Internet Service Provider mit 

eigenen Internetportalen im Internet präsent und bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen, 

auch im Zusammenhang mit Computerprogrammen, an. Folglich  ist zwischen  den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 38 und den  "logiciels d'ordinateur" (Klasse 9) der 

Widerspruchsmarken von Gleichartigkeit auszugehen. 6

Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen "Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung 

von Computersoftware" (Klasse 42) und den "logiciels d'ordinateur" (Klasse 9) der Widerspruchsmarken bestehen gemäss Rechtsprechung enge Verknüpfungspunkte (BVGer-Urteil 

vom 26. Juli 2007 (B-758/2007) – G-mode / Gmode), so dass im Zusammenhang mit vorgenannten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42  ein sinnvolles Leistungspaket gegeben und die Gleichartigkeit zu bejahen ist.

Hersteller von  Computerhardware  sind  üblicherweise auch bei der Entwicklung derselben

für Dritte beteiligt. Folglich kann zwischen den angefochtenen Dienstleistungen "Entwurf und 

Entwicklung von Computerhardware" (Klasse 42) und den  "ordinateurs" (Klasse 9) der Widerspruchsmarken von Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass  die Erbringung von "Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen" (Klasse 42) mit der Produktion von wissenschaftlichen und technologischen Apparaten,  elektronischen Computer-Bauteilen als auch Computer für Dritte  einhergeht, so dass zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarken Gleichartigkeit besteht.

6. Bei den angefochtenen Dienstleistungen "Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten 

von Daten mittels Computer" (Klasse 35) handelt es sich um rein administrative Arbeiten. 

Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, dass Hersteller der Waren der Klasse 9 auch in 

den Dienstleistungsbereich der Klasse 35 der angefochtenen Marke diversifizieren. Selbst 

wenn die Widersprechende Dienstleistungen der Klasse 35 erbringt, tut sie dies für sich selber und nicht für Dritte. Folglich würde es sich um Hilfsdienstleistungen zur Komplementierung der Hauptwarenpalette handeln, die nicht als gleichartig erachtet werden. Mithin ist 

zwischen den vorgenannten Waren- resp. Dienstleistungskategorien der Vergleichszeichen 

kein markenrelevanter Bezug ersichtlich. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen 

besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden 

(vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).

Soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Gleichartigkeit der angefochtenen 

Waren und Dienstleistungen auf einen hohen Bekanntheitsgrad ihrer Marke beruft, bleibt zu 

beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produkte- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit bestehende Wechselwirkung nicht so weit geht, dass die (gegebenenfalls erhöhte) Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. BGer in 

sic! 2010, 353 – Coolwater / cool water sowie Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

7. Die Gleichartigkeit ist somit bezüglich sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke zu verneinen. Kann eine Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den angefochtenen  Dienstleistungen  ausgeschlossen werden, ist es 

nicht mehr nötig, die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein ausgeschlossen ist (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen).

Die Widersprüche Nr. 10911 und 10912 werden folglich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke aufgrund fehlender Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit abgewiesen. 

In Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 der angefochtenen Marke wurde die Gleichheit resp. Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 9 der 

Widerspruchsmarken bejaht, mithin nachfolgend die Zeichenähnlichkeiten zu beurteilen 

sind.7

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren 

interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen 

bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit weiteren Hinweisen).  

2. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild 

bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und 

die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird 

(Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

3. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge, Kurzwörter werden akustisch 

und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert 

sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, 

Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

4. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder 

ausschlaggebend ist, muss  von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten 

Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. 

Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement 

kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 

7.3.3).

5. Vorliegend stehen sich die kombinierte Marke "intel inside" (fig.) (Widerspruchsmarke W1) 

und die Wortmarke "INTEL INSIDE" (Widerspruchsmarke W2) sowie die kombinierte Marke

"careINDEX galdat inside" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. 

Die unterschiedlichen Schreibweisen (Kleinschreibung resp. Grossschreibung im Gegensatz 

zur Gross- / Kleinschreibung) der Widerspruchsmarken W1 und W2 im Vergleich zur angefochtenen Marke fallen kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva (fig.)). 

In Bezug auf die grafischen Elemente der Widerspruchsmarke W1 kann ausgeführt werden, 

dass sich das in grösserer Schrift gehaltene Zeichenelement "intel" in einer ellipsenförmigen 

Umrandung befindet. Rechts darunter wurde der Bestandteil "inside" angebracht.

Die angefochtene Marke besteht aus dem grösser gehaltenen Wortbestandteil "careINDEX". Darunter wurde in kleinerer Schrift die Kombination "galdat inside“ in der Länge des 

Elementes "INDEX" hinzugefügt. 

Gemäss Lehre genügt bereits die Nähe auf einer der Ebenen Wortklang, Schriftbild oder 

Sinngehalt, um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

Der Vergleich der Widerspruchsmarken W1 und W2 mit der angefochtenen Marke  ergibt, 

dass die Widerspruchsgegnerin das an zweiter Stelle stehende Wortelement "INSIDE" der 

Widerspruchsmarken W1 und W2 per se übernommen hat, was zumindest zu entfernten

Ähnlichkeiten auf phonetischer und visueller Ebene führt.8

Dem Argument der Widersprechenden, dass zwischen der Widerspruchsmarke W1 und der

angefochtenen Marke aufgrund der grafischen Ausgestaltung auch Übereinstimmungen im 

Aufbau auszumachen sind, kann hingegen nicht gefolgt werden. 

Das "inside" der Widerspruchsmarke steht rechts neben dem  – aufgrund der Grösse und 

der ellipsenförmigen Umrandung – im Vordergrund stehenden Element "intel". Das "inside" 

der angefochtenen Marke steht  jedoch  unterhalb des  grössenmässig  dominierenden Bestandteils "careINDEX" und ist zudem mit dem Element "galdat" kombiniert.  Folglich bleibt 

es dabei, dass die Widerspruchsmarke W1 und die angefochtene Marke einzig im kleiner 

gehaltenen und folglich nicht im Vordergrund stehenden Bestandteil "INSIDE" übereinstimmen.

Abweichungen bestehen in den zusätzlich vorhandenen, am Anfang stehenden  Wortelementen "INTEL" (Widerspruchsmarken W1 und W2) sowie "CareINDEX galdat" (angefochtenen Marke). Dies führt in Bezug auf den Aufbau und die Zeichenlänge (2 Bestandteile / 

vier Bestandteile) als auch die Silbenzahl (vier Silben / 7 Silben) zu Unterschieden zwischen 

den Vergleichszeichen. 

6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er 

hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim 

Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig 

auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich 

in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich 

das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen 

lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

7. Die Widerspruchsmarken W1 und W2 bestehen einerseits aus dem Begriff "INTEL", der von 

den Abnehmerkreisen nicht ohne weiteres  als Kurzform für  "intelligence" noch für "integrated electronics" (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Intel) wahrgenommen, sondern in erster Linie ohne klaren Sinngehalt eingestuft wird. Das englische  "INSIDE" wird andererseits 

mit "(das) Innere; Innenseite; innen, drinnen, im Innern" übersetzt (vgl. www.pons.de). 

Die angefochtene Marke weist neben dem Element "INSIDE" die Bestandteile "careINDEX“ 

und "GALDAT" auf.

Dem englischen "careINDEX" kann die Bedeutung von "Pflegeindex" beigemessen werden

(vgl. www.pons.de). 

In Bezug auf das weitere Element "GALDAT" verhält es sich wie folgt: Auch wenn "DAT" mit 

dem englischen "Data" in Verbindung gebracht werden kann, verleiht der Zusatz "GAL" dem 

Ganzen einen unbestimmten Charakter, so dass das Element "GALDAT" keinen offensichtlichen Bedeutungsinhalt aufweist.

Da die Vergleichszeichen insgesamt entweder ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen 

werden resp. beide das übereinstimmende "INSIDE" enthalten, sind auf Ebene des Bedeutungsinhaltes keine  markanten  Unterschiede auszumachen, welche  die festgestellten  Zeichenähnlichkeiten zu kompensieren vermögen.

Aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten (Übereinstimmung im Begriff  "INSIDE") besteht demzufolge auf allen drei Ebenen eine entfernte Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen, so dass die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil  – im engeren 

oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets  vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu 9

beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom 

Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind. Je näher sich die Waren 

und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht 

in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren 

Hinweisen)

2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit 

dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr 

vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzumfang einer Marke zu 

ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung 

der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (Richtlinien, Teil 5, 

Ziff. 7.7, mit weiteren Hinweisen).

3. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die Übereinstimmung im Bestandteil "INSIDE" eine 

Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag.

Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden Bestandteils vermag in  der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). 

4. Die Widerspruchsmarken W1 und W2 bestehen aus der Kombination der Begriffe  "INTEL" 

und "INSIDE". Da das in die angefochtene Marke übernommene, englische "INSIDE" in der 

Bedeutung von "innen, im Innern" im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden 

Waren der Klasse 9, insbesondere  "logiciels d'ordinateur,  supports d'enregistrement magnétiques, ordinateurs", mit einem präzisierenden Zusatz ergänzt werden muss (was befindet 

sich im Innern?), damit ein direkt beschreibender Charakter resultiert, ist dieses in Alleinstellung folglich als normal kennzeichnungskräftig zu qualifizieren. 

Auch  ist der Verweis der Widerspruchsgegnerin auf schweizerische Voreintragungen mit 

dem Zeichenelement "INSIDE" unbehelflich, um eine behauptete Verwässerung des vorgenannten Elementes  zu belegen. Es darf nicht lediglich aufgrund der Registerlage auf eine 

Schwächung oder Verwässerung eines Zeichenelements geschlossen werden, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft  bekannt 

werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen. 

Da zu den  von der Widerspruchsgegnerin zitierten Voreintragungen keine weiteren Belege 

eingereicht wurden, ist der Gebrauch der Marken in der Schweiz nicht glaubhaft dokumentiert. Folglich kann  aufgrund dieser Markeneintragungen nicht auf eine Verwässerung des 

Elementes "INSIDE" in der Klasse 9 geschlossen werden (vgl. Urteil des BVGer vom 6. Mai 

2009 (B-142/2009) E. 6.2  – Pulcino / Dolcino mit Verweis auf RKGE in sic! 1999, 648  –

Wave Rave / theWave). 

5. Die Widersprechende hat geltend gemacht, dass es sich bei den Widerspruchsmarken W1 

und W2 im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 um bekannte Marken mit einem erhöhten Schutzumfang handeln würde.

Hinsichtlich der eingereichten Dokumente und in Anbetracht der Tatsache, dass die Zeichen

im Zusammenhang mit Prozessoren und Chipsätze  als bekannte und oft zitierte Beispiele 

für  "Ingredient Branding" (http://de.wikipedia.org/wiki/Ingredient_Branding; besucht am 19. 

Mai 2011) gelten, ist die Bekanntheit der Widerspruchsmarken W1 und W2 für vorgenannte 

Produkte  als institutsnotorisch einzustufen. Bei den Widerspruchsmarken W1 und W2 als 10

Ganzes kann somit im Zusammenhang mit Prozessoren und Chipsätzen von einer erhöhten 

Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Diese erhöhte Kennzeichnungskraft lässt sich 

auf Produkte ausdehnen, die in einem engen Verhältnis zu Prozessoren oder Chipsätzen

stehen  wie z.B. Computer, weil sie diese enthalten,  Magnetdatenträger, weil diese Speicherchips aufweisen oder Software, weil diese von Prozessoren ausgewertet werden.

Anzumerken gilt es, dass die Bekanntheit der Widerspruchsmarken W1 und W2 stark durch 

die Zeichenstruktur (Firmenname + Inside) geprägt wird. Es wurden jedoch keine Unterlagen ins Recht gelegt, welche den Umstand belegen, dass an der erhöhten Bekanntheit und 

am entsprechend erweiterten Schutzumfang der Gesamtzeichen  "INTEL INSIDE" auch die 

einzelnen Wortelemente als solche, also "INTEL" und "INSIDE", teilhaben.

6. Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die Übernahme des  normal kennzeichnungskräftigen  Wortbestandteiles "INSIDE" der Widerspruchsmarken.  Obwohl dieser  aufgrund des Abstands zwischen den Markenbestandteilen  ohne weiteres  als selbständiges 

Element erkannt wird, wird dieser aufgrund der Grösse und der Positionierung als untergeordneter Zusatz wahrgenommen.  Wegen der grafischen Ausgestaltung liegt der Schwerpunkt der angefochtenen Marke folglich auf dem Element "careINDEX", das trotz des bestehenden  Bedeutungsinhalts ("Pflegeindex") als Ganzes  interpretationsbedürftig bleibt  und 

mithin den Gesamteindruck prägt.

Bei der Widerspruchsmarke W1 wird der Fokus in Anbetracht der vorhandenen Graphik und 

der  vorliegenden Grössenverhältnisse  auf  den Bestandteil "intel" gelenkt, bei der Widerspruchsmarke W2 steht keines der beiden Elemente spezifisch im Vordergrund. 

Die Tatsache, dass die Zeichen  unterschiedlich aufgebaut sind (2 Bestandteile / vier Bestandteile) und  das Hauptgewicht der Zeichen jeweils ein unterschiedlicher ist (W1: intel; 

W2: INTEL und INSIDE; angefochtene Marke: careINDEX), führt zu einem divergierenden 

Gesamteindruck. Auch gilt es zu beachten, dass der Aufbau der Widerspruchsmarken, d.h. 

die Zeichenstruktur,  bei der angefochtenen Marke nicht übernommen wurde, so dass sich 

die Bekanntheit derselben nicht auf das übernommene Element "INSIDE" per se erstrecken 

kann. Der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Zeichen ist somit – wie vorgängig aufgezeigt – aus markenrechtlicher Sicht klar verschieden. Das jüngere Zeichen unterscheidet 

sich somit rechtsgenüglich von den Widerspruchsmarken,  weshalb das Vorliegen einer 

markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen und  die  Widersprüche abzuweisen sind.

7. Die Widersprechende machte unter Verweis auf mehrere Marken geltend (CH 542 864 "intel 

Core Solo inside" (fig.), CH 542 865 "intel Core Duo inside" (fig.), CH 544 550 "intel Pentium 

D inside" (fig.), CH 544 551 "intel Xeon inside" (fig.)), dass die Widerspruchsmarken Teil einer Markenfamilie seien.

Da die Serienmarken der Widersprechenden auf den Elementen "intel" und "inside" aufbauen, kann aus der Übernahme des Bestandteils "inside" bei der angefochtenen Marke noch 

nicht auf das Vorliegen einer Serienmarke geschlossen werden. Folglich  kann  auch keine 

mittelbare Verwechslungsgefahr ausgemacht werden. 

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben  dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGEGebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem 

Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 

MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in 

einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei 11

auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). 

3. Die Widersprüche Nr. 10911 und 10912 werden abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. In casu handelt es sich um Verfahren mit doppeltem 

Schriftenwechsel. Da  die Widerspruchsgegnerin  in den Stellungnahmen beider Verfahren 

aufgrund der grossen Übereinstimmungen in den Widerspruchsmarken und der Waren- und 

Dienstleistungsliste teilweise gleich argumentieren konnte, rechtfertigt es sich, dass die Widersprechende der  Widerspruchsgegnerin eine  reduzierte  Parteientschädigung von CHF 

3'000.00 bezahlt.12

Aus diesen Gründen wird 

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 10911 und 10912 werden abgewiesen.

2. Die Widerspruchsgebühren von insgesamt CHF 1‘600.00 verbleiben dem Institut.

3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von 

CHF 3'000.00 zu bezahlen.

4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet. 

Bern, 14. Juli 2011

Markenabteilung

Tanja Belser Spuck

Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach  seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.