LAWFINDER / lexfind.ch
Sachverhalt: A.
und beansprucht Schutz für die nachstehenden Waren und Dienstleistungen: Klasse 9: Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film- optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten. Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien. Klasse 38: Telekommunikation. Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten. Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software. Klasse 45: Juristische Dienstleistungen. Das in der Marke enthaltene Kreuz wird gemäss ihrem Farbanspruch weder in Weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben. B. Klasse 38: Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit zu Datenbanken; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke; Datentransfer (messaging); Zur Verfügung stellen von elektronischer Post (Email). Klasse 42: Konstruktion von Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Speicherplatz zur Beherbergung von Daten für Dritte; Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien. Demgegenüber wird kein Schutz für Dienstleistungen der Klasse 45 beansprucht. Zur Begründung des Widerspruchs führte die Lawfinder GmbH im Wesentlichen aus, die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 und 42 seien identisch bzw. gleichartig. Die Verwechslungsgefahr sei daher streng zu beurteilen. Mangels beschreibendem Sinngehalt bezüglich den in Klassen 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen sei die Widerspruchsmarke nicht schwach kennzeichnungskräftig. Das angefochtene Zeichen sei mit "LexFind" im Aufbau und Sinngehalt praktisch identisch aufgebaut, weshalb sowohl die Zeichenähnlichkeit als auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen seien. Die weiteren Markenelemente der angefochtenen Marke reichten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. C. Zunächst bestritt es die Gleichartigkeit der Dienstleistungen und wies darauf hin, dass die Widerspruchsmarke zu den schwachen Marken gehöre. Dies verdeutlichte es am Beispiel seines ursprünglich als Wortmarke angemeldeten Zeichens "LexFind.ch" (fig.), welchem jedoch von der Vorinstanz aufgrund seines beschreibenden Charakters der Markenschutz gemäss Art. 2 lit. a D. E. F. G. Hinsichtlich der von beiden Marken beanspruchten Dienstleistungen ging die Vorinstanz von Dienstleistungsidentität bzw. -gleichartigkeit aus. Sie bejahte die Ähnlichkeit der Zeichen aufgrund des gemeinsamen Anfangsbuchstabens "L", des Wortstammes "find" und der sinngehaltlich identischen Silben "law" und "lex". Hingegen verneinte sie mit Hinweis auf die Schutzverweigerung der Wortmarke "lexfind.ch" eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall, denn die angefochtene Marke sei nur aufgrund der Grafik eingetragen worden. Demzufolge ergebe sich die Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke in erster Linie aus der Kombination mit den grafischen Elementen, weshalb sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf den Wortbestandteil "LexFind" erstrecken könne. In einem solchen Fall entfalle in der Regel jegliche Verwechslungsgefahr mit ähnlichen Wortmarken. Eine erhöhte Verkehrsbekanntheit beider Zeichen sei nicht nachgewiesen worden. H. "1. Der Entscheid der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 10137 ist aufzuheben. 2. Das Widerspruchsbegehren gemäss Widerspruch vom 22. Oktober 2008 und Replik vom 4. Mai 2009 ist gutzuheissen, eventuell ist die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen." Zur Begründung führt sie aus, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie die früher getroffene Feststellung, die Wortverbindung "LexFind" sei eine beschreibende Angabe für sämtliche der beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42, auf die Widerspruchsmarke übertragen habe. Letztere sei für die Klassen 38 und 42 indessen nicht beschreibend und besitze daher eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Sie habe diesen Einwand in der Widerspruchsbegründung vom 22. Dezember 2008 (Ziff. 2.2) und in der Replik vom 4. Mai 2009 (Ziff. 1) ausführlich dargelegt. Die Vorinstanz habe sich in der Begründung der angefochtenen Verfügung mit diesem Argument nicht auseinandergesetzt und damit ihren Anspruch auf das rechtliche Gehör verletzt. Aus der in Bezug auf die Klasse 38 und 42 bestehenden Kennzeichnungskraft des Zeichens ergebe sich, dass entgegen der Auffassung der Vorinstanz den Wortbestandteilen Schutz zukomme und diese miteinander zu vergleichen seien. Eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke habe sie zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht. I. J. K. L. M. N. O. P.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 1.2. Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 1.3. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 1.4. Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem die Passivlegitimation des Instituts für Förderalismus der Universität Freiburg i.Ue. zu prüfen. Gemäss Art. 6 2. 2.1. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 3.1. Die Beschwerdeführerin macht vorab geltend, ihr Anspruch auf Wahrung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 3.2. Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 3.3. Dem Anspruch auf vorherige Anhörung ist im vorliegenden Fall ohne weiteres Genüge getan worden. Die Beschwerdegegnerin hat bereits mit Stellungnahme vom 26. Februar 2009 auf die im Eintragungsverfahren für die angefochtene Marke festgestellte, gemeingutbedingte Kennzeichnungsschwäche des Wortbestandteils Bezug genommen. Die Vorinstanz hat daraufhin die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 3. März 2009 aufgefordert, in ihrer Replik zur Kennzeichnungsschwäche Stellung zu nehmen, was diese - allerdings nur in geringem Umfang - auch getan hat (Replik im Widerspruchsverfahren vom 4. Mai 2009). Demnach kann sich die Beschwerdeführerin jedenfalls nicht auf den Standpunkt stellen, es sei aus ihrer Sicht nicht zu erwarten gewesen, dass die Vorinstanz aus dem Eintragungsverfahren bezüglich einer Vorläuferin der angefochtenen Marke möglicherweise auf die Kennzeichnungsschwäche der Wortelemente beider Marken als Grundlage für die Verneinung der Verwechslungsgefahr schliessen würde. 3.4. Des Weiteren rügt die Beschwerdeführerin, ihre Vorbringen seien im Sinne der Verletzung der Begründungspflicht nicht berücksichtigt worden (Beschwerde, S. 1 f.). Demnach stellt sich die Frage, ob die Begründungsdichte in Bezug auf die von der Vorinstanz erörterte Frage, ob die Widerspruchsmarke für die in den Klassen 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen beschreibend sei, dem verfassungsrechtlichen Mindeststandard genügt. 3.5. Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 3.6. Zunächst ist in Bezug auf den Sachverhalt festzustellen, dass die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin im Rahmen eines früheren Eintragungsgesuchs (Nr. 54821/2007) mit Schreiben vom 19. Oktober 2007 darauf aufmerksam gemacht hat, dass die blosse Wortmarke "Lex-Find" "eine beschreibende Angabe der Art und der Zweckbestimmung eines grossen Teils der Dienstleistungen" darstelle. Auf diese Feststellung hat die Vorinstanz im Rahmen des Widerspruchsentscheids zwar Bezug genommen (angefochtener Entscheid, S. 6). Indessen ist sie auf den Hinweis der Beschwerdeführerin, wonach sich der Widerspruch nur auf die Klassen 38 und 42 beziehe, für welche sie beide Zeichen (im Unterschied zur Klasse 45) als nicht beschreibend ansehe, nicht näher eingegangen. Der Beschwerdeführerin ist dahingehend zuzustimmen, dass es zu begrüssen gewesen wäre, wenn das IGE sich in der Begründung des angefochtenen Entscheides mit der seitens der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Frage befasst hätte. Das bedeutet aber nicht, dass im Verzicht auf das entsprechende Begründungselement eine Unterschreitung des verfassungsrechtlichen Mindeststandards in Bezug auf die geforderte Begründungsdichte zu sehen wäre. Ob die Vorinstanz die Widerspruchsmarke für die Klassen 38 und 42 zu Unrecht als beschreibend bezeichnet hat, ist Gegenstand der materiellen Beurteilung (vgl. dazu insb. E. 7.2 hiernach). Ein verfassungsrechtlich relevanter Begründungsmangel würde demgegenüber jedenfalls vorliegen, wenn sich die Vorinstanz trotz festgestellter Dienstleistungsgleichartigkeit nicht zum Schutzumfang der auf Verwechselbarkeit zu prüfenden Zeichen äussern würde, wovon indessen vorliegend keine Rede sein kann. 3.7. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge, das rechtliche Gehör sei verletzt, sowohl in Bezug auf die Anhörung im vorinstanzlichen Verfahren als auch in Bezug auf die Mindestanforderungen betreffend die Begründung des angefochtenen Entscheids nicht durchdringt. 4. 4.1. Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c 4.2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 4.3. Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 monari c./ANNA MOLINARI). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol 400, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil vom Bundesgericht4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 - Yello; Marbach, SIWR III/1., N. 979 mit Hinweis auf Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]und Entscheid der Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 R Rothmans [fig] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]). 5. 6. 6.1. Beschwerdeführerin und Vorinstanz gehen übereinstimmend davon aus, dass die für die konfligierenden Zeichen beanspruchten Dienstleistungen gleichartig sind (vgl. Beschwerde, S. 2; Widerspruchsentscheid III.B.2-4). Die Beschwerdegegnerin ihrerseits bestreitet in ihren Ausführungen die Gleichartigkeit der betroffenen Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42 (Beschwerdeantwort, Teil B, Ziff. 1 und Duplik, Teil II/B, Ziff. 1 ff.). Mit Hinweis auf die Rechtsprechung (Entscheid der RKGE vom 6. Mai 2003 E. 7 TNT [fig.]/TNT [fig.], veröffentlicht in sic! 2004 S. 231) stellt sie in Abrede, dass die von ihr gewählten Oberbegriffe "Telekommunikation" in Klasse 38 und "wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software" in Klasse 42 von vornherein alle konkret bezeichneten Unterbegriffe einer Klasse und damit die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen umfassen. Diese Rechtsprechung bezog sich jedoch darauf, ob Telekommunikationsdienstleistungen einerseits und Waren der Klasse 9 andererseits gleichartig sein können. Da die vorliegend in Streit stehenden Dienstleistungen identischen Dienstleistungsklassen angehören, kann nicht gesagt werden, diese hätten im Sinne der zuvor zitierten Rechtsprechung nur entfernt etwas miteinander zu tun. 6.2. Es ist entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin darauf zu verweisen, dass Dienstleistungen gleichartig sind, wenn sie dem selben Markt zuzurechnen sind (Marbach, SIWR III/1, N. 851 f.). Entscheidend ist, ob der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden können (Entscheid der RKGE vom 11. Dezember 2002 E. 4 Visart/Visarte, veröffentlicht in sic! 2003 S. 343). Verwendet ein Markeninhaber dabei Oberbegriffe, erhöht er das Risiko eines Konflikts mit anderen Marken (Dorigo, a.a.O., Art. 28 N. 67; Marbach, SIWR III/1, N. 803 mit Hinweis auf den Entscheid der RKGE, veröffentlicht in sic! 2003 S. 34,1 E. 6 Montega [fig.]/Montego bei dem eine Gleichartigkeit von Kleidern und Lederwaren angenommen wurde, da die unter Lederwaren fallenden Handtaschen und Reisetaschen als den Kleidern gleichende Waren angesehen wurden). Insoweit also eine Dienstleistung unter den von einer Partei beanspruchten Oberbegriff einer Dienstleistungsklasse subsumierbar ist, besteht kein Zweifel, dass die Konsumenten die jeweils beanspruchten Dienstleistungen als gleichartig einordnen. 6.3. Der Begriff "Telekommunikation" ist ein Sammelbegriff für sämtliche Formen der Informationsübertragung mit Anlagen der Nachrichtentechnik wie Datenfernübertragung, Rundfunk, Telefonie, Telegrafie (Der Brockhaus multimedial, Mannheim 2008, Eintrag zu "Telekommunikationsdienste"). Als "Telekommunikationsdienste" werden alle Dienstleistungsangebote im Bereich der Telekommunikation, insbesondere die Telefonie und Datenfernübertragung wie Internet, bezeichnet (F. A. Brockhaus, 2008). Damit fallen die von der Beschwerdeführerin in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit zu Datenbanken; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke; Datentransfer (messaging); Zurverfügungstellen von elektronischer Post (Email)", bei welchen die Datenübertragung im Vordergrund steht, unter den Begriff der Telekommunikation. Im Einklang mit der Vorinstanz sind die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 als mit dem von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Obergbegriff "Telekommunikation" gleichartig zu qualifizieren. 6.4. Bezüglich der Klasse 42 ist einzig die Identität der von beiden beanspruchten Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computersoftware" sowie die Gleichartigkeit der Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" mit diesem Oberbegriff unbestritten. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (Duplik, Teil II/B, Ziff. 2 f.), ist hingegen bei der Qualifikation der Dienstleistungen "Konstruktion von Datenbanken; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Speicherplatz zur Beherbergung von Daten für Dritte; Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien", welche von der Beschwerdeführerin beansprucht werden, im Einklang mit der Vorinstanz auf eine Gleichartigkeit mit den von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Oberbegriffen "Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen" zu schliessen, da sie im Rahmen von wissenschaftlichen, technologischen und Forschungsdienstleistungen erbracht werden. Diese Dienstleistungen können demnach vom selben Anbieter stammen, weshalb eine Gleichartigkeit zu bejahen ist (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 287 f.). 7. 7.1.1. Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (Marbach, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-vista mit Hinweisen; siehe auch Marbach, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (Marbach, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a - Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (Marbach, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b - Kamillosan und Willi, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Schwäche beeinflussen (Marbach, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgericht B 1085/2008 vom 13. November 2008 Red Bull/Stierbräu). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (Marbach, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 - Eden Club). 7.1.2. Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (Marbach, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 6 ORPHAN EUROPE (fig.)/ORPHAN INTERNATIONAL). 7.1.3. Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen: Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 Aromata/Aromathera mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Gesichtspunkten, um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 Adia/Aida Jobs, Aida Personal, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 Minergie/Sinnergie mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006 S. 413). Diese Kriterien sind im Folgenden bezogen auf die im Streit stehenden Marken zu untersuchen. 7.3. Beide Marken bestehen in ihren Wortelementen aus dreisilbigen Wortkombinationen, bei welchen die Betonung auf der ersten Silbe liegt. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet A-I-E, jene der angefochtenen Marke E-I. Dagegen stehen sich bei der Konsonantenfolge L-W-F-N-D-R und L-X-F-N-D-C-H gegenüber. Gemeinsam ist beiden Zeichen der Mittelteil der jeweiligen Wortkombinationen, nämlich das Element "find-". Eine klangliche Überstimmung besteht daher beim Anfangsbuchstaben "L", dem zweiten Vokal "i" sowie der Konsonantenfolge F-N-D im Mittelteil. Die Endungen "er" einerseits und ".ch" andererseits dürften kaum ins Gewicht fallen, da sie weder betont sind, noch in anderer Weise vermöchten, die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich zu ziehen (vgl. dazu Joller, a.a.O., Art. 3 N. 153; zur geringen Relevanz sogar identischer Schlusssilben vgl. auch BGE 112 II 362 E. 2 Seccolino/Escolino; Entscheid der RKGE vom 5. August 2003 E. 4 Seropram/Citopram, veröffentlicht in sic! 2003, 973 ff.). Damit ist von einer Ähnlichkeit im Wortklang auszugehen. 7.4. Weiter weisen die Wortelemente der Marken die gleiche Zeichenanzahl auf, nämlich 9. Identisch sind bei beiden Zeichen wie vorstehend ausgeführt, die Anfangsbuchstaben sowie der Mittelteil "find" der Wortkombinationen. Hingegen sind die Marken, wie unter E. 7.2 ausgeführt, verschieden gestaltet: während die Marke der Beschwerdeführerin als Wortmarke angemeldet ist, setzt sich die angefochtene Marke aus verschiedenen Markenbestandteilen zusammen. So prägen die grafischen Elemente den Gesamteindruck der angefochtenen Marke trotz ihrer dekorativer Natur mit. Es bestehen daher Unterschiede im Schriftbild beider Zeichen. 7.6. Besteht wie im vorliegenden Fall bereits eine Zeichenähnlichkeit aufgrund des Wortklanges, so führt die zusätzliche Übereinstimmung im Sinngehalt zu einer Verstärkung der Zeichenähnlichkeit (Joller, a.a.O., Art. 3, N. 159 f. mit Hinweisen). Die figurativen Elemente der angefochtenen Marke prägen deren Gesamteindruck in der Erinnerung angesichts ihrer dekorativen Funktion nicht in einem so hohen Masse, dass sie die Zeichenähnlichkeit zu beseitigen vermögen. Es ist daher in Übereinstimmung mit allen Verfahrensbeteiligten (vgl. insbesondere Beschwerde, II. 2.) von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen. 8. 8.1. Die Vorinstanz hat den Widerspruch der Beschwerdeführerin abgewiesen, weil sie trotz Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit der Auffassung ist, dass sich der Schutz der angefochtenen Marke "LexFind.ch" auf deren grafische Elemente beschränke, da die Wortelemente dem Gemeingut zuzurechnen seien (mit Hinweis auf Urteil des Kantonsgerichts Wallis vom 18. Mai 2005 Wine City.ch, veröffentlicht in sic! 2007 S.108; David, a.a.O., Art. 2 8.2. Grundlage für die Argumentation der Vorinstanz ist der Umstand, dass sie bei der Prüfung einer Vorform der angefochtenen Marke, nämlich der Wortmarke "LexFind", zum Schluss kam, es handle sich um eine beschreibende Angabe hinsichtlich der Art und der Zweckbestimmung eines grossen Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, weshalb das Zeichen aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Gemeingut zurückzuweisen sei (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 19. Oktober 2007, Beilage 1 zur Beschwerdeantwort). Daraufhin änderte die Hinterlegerin ihr Zeichen und fügte dem Wortelement grafische Elemente und den nationalen Top-Level-Domain ".ch" hinzu. Die Argumentation, wonach die Verkehrskreise das Zeichen als Hinweis auf die Möglichkeit Gesetze in einer Datenbank abzurufen bzw. mittels einer Software zu finden verstünden, übertrug die Vorinstanz auf die Widerspruchsmarke "lawfinder", der sie folglich ebenfalls eine nur geringe Kennzeichnungskraft zubilligte. Inwiefern dies zu Recht geschah, wird nachfolgend geprüft. 8.2.1. Fraglich ist zuerst, ob die Widerspruchsmarke "lawfinder" für die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit zu Datenbanken; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke; Datentransfer (messaging); Zur Verfügung stellen von elektronischer Post (Email)" unmittelbar beschreibend ist. Dabei ist, wie hiervor unter E. 7.1.1 festgehalten, auf den konkreten Registereintrag abzustellen. Für die Prüfung ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprechend auszulegen (vgl. Urteile des Bundesgericht 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3 BahnCard, veröffentlicht in sic! 6/2004 500, 4A.5/2003vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 Discovery Travel & Adventure Channel, veröffentlicht in sic! 2004 S. 400). Wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit abstrakten Oberbegriffen formuliert, so ist namentlich bei der Prüfung von sämtlichen denkbaren Waren oder Dienstleistungen auszugehen, welche hierunter subsumiert werden können. Erweist sich das Zeichen dabei auch nur für einen dieser Unterbegriffe als schwach, so trifft dies auch auf den Oberbegriff zu (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 Total Trader; Entscheid der RKGE vom 30. April 1998 E. 2c Sourcesafe, veröffentlicht in sic! 5/1998 477; Marbach, SIWR III/1, N. 213; vgl. auch E. 6 hiervor). 8.2.2. Dienstleistungen der Klasse 38, wie sie die Beschwerdeführerin beansprucht, sind in den erläuternden Anmerkungen zur Nizza Klassifikation, Teil I (Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in alphabetischer Reihenfolge, 9. Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2007, Deutsches Patent und Markenamt, München 2006, [hiernach: Nizza Klassifikation, Ausgabe, Teil]) als solche bezeichnet, "die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten, (1) welche einer Person gestatten, mit einer anderen zu sprechen, (2) welche Botschaften von einer Person an andere übermitteln und (3) welche akustische oder visuelle Übermittlungen von einer Person an eine andere gestatten (Rundfunk und Fernsehen)". Klasse 38 erfasst damit jedenfalls die Telefonie, das Telegrammwesen, E-Mail-Dienste und die klassischen Medien Rundfunk und Fernsehen. Dies spricht dafür, dass in dieser Klasse inhaltsneutral lediglich jene Dienstleistungen erfasst werden, welche die technische Übertragung betreffen. Dementsprechend stellt die Vorinstanz in ihren Richtlinien klar, dass die Dienstleistungen der Klasse 38 nur den technischen Aspekt der Übertragung betreffen und somit weder Thema noch Inhalt aufweisen (Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2011, Teil 1, Ziff. 4.7; vgl. dazu insbesondere Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 Discovery Travel & Adventure Channel, veröffentlicht in sic! 2004 S. 400). Da Dienstleistungen in Klasse 38 nach diesem Konzept allein die technische Übermittlung nicht aber den Inhalt der Suche zum Gegenstand haben, kann eine Bezeichnung wie "lawfinder", die sich durch den prägenderen Wortbestandteil "law" in erster Linie auf den Inhalt der übermittelten Daten bezieht - entgegen der Meinung der Vorinstanz, wohl aber in Übereinstimmung mit ihren Richtlinien - für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 nicht direkt beschreibend sein. Dies gilt auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung "Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke", denn beansprucht ist in Klasse 38 nicht die Suchmaschine selbst, sondern die Verschaffung des Zugriffs auf eine Suchmaschine, sodass selbst wenn "Suchen" und "Finden" als Begriffspaar angesehen werden kann, in "lawfinder" keine direkte Beschreibung der Zugangsverschaffung erkannt wird. Da sich die Widerspruchsmarke "Lawfinder" in Klasse 38 für die beanspruchten Dienstleistungen als nicht beschreibend und damit normal kennzeichnungskräftig erweist, vermag sie insoweit gegenüber der in Klasse 38 für "Telekommunikation" registrierten angefochtenen Marke ihren Schutzbereich zu behaupten. 8.2.3. Demgegenüber ergibt die Beurteilung des Zeichens im Zusammenhang mit den in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen "Konstruktion von Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Speicherplatz zur Beherbergung von Daten für Dritte; Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien" Folgendes: Anders als in Klasse 38 beschränken sich die in Klasse 42 zusammengefassten Dienstleistungen nicht auf einen technischen Aspekt. So geht aus den erläuternden Anmerkungen der Nizza Klassifikation hervor, dass dieser Klasse zugeteilte Dienstleistungen sich auf "theoretische und praktische Aspekte komplexer Gebiete" beziehen und somit nicht "inhaltslos" sind (Nizza Klassifikation, 9. Ausgabe, Teil I, S. 32). Insbesondere Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, welche dieser Klasse angehören, haben einen Inhalt und eine Zweckbestimmung. Daraus folgt, dass der inhaltliche Bezug in der Widerspruchsmarke deren beschreibenden Charakter für Dienstleistungen der Klasse 42 auch unter Berücksichtigung dessen, dass juristische Dienstleistungen wie z.B. Rechtsberatungen der Klasse 45 angehören (Nizza Klassifikation, 9. Ausgabe, Teil I, S. 32 und 34), nicht ausschliesst. Beansprucht werden in casu nämlich Dienstleistungen, welche juristische Dienstleistungen wie z.B. das Auffinden eines Gesetzes, unterstützen bzw. diese Handlung zum Zwecke haben. Namentlich die Entwicklung einer Software bzw. Programmierung einer Datenbank können dem Auffinden eines Gesetzes dienen und als "lawfinder" (vgl. E. 7.5 hiervor) bezeichnet werden. So sind gerade im Bereich der juristischen Forschung spezielle Softwares und Datenbanken denkbar, welche an die Anforderungen einer juristischen Recherche angepasst sind. Die Widerspruchsmarke "lawfinder" beschreibt daher die Zweckbestimmung und den Inhalt der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen. Daraus folgt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen schwach ist. 8.3. Die Beschwerdeführerin machte ausserdem eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend, die im Rahmen des Widerspruchsverfahren eben damit begründet wurde, dass das Zeichen in Bezug auf die in Klasse 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen nicht dem Gemeingut zuzuordnen sei (vgl. Widerspruch Ziff. 2.2 und Replik im Widerspruchsverfahren Ziff. 1.4; vgl. ausserdem die Auseinandersetzung mit dieser Argumentation hiervor). Die Vorinstanz verstand diese Ausführungen als Hinweis auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit, welche die Beschwerdeführerin nach eigenem Bekunden gar nicht geltend machen wollte (vgl. Beschwerde, Ziff. 1 in fine, Replik Ziff. 7). Eine Prüfung der Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke erübrigt sich demnach. 8.4. Die Beschwerdegegnerin ihrerseits hat indessen eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der angefochtenen Marke durch Werbemassnahmen geltend gemacht. Die Beschwerdeführerin bestreitet diese. Zum Nachweis der Werbemassnahmen hat die Beschwerdegegnerin einen Flyer eingereicht (Beilage AB 11 zur Replik im Widerspruchsverfahren). Es kann offen bleiben, welche Wirkung eine einmalige Werbemassnahme entfalten muss. Zum Nachweis des für die erhöhte Verkehrsbekanntheit im Allgemeinen in der Schweiz verlangten langjährigen Gebrauchs (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 98 f.) und der intensiven Werbung ist der Flyer jedenfalls nicht ausreichend. Auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der angefochtenen Marke kann zudem auch nicht schon aus der Anzahl der "Treffer" bei einer Suche im Internet geschlossen werden (vgl. insoweit Stellungnahme im Widerspruchsverfahren vom 26. Februar 2009, S. 6).
8.5. 8.5.1. Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass einerseits die Widerspruchsmarke in Bezug auf die im Streit stehenden Dienstleistungsklassen 38 eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist und andererseits eine Verkehrsbekanntheit der angefochtenen Marke nicht festgestellt werden konnte. Bei dieser Ausgangslage reichen, anders als bei einer schwachen Marke, nicht schon geringfügige Unterschiede um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Angesichts der bestehenden Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit bleibt zu prüfen, ob und wie es sich auswirkt, dass die angefochtene Marke über ein Bildelement verfügt. Im Falle von Konflikten komplexer Zeichen, hier Wortmarke und Wortbildmarke, wird in der Regel dem Wortelement die prägende Bedeutung zugemessen (Marbach, SIWR III/1, N. 929 ff. mit Hinweisen). Vorliegend sind die streitbefangenen Marken sowohl im Sinngehalt als auch im Klang ähnlich (vgl. E. 7.6), sodass die Grafik der angefochtenen Marke, welche dieser weder einen anderen Sinngehalt verleiht noch die Wortelemente verdrängt, zwar als Dekoration wahrgenommen wird, doch bezüglich den in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht zu bannen vermag. Die Beschwerde ist daher in Bezug auf die in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen im Hauptantrag gutzuheissen. 8.5.2. Die Schwäche des Zeichens im Hinblick auf die in Klasse 42 registrierten Dienstleistungen bewirkt hingegen, dass die Widerspruchsmarke insoweit nur einen geringen Schutzumfang beanspruchen kann, aus dem sie ähnliche Marken als verwechselbar abwehren kann. Aufgrund des ähnlichen Sinngehaltes ist daher auch das Wortelement "LexFind" im angefochtenen Zeichen im Zusammenhang mit den in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen zweckbeschreibend. Die streitbefangenen Zeichen stimmen somit bezüglich der Klasse 42 in einem schwachen Zeichenbestandteil überein, sodass die festgestellten Unterschiede, namentlich die grafischen Elemente der angefochtenen Marke, die Verwechslungsgefahr zu bannen vermögen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 6.3 ORPHAN EUROPE (fig.)/ORPHAN INTERNATIONAL). Die Beschwerde ist daher im Einklang mit dem Antrag der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz in Bezug auf die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen abzuweisen. 9. Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie indessen mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als hälftig obsiegend zu gelten, weshalb die Beschwerdegegnerin anzuweisen ist, ihr die Hälfte der gemäss Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung beim IGE verbleibenden Widerspruchsgebühren von Fr. 800.- im Umfang von Fr. 400.- zu erstatten. 10. 11. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. 2. 3. 4. 5. - die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück) - die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreterin; Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Akten zurück) - die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr.°10137; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)
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