CELLSTAR

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 3334
in Sachen
Cellpack AG
Zentralstrasse 17
5610 Wohlen
CH-Marke Nr. 416 814 „CELLPACK“ Widersprechende
vertreten durch Hug Interlizenz AG, 8903 Birmensdorf
gegen
Cellstar, Ltd.
1730 Briercroft Court
US-Carrollton (TX, 75006)
CH-Marke Nr. 456 600 “CELLSTAR” Widerspruchsgegnerin
vertreten durch E. Blum & Co., 8044 Zürich
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG; SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV; SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-tum (IGE-GebO; SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021), Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwal-tungsverfahren (VKEV; SR 172.041.0) sowie auf Art. 1 ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG; SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend Institut)
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in Erwägung gezogen:
1. Die angefochtene CH-Marke Nr. 456 600 „CELLSTAR“ wurde am 12. März 1998 in der Schweiz hinterlegt und am 30. Dezember 1998 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 253 veröffentlicht. Die angefochtene Marke beansprucht unter anderem Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
9 Antennenbefestigungen, Netzanschlüsse für Batterien, Eingangs- und Ausgangsbuchsen und –stecker.
35 Werbe- und Geschäftsführungsdienstleistungen, einschliesslich Lagerdisposition, Unterstützung der Detail-listen bei Einkäufen, Einführungs- und Beratungsdienste für Zubehörprogramme im Zusammenhang mit O-riginalausrüstung des Herstellerzubehörs, Logistikdienstleistungen auch unter Einbeziehung von moderner Informationstechnologie, alles bezüglich Mobiltelefonen, drahtloser Telekommunikationsausrüstung und de-ren Zubehör.
37 Reparaturen und Instandsetzung von Mobiltelefonen, drahtloser Telekommunikationsausrüstung und deren
Zubehör.
2. Die Widerspruchsmarke CH-Nr. 416 814 „CELLPACK“ ist für folgende Waren und Dienst-leistungen eingetragen:
1 Kunstharze und Kunststoffe im Rohzustand, Klebstoffe für gewerbliche Zwecke ; Silikone und Karbonate.
2 Farben und Firnisse, Naturharze im Rohzustand.
9 Elektrische Kabel und Drähte; Kabelschuhe, -klemmen und –mäntel für elektrische Leitungen; Antennen.
16 Verpackungsfolien, -beutel, -hüllen und -taschen ausschliesslich aus Kunststoff.
17 Kunststoffe und Kunstharze als Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial und als Halbzeug; Kabelkanäle, Schalen und Rohrverbindungen aus Kunststoff; verstärkte Kunststoffe; Armierungen; Kunststoff- und Koh-lenstofffasern soweit in Kl. 17 enthalten; Glasfasern für die Isolation; Isolatoren; Klebebänder für gewerbli-che Zwecke.
35 Beratungsdienst für die Auswahl von Maschinen und Geräten mit Kostenanalysen und Modellvorschlägen.
36 Leasing von Maschinen und Geräten.
37 Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten.
40 Materialbearbeitung; Recycling von Tonermodulen.
41 Personalausbildung; Seminare.
42 Entsorgen von Maschinen und Geräten; Ingenieurarbeiten; Erstellen von Computerprogrammen für Dritte.
3. Der am 29. März 1999 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen folgende Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke (genauer Wortlaut):
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9 Antennenbefestigungen, Netzanschlüsse für Batterien, Eingangs- und Ausgangsbuchsen und –stecker.
35 „Lagerdisposition, Unterstützung der Detaillisten bei Einkäufen, Einführungs- und Beratungsdienste für Zu-behörprogramme im Zusammenhang mit Originalausrüstungen des Herstellerzubehörs, Logistikdienstleis-tungen auch unter Einbeziehung von moderner Informationstechnologie“, sowie die Bezeichnung „Tele-kommunikationsausrüstung und deren Zubehör“.
37 Reparaturen und Instandsetzung von Mobiltelefonen, drahtloser Telekommunikationsausrüstung und deren
Zubehör.
Die Widersprechende macht geltend, das angefochtene Zeichen sei dem Zeichen der Wi-dersprechenden ähnlich. Ausserdem seien die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 37 der angefochtenen Marke mit denjenigen der Marke der Widersprechenden teil-weise ähnlich und teilweise identisch. Demzufolge bestehe eine Verwechslungsgefahr.
4. Die Widerspruchsgegnerin reichte am 17. Januar 2000, innert mehrmals verlängerter Frist, ihre Stellungnahme ein. Sie macht im Wesentlichen Folgendes geltend: Die Registrierung der Widerspruchsmarke gem. Art. 78 MSchG sei ungültig. Denn gemäss Gesetzestext sei zur Geltendmachung der Gebrauchspriorität nur berechtigt, wer eine Marke vor dem Inkraft-treten dieses Gesetzes auf Waren oder deren Verpackung oder zur Kennzeichnung von Dienstleistungen zuerst gebraucht habe. Bei der Widerspruchsmarke sei als Gebrauchspri-orität das Jahr 1935 angegeben worden. Dies sei jedoch gar nicht möglich, da es zu dieser Zeit z.B. Computerprogramme noch gar nicht gegeben habe, die Marke zur Kennzeichnung von „Erstellen von Computerprogrammen“ somit gar nicht gebraucht werden konnte. Somit seien die Voraussetzungen des Art. 78 MSchG nicht erfüllt gewesen und die Widerspre-chende nicht berechtigt, die Marke CELLPACK gem. Art. 78 MSchG anzumelden. Dass die Gebrauchspriorität nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen beansprucht würde, sei aus der Registrierung nicht ersichtlich, womit davon auszugehen sei, dass sie für alle Waren und Dienstleistungen beansprucht werde.
Für den Fall, dass die Widersprechende doch noch belegen könne, dass die beanspruch-ten Waren und Dienstleistungen seit 1935 angeboten würden, macht die Widerspruchs-gegnerin den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke gem. Art. 32 i.V.m Art. 12 MSchG gel-tend. Die Marke sei am 9. November 1994 hinterlegt worden und befinde sich nicht mehr in der Benutzungsschonfrist. Da gegen die Marke kein Widerspruchsverfahren möglich gewe-sen sei, könne der Gesetzestext von Art. 12 MSchG nicht direkt angewandt werden. Für den Fall der Geltendmachung einer Gebrauchspriorität sei Art. 12 Abs. 1 MSchG ohnehin nicht anwendbar, da es nicht darum gehe, die Lancierung der Marke auf dem Markt vorzu-bereiten, sondern im Gegenteil, eine auf dem Markt bereits benutzte Marke ins Register einzutragen. Für einen solchen Fall greife Art. 12 Ab. 2 MSchG, wonach der Markeninhaber den Gebrauch der Marke nicht mehr als 5 Jahre unterbrechen dürfe. Der Widerspruchs-gegnerin sei nun aber nicht bekannt, dass die Widerspruchsmarke für „Antennen“ (Kl. 9), „Beratungsdienste für die Auswahl von Maschinen und Geräten mit Kostenanalysen und Modellvorschlägen“ (Kl. 35) sowie „Installationen, Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten“ (Kl. 37) benutzt werde. Die Benutzung werde somit diesbezüglich bestritten.
Weiter seien die beiden Marken „CELLPACK“ und „CELLSTAR“ auch nicht verwechselbar ähnlich. Denn das übereinstimmende Element „CELL“ sei ein weit verbreitetes und belieb-tes Element von Marken. So bestünden ca. 500 Marken in der Schweiz, die mit „CELL“ be-ginnen und ca. 100, die mit „ZELL“ beginnen. Es handle sich somit bei „CELL“ um ein
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schwaches Element, das bei beiden Marken einen allusiven Charakter habe. Die Überein-stimmung in diesem Element, das angesichts der starken Verbreitung und des allusiven Charakters nur schwache Kennzeichnungskraft und nur einen geringen Schutzumfang ha-be, genüge sicher nicht, um die Ähnlichkeit im Gesamteindruck zu begründen. Die Elemen-te „PACK“ und „STAR“ unterschieden sich sodann deutlich: Mit Ausnahme des gemeinsa-men Vokals „A“ sei sowohl der Wortanfang „P“ gegenüber „ST“ und das Wortende „CK“ ge-genüber „R“ klanglich völlig unterschiedlich. Auch schriftbildlich seien die beiden Zeichen nicht ähnlich: Bei „PACK“ beginne das Wort mit einem einzelnen Konsonanten, der einen Strich nach unten aufweise, während „STAR“ mit zwei Konsonanten beginne, von denen einer einen Strich nach oben aufweise. Auch der Doppelbuchstabe „CK“ sei schriftbildlich mit dem Buchstaben „R“ in keiner Weise ähnlich. Schliesslich würden sich die beiden Worte auch vom Sinngehalt her sehr gut unterscheiden. Das Wort „PACK“ als Befehlsform von packen oder als Kurzform von Packung sei sicherlich jedem Konsumenten in der Schweiz bekannt. Dies gelte ohne Zweifel auch für das Wort „STAR“. Die Worte „PACK“ und „STAR“ seien mithin unter keinem Gesichtspunkt verwechselbar.
In Bezug auf die Waren- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit sei festzuhalten, dass die von der angefochtenen Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren ausschliesslich für den Be-reich der Mobiltelefonie und der drahtlosen Kommunikation Schutz beanspruche. Diese sehr spezifischen Waren seien nicht im Ähnlichkeitsbereich allenfalls im weiteren Ähnlich-keitsbereich der Kabel und Drähte etc. der Widerspruchsmarke. In den Klassen 35 und 37 hätten die Dienstleistungen kaum eine Ähnlichkeit, denn die jeweiligen Beratungsdienst-leistungen seien völlig anders. Ähnlich sei die Situation in Klasse 37: Auch hier könne aus der Tatsache, dass es sich bei beiden Zeichen um die Dienstleistungen Installation und Wartung handle, nicht daraus geschlossen werden, dass Gleichartigkeit bestehe. Die Wi-derspruchsmarke beanspruche diese Dienstleitung schliesslich in Bezug auf Maschinen und Geräte, welche noch zu präzisieren seien, die angefochtene Marke dagegen ganz spezifisch in Bezug auf Mobiltelefone.
5. In Ihrer Replik vom 17. April 2000 hält die Widersprechende vollumfänglich an ihrem Wi-derspruch fest. Insbesondere macht sie geltend, dass aus der Tatsache, dass es im Jahre 1935 noch keine Computer gab, mithin die Dienstleistung „Erstellen von Computerpro-grammen“ zu dieser Zeit noch gar nicht habe erbracht werden können, keine Gesamtungül-tigkeit resultieren könne. Denn im Jahre 1935 habe es ohnehin noch keine Dienstleis-tungsmarken gegeben, und dennoch solle Art. 78 MSchG auch auf Markenarten anwend-bar sein, die erst nach neuem Recht als solche anerkannt worden seien. Dies ergebe sich insbesondere aus Art. 78 Abs. 2 MSchG, welcher expressis verbis vermerke, dass Marken auch zur Kennzeichnung von Dienstleistungen gebraucht werden könnten. Die Registrie-rung sei somit gültig. Der Gebrauch gehe auf die Anfänge des Computerzeitalters zurück, jedenfalls auf einen Zeitpunkt vor der Anmeldung der angefochtenen Marke „CELLSTAR“.
In Bezug auf die Geltendmachung des Nichtgebrauchs betreffend die Waren und Dienst-leistungen „Antennen“ (Kl. 9), „Beratungsdienste für die Auswahl von Maschinen und Gerä-ten mit Kostenanalysen und Modellvorschlägen“ (Kl. 35) sowie „Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten“ (Kl. 37) macht die Widersprechende geltend, dass generell eine Marke nicht für alle benannten Waren und Dienstleistungen benutzt werden müsse, so würden Waren als gebraucht gelten, wenn auch nur artverwandte Waren unter
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dieser Marke produziert, vertrieben oder verkauft würden. Entscheidend sei, dass die Wa-ren durch die gleichen Absatzkanäle vertrieben würden, sodass beim Konsumenten Ver-wechslungsgefahr entstehen könne. Sie reicht denn auch eine Anzahl Belege ein, welche den Gebrauch dieser Waren und Dienstleistungen belegen sollen.
In Bezug auf die Zeichenähnlichkeit macht die Widersprechende geltend, dass es nicht angehe, die beiden Zeichen völlig auseinander zu nehmen und nur je einen Teil der Mar-ken zu vergleichen. Das Separieren der Marken in ihre Bestandteile und das Qualifizieren eines Bestandteiles als a priori schwach und allusiv könne nicht ohne weiteres auf die Un-verwechselbarkeit der Marken in ihrem Gesamteindruck schliessen. Vorliegend bestünden beide Zeichen aus einem Wort mit acht Buchstaben, wobei die ersten vier identisch seien. Zudem sei die Vokalfolge (E-A) die gleiche. Aus diesem Grund ergebe sich sowohl eine schriftbildliche wie auch eine phonetische Ähnlichkeit. Die von der Widerspruchsgegnerin vorgebrachten zahlreichen Voreintragungen mit dem Markenelement „CELL“ seien vorlie-gend nicht massgebend, da es sich dabei oft um längere Wörter handle, die zudem in den meisten Fällen ganz andere Klassen als vorliegend massgebend beanspruchten.
Betreffend der Waren- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit macht die Widersprechende le-diglich nochmals geltend, die Ähnlichkeit zwischen den „Beratungsdienste für die Auswahl von Maschinen und Geräten mit Kostenanalysen und Modellvorschlägen“ der Wider-spruchsmarke“ mit „Unterstützung der Detaillisten bei Einkäufen“ und „Einführungs- und Beratungsdienste für Zubehörprogramme im Zusammenhang mit Originalausrüstung des Herstellerbüros“ der angefochtenen Marke sei augenfällig. Auch die Ähnlichkeit zwischen „Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten“ und „Reparaturen und Instandsetzung von Mobiltelefonen, drahtloser Telekommunikationsausrüstung und deren Zubehöre“ steche klar hervor.
6. Mit Schreiben vom 14. Juni 2000 reichte die Widerspruchsgegnerin einen weiteren Schrif-tensatz ein. Sie hält daran fest, dass die anlässlich der Hinterlegung der Widerspruchsmar-ke am 9. November 1994 geltend gemachte Gebrauchspriorität für einen überwiegenden Teil der Waren und Dienstleistungen nicht zutreffe. Die Voraussetzungen für eine Anmel-dung aufgrund von Art. 78 MSchG seien somit zu einem grossen Teil nicht erfüllt gewesen. Für diesen Fall kämen vorwiegend zwei Rechtsfolgen in Frage: entweder die Ungültigkeit der Gesamten Registrierung oder die Ungültigkeit der Registrierung in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für welche die Gebrauchspriorität in unzutreffender Weise angege-ben worden sei. Diese zweite Möglichkeit werde der Absicht des Gesetzgebers durchaus gerecht. Doch könne die Frage nach der konkreten Rechtsfolge ev. offen bleiben, da der Widerspruch bereits aufgrund des Nichtgebrauchs der Widerspruchmarke in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen sei. So seien die eingereichten Belege der Widersprechenden nicht geeignet, den Gebrauch glaubhaft darzulegen. Schliesslich sei es unzutreffend, dass eine Marke auch als benutzt gelte, wenn sie nur für artverwandte Waren unter dieser Marke produziert, vertrieben oder verkauft werde. Richtig sei vielmehr, dass die Benutzung der Marke für ein Produkt, das unter einen in der Waren-liste beanspruchten Oberbegriff falle, eine genügende Benutzung darstelle. Ansonsten sei die Marke für diese Produkte löschungsreif. Dies gelte im vorliegenden Fall für die „Anten-nen“.
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Aufgrund der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke für „Antennen“ mangle es schliesslich auch an der Warengleichartigkeit. In Bezug auf die angeblich unter der Wider-spruchsmarke erbrachten Dienstleistungen fehle es ebenfalls an Gleichartigkeit, da sich diese ausschliesslich auf Kopier- und Faxgeräte beziehen würden, die angegriffene Dienst-leistung beziehe sich jedoch auf den bereich der Mobiltelefone. Mobiltelefone und Kopier- resp. Faxgeräte würden jedoch in unterschiedlichen Vertriebskanälen gehandelt und die Dienstleistungen würden von unterschiedlichen Firmen erbracht.
Bezüglich der Zeichenähnlichkeit verweist die Widerspruchsgegnerin schliesslich auf ihre erste Stellungnahme vom 17. Januar 2000.
7. Am 16. August 2000 reichte die Widersprechende schliesslich eine Triplik ein und machte im Wesentlichen geltend, dass im Widerspruchsverfahren die Beurteilung der Gültigkeit ei-ner Widerspruchsmarke nicht zur Diskussion stehe. Schliesslich könne diese Frage ohne-hin offen bleiben, da der Gebrauch der Widerspruchsmarke gar nicht zu überprüfen sei. Denn zum Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung habe sich die Widerspruchsmarke noch in der Benutzungsschonfrist befunden. Diese laufe bei einer neu eingetragenen Marke gem. Art. 12 Abs. 1 MSchG während einer ununterbrochenen Dauer von fünf Jahren nach unbe-nutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens. Da die Widerspruchsmarke aufgrund von Art. 78 Abs. 1 MSchG hinterlegt worden sei, mit-hin kein Widerspruch möglich war, ergibt sich, dass die Benutzungsschonfrist in Ermange-lung einer Widerspruchsfrist mit dem Datum der Publikation im SHAB für fünf Jahre zu lau-fen begonnen habe. Die Widerspruchsmarke sei am 26. Juni 1995 im SHAB publiziert wor-den, die Verfahrenseinleitung sei dagegen mit Datum vom 29. März 1999 erfolgt, mithin noch in der Benutzungsschonfrist.
Aus diesem Grund beziehe sich der Widerspruch auch auf alle Waren und Dienstleistun-gen, wie sie im Widerspruch vom 29. März 1999 benannt worden seien. Mithin seien die betreffenden Waren und Dienstleistungen der beiden Marken sehr wohl ähnlich.
Bezüglich der Zeichenähnlichkeit beruft sich die Widersprechende auf ihre Replik vom 17. April 2000. Relevant seien allenfalls nur die zweisilbigen Marken mit vorangestellter Silbe „CELL“ und dem Vokal „A“ in der zweiten Silbe.
8. Mit Schreiben vom 28. November 2000 hat die Widerspruchsgegnerin ein weiteres Mal Stellung genommen. Sie bringt darin jedoch keine neuen stichhaltigen Argumente mehr vor.
9. Mit Mitteilung vom 6. Dezember 2000 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.
10. Mit Verfügung vom 21. August 2002 wurde die Widersprechende aufgefordert, ihr Rechts-begehren in Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 35 zu präzisieren. Dies tat sie mit Schreiben vom 9. September 2002. Die Präzisierung stellte jedoch eine Ausweitung des ursprünglichen Rechtsbegehrens dar und ist in diesem Umfang unzulässig.
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II.
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke ge-gen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Die Widerspruchsmarke wurde am 9. November 1994 beim Institut hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 12. März 1998 in der Schweiz hinterlegt. Die Widersprechende ist demnach Inhaberin einer älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Eine allfällige Ungültigkeit der Ein-tragung kann im Widerspruchsverfahren, wie das die Widersprechende zutreffend geltend macht, nicht beurteilt werden. Das Widerspruchsverfahren ist gem. Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG auf die Beurteilung einer möglichen Verwechslungsgefahr zweier Marken be-schränkt. Der Einwand der Widerspruchsgegnerin, die Registrierung der Widerspruchsmarke sei ungültig, kann mithin im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden.
III.
1. Die Widerspruchsgegnerin machte in ihrer Stellungnahme vom 17. Januar 2000 gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV fristgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Insbesondere macht sie geltend, dass vorliegend Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht anwendbar sei, vielmehr greife Art. 12. Abs. 2 MSchG, mithin der Markeninhaber den Gebrauch der Marke nicht mehr als 5 Jahre unterbrechen dürfe. Die Benutzungsschonfrist gem. Art. 12 Abs. 1 MSchG sei dagegen schon seit langem abgelaufen.
2. Die Widersprechende macht dagegen in ihrer dritten Stellungnahme geltend, ihre Marke befände sich zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchsverfahrens noch in der Benut-zungsschonfrist gem. Art. 12 Abs. 1 MSchG, mithin der Gebrauch der Marke nicht glaubhaft gemacht werden müsse.
3. Es stellt sich demnach die Frage, ob die Eintragung einer Marke, die gem. Art. 78 Abs. 1 MSchG hinterlegt wurde, die fünfjährige Karenzfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG auslöst. Art. 12 Abs. 1 MSchG hat folgenden Wortlaut: „Hat der Inhaber die Marke im Zusammen-hang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines un-unterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Mar-kenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen“. Gegenüber dem alten Gesetzestext wurde lediglich der dies a quo um die Dauer der Widerspruchsfrist resp. des Widerspruchsverfahrens verschoben, da durch die Einfüh-rung des Widerspruchsverfahrens die Eintragung einer Marke erst nach Ablauf dieser Frist resp. Dauer des Verfahrens registerrechtlich definitiv wurde. Das eigentliche, eine Karenz-frist auslösende Ereignis ist jedoch die Eintragung als solche (vgl. Art. 9 aMSchG sowie Art. 12 Abs. 1 E/ MSchG [Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, SR 90.075]) resp. deren Publikation. Nun ist auch eine Marke, die gem. der Übergangsbestimmung des Art. 78 Abs. 1 MSchG hinterlegt wurde, eine aufgrund des neuen Gesetzes eingetragene Marke, nur dass sie anstelle der neu massgebenden Hinterlegungspriorität noch von der altrechtlich massgebenden Gebrauchspriorität profitieren kann. Dass gegen Marken, die gem. Art. 78 Abs. 1 MSchG hinterlegt wurden, kein Widerspruch erhoben werden kann (Art. 78 Abs. 2 MSchG), beruht auf Praktikabilitätsgründen: In all diesen Widersprüchen hätten die genauen Prioritätsdaten abgeklärt werden müssen, was eine durch das Amt nicht zu bewältigenden Aufgabe darge-stellt hätte (DAVID, a.a.O., N. 7 zu Art. 78).
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Da die Karenzfrist gem. Art. 12 Abs. 1 MSchG lediglich an das Erfordernis einer Eintragung, nicht aber an das Vorhandensein einer Widerspruchsmöglichkeit, gebunden ist, begründet folglich auch die Eintragung der gem. Art. 78 Abs. 1 MSchG hinterlegten Widerspruchsmar-ke eine Karenzfrist von fünf Jahren. Infolge Wegfallens des Widerspruchsverfahrens resp. der Widerspruchsfrist, wird der für die Karenzfrist massgebende dies a quo bereits durch die Publikation der Eintragung begründet (vgl. ebenfalls Richtlinien für das Widerspruchsverfah-ren, 6.3.2.1.). Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist jedoch der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs massgebend für die Beurteilung, ob die Karenzfrist noch läuft, und nicht derjenige des Einreichens des Widerspruchs.
Die Widerspruchsmarke wurde am 9. November 1994 hinterlegt und am 26. Juni 1995 im SHAB publiziert. Die fünfjährige Karenzfrist läuft demnach vom 26. Juni 1995 bis am 26. Ju-ni 2000. Die Einrede des Nichtgebrauchs wurde am 17. Januar 2000 erhoben, mithin vor Ablauf der Karenzfrist. Die Widersprechende kann sich folglich auf die Benutzungsschon-frist berufen und muss den Gebrauch ihrer Marke nicht glaubhaft machen.
IV.
1. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren und/oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (vgl. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).
2. Die Verwechslungsgefahr resultiert aus der Wechselwirkung von Waren- bzw. Dienstleis-tungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit. Dabei sind an die Zeichenähnlichkeit umso hö-here Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren sind und umgekehrt (Entscheid des Bundesgerichts [BGE] vom 4. April 2001 [4C.392/2000] – Jaguar / Jaguar; DAVID, a.a.O., N. 8 zu Art. 3).
3. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise auf den Ge-danken kommen könnten, die unter Verwendung ähnlicher Zeichen angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebs-stätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (RKGE in sic! 1997, 568 f. – BirkoTex / Biotex; DAVID, a.a.O., N. 35 zu Art. 3).
4. Beide Marken sind u.a. für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 37 eingetra-gen. Der Widerspruch richtet sich gegen einzelne Waren und Dienstleistungen dieser Klas-sen der angefochtenen Marke, namentlich der Klassen 9, 35 und 37. Die unklare Formulie-rung der in Klasse 35 betroffenen Dienstleistungen kann nur dahingehend gedeutet wer-den, dass "Lagerdisposition, Unterstützung der Detaillisten bei Einkäufen, Einführungs- und Beratungsdienste für Zubehörprogramme im Zusammenhang mit Originalausrüstung des Herstellerzubehörs, Logistikdienstleistungen auch unter Einbeziehung von moderner Infor-mationstechnologie, alles bezüglich Telekommunikationsausrüstung und deren Zubehör" gemeint ist.
5. Offensichtlich gleich sind die « Reparaturen und Instandsetzungen von Mobiltelefonen, drahtloser Telekommunikationsausrüstung und deren Zubehör“ der angefochtenen Marke zu den Dienstleistungen „Installation, Reparatur und Wartung von Maschinen und Geräten“ der Widerspruchsmarke. Denn Mobiltelefone und Kommunikationsausrüstungen fallen un-
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ter den Oberbegriff „Geräte“, die Dienstleistungen der Widerspruchsgegnerin sind somit in denjenigen der Widersprechenden enthalten.
Weiter macht die Widersprechende die Gleichartigkeit der Waren „Antennenbefestigungen, Netzanschlüsse für Batterien, Eingangs- und Ausgangsbuchsen und –stecker“ (Kl. 9) gel-tend. Die Widersprechende stützt sich dabei auf ihre Waren „Elektrische Kabel und Drähte; Kabelschuhe, -klemmen und –mäntel für elektrische Leitungen; Antennen“ (Kl. 9). Es liegt auf der Hand, dass Antennen und Antennenbefestigungen in einem so engen sachspezifi-schen Zusammenhang stehen, dass die Gleichartigkeit offensichtlich ist. Doch auch die üb-rigen Produkte sind eng sachverwandt. Sie beruhen allesamt auf einem ähnlichen fabrikati-onsspezifischen Know-how, richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und sind in den-selben Fachgeschäften (Elektrofachgeschäften) erhältlich. Die Gleichartigkeit ist mithin zu bejahen.
Schliesslich macht die Widersprechende die Gleichartigkeit der folgenden Dienstleistungen geltend: „Lagerdisposition, Unterstützung der Detaillisten bei Einkäufen, Einführungs- und Beratungsdienste für Zubehörprogramme im Zusammenhang mit Originalausrüstung des Herstellerzubehörs, Logistikdienstleistungen auch unter Einbeziehung von moderner Infor-mationstechnologie, alles bezüglich Telekommunikationsausrüstung und deren Zubehör“. Die Dienstleistungen "Unterstützung der Detaillisten bei Einkäufen, Einführungs- und Bera-tungsdienste für Zubehörprogramme im Zusammenhang mit Originalausrüstung des Her-stellerzubehörs" sind als gleichartig zu der von der Widersprechenden beanspruchten Dienstleistung „Beratungsdienst für die Auswahl von Maschinen und Geräten mit Kosten-analysen und Modellvorschlägen“ zu beurteilen. Diese Dienstleistungen beinhalten beide primär Beratungen, sie können sich beide an den gleichen Abnehmerkreis richten und im gleichen Wirtschaftssektor erfolgen, womit auch das gleiche fachspezifische Know-how be-dingt wird. Die Gleichartigkeit ist dagegen zu verneinen in Bezug auf die „Lagerdisposition, Logistikdienstleistungen auch unter Einbeziehung von moderner Informationstechnologie“. Diese Dienstleistungen entsprechen keiner der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen, da es sich dabei vor allem um Organisationsdienstleistungen handelt, die in der Regel ein anderes spezifisches Fachwissen benötigen als Beratungsdienstleistun-gen, die Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten oder auch die Materialbearbeitung.
6. Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Lagerdisposition, Logistikdienstleistungen auch unter Einbeziehung von moderner Informationstechnologie, alles bezüglich Telekommunikations-ausrüstung und deren Zubehör“ ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs liegen. Da die Ver-wechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produkte-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch in-soweit bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen ("Antennenbefestigungen, Netzanschlüsse für Batterien, Eingangs- und Ausgangsbuchsen und –stecker; Unterstützung der Detaillisten bei Einkäufen, Einfüh-rungs- und Beratungsdienste für Zubehörprogramme im Zusammenhang mit Originalaus-rüstung des Herstellerzubehörs, alles bezüglich Telekomunikationsausrüstungen und deren Zubehör; Reparaturen und Instandsetzung von Mobiltelefonen, drahtloser Telekommunika-tionsausrüstungen und deren Zubehör") ist die Gleichartigkeit jedoch zu bejahen.
V.
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1. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist anzunehmen, wenn die jüngere die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrs-kreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren und/oder Dienst-leistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zu-rechnen (BGE 122 III 384 – Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 111f.). Dabei ist auf den Ge-samteindruck abzustellen, den die Zeichen, jedes für sich betrachtet, in der Erinnerung des letzten Abnehmers hinterlassen. Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt aber nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (BGE 119 II 473 – Radion; BGE 122 III 384 – Kamillosan). Da die widerstreitenden Zeichen dem Abnehmer kaum direkt gegenüberste-hen, sind mögliche und normale Verschiebungen des Erinnerungsbildes in die Beurteilung mit einzubeziehen (vgl. TROLLER, a.a.O., 232).
2. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zu einem charakteristischen, kennzeichnenden Element einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (BGE 96 II 403 – HR Men‘s Club Helena Rubinstein [fig.] / Eden Club/Eden Club Superstar; DAVID, a.a.O., N. 11 zu Art. 3; RKGE in sic! 2000, 389 – Blue Jeans Gas [fig.] / Gas Stati-on). Gleiches gilt bei der identischen Übernahme eines kennzeichnenden Elementes und der Auswechslung weiterer Elemente: stimmen die Marken trotzdem in ihrem wesentlichen Bestandteil überein, so ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen (vgl. RKGE in sic! 2004, 237 - Redd und red lights/RED [fig.]).
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus den beiden Wortelementen CELL und PACK. "CELL" ist der englische Begriff für "Zelle" oder die Abkürzung des französischen Wortes "cellulai-re", welches insbesondere im Zusammenhang mit der Zelle (Biologie) und der Gefängnis-zelle verwendet wird oder als Bezeichnung für das Handy (vgl. PONS Grosswörterbuch Französisch-Deutsch; Le Petit Robert). Im Italienischen ist "CELL" die sehr geläufige Ab-kürzung für "cellulare", das Mobiltelefon (PONS Grosswörterbuch Italienisch-Deutsch). "PACK" wird grundsätzlich als gebräuchlicher und beschreibender Hinweis auf Packet ver-standen (vgl. Markenpraxis [www.ige.ch/Marken/Markenpraxis]), unbeachtet ob der Begriff auf Deutsch oder auf Englisch gelesen wird. In Zusammenhang mit den konkret bean-spruchten Waren kommt weder dem Markenteil "CELL" noch der Kombination mit "PACK" ein direkt beschreibender Sinngehalt zu: Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 kon-kret beanspruchten Waren haben keinen Bezug zu Mobiltelefonen, mithin ist sowohl "CELL" wie der gesamten Marke "CELLPACK" durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu-zugestehen. Auch die in den Klassen 35 und 37 beanspruchten Dienstleistungen weisen höchstens einen schwachen und mit Gedankenschritten verbundenen Bezug zu Mobiltele-fonen auf. Der Widerspruchsmarke sowie dem Markenelement "CELL" ist somit auch dies-bezüglich ausreichend Kennzeichnungskraft zuzugestehen. Die angefochtene Marke ü-bernimmt nun das kennzeichnungskräftige Zeichenelement „CELL“ der Widerspruchsmarke identisch, womit grundsätzlich die Gefahr von Fehlzurechnungen und somit eine Verwechs-lungsgefahr begründet wird, es sei denn, die Übereinstimmung erschöpfe sich in einem nicht oder wenig kennzeichnungskräftigen Element. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Auch in Bezug auf die in den Klassen 35 und 37 beanspruchten Dienstleistungen ist kein direkter Hinweis ersichtlich.
4. Die Tatsache, dass es zahlreiche Marken im Register eingetragen habe, welche mit „CELL“ beginnen – die Widerspruchsgegnerin macht geltend es gebe ca. 500 eingetragene Marken, die mit CELL und ca. 100, die mit ZELL beginnen -, vermag daran nichts zu än-
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dern. Abklärungen vom Institut haben ergeben, dass in den massgebenden Klassen 35 und 37 lediglich 22 Marken im Register vorhanden sind, die das Element "CELL" enthalten und lediglich 3 Marken, die das Element "ZELL" enthalten. Das häufig verwendete Element "CELL" für Waren, die denjenigen der Widerspruchsmarke nicht gleichartig sind, kann keine ursprüngliche Verwässerung begründen (vgl. RKGE in sic! 1999, 648 – WAVE RAVE/theWave). Eine Recherche in Bagis bezüglich Marken mit dem Element "CELL" für Waren in der Klasse 9 ergibt 36 Treffer. Dabei sind 7 dieser Marken in der Zwischenzeit ge-löscht oder gar nicht erst eingetragen worden, 4 Marken lauten auf den Begriff "Cello" und sind somit nicht mit "CELL"-Marken vergleichbar. Von den verbleibenden 25 sind lediglich 5 für vergleichbare Waren eingetragen. Auch gemäss der internationalen Datenbank "Roma-rin" beanspruchen lediglich ca. 18 Marken mit dem Element "CELL" für Klasse 9 Schutz-ausdehnung für die Schweiz. Davon sind die meisten jedoch für andersartige Waren ge-schützt als vorliegend relevant. Diese Eintragungen reichen nun aber nicht aus, eine Ver-wässerung des Elementes "CELL" in Bezug auf die hier relevanten Waren zu begründen. Zudem kann eine allfällige Verwässerung nur durch tatsächlich gebrauchte Marken be-gründet werden. Das Register gibt jedoch keine Auskunft über den tatsächlichen Gebrauch der eingetragenen Marken.
5. Aus vorgenannten Gründen sind die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und der Widerspruch im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit gutzuheissen.
VI.
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Gestützt auf diese Bestimmung steht dem Institut ein weites Ermessen zu (DAVID, a.a.O., N. 2 zu Art. 34 MSchG). Die Höhe der Parteientschä-digung richtet sich nach Art. 8 VKEV sowie dem Tarif BG. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (Unterliegerprinzip). Schliesslich gilt es zu beachten, dass das Widerspruchsverfahren als kostengünstiges Verfahren gedacht ist und dass ausdrücklich nur eine kurze Begründung des Widerspruchs verlangt wird (RKGE in sic! 1998, 305 – Nina de Nina Ricci/Nina; vgl. auch MARBACH, a.a.O., 157).
3. Der Widerspruch Nr. 3334 wird mehrheitlich gutgeheissen. Somit wird die Widerspruchs-gegnerin als unterliegende Partei kostenpflichtig. Die Widersprechende machte in der Wi-derspruchsschrift eine Kostenentschädigung von CHF 2'600.00 und in ihrem dritten Schrif-tenwechsel vom 16. August 2000 zusätzlich eine Entschädigung von CHF 3'440.00 gel-tend. In aller Regel spricht das Institut bei einem Verfahren mit doppeltem Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (exkl. Widerspruchsgebühr) zu. Vorliegend haben drei Schriftenwechsel stattgefunden, womit sich eine Entschädigung von CHF 3'000.00 (exkl. Widerspruchsgebühr) rechtfertigt. Das Entschädigungsbegehren wird somit reduziert und der Widersprechenden wird eine Parteientschädigung von CHF 3’000.00 zu-gesprochen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Wider-spruchsgebühr von CHF 800.00 zu erstatten.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 3334 wird teilweise gutgeheissen, namentlich für folgende Wa-ren und Dienstleistungen:
9 Antennenbefestigungen, Netzanschlüsse für Batterien, Eingangs- und Ausgangsbuchsen und –stecker.
35 Unterstützung der Detaillisten bei Einkäufen, Einführungs- und Beratungsdienste für Zubehörprogramme im
Zusammenhang mit Originalausrüstung des Herstellerzubehörs, alles bezüglich Telekommunikationsausrüs-tungen und deren Zubehör.
37 Reparaturen und Instandsetzung von Mobiltelefonen, drahtloser Telekommunikationsausrüstungen und de-ren Zubehör.
2. Der Widerspruch Nr. 3334 wird abgewiesen für folgende Waren und Dienstleistungen:
35 Lagerdisposition, Logistikdienstleistungen auch unter Einbeziehung von moderner Informationstechnologie, alles bezüglich Telekommunikationsausrüstungen und deren Zubehör“.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 3'000.00 zu bezahlen.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr (CHF 800.00) zu erstatten.
6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 29. April 2004
Markenabteilung
Regina Scartazzini, Rechtsanwältin Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung bei der Rekurs-kommission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung mit Kopie des vorliegen-den Entscheids einzureichen.