Road Runner

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 5825/2002
in Sachen
Time Warner Entertainment Company, L.P.
75 Rockefeller Plaza
New York, N.Y. 10019, USA
CH-Marke Nr. 375 306 "ROAD RUNNER" (fig.)
Widersprechende
vertreten durch A. Braun, Braun Héritier Eschmann AG, 4003 Basel
gegen
TTC Immobilien AG
Im Noll 2
4148 Pfeffingen
CH-Marke Nr. 497 085 "ROAD RUNNER CAFE RESTAURANT –
Widerspruchsgegnerin
BAR"
vertreten durch Dr. Claude Jeanneret, 4147 Aesch
Gestützt auf Art. 31ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), Art. 1ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) sowie auf Art. 1ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG, SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
in Erwägung gezogen:
I.
1. Die angefochtene CH-Marke Nr. 497 085 "ROAD RUNNER CAFE RESTAURANT – BAR wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 73 vom 17. April 2002 veröffentlicht. Sie wird für folgende Dienstleistung beansprucht:
43 Verpflegung von Gästen in Restaurants.
2. Die Widersprechende hat gegen diese Eintragung am 9. Juli 2002 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) gestützt auf ihre CH-Marke Nr. 375 306 "ROAD RUNNER" (fig.) fristgerecht Widerspruch erhoben.
Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
30 Kaffee, Tee, Kakao und andere Getränke und Hauptnahrungsmittel, einschliesslich Speiseeis, Back- und Konditoreiwaren und Süssigkeiten (soweit in Klasse 30 enthalten).
32 Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe.
3. Die Widersprechende begründet ihr Begehren auf Gutheissung des Widerspruchs im Wesentlichen wie folgt:
Eine Gleichartigkeit könne auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen. Die Widerspruchsmarke sei für Waren der Klassen 28, 30 und 32 eingetragen. Zwischen diesen Waren und der Dienstleistung "Verpflegung von Gästen in Restaurants" bestehe eine marktübliche Verknüpfung und der Konsument nehme diese als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahr. Es sei wahrscheinlich, dass diese Waren und diese Dienstleistung den gleichen potentiellen Endabnehmern angeboten und verkauft werden.
"ROAD RUNNER" sei eine weltbekannte Comics-Marke, die einen weiten Schutzbereich beanspruchen könne. Die berühmte Marke "ROAD RUNNER" sei in der angefochtenen Marke vollumfänglich enthalten. Die zusätzlichen Wortbestandteilen der angefochtenen Marke "CAFÉ RESTAURANT – BAR" seien schutzunfähige Sachbezeichnung, mithin zwischen den Vergleichszeichen eine phonetische Verwechslungsgefahr bestehe. Daran ändere auch die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke nichts.
4. Mit Verfügung vom 19. Juli 2002 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Stellungnahme eingeladen.
5. Mit fristgerechter Eingabe vom 13. November 2002 begründet die Widerspruchsgegnerin ihr Begehren auf Abweisung des Widerspruchs im Wesentlichen wie folgt:
Die markenrechtliche Gleichartigkeit der Vergleichsprodukte werde bestritten. "Road Runner" sei der englische Name für einen im Westen der USA verbreiteten Vogel, mithin "Road Runner" als blosse biologische Bezeichnung als Wortmarke keinen, geschweige denn einen weiten Schutzbereich beanspruchen könne. Der gemeinfreie Name "Road Runner" könne von der Widersprechenden markenrechtlich nur dann geschützt werden, wenn gleichzeitig die Comic-Figur verwendet werde. Nun sei diese aber nicht in die angefochtene Marke übernommen, womit auch keine Zeichenähnlichkeit bestehe.
II.
1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben.
Die angefochtene Marke wurde am 22. Oktober 2001, die Widerspruchsmarke am 24. August 1989 hinterlegt. Die Widersprechende ist somit Inhaberin einer älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Auf den Widerspruch ist einzutreten.
2. Das Widerspruchsverfahren ist auf den Vergleich der Marke, auf der sich der Widerspruch stützt, und der angefochtenen Marke begrenzt. Grundsätzlich kann sich der Widersprechende in einem einzigen Widerspruch nicht auf mehrere Markenrechte stützen (Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [nachfolgend: RKGE] in sic! 1998, 198 – Torres, Las Torres / Baron de la Torre).
In casu hält die Widersprechende zu Begründungsbeginn fest, ihr Widerspruch gegen die Eintragung der Marke Nr. 497 085 "ROAD RUNNER CAFE RESTAURANT – BAR" stütze sich auf die schweizerische Registrierung Nr. 375 306 "ROAD RUNNER" (vgl. S. 2 u. 3 der Widerspruchsschrift). Damit hat die Widersprechende den Streitgegenstand eindeutig definiert, nämlich CH-Marke Nr. 375 306 gegen CH-Marke Nr. 497 085. Es ist ein Widerspruch erhoben und die Widersprechende hat das Institut folgerichtig zur Belastung einer Widerspruchsgebühr, ausmachend Fr. 800.00, von ihrem Institutskontokorrent ermächtigt. Zu Begründungsende (vgl. S. 4 u. 5 der Widerspruchsschrift) führt nun die Widersprechende aus, das Wortelement ihrer (Wort/Bild-)Widerspruchsmarke Nr. 375 306 werde oft auch ohne das Bild gebraucht, womit das Wortelement für sich allein einen hohen Schutzbereich beanspruchten könne; ihm komme vermutlich in der Schweiz Notorietät zu. Diese Ausführungen sind nachfolgend weiter nicht zu beachten. Zum einen beurteilt sich die Verwechslungsgefahr zweier Marken ausschliesslich nach deren Registereintrag und nicht nach deren abweichenden (tatsächlichen) Gebrauch (vgl. nachstehend Ziff. III/1, 3. Absatz). Und zum anderen kann die Widersprechende sich in diesem Widerspruch neben ihrer (Wort/Bild-) Marke Nr. 375 306 nicht zusätzlich auf die (angeblich) notorische Wortmarke "ROAD RUNNER" stützen. Dies hätte die Zahlung einer weiteren Widerspruchsgebühr und die Eröffnung eines zweiten Widerspruchs bedingt. Die Formulierung "ROAD RUNNER sei (…) auch als reine Wortmarke so bekannt (…), dass er vermutlich auch in der Schweiz Notorietät beanspruchen kann" legt denn auch nicht nahe, dass dies auch tatsächlich die Absicht der Widersprechenden war. Vielmehr war das wohl ausschliessliche Ziel der Widersprechenden, die Kennzeichnungskraft des Wortelementes und dessen Wirkung auf den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke zu begründen.
III.
1. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).
Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn die jüngere die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren und/oder
Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 III 384 – Kamillosan; Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 111f.). Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt aber nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (BGE 119 II 476 – Radion / Radomat; BGE 122 III 384 – Kamillosan).
Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken ist nicht aufgrund des abstrakten Zeichenvergleichs, sondern vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 122 III 385 – Kamillosan). Die Verwechslungsgefahr resultiert dabei aus der Wechselwirkung von Zeichenähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit: An die Zeichenverschiedenheit sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren sind und umgekehrt (RKGE in sic! 1997, 296 – Exosurf / Exomuc; BGE vom 4. April 2001 (4C.392/2000) – Jaguar / Jaguar; Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 8 zu Art. 3).
Im Widerspruchsverfahren beurteilen sich schliesslich Produktegleichartigkeit und Marken-ähnlichkeit allein nach der Eintragung im Register und nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch (RKGE in sic! 2001, 324 – SFS / TFS, mit weiteren Verweisen).
2. Die Zeichenverwechselbarkeit bestimmt sich aufgrund des Gesamteindruckes, den die streitverfangenen Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers hinterlassen (MARBACH, a.a.O., 116; DAVID, a.a.O., N. 15 zu Art. 3). Da die widerstreitenden Zeichen dem Abnehmer kaum direkt gegenüberstehen, sind mögliche und normale Verschiebungen des Erinnerungsbildes in die Beurteilung mit einzubeziehen (Alois TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Aufl., Basel 1983, 232f.).
Der Massstab, der an die Zeichen-Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrem kennzeichnungsmässigen Gehalt (vgl. BGE 122 III 385 – Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 113; DAVID, a.a.O., N. 9 zu Art. 3; RKGE in sic! 1997, 477 – Liquid Gold / Swiss Gold).
Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für normale oder starke Marken. Bei schwachen Marken genügen daher schon kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile in der Nähe von beschreibenden Zeichen liegen oder wegen des häufigen Gebrauches für ähnliche Produkte verwässert sind. Hingegen gelten Marken, die wegen ihres besonders phantasievollen Gehalts auffallen oder sich durchgesetzt haben, als stark. Ihnen eignet ein weiter Schutzumfang (BGE 122 III 385 – Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 113; DAVID, a.a.O., N. 13 zu Art. 3).
Die Widersprechende behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte, gar berühmte Marke mit entsprechend weitem Schutzumfang.
Die spezifischen aus der Berühmtheit einer Marke fliessenden Rechte können im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden (RKGE in sic! 2001, 324 – SFS / TFS), mithin die Behauptung der Berühmtheit der Marke im Widerspruchsverfahren unbehelflich ist.
Hingegen stellt die (allfällige) Bekanntheit der Widerspruchsmarke Verfahrensthema dar. Zu bedenken ist dabei, dass die in Bezug auf bestimmte Produkte einer besonderen Klasse
erlangte Bekanntheit nicht auf eine andere Klasse übertragen werden kann (vgl. RKGE in sic! 2000, 302 – Land Rover / Rovers).
Die Widersprechende führt die Bekanntheit der Widerspruchsmarke für eine Comic-Figur an. Auch diese Behauptung der Widersprechenden ist in Bezug auf die Kennzeichungskraft der Widerspruchsmarke nicht weiter zu verfolgen, da sich in casu die Gleichartigkeit der Vergleichswaren, wenn überhaupt, so nur aus den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 30 und der Klasse 32 ergeben kann. Denn nur diese Waren (vereinfachend: Lebensmittel und Getränke) weisen zumindest Berührungspunkte zu der für die angefochtene Marke beanspruchte Dienstleistung "Verpflegung von Gästen in Restaurants" auf (siehe dazu nachfolgend Ziff. III/4). Alle anderen Waren der Klassen 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25 und 28, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, weisen in keiner Art und Weise einen funktionellen Zusammenhang zur mit der angefochtenen Marke geschützten Dienstleistung auf, so dass bereits prima vista eindeutige Produkteandersartigkeit festgestellt werden kann. Folglich ist in casu auch nur die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die in den Klassen 30 und 32 beanspruchten Waren von Interesse.
In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 30 und 32 wird die Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht nachgewiesen und das Institut erkennt keine Sachumstände, um auf eine für diese Waren institutsnotorisch bekannte Widerspruchsmarke zu schliessen. Die Folgen der Beweislosigkeit hat diejenige Partei zu tragen, die aus der behaupteten Tatsache Rechte für sich ableitet (analog ZGB 8), mithin die Widersprechende, womit nur über die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die (allfällig) für die Produktegleichartigkeit relevanten Waren der Klassen 30 und 32 zu befinden ist.
Die Widerspruchsmarke ist eine Wort/Bildmarke. Sowohl das Wortelement (ROAD RUNNER) wie das Bildelement (comicartige Darstellung eines Phantasievogels) sind ohne assoziativen oder gar direkt beschreibenden Gehalt zu den beanspruchten Waren der Klassen 30 und 32, mithin der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzumfang eignet. Dass "ROAD RUNNER" der englische Name eines in den USA beheimateten Vogels ist, schadet – entgegen der Meinung der Widerspruchsgegnerin – der Kennzeichnungskraft des Wortelementes nicht, denn Gemeingut bzw. schutzunfähige Begriffe im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG stellen nur Zeichen dar, die für die beanspruchten Waren auch direkt beschreibend sind (vgl. RKGE in sic! 2001, 28 – Levante). So kann bspw. "APPLE" zwar nicht für die Ware "Obst" als Marke eingetragen werden, jedoch für die Ware "Computer" sehr wohl.
3. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls kann jedoch auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. In der Regel besteht ein Abwehranspruch, sobald sich die Verwechselbarkeit auch nur auf einer Ebene ergibt (MARBACH, a.a.O., 118).
Unbestrittenermassen kann auch zwischen unterschiedlichen Markenformen eine Verwechslungsgefahr bestehen (vgl. RKGE in sic! 1999, 648 – Wave Rave / theWave; RKGE in sic! 2002, 104 – ran /RAM [fig.]). Somit schliesst die Tatsache, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Wort/Bildmarke und bei der angefochtenen Marke um eine Wortmarke handelt, die Zeichenverwechselbarkeit nicht aus.
Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die jüngere Marke begründet grundsätzlich eine Verwechslungsgefahr (vgl. RKGE in sic! 2000, 510 – DK / dk Daniel Kramer Cosmetics, mit weiteren Hinweisen; RKGE in sic! 2000, 512 – Mac / Mac Discount). Bereits die Übernahme eines einzigen charakteristischen Bestandteils der
Widerspruchsmarke kann zu einer Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen führen (DAVID, a.a.O., N. 19 zu Art. 3). Das Hinzufügen oder Weglassen von Bestandteilen bei der angefochtenen Marke beseitigt die Zeichenähnlichkeit in der Regel nicht, wenn das hinzugefügte oder weggelassene Element nicht geeignet ist, den Zeicheneindruck wesentlich zu bestimmen, wenn also die Zeichen nach wie vor in den Hauptbestandteilen übereinstimmen (RKGE in sic! 2001, 136 – Kraft / NaturKraftWerke, mit weiteren Verweisen; DAVID, a.a.O., N. 11 zu Art. 3).
Einziges kennzeichnendes Element der angefochtenen Wortmarke stellt der Begriff "ROAD RUNNER" dar. Die weiteren Wortelemente der angefochtenen Marke "CAFE RESTAURANT – BAR" stellen im Zusammenhang mit der beanspruchten Dienstleistung "Verpflegung von Gästen in Restaurant" offensichtlich generische Angaben (Hinweis auf den Leistungserbringungsort) dar, die nicht monopolisierbar sind. Dieser gegenüber steht die Wort-/Bild-Widerspruchsmarke, die sich sowohl aus einem kennzeichnungskräftigen Wortelement "ROAD RUNNER" wie kennzeichnungskräftigen Bildelement (comicartige Darstellung eines Phantasievogels) zusammensetzt (vgl. Ziff. III/2, letzter Absatz). Gemäss Rechtsprechung wird der Gesamteindruck bei kombinierten Wort-/Bildmarken eher vom Wortelement geprägt; anders verhält es sich nur, wenn das Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. dazu Kasuistik bei Christoph WILLI, MSchG, Kommentar zum Schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, N. 144 zu Art. 3 und Michael TREIS, „Bei Wort-Bild-Marken beurteilt sich die Verwechslungsgefahr primär nach dem Wortelement“, in Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, 155ff.). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (MARBACH, a.a.O., 123). Je nach Ausgestaltung einer Marke ziehen damit ihre verschiedenen Bestandteile die Aufmerksamkeit der Markenadressaten in unterschiedlichem Ausmass an und sie beeinflussen deshalb auch den in der Erinnerung verbleibenden Gesamteindruck unterschiedlich stark (BGE 122 III 388 – Kamillosan, mit weiteren Verweisen). In casu kann somit festgehalten werden, dass das klar lesbare Wortelement "ROAD RUNNER" den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, da kennzeichnungskräftig, prägt. Das Bildelement nimmt zwar auch Einfluss auf den Gesamteindruck, jedoch kann ihm anhand vorstehender Erläuterungen, kein derart dominierender Einfluss auf den Gesamteindruck zugesprochen werden, dass es das Wortelement komplett in den Hintergrund zu verdrängen vermöchte.
Im Zeichenvergleich stimmt die angefochtene Marke somit in ihrem allein kennzeichnenden Element "ROAD RUNNER" mit dem prägenden Wortelement der Widerspruchsmarke in Phonetik und Schriftbild überein. Soweit die Produkteabnehmer zudem von der Vogel-Comic-Figur "ROAD RUNNER" Kenntnis besitzen, stellt die angefochtene Marke zugleich auch die erschöpfende Benennung des Bildelementes der Widerspruchsmarke dar, was zusätzlich für eine Zeichenverwechselbarkeit spricht (vgl. dazu MARBACH, a.a.O., 122f.; WILLI, a.a.O., N. 94ff. zu Art. 3),. Somit stimmt die angefochtene Marke zumindest in einem Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke überein. Eine Zeichenähnlichkeit, die zu Zeichenverwechslungen führt, ist evident.
4. Die Warengleichartigkeit "definiert den Exklusivitätsbereich einer Marke in produkt-spezifischer Hinsicht. Dahinter steht die Erkenntnis, dass die Unterscheidungskraft einer Marke – selbst bei Identität des jüngeren Zeichens – solange nicht gestört wird, als letzteres für völlig andersartige Waren oder Dienstleistungen eingesetzt wird" (MARBACH, a.a.O., 101 f.). Ob Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen gegeben ist, ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu beurteilen. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher oder identischer Marken angepriesenen
Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (RKGE in sic! 1997, 568 – Birko Tex / Biotex; DAVID, a.a.O., N. 35 zu Art. 3, mit weiteren Verweisen; MARBACH, a.a.O., 105 f.).
Aufgrund der festgestellten hohen Zeichenähnlichkeit der widerstreitenden Marken sind unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen der Produktegleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit (siehe oben Ziff. III/1, 3. Absatz) nachfolgend hohe Anforderungen an die Produkteandersartigkeit zu stellen.
Für die Beurteilung der Produktegleichartigkeit ist ausschliesslich auf den Registereintrag abzustellen (siehe oben Ziff. III/1, 4. Absatz). Somit ist die Widerspruchsgegnerin, soweit sie auf ihren tatsächlichen Markengebrauch eingeht, nicht zu hören.
Die Widerspruchsmarke ist für zahlreiche Waren unterschiedlicher Klassen eingetragen. Wie bereits vorgehend festgehalten (vgl. Ziff. III/2, 6. Absatz), sind in Bezug auf die Produktegleichartigkeit lediglich die Waren der Klassen 30 und 32 (Widerspruchsmarke) der Dienstleistung "Verpflegung von Gästen in Restaurants" (angefochtene Marke) gegenüberzustellen. Alle anderen für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren weisen in keiner Weise einen funktionellen Zusammenhang mit der Dienstleistung der Widerspruchsgegnerin auf, mithin keine Produktegleichartigkeit besteht.
Die Rekurskommission für geistiges Eigentum hatte die Frage, ob "alkoholische Getränke, ausgenommen Biere" (Klasse 33) mit Restaurantionsdienstleistungen gleichartig sind, bereits zu entscheiden (RKGE in sic! 2002, 169 – SMIRNOFF [fig.] / Smirnov [fig.]). Obwohl in casu die Widerspruchsmarke, soweit für alkoholische Getränke eingetragen, nur für die Ware "Bier" eingetragen ist – und diese Frage, d.h. die Gleichartigkeit von Bier zu Restaurationsdienstleistungen, im vorzitierten RKGE-Entscheid gerade nicht entschieden werden musste – sind die dortigen Ausführungen hier zu reflektieren. Zusammenfassend verneint die Rekurskommission die Produktegleichartigkeit, da "derartige Dienstleistungen auf dem Markt in der Regel nicht unter der Leitung oder mit der Beteiligung von Anbietern alkoholischer Getränke erbracht werden. Es ist somit keineswegs üblich, dass Inhaber von Marken für alkoholische Getränke unter der gleichen Marke zusätzlich Dienstleistungen wie die Verpflegung (…) von Gästen erbringen". In casu ist nun zu entscheiden, ob diese Überlegungen auch auf das Verhältnis "Bier" zu "Verpflegung von Gästen in Restaurants" übertragen werden kann. Eine Marktbetrachtung zeigt nun aber, dass in Bezug auf gerade dieses Verhältnis eine Ausnahme zu machen ist. Grosse Bierhersteller bzw. Brauereien waren und sind im Gastgewerbe stark engagiert, sei es, dass sie selber Restaurants oder Ausschanksstätten betreiben, sei es, dass sie das Gastgewerbe mittels langfristiger Bierlieferungsverträgen an ihr Produkt binden. Seit mehreren Jahren besteht zudem der Trend, dass kleingewerbliche Bierbrauer ihr Bier in eigenen Gaststätten verkaufen oder umgekehrt, Gaststätten ihr eigenes Spezialitätenbier zu brauen beginnen. Der Konsument ist sich somit durchaus gewohnt, dass ein Anbieter unter der gleichen Marke sowohl die Ware Bier herstellt wie auch Restaurationsdienstleistungen anbietet. So ist es denn auch nicht weiter erstaunlich, dass MARBACH Bier und Restaurationsdienstleistungen als typisches Beispiel für die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen anführt (MARBACH, a.a.O., 110).
Im Ergebnis ist somit auf Gleichartigkeit der Vergleichsprodukte "Bier" und "Verpflegung von Gästen in Restaurants" zu schliessen.
5. Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt kumulativ die Produktegleichartigkeit wie die Zeichenähnlichkeit, die zu wahrscheinlichen Verwechselungen führt, voraus. In casu ist – wie gezeigt - beides gegeben, mithin der Widerspruch gutzuheissen ist.
IV.
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Gestützt auf diese Bestimmung steht dem Institut ein weites Ermessen zu (DAVID, a.a.O., N. 2 zu Art. 34). Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV sowie dem Tarif BG. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (Unterliegerprinzip). Schliesslich gilt es zu beachten, "dass das Widerspruchsverfahren als kostengünstiges Verfahren gedacht ist und dass ausdrücklich nur eine kurze Begründung des Widerspruchs verlangt wird" (RKGE in sic! 1998, 305 – Nina de Nina Ricci / Nina; vgl. auch MARBACH, a.a.O., 157).
Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widersprechende hat eine Kostennote über Fr. 2'800.00 eingereicht. Im Regelfall spricht das Institut bei einem einfachen Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.00 (exkl. Widerspruchsgebühr) zu. In casu hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden und weder die Fallkomplexität noch notwendige und belegte ausserordentliche Aufwendungen der Widersprechenden sprechen für eine im Einzelfall höhere Entschädigung. Der Widersprechenden wird eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zugesprochen.
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 5825 wird gutgeheissen.
2. Die angefochtene CH-Marke Nr. 497 085 "ROAD RUNNER CAFE RESTAURANT – BAR" wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Die Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 9. Mai 2003
Markenabteilung
Silvan Meier, Fürsprecher
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung einzureichen. Es ist eine Kopie der angefochtenen Verfügung beizulegen.