Gallo Hahn

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 6323
in Sachen
Productos Alimenticios Gallo S.L.
468, Avenida Diagonal
E-08006 Barcelona
IR-Marke Nr. 560 315 "GALLO" (fig.) Widersprechende
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG, Postfach, 8021 Zürich
gegen
Saarioinen Oy
Järvensivuntie 1
33100 Tampere
Finnland
IR-Marke Nr. 788 325 (fig.) Widerspruchsgegner
vertreten durch Bovard AG, 3000 Bern 25
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG; SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV; SR 232.111), Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-tums; SR 0.232.04), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO; SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfah-ren (VwVG; SR 172.021), Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Ver-waltungsverfahren (VKEV; SR 172.041.0) sowie auf Art. 1 ff. des Tarifs über die Entschädigun-gen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG; SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend Institut)
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in Erwägung gezogen:
I.
1. Die angefochtene IR-Marke Nr. 788 325 (fig.) wurde in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 20/2002 vom 14. November 2002 publiziert. Während des hängigen Widerspruchsverfahrens wurde ihre Warenliste teilweise gelöscht, nämlich in Bezug auf "préparations à base de céréales" (Kl. 30). Dies wurde in der Gazette Nr. 2004/01 vom 19. Februar 2004 publiziert.
Sie beansprucht nunmehr u.a. Schutz für folgende Waren:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farines, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-ces; glace à rafraîchir.
2. Die Widersprechende hat am 3. März 2003 gestützt auf ihre IR-Marke Nr. 560 315 "GALLO" (fig.) gegen die IR-Marke Nr. 788 325 (fig.) Widerspruch erhoben. Sie beantragt, dass ihr der Schutz in der Schweiz für obgenannte Waren zu verweigern sei.
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
30 Pâtes alimentaires, aliments préparés et conservés, essentiellement à base de pâtes alimentaires; sauces préparées et conservées pour l'assaisonnement de pâtes alimentaires; semoule, farine de blé et chapelure;
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café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, épices; glace à rafraîchir.
4. Die Widersprechende bringt sinngemäss Folgendes vor: Die Produkte der angefochtenen Marke seien im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke sinngemäss enthalten. Die an-gefochtene Marke, welche aus einer stilisierten Wiedergabe eines Hahns bestehe, werde je nach Sprachregion im mündlichen Verkehr als "Hahn", "Coq" oder "Gallo" bezeichnet wer-den. Auch die Widerspruchsmarke bestehe aus einer grafischen Darstellung eines Hahns und enthalte die wörtliche Umsetzung "GALLO". Begriffliche Wirkung und optisches Er-scheinungsbild seien somit von der angefochtenen Marke übernommen worden. Zwar sei die Stilisierung der Form des Hahns nicht in beiden Fällen identisch, doch würden die un-tergeordneten Unterschiede vorliegend nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Nicht nur aufgrund ihrer visuellen Übereinstimmung, auch im mündlichen Verkehr müssten Verwechslungen der beiden Marken, speziell in der italienischsprachigen Schweiz, befürchtet werden. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Widersprechende eine Serie von weiteren registrierten Marken mit dem Wort "GALLO" bzw. dem Bild eines Hahns besitze (vgl. IR-Marken Nrn. 522 277, 522 276, R 373 712, R 373 711, R 373 710, R 346 757), der für einen erhöhten Schutzumfang ihrer Marke spreche. Aus diesen Gründen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen und der Widerspruch gutzuheissen.
5. Die Widerspruchsgegnerin bestritt mit Eingabe vom 3. Juni 2003 den Gebrauch der Wider-spruchsmarke.
6. Mit Replik vom 5. November 2003 reichte die Widersprechende verschiedene Gebrauchs-belege ein, u.a. Broschüren, Rechnungen, Kataloge, Verpackungen. Sie fügte an, dass den beigebrachten Unterlagen entnommen werden könne, dass die Widersprechende seit Jahr-zehnten Waren der Klasse 30 nach Deutschland und in die Schweiz exportiere.
7. In der Duplik vom 13. April 2004 argumentierte die Widerspruchsgegnerin im Wesentlichen wie folgt: Die eingereichten Belege seien nicht geeignet den Gebrauch der Widerspruchs-marke glaubhaft zu machen. Weiter bestreitet die Widerspruchsgegnerin die Zeichenähn-lichkeit. Die grafische Darstellung eines Hahns sei weit verbreitet für Produkte der Klasse 30: Die Datenbank Romarin zeige 61 internationale Registrierungen an. Dies verringere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Der Konsument werde insofern die Darstel-lung eines Hahns keinem bestimmten Unternehmen zuordnen.
8. Mit Mitteilung vom 16. April 2004 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.
II.
1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Beide Marken wurden international mit Schutzausdehnung für die Schweiz registriert: Die Widerspruchsmarke am 31. August 1990 und die angefochtene Marke am 28. August 2002 mit finnischer Priorität vom 22. Juli 2002. Die Widersprechende ist demnach Inhaberin einer älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert.
2. Für das Gebiet der Schweiz hat die angefochtene Marke auf die Waren "préparations à base de céréales" (Kl. 30) verzichtet (vgl. Ziff. I. Pkt. 1). Diese Einschränkung des Waren-verzeichnisses nach Kenntnis des Widerspruchs kommt einer Anerkennung gleich (vgl. Fritz GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983, 327). Infolgedessen ist der Wider-
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spruch in Bezug auf diese Waren als erledigt abzuschreiben und lediglich für die verblei-benden Waren materiell zu beurteilen.
III.
1. Die Widerspruchsgegnerin machte in ihrer Stellungnahme vom 3. Juni 2003 gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wich-tige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 14. Dezember 1990 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 10/1990 veröffentlicht. Folglich ist am 3. Juni 2003, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist bereits seit länge-rem abgelaufen (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Marken-schutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, Art. 12). Die Marke der Widersprechenden ist ge-schützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nicht-gebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Rekurskommissi-on für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2002, 106 – Genesys [fig.] / Genesis [fig.]), d.h. für den Zeitraum vom 3. Juni 1998 bis 3. Juni 2003.
3. Glaubhaft machen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Ein-druck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zu-mindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (vgl. DAVID, a.a.O., N. 12 zu Art. 16). Entscheidend ist, ob das Zeichen vom Abnehmer im konkreten Umfeld als Mittel zur Kennzeichnung der eigentlichen Waren und/oder Dienstleistung verstanden wird. Hierbei ist zu beachten, dass nur der funktionsge-rechte und ernsthafte Gebrauch eines Zeichens als Kennzeichen von Waren und/oder Dienstleistungen in der Schweiz rechtserhaltend ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizeri-sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 169).
4. Mit der Replik vom 5. November 2003 reichte die Widersprechende folgende Gebrauchsbe-lege ein:
- eine Broschüre "Découvrez les recettes secrètes des Pâtes alimentaires Gallo"
- ein Katalog "DECOUVREZ LES PATES" (4. Auflage)
- eine Zeitschrift "SPAIN GOURMETTOUR", Ausgabe vom September/Dezember 1994
- ein Faltblatt mit dem Titel "Pasta in the Mediterranean diet"
- ein Faltblatt mit dem Titel "GALLO, a leader with a future"
- vier Verpackungen für Teigwaren
- eine Exportstatistik "Pasta" der Jahre 1990 bis 2000 u.a. für die Schweiz
- zwei Rechnungen der Jahre 1999 und 2000 an die Gonzalez Import GmbH, in der Schweiz
- eine Zollkontrollbestätigung vom März 2000
5. Wie den beigebrachten Rechnungen der Jahre 1999 und 2000 entnommen werden kann, lieferte die als Rechnungsstellerin aufgeführte Widersprechende Waren in die Schweiz, an
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die Gonzalez Import GmbH, in 6015 Reussbühl. Die Artikelbezeichnung der Waren lautet u.a. "Pasta", "pasta vegetal". "Pasta" ist das spanische Wort für Teigwaren (vgl. Pons, span./dt.). Folglich handelt es sich bei den verkauften Waren um Teigwaren. Die Wider-spruchsmarke ist nicht Teil der Warenbezeichnung. Einzig deren grafisches Element (der Hahn) ist aufgeführt: oben links neben der Adresse der Widersprechenden in gedruckter Form und unten mit dem Firmennamen "GALLO S.A. Division international" gestempelt. Doch schadet dies nicht, denn auf den beigebrachten Verpackungen, welche die auf den Rechnungen aufgeführte Artikelbezeichnung "pasta, pasta (…) vegetal" nennen und somit für diese bestimmt sind, ist die Widerspruchsmarke angebracht. Die Verpackungen erwäh-nen zusätzlich die Widersprechende und nennen als Referenzadresse in der Schweiz, die auf den Rechnungen aufgeführte Gonzalez Import GmbH, mithin der Bezug zur Schweiz grundsätzlich hergestellt ist. Das eingereichte Rechnungsformular nennt als Bestellmenge 540 Sacos (auf Deutsch: Beutel). Dies dürfte entgegen den Ausführungen der Wider-spruchsgegnerin in Würdigung der Gesamtumstande zur Glaubhaftmachung genügen, zu-mal auch die Exportstatistik für "Pasta" (Teigwaren) der Widersprechenden für die Jahre 1997 bis 2000 einen beachtlichen Lieferungsumfang an die Gonzalez Import verzeichnet (vgl. RKGE in sic! 2004, 106 – SEIKO RIVOLI / R RIVOLI [fig.]).
6. Die Widerspruchsgegnerin bringt vor, dass die Importfirma in der Schweiz, die Gonzalez Import GmbH, liquidiert worden sei und nicht mehr existiere. Wie dem Handelsregister ent-nommen werden kann, wurde über die Gonzalez Import GmbH mit Entscheid vom 7. Au-gust 2002 der Konkurs eröffnet; sie wurde aufgelöst (vgl. Handelsregister des Kantons Lu-zern unter www.hralu.ch). Dies spielt jedoch vorliegend keine Rolle. Von Bedeutung ist nur, dass innerhalb der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs Benut-zungshandlungen verzeichnet werden konnten (vgl. Ziff. 5 hiervor). Was in der Zwischen-zeit mit der vorgenannten Vertriebsfirma geschah, ist mithin nicht relevant.
7. Entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin, schadet die Verwendung der Wi-derspruchsmarke in Farbe nicht. Denn bei der Registrierung in schwarz/weiss werden sämtliche farbigen Benutzungen geschützt (vgl. DAVID, N. 6 zu Art. 29). Auch schadet es nicht, dass bei den Verpackungen das Beiwerk der Widerspruchsmarke, d.h. das Siegel und die Schleife von der registrierten Fassung differieren. Massgebend ist vielmehr, dass die Widerspruchsmarke in ihrem charakteristischen Gehalt – in der Graphik und im Wort GALLO – unverändert ist. Auch die zusätzlichen Elemente, Angaben über die Teigwaren-sorte und die Kochzeit, sind nicht von prägendem Gehalt. (vgl. dazu WILLI, a.a.O., N. 48 ff. zu Art. 11; MARBACH, a.a.O., 177ff; RKGE in sic! 2003, 907 – KISS / Soft-Kiss).
8. Wie obgenannten Ausführungen entnommen werden kann, sprechen die Indizien dafür, dass die Widerspruchsmarke im massgebenden Zeitraum in der Schweiz für Teigwaren ("pâtes alimentaires" [Kl. 30]) verwendet wurde. Die beigebrachten Unterlagen äussern sich aber nicht über den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die übrigen Waren in der Schweiz. Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden enthält die Zeitschrift "SPAIN GOURMETOUR" einzig Angaben über den Export von Teigwaren ("pâtes alimentaires") und Griess ("semoule") von Spanien in europäische Staaten, nach Amerika, Asien usw. Die Schweiz wird dabei nicht erwähnt. Auch kann aus der Tatsache, dass diese Waren angeb-lich nach Deutschland exportiert worden seien, nichts zugunsten der Widersprechenden mit Sitz in Spanien abgeleitet werden. Denn auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen (…) Markenschutz (vgl. Art. 5; SR 0.232.149.136) sollen sich nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie An-gehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz berufen können (BGE 124 III 284 – Nike; vgl. WILLI, a.a.O., N. 36 zu Art. 11).
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9. Da der Gebrauch der Widerspruchsmarke für einen Teil der Waren glaubhaft gemacht wur-de, ist nachfolgend zu prüfen, ob zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht.
IV.
1. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren und/oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Für die Beurtei-lung der Verwechslungsgefahr sind folglich sowohl die Zeichenähnlichkeit wie auch die Wa-ren-/Dienstleistungsgleichartigkeit massgebend. Diese Kriterien unterstehen einer Wech-selwirkung: Je ähnlicher die Waren und Dienstleistungen sind, desto höher sind die Anfor-derungen an die Verschiedenheit der diese kennzeichnenden Zeichen und umgekehrt (vgl. BGE 122 II 387 – Kamillosan; 121 III 379 – BOSS; 119 II 475 – Radion).
2. Die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen bestimmt sich gemäss bundesgerichtlicher Praxis nach der Meinung der Endabnehmer (Alois TROLLER, Immate-rialgüterrecht, 3. Aufl., Basel 1985, Bd. I, 261). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwen-dung ähnlicher Zeichen angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden ange-sichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unterneh-men stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninha-bers von verbundenen Unternehmen hergestellt (BGE 126 III 315 – RIVELLA).
3. Einleitend ist zu beachten, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke einzig hinsichtlich der Waren "pâtes alimentaires" (Kl. 30) (auf Deutsch: Teigwaren) glaubhaft gemacht wurde, weshalb die Widersprechende den Widerspruch nur auf diese Produkte abstützen kann (vgl. Ausführungen unter Ziff. III., Pkt. 8).
4. Beide Marken sind für Waren der Klasse 30 eingetragen. Die offensichtlichen Unterschiede zwischen Roh- resp. unverarbeiteten Produkten einerseits und verarbeiteten Waren ande-rerseits (vgl. MARBACH, a.a.O., 116) führen auch vorliegend zwischen "pâtes alimentaires" (Widerspruchsmarke) und dem Mehl "farine, tapioca, sagou" (angefochtene Marke) zur Verneinung der Gleichartigkeit. Klare Unterschiede zu den Waren der Widerspruchmarke bezüglich Produkteigenschaften, Verwendungszweck und fabrikationsspezifischem Know-how, deren sich der durchschnittliche Konsument durchaus bewusst ist, bestehen weiter zu den Waren "pain, pâtisseries et confiseries; sel, moutarde, épices, vinaigres, levure, levure chimique, café, thé, cacao, succédanés du café, sucre, miel, sirop de mélasse, glaces, gla-ce à rafraîchir" des gegnerischen Zeichens. Denn es sind mitunter keine Bezüge ersicht-lich, welche die Annahme von Gleichartigkeit zwischen den Teigwaren der Widersprechen-den einerseits und den als (Frühstücks-)Getränke dienenden Produkten ("Café, thé, cacao, succédanés du café"), Süssmitteln ("miel, sirop de mélasse, sucre"), Gewürzen ("sel, mou-tarde, épices, vinaigres), Eis ("glaces; glace à rafraîchir"), Brot- und Backwaren ("pain, pâtisseries et confiseries") und der Hefe ("levure; levure chimique") andererseits rechtferti-gen würden.
5. Demgegenüber bestehen zwischen den Waren "pâtes alimentaires" (Widerspruchsmarke) und "riz" (angefochtene Marke) produktspezifische Ähnlichkeiten. Zur gegnerischen Ware "riz" ist festzustellen, dass dieser Oberbegriff nicht nur kochfertiges Reis (der unbehandelte Reis fällt im Übrigen unter Klasse 31), sondern auch verarbeitete Reisprodukte umfassen kann. Damit ist der erforderliche Bezug zu den verarbeiteten Produkten "pâtes alimentai-res" der Widersprechenden gegeben. Bei der Herstellung von verarbeiteten Reisprodukten sind bezüglich den erwähnten Waren Überschneidungen im Bereich des fabrikationsspezi-
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fischen Know-hows aber auch eine produkteübergreifende Nutzung der gleichen Produkti-onsanlagen durchaus möglich. Mithin bestehen zwischen diesen Waren gattungsspezifi-sche Ähnlichkeiten, welche Gleichartigkeit indizieren, auch wenn diese Produkte nicht völlig gleich einzustufen sind (vgl. dazu Eugen MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtli-cher Schlüsselbegriff ohne Konturen? in ZSR 120 I [2001] 255 ff.).
6. Schliesslich ist die angefochtene Marke für "sauces (condiments)" im Register eingetragen. Hierbei handelt es sich um ein Komplementärprodukt zu der beanspruchten Ware "pâtes a-limentaires" der Widerspruchsmarke. Weiter kann festgestellt werden, dass Hersteller von Teigwaren auch die dazugehörige (Tomaten-)Sauce anbieten (vgl. www.barilla.it; www.nestle.de/push/online/markenwelt/de/tmpl/fs_markenwelt.tmpl?area=marken&unterseite=buitoni&action=search&query=buitoni; www.alcenero.ch usw.). Aufgrund der Marktge-genheiten werden die Verkehrskreise annehmen, dass die vorgenannten Waren vom sel-ben Unternehmen angeboten werden. Vor diesem Hintergrund sind diese Waren als gleichartig zu werten.
7. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Waren "farine, tapioca, sagou, pain, pâtis-series et confiseries; sel, moutarde, épices, vinaigres, levure, levure chimique, café, thé, cacao, succédanés du café, sucre, miel, sirop de mélasse, glaces, glace à rafraîchir" (Kl. 30) des gegnerischen Zeichens andersartig sind zu den Waren "pâtes alimentaires" (Kl. 30) der Widerspruchsmarke. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produkte-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch hinsichtlich dieser Waren bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzu-weisen. Demgegenüber fallen die Waren "riz, sauces (condiments)" unter den Gleichartig-keitsbereich der Widerspruchsmarke, mithin nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.
V.
1. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist sodann anzunehmen, wenn die jüngere die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine sol-che Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Ver-kehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren und/oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninha-ber zurechnen. Dabei ist gemäss konstanter bundesgerichtlicher Praxis auf den Gesamt-eindruck abzustellen, den die Zeichen, jedes für sich betrachtet, in der Erinnerung der End-abnehmer hinterlassen. (BGE 127 III 160 – Securitas [fig.]; BGE 122 III 384; MARBACH, a.a.O., 111f). Bei kombinierten Wortbildmarken darf weder dem Wortbestandteil noch dem Bildelement grundsätzlich den Vorzug gegeben werden; es sind vielmehr die Verhältnisse des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. BGE 116 II 371 – Nivea). Mögliche und normale Ver-schiebungen des Erinnerungsbildes sind in die Beurteilung einzubeziehen (vgl. TROLLER, a.a.O., 232).
2. Bei den zu vergleichenden Zeichen fällt auf, dass diese einen ähnlichen, wenn auch sei-tenverkehrt, dargestellten Hahn als Bildelement beinhalten. Das Bildelement der Wider-spruchsmarke, ein nach links gewandter Hahn wird durch das halb so grosse Wortelement "GALLO" ergänzt. Die angefochtene Marke ist eine reine Bildmarke und stellt einen nach rechts gewandten Hahn dar.
3. Vorliegend ist festzuhalten, dass das Bildelement in der Widerspruchsmarke nicht bloss unwesentliches Beiwerk ist. Von der Grösse her dominiert der Hahn deutlich das Wortele-ment "GALLO". Diesem Begriff, welcher auf Deutsch mit Hahn übersetzt wird (Pons, it./dt.),
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kommt die gleiche Bedeutung zu wie dem Bildelement, mithin diese eine Einheit bilden, welche als "Hahn" in Erinnerung haften bleibt. Das Bildelement ist somit in casu ein we-sentliches Element der Widerspruchsmarke.
4. Gemäss Rechtsprechung ist die Übernahme eines wesentlichen Markenelementes grund-sätzlich geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu schaffen. Anders verhält es sich nur, wenn es sich dabei um ein schwach kennzeichnungskräftiges Markenelement handelt (BGE 122 III 385 – Kamillosan). Vorliegend ist festzustellen, dass dem Bildelement "Hahn" im Zu-sammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten "pâtes alimentaires" kein direkt beschreibender oder anpreisender Charakter eignet. Das übernommene Bildelement des "Hahn" ist mithin als normal kennzeichnungskräftiges Element zu qualifizieren.
5. Die Widerspruchsgegnerin wendet ein, dass die grafische Darstellung eines Hahns für Pro-dukte der Klasse 30 weit verbreitet sei: Die Datenbank Romarin würde 61 internationale Registrierungen anzeigen. Dies verringere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmar-ke. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die blosse Registerexistenz noch kei-ne Schwächung der Kennzeichnungskraft bewirkt. Von einer Schwächung der Kennzeich-nungskraft könnte nur gesprochen werden, wenn diese von einer Vielzahl von anderen Marktteilnehmern auch tatsächlich verwendet würde (vgl. RKGE sic! 1999, 650 – Wave). Die tatsächliche Verwendung dieser Marken hat die Widersprechende nicht glaubhaft ge-macht. Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (vgl. Art. 12 VwVG), welche durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (vgl. Art. 13 VwVG) relativiert wird. Die Mitwirkungspflicht greift namentlich inso-weit, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eige-ne Rechte geltend macht (wie in casu; vgl. BGE 124 II 365). Folglich kann vorliegend auf-grund der Registerlage nicht auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft geschlossen werden.
6. Es bleibt zu prüfen, ob aufgrund der festgestellten Markenähnlichkeit auch tatsächlich eine Verwechslungsgefahr besteht. Die Tatsache allein, dass vorliegend die sich gegenüberste-henden Marken beide einen Hahn als Bildelement aufweisen, begründet noch keine Ver-wechslungsgefahr, denn das abstrakte Bildmotiv ist freihaltebedürftig. Jedoch ist das Frei-haltebedürfnis umso geringer, je ungewöhnlicher und ausgefallener das Motiv ist. Die ur-sprüngliche Kennzeichnungskraft wird durch die konkrete bildliche Ausgestaltung mitbeein-flusst (WILLI, a.a.O., N. 94 zu Art. 3). Entscheidend ist mithin die graphische Ähnlichkeit und die Sinnwirkung der Bildelemente (MARBACH, a.a.O., 121). Der in beiden Marken er-scheinende Hahn ist graphisch derart ähnlich dargestellt, beide setzen sich aus schwung-voll gehaltenen linienförmigen Elementen zusammen, welche eine identische Sinn- und Bildwirkung erzeugen – ein krähender Hahn mit aufgeplusterter Brust – so dass diese in der Erinnerung zweifelsohne verwechselt werden können. Auch der in der Widerspruchs-marke vorhandene Wortteil vermag die Sinnwirkung nicht zu verändern, da er das Bildele-ment in Worten wiedergibt. Die Tatsache, dass der Hahn in den Marken seitenverkehrt dar-gestellt ist, vermag keine unterschiedliche Bildwirkung zu begründen (in diesem Sinn MARBACH, a.a.O., 122; DAVID, a.a.O., N. 15 zu Art. 3). Doch selbst wenn das relevante Publikum die beiden Zeichen auseinander zu halten vermöchte, insbesondere weil es sich bei der Widerspruchsmarke um eine kombinierte und bei der angefochtenen Marke um eine reine Bildmarke handelt, besteht die Gefahr, dass aufgrund der obgenannten Ähnlichkeit des verwendeten Bildelementes falsche Zusammenhänge vermutet werden. Denn wenn auch bei der Widerspruchsmarke ein zusätzlicher Hinweis auf ein konkretes Unternehmen vorhanden ist, so fehlt ein solcher gänzlich bei der angefochtenen Marke, mithin auch nicht eindeutig auf ein anderes Unternehmen geschlossen werden kann.
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7. Eine Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen, so dass der Widerspruch im Umfang der Warengleichartigkeit gutzuheissen ist.
VI.
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Gestützt auf diese Bestimmung steht dem Institut ein weites Ermessen zu (DAVID, a.a.O., N. 2 zu Art. 34). Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV sowie dem Tarif BG. Der obsiegenden Partei wird in der Re-gel eine Parteientschädigung zugesprochen (Unterliegerprinzip). Schliesslich gilt es zu be-achten, dass das Widerspruchsverfahren als kostengünstiges Verfahren gedacht ist und dass ausdrücklich nur eine kurze Begründung des Widerspruchs verlangt wird (RKGE in sic! 1998, 305 – Nina de Nina Ricci / Nina; vgl. auch MARBACH, a.a.O., 157).
3. Der Widerspruch wird bezüglich den Waren "préparations à base de céréales" (Kl. 30) als erledigt abgeschrieben (vgl. Pkt. II. Ziff. 2). Die nach Kenntnis des Widerspruchs vorge-nommene Teillöschung kommt einer Anerkennung gleich, weshalb die Widerspruchsgegne-rin grundsätzlich die Kosten der Widersprechenden zu ersetzen hätte (vgl. Felix ADDOR, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, Bern 1997, 21).
4. Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Unter Würdigung des Umstands, dass der Widerspruch nur für einen kleinen Teil der Waren gutgeheissen wird und unter Berücksich-tigung der teilweisen Anerkennung durch die Widerspruchsgegnerin, rechtfertigt es sich vorliegend, die Parteikosten wettzuschlagen und die Widerspruchsgebühr den Parteien hälftig aufzuerlegen. Folglich hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden CHF 400.-- (1/2 der Widerspruchsgebühr) zu erstatten.
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 6323 wird hinsichtlich der Waren "préparations à base de céréales" (Kl. 30) als erledigt abgeschrieben.
2. Der Widerspruch Nr. 6323 wird hinsichtlich der Waren "farine, tapioca, sagou, pain, pâtisse-ries et confiseries; sel, moutarde, épices, vinaigres, levure, levure chimique, café, thé, ca-cao, succédanés du café, sucre, miel, sirop de mélasse, glaces, glace à rafraîchir" (Kl. 30) abgewiesen.
3. Der Widerspruch Nr. 6323 wird hinsichtlich der Waren "riz, sauces (condiments)" (Kl. 30) gutgeheissen. Der IR-Marke Nr. 788 325 (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für diese Wa-ren verweigert.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.-- verbleibt dem Institut.
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5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 400.-- an die Verfahrenskosten zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 28. Mai 2004 Markenabteilung
lic. iur. Céline Emmenegger, Fürsprecherin Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung bei der Rekurs-kommission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung mit Kopie des vorliegen-den Entscheids einzureichen.