Mini-pic

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 6690
in Sachen
Fleischtrocknerei Churwalden AG
Hauptstrasse 21
7075 Churwalden
CH-Marke Nr. 269 897 "MINIPIC" Widersprechende
vertreten durch A.W. Metz & Co. AG, 8024 Zürich
gegen
Kägi Fret AG
Loretostrasse 52
9620 Lichtensteig
CH-Marke Nr. 512 565 "Roland Flûtes MINI PICKS" (fig.) Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Wild Schnyder AG, 8032 Zürich
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwal-tungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) sowie auf Art. 1 ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG, SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
in Erwägung gezogen:
I.
1. Die angefochtene CH-Marke Nr. 512 565 "Roland Flûtes MINI PICKS" (fig.) wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 138 vom 22. Juli 2003 veröffentlicht.
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Die Marke beansprucht Schutz für folgende Waren:
Kl. 29: Extrudierte Nahrungsmittel (Snackprodukte) im wesentlichen aus Gemüse und/oder Früchten bestehend.
Kl. 30: Brot, feine Back- und Konditoreiwaren, Snackprodukte im wesentlichen aus Mehl bestehend; Getreide-präparate, Müesli, Zwieback, Knäckebrot, Nahrungsergänzungsmittel auf Getreidebasis.
2. Die Widersprechende hat am 21. Oktober 2003 beim Eidgenössischen Institut für Geis-tiges Eigentum (nachfolgend: Institut) gestützt auf ihre CH-Marke Nr. 269 897 "MINI-PIC" frist- und formgerecht vollumfänglich Widerspruch erhoben.
3. Die Widerspruchsmarke ist für die folgenden Waren der Klasse 29 eingetragen:
"Fleisch, Fisch, Geflügel, Fleischextrakte".
Die Widersprechende hat ihr Begehren im Wesentlichen damit begründet, dass gemäss ständiger Rechtsprechung bereits die Übernahme eines einzigen charakteristischen Be-standteils in eine Marke für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr genüge, gleichgültig ob weitere Markenelemente hinzugefügt würden oder nicht. Die Marke der Widerspruchs-gegnerin werde in erster Linie mit der gross herausgestellten Wortmarke "MINI PICKS" in Erinnerung behalten. Die Wörter "Roland" und "Flûtes" würden wenig beachtet. Die Wörter "MINIPIC" und "MINI PICKS" seien phonetisch identisch. Die Wortverbindung "MINI PICKS" sei für sich alleine kennzeichnungskräftig. Schliesslich sei es amtsnotorisch, dass die Marke der Widersprechenden dank ihrer jahrzehntelangen Benutzung eine hohe Kennzeichnungs-kraft geniesse. In Bezug auf die Gleichartigkeit macht die Widersprechende geltend, es ge-he bei beiden Parteien durchwegs um Lebensmittel des täglichen Gebrauchs, diese seien untereinander gleichartig. Ferner verweist sie auf das Wechselspiel zwischen Zeichenähn-lichkeit und Warengleichartigkeit. Da "MINIPIC" und "MINI PICKS" phonetisch identisch sei-en, liege eine Verwechslungsgefahr vor. Selbst diejenigen Abnehmer, welche nicht darauf schliessen würden, die Waren der beiden Parteien stammten aus demselben Unternehmen, würden darauf schliessen, die Produkte der Parteien würden aufgrund einer Zusammenar-beit mit so ausserordentlich ähnlichen Zeichen gekennzeichnet.
4. In ihrer Stellungnahme vom 6. Januar 2004 hat die Widerspruchsgegnerin das Vorlie-gen einer Verwechslungsgefahr bestritten und eine Abweisung des Widerspruchs be-antragt. Sie macht insbesondere geltend, der Widerspruchsmarke "MINIPIC" eigne nur
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ein äusserst geringer Schutzbereich, da der Begriff vom Konsumenten ohne weiteres als "etwas Kleines zum picken", also eine kleine Mahlzeit, übersetzt werde. Genau so würde die Widersprechende ihre Produkte auch vermarkten. Die Widerspruchsgegnerin verwende dagegen ihre bekannte Firmenmarke "Roland" zusammen mit der rotblauen Banderole auf allen Produkten. Die Marke geniesse einen sehr hohen Bekanntheits-grad und entsprechend werde der Konsument in "Roland" eine Serienmarke erkennen. Zudem sei auf der angefochtenen Marke deren bekanntes Produkt "Flûtes" in verklei-nerter Form abgebildet. Die grossen Flûtes seien seit Jahren auf dem Markt, und dem Konsument werde ohne weiteres klar sein, dass es sich hierbei um die Miniform dieses Produktes handle. Im Gesamteindruck seien die Marken daher nicht ähnlich, weil die Marke der Widersprechenden einen äusserst kleinen Schutzumfang aufweise und die Marke der Widerspruchsgegnerin prominent die Hausmarke "Roland" sowie eine visuell komplett andere Gestaltung aufweise.
5. Mit Verfügung vom 13. Januar 2004 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Mit Schreiben vom 26. Januar 2004 nahm die Widersprechende gestützt auf Art. 32 VwVG ein weiteres Mal Stellung. Sie bestreitet darin insbesondere den Tatbestand, die Wider-spruchsmarke sei schwach. So gebe es in keiner in der Schweiz gesprochenen Sprache ein Wort, das PIC lauten würde. Die Marke MINIPIC sei ein reines Phantasiewort. Durch den jahrelangen Gebrauch sei es zudem ein sehr bekanntes Zeichen geworden.
7. Mir Schreiben vom 17. Februar 2004 reichte auch die Widerspruchsgegnerin eine weitere Stellungnahme ein. Sie macht darin insbesondere geltend, dass nur erhebliche Parteivor-bringen von der Behörde gewürdigt werden könnten. Bringe eine Partei grundlos verspätet bereits seit langem bekannte Tatsachen vor, seien diese ausser Acht zu lassen, selbst wenn es sich um entscheidrelevante Vorbringen handeln würde. Die Stellungnahme der Widersprechenden vom 26. Januar 2004 sei somit aus dem Recht zu weisen. Zudem weist sie noch einmal daraufhin, dass die Widersprechende selbst ihr Produkt als "kleiner Snack für zwischendurch" propagiere. Entsprechend sei die Marke offensichtlich in die Elemente MINI und PIC zu unterteilen. Zudem ergebe die Suche nach "minipic" in Google ein völlig anderes Resultat, als dasjenige, welches die Widersprechende eingereicht habe.
II.
1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Die angefochtene CH-Marke wurde am 12. Juni 2003, die Widerspruchsmarke am 13. Februar 1974 (verlängert am 30. Dezember 1993 und am 29. Januar 2004) hinterlegt. Die Widersprechende ist demnach Inhaberin einer älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Wider-spruch legitimiert.
2. Gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG kann die Behörde verspätete Parteivorbringen, die aus-schlaggebend erscheinen, trotz ihrer Verspätung berücksichtigen. Da im Rahmen des Wi-
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derspruchverfahrens die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Amtes wegen zu prüfen ist, sind die verspäteten Äusserungen diesbezüglich nicht ausschlaggebend und somit nicht zu berücksichtigen. Hingegen prüft das Institut nicht von Amtes wegen, ob es sich um eine bekannte Marke handelt. Diesbezügliche Parteiäusserungen können somit ausschlaggebend sein und mithin berücksichtigt werden, auch wenn sie verspätet vorge-bracht wurden (vgl. nachfolgend IV., Ziff. 3).
III.
1. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind zwei ähnliche Zeichen verwechselbar, sofern sie für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind. Die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen bestimmt sich gemäss bundesgerichtlicher Praxis nach der Meinung der letzten Abnehmer (A. Troller, Immate-rialgüterrecht, 3. Aufl., Basel 1985, Bd. I, S. 261). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise auf den Gedanken kommen könnten, die un-ter Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 35 zu Art. 3; BGE 87 II 108: NAROK; K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, Diss. Zürich 1993, 87).
2. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für "Fleisch, Fisch, Geflügel, Fleischex-trakte", die angefochtene Marke dagegen für Snackprodukte hauptsächlich bestehend aus Gemüse und/oder Früchten (Klasse 29) sowie Backwaren und Getreideprodukte in Klasse 30. Bei den von der Widersprechenden beanspruchten Waren handelt es sich um Oberbegriffe der Klasse 29 des Nizzaer Klassifikationsabkommens, unter welche eine Vielzahl von Nahrungsmitteln subsumiert werden können. Insbesondere kann es sich dabei sowohl um Rohwaren, als auch um verarbeitete, also z.B. (vor-)gekochte oder konservierte Fleisch-, Fisch- und Geflügelprodukte, handeln. Die von der Wider-spruchsgegnerin beanspruchten Waren in Klasse 29 (Extrudierte Nahrungsmittel [Snackprodukte] im Wesentlichen aus Gemüse und/oder Früchten bestehend) sind zu diesen als gleichartig zu beurteilen, da sie als Neben- oder Hauptmahlzeit dem glei-chen Zweck dienen und sich an die gleichen Abnehmer richten. Dabei handelt es sich um typische (vegetarische) Substitutionsprodukte, welche auch bei Grossverteilern häufig an den gleichen Verkaufspunkten (z.B. Fertigmahlzeiten) aufliegen. Ebenso liegt es im Erwartungsbereich der Konsumenten, dass ein Unternehmen, welches Fleisch-fertigprodukte herstellt, auch vegetarische Fertigprodukte herstellen kann (vgl. z.B. www.fredag.ch/sortiment/).
Dagegen sind die von der angefochtenen Marke in Klasse 30 beanspruchten Waren als nicht gleichartig zu den Waren der Widerspruchsmarke zu beurteilen: So werden Brot, feine Back- und Konditorwaren, Zwieback und Knäckebrot üblicherweise in einer Bä-ckerei hergestellt resp. angeboten, Fleisch-, Fisch- und Geflügelwaren hingegen in ei-ner Metzgerei oder in einem Fischgeschäft resp. in der Fleisch- oder Fischabteilung ei-nes grösseren Kaufhauses. Die Herstellung von Brot und Backwaren bedingt ein ganz
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anderes fachspezifisches Fabrikations- Know-how als das Verarbeiten von Fleisch, deshalb gibt es auch nach wie vor zwei verschiedene Berufsgattungen mit unterschied-licher Ausbildung. Aus den gleichen Gründen sind auch die "Snackprodukte im We-sentlichen aus Mehl bestehend", "Getreidepräparate", "Nahrungsergänzungsmittel auf Getreidebasis" und Müesli als nicht gleichartig zu beurteilen: Es ist nicht marktüblich und entspricht folglich auch nicht den Konsumentenerwartungen, dass ein Metzgerei-Unternehmen auch Mehl- und Getreideprodukte herstellt. Dass das Unternehmen sol-che Waren zum Teil auch zur Verarbeitung von seinen Fleischwaren verwendet, reicht nicht aus, eine Gleichartigkeit zu begründen.
3. Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass sämtliche in Klasse 29 der Wider-spruchsgegnerin beanspruchten Waren in den Gleichartigkeitsbereich der Waren der Wi-dersprechenden fallen. Die in Klasse 30 beanspruchten Waren fallen jedoch nicht in den Gleichartigkeitsbereich und der Widerspruch ist mithin für Klasse 30 mangels Gleichartigkeit abzuweisen.
IV.
1. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlos-sen, die einer älteren Marke ähnlich sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsge-fahr ergibt. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken ist ge-mäss konstanter bundesgerichtlicher Praxis auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Zeichen, jedes für sich betrachtet, in der Erinnerung des letzten Abnehmers hinter-lassen (statt vieler: BGE 119 II 473 - RADION). Die Bedeutung von Wort- und Klang-bild, des Sinngehalts sowie gegebenenfalls der graphischen Gestaltung sind als Gan-zes gegeneinander abzuwägen (BGE 122 III 382 - KAMILLOSAN).
2. Im vorliegenden Fall steht eine Wortmarke einer kombinierten Marke gegenüber. Bei kombinierten Marken kommt grundsätzlich weder dem Wort- noch dem Bildelement Vorrang zu. Entscheidend sind vielmehr der Gesamteindruck sowie die Kennzeich-nungskraft der konkret verwendeten Markenelemente. Tendenziell wiegen die Wortbe-standteile allerdings schwerer (Pedrazzini/von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 1998, N. 533; Christophe WILLI, Kommentar zum Marken-schutzgesetz, Zürich 2002, N. 144 zu Art. 3).
Das graphische Element der angefochtenen Marke besteht aus einem hochformatigen Rechteck, welches in der oberen Hälfte zwei direkt aneinander liegende Querbalken, wel-che ihrerseits durch eine feinen hellen Strich begrenzt resp. von einander getrennt werden, aufweist. Der Hintergrund des Rechtecks sieht aus, als ob sich der Schatten eines gewölb-ten Gitters darauf abzeichnete. Zusätzlich sind noch einzelne kleine Flûtes lose auf dem Rechteck verteilt. Farben werden keine beansprucht. Das Bildelement besteht somit haupt-sächlich aus banalen geometrischen Formen, die für sich alleine jeweils nicht schutzfähig sind, sowie der Abbildung des Inhaltes. Einziges unübliches Element stellt der Hintergrund dar. Dieser steht allerdings in Bezug auf die Wortelemente völlig im Hintergrund und ver-mag das Gesamtbild nicht nachhaltig zu beeinflussen. Der Gesamteindruck wird mithin im Wesentlichen durch die Wortelemente geprägt.
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3. Vorliegend sind somit die Widerspruchsmarke "MINIPIC" mit den Wortelementen der angefochtenen Marke "Roland Flûtes MINI PICKS" zu vergleichen. Dabei fällt auf, dass die Widerspruchsgegnerin die Widerspruchsmarke in fast identischer Weise in ihre Marke übernommen hat: Die Tatsache, dass sie die beiden Wörter "MINI" und "PIC(KS)" auseinander schreibt, anstatt einem "C" ein "CK" verwendet und das Plural-"S" anhängt, vermag keine wesentliche Abweichung zu begründen, denn die Silben-zahl, die Aussprachekadenz und die Vokalfolge bleiben identisch. Sie hat allerdings zusätzlich noch die Wortelemente "Roland Flûtes" beigefügt.
In der Regel begründet die Übernahme eines charakteristischen Elementes bereits eine Verwechslungsgefahr, es ei denn, dass die zusätzlich angefügten Elemente den Gesamt-eindruck wesentlich verändern würden (BGE 96 II 403 – Men's Club). Massgebend ist da-bei insbesondere der Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Letztere setzt sich aus den Begriffen "MINI" und "PIC" zusammen. "MINI" wird klar im Sinn von "klein" verstanden, "PIC" ist phonetisch quasi identisch mit dem englischen Begriff "pick" (auswählen; (Mann-schaft) aufstellen; zupfen an; kratzen an; (Loch) bohren; (mit Schnabel) (auf)hacken; (Naht) auftrennen; (Obst, Blumen) pflücken; (Vogel) (auf)picken; (Schloss) knacken, mit einem Dietrich öffnen; (Streit) vom Zaun brechen; wählen; (Gitarre) zupfen; Picken, Hacken; Auswahl, Auslese [vgl. PONS Grosswörterbuch Englisch-Deutsch]), wobei der Durch-schnittskonsument den Begriff wohl im Sinn von "picken" verstehen wird, da dieser Begriff dem Englischen sehr nahe ist. "PIC" könnte aber ebenfalls als Abkürzung für "Picknick" verstanden werden oder als Hinweis auf "Schwein" (pig). Die Kombination "MINIPIC" stellt somit ohne Zweifel eine gewisse Anspielung auf "etwas Kleines zum picken resp. zum Picknick" dar, eine direkt beschreibende und unmittelbar verständliche Aussage wird je-doch nicht vermittelt. Für den Durchschnittskonsumenten ergibt sich ohne Zuhilfenahme der Phantasie kein direkter Hinweis auf wesentliche Eigenschaften, Beschaffenheiten, Zu-sammensetzung, Zweckbestimmung, Herkunft oder Wirkung der Waren (DAVID, a.a.O., N.10 zu Art. 2). Der Widerspruchsmarke ist mithin durchschnittliche Kennzeichnungskraft und folglich ein durchschnittlicher Schutzumfang zuzugestehen.
4. Die angefochtene Marke übernimmt die kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke quasi identisch und fügt ihr noch die Elemente "Roland Flûtes" sowie graphische Elemente bei. Dieses Vorgehen kann zu Fehlzurechnungen und somit zu einer (mittelbaren) Verwechs-lungsgefahr führen. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unver-ändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (in casu insbesondere "Roland") ergänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 – VIVA/CoopVIVA). Dies gilt auch, wenn die über-nommene Widerspruchsmarke leicht abgeändert wird, ohne dass sie im Gesamteindruck jedoch verändert wird. Die zusätzlich angefügten Elemente sind ebenfalls nicht geeignet, den Gesamteindruck derart zu ändern, dass die Widerspruchsmarke nicht mehr als solche in der angefochtenen Marke erkannt wird. Da der Widerspruch bereits aus diesen Gründen teilweise gutzuheissen ist, kann die von der Widersprechenden (nach Abschluss der In-struktion) eingebrachte Frage der Bekanntheit der Widerspruchsmarke offengelassen wer-den.
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V.
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut.
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Gestützt auf diese Bestimmung steht dem In-stitut beim Entscheid, ob und in welchem Umfang eine Parteientschädigung zuzuspre-chen sei, ein weites Ermessen zu (MSchG-David, N. 2 zu Art. 34).
Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV) sowie dem Tarif über die Entschädi-gungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG). Bei der Bemessung der Parteientschädigung sind im weiteren die Wichtigkeit und Schwierigkeit der Sache sowie der Arbeitsaufwand zu berücksichtigen (MSchG-David, N. 3 zu Art. 34). Weiter ist zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, son-dern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (Entscheid REKO i.S. Nina de Nina Ric-ci/ Nina, sic! 3/1998, S. 306 ff.).
Der Widerspruch wird in etwa zu gleichen Teilen gutgeheissen wie abgewiesen. Es recht-fertigt sich demnach, die Parteikosten wettzuschlagen und die Widerspruchsgebühr den Parteien je Hälftig aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 6690 wird teilweise gutgeheissen und die Eintragung der CH-Marke Nr. 512 565 "Roland Flûtes MINI PICKS" (fig.) wird für die Klasse 29 widerrufen.
2. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut.
3. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsge-bühr (CHF 400.00) zu ersetzen.
4. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
5. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 7. Mai 2004
Markenabteilung
Regina Scartazzini, Rechtsanwältin
Widerspruchssektion
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskom-mission für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung einzureichen.