Pulcino

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9731
in Sachen
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
D-74167 Neckarsulm
Widersprechende
vertreten durch Schmauder & Partner AG
Patent- und Markenanwälte VSP, Zwängiweg 7, 8038 Zürich
IR Nr. 568 208 „PULCINO“
gegen
Dolcino GmbH
Unter Sagi 6
6362 Stanstaad
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch RA Sandra Hophan-Schätzle
Baumgarten 7, 6374 Buochs
CH Nr. 568 970 „DOLCINO“
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-kunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-gentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I.
SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1.
Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 568 970 "DOLCINO“ wurde am 19. März 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 2007/55 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
3 Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Par-fümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.
20 Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen.
24 Webstoffe und Textilwaren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Bett- und Tisch-decken.
25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielkarten.
35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Detailhandel über weltweite elektronische Netzwerke (Internet); Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte über weltweite elektronische Netz-werke (Internet), um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren bei einem Grossisten zu erleichtern; Telemarketing.
2. Am 18. Juni 2008 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Wider-spruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, nämlich betreffend Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Kl. 25) und Spiele, Spielzeug; Spielkarten (Kl. 28).
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre IR Nr. 568 208 „PULCINO“, welche für Waren der Kl. 25 geschützt ist, nämlich für vêtements pour enfants, à l’exception des vêtements de sports.
4. Mit Verfügung vom 24. Juni 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Am 20. August 2008 reichte die Vertreterin der Widerspruchsgegnerin eine Stellungnah-me ein.
6. Mit Verfügung vom 25. August 2008 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II.
SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
3
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung ein-zureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Der Schutz der Widerspruchsmarke wurde am 22. April 2003 auf die Schweiz ausgedehnt. Die angefochtene Marke wurde am 19. September 2007 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert.
Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendi-gen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A.
Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B.
Vergleich der Waren
1.
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kön-nen, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienst-leistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des ge-meinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpra-xis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Insti-tuts [nachfolgend: Richtlinien] unter: http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf, Teil 5 Ziff. 7.6 mit weiteren Hinweisen).
2.
Die in Kl. 25 von der angefochtenen Marke beanspruchten Bekleidungsstücke sind iden-tisch oder zumindest hochgradig ähnlich zu den von der Widerspruchsmarke umfassten Kinderkleider. Unter den Oberbegriff Bekleidungsstücke fallen denn auch sowohl Kinder-kleider wie auch Kleider für Frauen und Männer.
3.
Gemäss Praxis werden Schuhe und Kopfbedeckungen als gleichartig zu Bekleidung beur-teilt. Alle drei Warengruppen dienen dem gleichen Zweck, nämlich dem Schutz des menschlichen Körpers. Kopfbedeckungen und Schuhe werden heute in den gleichen Ver-kaufsstätten angeboten wie Kleider. Sowohl Kopfbedeckungen wie Schuhe dienen dem Zweck der Bekleidung. In Anlehnung an die Rechtsprechung ist diesbezüglich von Gleich-artigkeit auszugehen (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. November 2007, B-3118/2007 – sing relaxx (fig.) / SWING mit Verweis auf den unpublizierten Ent-scheid der RKGE im Widerspruchsverfahren MA-WI 29/01 Kanz/Kazz Independent (fig.) E. 4).
4
4.
Demgegenüber ist zwischen den in Kl. 28 angefochtenen Spiele, Spielzeug; Spielkarten und den von der Widerspruchsmarke umfassten Kinderkleidern keine Gleichartigkeit gege-ben. Die Widersprechende geht davon aus, dass die sich gegenüber stehenden Waren häufig von denselben Unternehmen hergestellt würden. Zudem würden diese Waren auch über die gleichen Vertriebskanäle (z.B. Spielwarengeschäfte und Kinder-/Babyartikelgeschäfte). Dass teils für die in Konkurrenz stehenden Waren die gleichen Ver-triebskanäle bestehen, kann für sich alleine keine Gleichartigkeit bewirken. Die von der Wi-derspruchsmarke umfassten Kinderkleider sind von gänzlich anderer Natur als die Spiele, Spielzeug, Spielkarten der angefochtenen Marke. Kleider dienen dem Schutz des mensch-lichen Körpers, sie sollen diesen vor dem Wetter schützen. Demgegenüber dienen die von der angefochtenen Marke umfassten Waren dem Vergnügen oder sollen allenfalls einen Lerneffekt erzielen. Bei Spielen und Spielzeug handelt es sich denn auch z.B. um Gesell-schaftsspiele oder Plüschtiere. Das herstellungstechnische Know-how der konkurrierenden Waren ist somit komplett verschieden. Weiter besteht auch keine Substituierbarkeit der konkurrierenden Waren. Die alleinige Tatsache, dass in Kinderkleidergeschäften allenfalls auch Spielzeug verkauft wird, mithin die Vertriebskanäle somit gleich sein können, rechtfer-tigt noch nicht die Annahme eines rechtsrelevanten Gleichartigkeitsverhältnisses.
5.
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass bezüglich der von der angefoch-tenen Marke in Kl. 25 beanspruchten Waren Identität resp. Warengleichartigkeit besteht. Betreffend die angefochtenen Waren in Kl. 28 fehlt es an der Gleichartigkeit, weshalb der Widerspruch diesbezüglich abgewiesen werden muss.
C. Vergleich der Zeichen
1.
Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahr-nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zei-chen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrge-nommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvoll-kommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5 Ziff. 7.7).
2.
Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck den die Marken in der Erin-nerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 - Boss/Boks). Der Gesamteindruck wird dabei bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild, und ge-gebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 - Securitas). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird. Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die opti-sche Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 - Securitas).
3.
Bei den beiden Konfliktzeichen handelt es sich um Wortmarken, die aus sieben Buchstaben bestehen. Die Zeichen stimmen in den letzten fünf Buchstaben L-C-I-N-O überein. Diese Buchstaben sind in identischer Reihenfolge in beiden Zeichen angeordnet. Die Unterschie-de beschränken sich auf den Zeichenanfang. Während die Widerspruchsmarke mit den Buchstaben P-U beginnt, stehen die Buchstaben D-O am Anfang der angefochtenen Mar-ke. Praxisgemäss kommt dem Zeichenanfang beim Zeichenvergleich eine erhöhte Bedeu-tung zu. Dennoch sind die Zeichen in ihrem Gesamteindruck zu würdigen.
4.
Aus schriftbildlicher Sicht gilt es festzuhalten, dass die Anfangsbuchstaben „P“ und „D“, entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin, durchaus Ähnlichkeiten aufwei-
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sen. Beide weisen eine senkrechte Linie auf, an die sich ein Bogensegment anschliesst. Aufgrund dieser Ähnlichkeit sowie der identischen fünf letzten Buchstaben sind die Konflikt-zeichen schriftbildlich als ähnlich einzustufen.
5.
Auf klanglicher Ebene sind die Zeichen ebenfalls ähnlich. Beide Zeichen bestehen aus drei Silben, wobei die zweite und dritte Silbe identisch sind (PUL-CI-NO // DOL-CI-NO). Die für den klanglichen Vergleich wichtige Vokalfolge ist ebenfalls ähnlich (u-i-o // o-i-o). Entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin sind die Unterschiede in der Anfangssilbe nicht derart stark, als dass sie eine klangliche Ähnlichkeit ausschliessen würden. Im Ge-genteil, die Übereinstimmungen in der Silbenzahl, die Ähnlichkeiten in der Aussprache der Anfangsvokale U und O ("U" ist ein hoher, gerundeter, hinterer Vokal, der "O" ein nicht ho-her, gerundeter, hinterer Vokal) sowie die Identität in der zweiten und dritten Silbe bewir-ken, dass die Konfliktzeichen klanglich als ähnlich einzustufen sind.
6.
Für den Gesamteindruck einer Marke kann auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Be-tracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Le-sen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinne-rungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (vgl. BGE 121 III 377 - Boss/Boks mit weiteren Verweisen). Entgegen der Annahme der Wider-spruchsgegnerin enthält weder die Widerspruchsmarke noch das angefochtene Zeichen ei-nen markanten Sinngehalt, der die festgestellten schriftbildlichen und klanglichen Ähnlich-keiten zu kompensieren vermöchte. Zwar kommt der Widerspruchsmarke im Italienischen die Bedeutung „Huhn“ zu. Dieser Begriff ist hingegen nur den italienischsprachigen Ab-nehmern bekannt. Der Grossteil der deutsch- und französischsprachigen Abnehmer kennt dieses italienische Wort nicht und wird somit die Widerspruchsmarke als reines Phantasie-zeichen wahrnehmen. Das Gleiche gilt auch für die angefochtene Marke. Wie die Wider-spruchsgegnerin selber ausführt, werden nur Abnehmer mit Italienischkenntnissen die an-gefochtene Marke „DOLCINO“ mit „süss“ in Verbindung bringen. Dies wird aber für viele deutsch- und französischsprachige Abnehmer nicht zutreffen.
D. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleis-tungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (Richtlinien, Ziff. 7.3, 164).
2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwa-che Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unter-scheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richt-linien, Teil 5 Ziff. 7.5).
3.
Der Widerspruchsmarke kommt kein die beanspruchten Waren beschreibender Sinngehalt zu. Der Widerspruchsmarke kommt somit durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Die Widerspruchsgegnerin geht davon aus, dass die Endung „ino“ als übliche italienische Ver-
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kleinerungsform gemeinfrei sei und somit keine rechtliche relevante Verwechslungsgefahr zu begründen vermöge.
4.
Diesbezüglich ist zu bemerken, dass die Tatsache allein, dass die Endung der Konfliktzei-chen grammatikalisch korrekt gebildet ist noch nicht zu bewirken vermag, dass dieser Zei-chenbestandteil als kennzeichnungsschwach zu beurteilen wäre. Voraussetzung wäre, dass zahlreiche Marken mit Schutzwirkung für die Schweiz mit dem Wortende „ino-„ im Re-gister eingetragen wären und weiter der tatsächliche Gebrauch zahlreicher ähnlicher Mar-ken auf dem Markt für gleiche oder zumindest gleichartige Waren nachgewiesen wäre, da-mit von einer Verwässerung ausgegangen werden könnte. Die Widerspruchsgegnerin reichte keinerlei Belege ein, welche den tatsächlichen Gebrauch zahlreicher „ino„-Marken belegen würden, womit eine Verwässerung nicht angenommen werden kann. Der Wider-spruchsmarke ist mithin eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft mit durchschnittlichem Schutzumfang zuzugestehen.
5.
Die im Konflikt stehenden Waren sind identisch oder zumindest gleichartig. Aufgrund der von der Praxis anerkannten Wechselwirkung müssen die Konfliktzeichen einen entspre-chend grösseren Abstand aufweisen, damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Dies ist in casu nicht der Fall. Der Grossteil der deutsch- und französisch-sprachigen Verbraucher vermag keine Unterschiede im Sinngehalt festzustellen. Entspre-chend besteht aufgrund der festgestellten schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten die Gefahr, dass die Konfliktzeichen aufgrund des verschwommenen Erinnerungsbildes verwechselt werden.
6.
Eine Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen. Entsprechend wird der Widerspruch teil-weise gutgeheissen und die angefochtene Marke Nr. 568 970 betreffend Bekleidungsstü-cke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Kl. 25) widerrufen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1.
Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2.
Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unter-liegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteient-schädigung zugesprochen. Für die Bemessung der Parteientschädigung ist Art. 8 der Ver-ordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV) sinngemäss anwendbar (Art. 24 Abs. 1 MSchV; vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 9.4).
3.
In casu wird der Widerspruch zur Hälfte gutheissen (betreffend Bekleidungsstücke, Schuh-waren, Kopfbedeckungen in Kl. 25) und zur Hälfte abgewiesen (betreffend Spiele, Spiel-zeug; Spielkarten in Kl. 28). Praxisgemäss werden bei diesem Verfahrensausgang die Par-teikosten wettgeschlagen und die Verfahrenskosten sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1.
Der Widerspruch Nr. 9731 wird teilweise gutgeheissen.
2.
Die CH-Marke Nr. 568 970 wird bezüglich der Waren Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Kl. 25) widerrufen.
3.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Die Widerspruchsgegnerin hat dem Widerspre-chenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr, nämlich CHF 400.-- zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 8. Dezember 2008
Markenabteilung
Marc Burki, Fürsprech
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesver-waltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.