NOVALGIN

Décision
Procédure d’opposition n° 9046
dans la cause
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Brünigstrasse 50
65926 Frankfurt am Main Opposante
DE Allemagne
Représenté par Kirker & Cie SA, 1226 Genève-Thônex
Enregistrement international n° 152 289 « NOVALGIN »
contre
OY VERMAN AB
Vanhankyländti 44 B
FI-04400 Järvenpää (FI) Défenderesse
Représenté par Braunpat Braun Eder AG, 4054 Basel
Enregistrement international n° 916 355 « Nogasin »
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec
l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS
232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111),
des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPIRT,
RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), des art. 1 ss de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative
(OFIPA, RS 172.041.0)
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considérant:
I. FAITS ET PROCEDURE
1. L’enregistrement international n° 916 355 « Nogasin » a été publié le 26 avril 2007 dans
la Gazette OMPI des marques internationales n° 12/2007. Il revendique la protection en
Suisse notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
à usage médical, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel
pour pansements » (classe 5).
2. Par requête du 17 juillet 2007, l’opposante a formé opposition partielle contre
l’enregistrement de cette marque. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international
n° 152 289 « NOVALGIN » qui est protégé en Suisse pour les produits suivants : « Préparations
pharmaceutiques et thérapeutiques » (classe 5).
3. Le 24 juillet 2007, l’Institut a accusé réception de l’opposition.
4. Le 10 janvier 2008, l’Institut a émis une décision impartissant un délai au 10 mars 2008 à
l’opposante (respectivement à son mandataire) pour présenter une procuration en sa faveur.
5. Le 10 janvier 2008, l’Institut a émis un refus provisoire partiel sur motifs relatifs à
l’encontre de l’enregistrement attaqué et imparti un délai au 10 avril 2008 à la défenderesse
pour désigner un mandataire.
6. Le 11 janvier 2008, le mandataire de l’opposante a fourni une procuration en sa faveur.
7. Le 7 avril 2008, un mandataire a été désigné pour représenter la défenderesse.
8. Le 18 avril 2008, l’Institut a émis une décision impartissant un délai au 18 juin 2008 à la
défenderesse pour présenter une réponse à l’opposition. Le délai a été prolongé au 18
août 2008.
9. Le 18 juin 2008, une inscription de limitation au registre international a été opérée dans le
sens que, concernant la désignation à la Suisse, les produits suivants ont été supprimés
de la liste : « produits pharmaceutiques, préparations hygiéniques à usage médical, emplâtres,
matériel pour pansements » (classe 5).
10. Le 18 août 2008, la défenderesse a présenté une réponse.
11. Le 21 août 2008, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure.
II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND
Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel
enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans
les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également
être payée dans ce délai.
L’enregistrement international attaqué a été inscrit le 16 février 2007 au registre international.
L’enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit le 5 mars 1951 au registre
international. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été
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payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.
III. EXAMEN MATERIEL
A. Motifs d’opposition
Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque
antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de
confusion.
B. Comparaison des produits et services
Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et
en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au
regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même
entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et
sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Lucas DAVID, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).
Concernant la marque attaquée, une inscription de limitation au registre international a été opérée
en date du 18 juin 2008 (voir point 8 de la partie « Faits et Procédure ») dans le sens que,
concernant la désignation à la Suisse, les produits suivants ont été supprimés de la liste :
« préparations pharmaceutiques, préparations hygiéniques à usage médical, emplâtres, matériel
pour pansements » (classe 5). L’opposition ne porte plus que sur les produits suivant de
l’enregistrement international attaqué compte tenu de la limitation opérée: « substances diététiques
à usage médical » (classe 5).
La marque opposante revendique les produits suivants : « préparations pharmaceutiques et
thérapeutiques » (classe 5).
Les « substances diététiques à usage médical » de la marque attaquée peuvent être comprises
dans la formulation large et générale de « produits pharmaceutiques et thérapeutiques » de la
marque opposante. Le fait qu’il s’agisse de substances diététiques ayant une utilisation médicale
montre que la nature du produit a un effet médical ou thérapeutique. Il est donc proche de ce
point du vue des produits de la marque opposante. Le fait qu’il soit disposé en classe 5 (plutôt
que dans une classe de produits alimentaires courants) est aussi un indice. Les lieux de vente,
de distribution ainsi que le savoir-faire de fabrication peuvent être semblables. Ainsi, le
consommateur, en présence de marques similaires, pourrait très bien penser que ces produits
puissent venir de la même entreprise ou d’entreprises liées entre elles.
Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre la similarité des produits.
C. Comparaison des signes
Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression
d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas
l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la
marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester
dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter des éléments à la partie distinctive
principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensi4
ble le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait
que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives, Partie 5,
ch. 7.7). S’agissant des marques verbales, leur impression d’ensemble est déterminée en premier
lieu par l’effet auditif et l’effet visuel. L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes,
la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de la longueur des mots et de
la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d’une marque verbale est également
déterminant pour l’impression d’ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.7.1).
La marque opposante est la marque verbale « NOVALGIN ». La marque attaquée est la marque
verbale « Nogasin ».
Sur le plan visuel, il convient de constater qu’il s’agit de deux marques verbales. Elles ont presque
la même longueur (8 lettres / 7 lettres). Elles commencent toutes les deux par les lettres
« NO », comportent la lettre « A » au centre et se terminent par les lettres « IN » (NOVALGIN /
NOGASIN). Sur le plan visuel, les signes présentent donc une forte similarité.
Sur le plan auditif, la suite des voyelles (O-A-I) ainsi que le nombre de syllabes sont identiques
(3). La cadence est également identique. Sur le plan phonétique, les signes présentent donc
une forte similarité.
Ainsi, il convient de constater que visuellement et phonétiquement les signes sont très proches.
Ils sont essentiellement caractérisés par les lettres NO-A-IN et ne se différencient que de manière
faible par les consonnes V-LG / G-S.
Sur le plan sémantique, la signification des marques est indéterminée. La défenderesse a invoqué
une allusion à « algus » (Schmerz) pour la marque opposante ainsi qu’une allusion à
« gas » pour la marque attaquée (« no gas in »). Du point de vue de l’Institut, ces éléments sémantiques
ne sont par directement perceptibles dans l’impression d’ensemble des signes. Celle-
ci reste très proche et le critère du sens, du fait de son caractère indéterminé in casu, ne peut
donc servir de correctif à la forte similarité visuelle, phonétique et conceptuelle des signes.
Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre la similarité des signes.
D. Risque de confusion
L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont
inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de
confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la
fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques
risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les
produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une
vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur
moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). Plus les produits ou les services
pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et
plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est
de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des
produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d’une marque
se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les
marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.).
La marque opposante a un sens indéterminé de sorte qu’elle dispose d’un champ de protection
normal. En prenant en compte la similarité des produits et la similarité des signes, il existe un
risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée.
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IV. REPARTITION DES FRAIS
En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie
qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation
avec l’art. 24 OPM, 8 OFIPA). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en
charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en
compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF
1'000.- par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).
Lʼopposition a nécessité un échange dʼécriture (le mémoire dʼopposition). Vu la pratique exposée
ci-dessus, lʼInstitut est dʼavis quʼil convient dʼattribuer à lʼopposante une somme de CHF
1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe
dʼopposition).
Il est à noter ici que la radiation des produits effectuée par la défenderesse a rendu lʼopposition
sans objet pour eux. Lʼissue probable du litige aurait cependant été la même et la répartition des
frais aussi.
Par ces motifs, l’Institut
décide:
1. L’opposition n° 9046 contre l’enregistrement international n° 916 355 « Nogasin » est admise
pour les produits suivants : « substances diététiques à usage médical » ; elle est sans
objet pour les autres produits attaqués, soit : « produits pharmaceutiques, préparations hygiéniques
à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements ».
2. La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut.
3. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF
1’800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe
d’opposition).
4. Quand la présente décision sera entrée en force, la protection en Suisse sera définitivement
refusée à l’enregistrement international n° 916 355 « Nogasin » pour les produits suivants :
« substances diététiques à usage médical ».
5. La présente décision est notifiée aux parties
Berne, le 17 décembre 2008
Division des marques
Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.
section des oppositions
Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette
notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente
décision est à joindre au mémoire de recours.