Adria Mobil (Gesuchstellerin 2) ist laut eigener Darstellung eine der führenden europäischen Reisemobil- und Wohnwagenhersteller. Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin diverser Wort/Bildmarken, die u.a. den Begriff “ADRIA” enthalten, in den Klassen 6, 12 (Wohnwagen) und 43. Die erste Eintragung datiert vom 22. November 2005, und die IR-Marken wurden u.a. auch auf das Gebiet der Schweiz ausgedehnt.

Der strittige Domainname wurde von der Gesuchsgegnerin am 14. Dezember 1998 registriert. Die entsprechende Website zeigt das Foto eines Adria-Wohnwagens und das Adria-Logo. Ein Link führt vom Adria-Logo zur Homepage der Gesuchsgegnerin, die Wohnwagen zweier anderer Hersteller sowie Occasionen diverser Hersteller verkauft, u.a. auch Adria-Occasionen. Ferner vermietet die Gesuchsgegnerin u.a. Adria-Reisemobile. Auf der Startseite findet sich noch ein Hinweis, dass die Gesuchsgegnerin jene zwei (anderen) Hersteller vertritt, deren neue Wohnwagen und Reisemobile sie verkauft.

Im vorliegenden Fall fällt vorerst auf, dass der Hinterlegungszeitpunkt der Marke (2005) mehrere Jahre nach dem Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domainnamens (1998) datiert. Es fragt sich also, ob die Gesuchsgegnerin ein Weiterbenutzungsrecht des strittigen Domainnamens (als Kennzeichen) gemäss Art. 14 MSchG geltend machen kann, weil das Kennzeichen schon lange vor der Eintragung der Marke benutzt wurde. Andererseits finden sich auf der Website der Gesuchstellerin 1 auch Hinweise darauf, dass die Gesuchstellerin 2 ihre Marke ADRIA lange vor Gründung der Schweizer Tochter im Jahre 2004 in der Schweiz benutzte. Es wird erwähnt, dass vor 2004 “eine lange Tradition von Adria-Vertretungen in der Schweiz” bestand.

Die Frage, wem das bessere Recht zusteht, wenn der Inhaber der hinterlegten Marke sein Kennzeichen ebenfalls schon vor der Hinterlegung in Gebrauch genommen hat, beurteilt sich nach Lauterkeitsrecht (BSK MSchG-David, Art. 14 N 2). Auch der Inhaber einer Marke (bzw. eines Domainnamens) darf diese nicht unlauter verwenden (vgl. BGE 129 III 358). Gegenüber dem früher gebrauchten Zeichen muss das später gebrauchte, aber zuerst registrierte Drittzeichen in jedem Fall weichen, wenn es gezielt in identischer Form und im Wissen um eine fehlende Registrierung des früher gebrauchten Zeichens hinterlegt wurde, um damit unlautere Vorteile anzustreben (Christian Hilti, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, S. 455 ff., 471 Ziff. 4).

Im vorliegenden Fall deuten die Umstände des Falles darauf hin, dass die Gesuchsgegnerin (als Verkäuferin von Wohnwagen und Reisemobilen) die Gesuchstellerin 2 und deren Adria-Wohnwagen bereits kannte, als sie den strittigen Domainnamen 1998 registrierte, und zwar auf Grundlage von bestehenden Vertretungen und dem Vertrieb von Adria-Wohnwagen in der Schweiz vor dieser Zeit. Der strittige Domainname wurde offensichtlich registriert, um Kunden der Gesuchstellerin 2 auf die spätere Website der Gesuchsgegnerin umzuleiten.

Das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin manifestiert sich heute darin, dass das (später registrierte) Logo der Gesuchstellerin 2 auf der Website “www.adria.ch” kopiert ist und Internet-Benutzer mit einem Klick auf das Adria-Logo zur eigentlichen Website der Gesuchsgegnerin weitergeleitet werden, wo Produkte von Konkurrenten der Gesuchstellerinnen verkauft bzw. vermietet werden. Der strittige Domainname als “Einstiegsseite” zur eigentlichen Homepage der Gesuchsgegnerin erweckt den Eindruck eines offiziellen Links zu Adria Schweiz (Gesuchstellerin 1). Mit der Umleitung auf die eigene Website der Gesuchsgegnerin, die offensichtlich keine offizielle Verbindung zu den Gesuchstellerinnen aufweist, werden Kunden getäuscht, welches das Angebot der Gesuchstellerin 1 in der Schweiz suchen.

Nach Ansicht des Experten wurde also das von der Gesuchsgegnerin später als die Gesuchstellerin 2 gebrauchte (ab 1998 gegenüber vor 1998), aber früher als die Gesuchstellerin 2 registrierte (1998 als Domainname gegenüber 2005 als Marke) Kennzeichen “adria” gezielt registriert, um unlautere Vorteile anzustreben. Ein solches Verhalten erfüllt wie erwähnt den Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG (Hilti, a.a.O.). Im Übrigen haben diverse Panelists in UDRP-Verfahren für Top Level Domains eine Übertragung von Domainnamen in ähnlichen Situationen zugelassen (d.h. Kenntnis des Domaininhabers von einer Marke, die erst zu einem späteren Zeitpunkt als der Domainname registriert wurde; vgl. z.B. WIPO Verfahren Nr. D2003-0845, General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, m.w.H.).

Der Widerspruchsmarke "DURVIK" kann kein konkreter  und damit auch kein im Zusammenhang mit den für die Marke beanspruchten Waren der Klasse 5 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke kommt somit ein normaler Schutzumfang zu.

Wie vorgängig ausgeführt, stimmen die Marken mehrheitlich überein: (D-)U-RVIK bzw. O-RVIC. Lediglich der Wortanfang ist geringfügig verschieden (...). Zwar ist grundsätzlich der Wortanfang von Bedeutung. Vorliegend ist der Wortanfang nicht derart, dass er das Gesamtbild der angefochtenen Marke wesentlich prägen würde und ihr eine eigene Individualität zu verleihen vermöchte. Zudem kann er aufgrund der Wortlänge leicht überhört werden. In Anbetracht der Warenidentität ist der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand somit nicht eingehalten

Sachverhalt:

A.a PNEUS ONLINE HOLDING SARL (ci-après: POH) est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 10 avril 2001. Elle fait partie d'un groupe de sociétés PNEUS ONLINE actives dans plusieurs pays européens, dont la France et la Suisse. Son but consiste, notamment, dans la vente de pneus par internet. Depuis le 10 mai 2001, POH est titulaire du nom de domaine "www.pneus-online.com" qu'elle utilise pour vendre des pneus dans de nombreux pays européens, y compris la Suisse. Selon ses dires, ce nom de domaine était opérationnel sur internet dès juin 2001. A partir de la fin janvier 2002, POH a fait figurer une référence à son site internet "www.pneus-online.com" sur ses factures de pneus envoyées à ses clients en Suisse. Les annonces publicitaires qu'elle a insérées dans des journaux spécialisés à compter de mars 2002 portaient la même référence. D'autres annonces parues dans la presse suisse romande dès novembre 2003 se référaient au site www.pneus-online.com.

Les dépenses publicitaires de POH, qui se montaient à 16'616 euros en 2001, se sont élevées à 111'949 euros en 2005. Quant au chiffre d'affaires annuel de la société, il a passé de 8'146 euros à 2'632'568 euros durant la même période.

POH est titulaire de la marque internationale n° 836271 qui combine les termes "PNEUS-ONLINE.COM" avec un élément figuratif (...).

Le 15 juin 2001, Delticom a fait enregistrer le nom de domaine "www.pneuonline.com". Elle affirme l'avoir activé immédiatement, mais ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation. Delticom a encore enregistré ultérieurement les quatre noms de domaine suivants: "www.pneusonline.ch", le 28 mai 2002; "www.pneus-online.ch", le 22 juillet 2002; "www.pneuonline.ch", le 5 août 2002; enfin, "www.pneu-online.ch", le 7 août 2002. (...) La consultation de ces sites, qui sont actifs, amène l'internaute sur le site "www.reifendirekt.ch", soit directement, soit par un lien supplémentaire unique. L'intéressé (...) peut effectuer des transactions "en ligne" en sélectionnant l'un des nombreux produits mis en vente par cette société.

[Die erste Instanz (CJ Genf) weist den auf Markenrecht gestützten Anspruch auf Unterlassung der POH ab, da die Marke PNEUS-ONLINE.COM direkt beschreibend für den Verkauf von Reifen über das Internet sei und daher dem Gemeingut zugehöre. Jedoch wird der Unterlassungsanspruch gestützt auf UWG geschützt:]

Tous les noms de domaine appartenant à Delticom se confondent très facilement avec celui de POH. En commençant à utiliser - sciemment - des noms de domaine multiples et très similaires à celui de POH, pour ses ventes en Suisse, Delticom a donc non seulement induit le public en erreur par la création d'un danger de confusion, mais elle a mis ce danger en place de façon délibérée pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation déjà acquise par sa concurrente sur le marché helvétique. Tant qu'elle persiste à entretenir la confusion, qu'elle pourrait facilement éviter, Delticom parasite le résultat du travail de POH, ce qui constitue un comportement déloyal au sens des art. 2 et 3 let. d LCD.

[Die Bekl. hat folglich eine weitere Nutzung der Domainnamen zu unterlasen; eine Übertragung der Domainnamen auf die Kl. sei jedoch mangels Anspruchsgrundlage ausgeschlossen. Das BGer bestätigt das Urteil vollumfänglich. Die Marke sei offensichtlich dem Gemeingut zuzuordnen. Was den UWG-Anspruch betrifft, führt das BGer aus (E. 5.1 und 5.2):]

Certes, de jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public. Chacun doit, en effet, avoir la faculté de désigner ses marchandises en se servant d'expressions qui en indiquent la nature ou les propriétés, sans en être empêché par le signe d'un autre. Sinon, on accorderait à celui-ci, par le détour de la loi sur la concurrence déloyale, une protection que la législation sur les marques lui refuse expressément. Il n'en demeure pas moins que des circonstances particulières peuvent faire apparaître l'imitation comme déloyale; tel est le cas si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent (....). Ainsi, l'utilisation de désignations en tant que noms de domaine ou adresses électroniques est déloyale lorsque les plus récentes ne se distinguent pas suffisamment des premières dans l'esprit des destinataires et qu'un risque de confusion est ainsi créé (...). En l'espèce, les considérations émises par la Cour de justice, telles qu'elles ont été résumées plus haut (...), ont amené cette autorité à conclure à l'existence de l'un de ces cas exceptionnels visés par la jurisprudence et à imputer à la recourante un comportement déloyal tombant sous le coup des art. 2 et 3 let. d LCD. Semblable conclusion ne viole pas le droit fédéral.

E. 5.2.2:

C'est également en vain que la recourante conteste ensuite son absence d'intention parasitaire. En effet, l'arrêt attaqué retient, sur ce point, de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'elle a utilisé "sciemment" des noms de domaine multiples et très similaires à celui de l'intimée, pour ses ventes en Suisse, et qu'elle a créé un risque de confusion "de façon délibérée pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation déjà acquise par la demanderesse, sur le marché helvétique", persistant à entretenir la confusion alors qu'elle pourrait facilement écarter tout danger à cet égard.

Hinsichtlich des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke ist auszuführen, dass diese im Wesentlichen aus fünf Streifen besteht. In zahlreichen schweizerischen und ausländischen Entscheiden wurde bereits festgehalten, dass Streifenmarken bei Sportbekleidung, Sport- und Freizeitschuhen häufig sowie in einer grossen Vielfalt auf dem Markt anzutreffen sind und auch zu deren Dekoration verwendet werden (...). Auf Sportschuhen angebrachte Streifenmarken sind daher grundsätzlich als banal respektive wenig kennzeichnungskräftig zu bewerten (...). Dies gilt insbesondere auch für die Widerspruchsmarke, welche im Gegensatz zur Dreistreifenkennzeichnung von Adidas (...) nicht über eine hohe Bekanntheit verfügt

Zu beachten ist bei der Unterscheidung von geometrischen Formen, dass das menschliche Hirn grundlegend weniger spezifisch vorgeht als bei Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht. Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern (...). So fallen insbesondere die abstrahierte Figur sowie Anordnung und Proportionen der einzelnen Bestandteile ins Gewicht. Stimmen die Komponenten zudem im Einzelnen weitgehend überein, sind die Zeichen ausgesprochen ähnlich (...).

Die Streifen der Widerspruchsmarke sind parallel angeordnet und weisen eine deutliche Schrägrichtung auf. Zudem sind die Zwischenräume zwischen den Streifen schmaler als die Streifen selbst. Diese Charakteristika treffen auch auf die angefochtenen Marken Nrn. 557'865 und 557'864 zu. Zwar sind die Streifen der Marken Nrn. 557'865 und 557'864 weiss auf dunklem Hintergrund, während die dunklen Streifen der Widerspruchsmarke auf einem weissen Hintergrund dargestellt sind. Im undeutlichen Erinnerungsbild der Konsumenten werden die Zeichen indessen lediglich als Streifen, welche einen deutlichen Kontrast zum Hintergrund bilden, haften bleiben.

[Bezgl. einer dritten Streifenmarke der Widerspruchsgegnerin hat das BVGer den Widerspruch jedoch abgewiesen; siehe dazu Verwechslungsgefahr -> Vorliegen verneint]

Hinsichtlich des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke ist auszuführen, dass diese im Wesentlichen aus fünf Streifen besteht. In zahlreichen schweizerischen und ausländischen Entscheiden wurde bereits festgehalten, dass Streifenmarken bei Sportbekleidung, Sport- und Freizeitschuhen häufig sowie in einer grossen Vielfalt auf dem Markt anzutreffen sind und auch zu deren Dekoration verwendet werden (...). Auf Sportschuhen angebrachte Streifenmarken sind daher grundsätzlich als banal respektive wenig kennzeichnungskräftig zu bewerten (...). Dies gilt insbesondere auch für die Widerspruchsmarke, welche im Gegensatz zur Dreistreifenkennzeichnung von Adidas (...) nicht über eine hohe Bekanntheit verfügt

Zu beachten ist bei der Unterscheidung von geometrischen Formen, dass das menschliche Hirn grundlegend weniger spezifisch vorgeht als bei Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht. Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern (...). So fallen insbesondere die abstrahierte Figur sowie Anordnung und Proportionen der einzelnen Bestandteile ins Gewicht. Stimmen die Komponenten zudem im Einzelnen weitgehend überein, sind die Zeichen ausgesprochen ähnlich (...).

Die Streifen der Widerspruchsmarke sind parallel angeordnet und weisen eine deutliche Schrägrichtung auf. Zudem sind die Zwischenräume zwischen den Streifen schmaler als die Streifen selbst. Diese Charakteristika treffen auch auf die angefochtenen Marken Nrn. 557'865 und 557'864 zu. Zwar sind die Streifen der Marken Nrn. 557'865 und 557'864 weiss auf dunklem Hintergrund, während die dunklen Streifen der Widerspruchsmarke auf einem weissen Hintergrund dargestellt sind. Im undeutlichen Erinnerungsbild der Konsumenten werden die Zeichen indessen lediglich als Streifen, welche einen deutlichen Kontrast zum Hintergrund bilden, haften bleiben.

[Bezgl. einer dritten Streifenmarke der Widerspruchsgegnerin hat das BVGer den Widerspruch jedoch abgewiesen; siehe dazu Verwechslungsgefahr -> Vorliegen verneint]

Dem Wortelement "PC-Doktor" des Widerspruchszeichens kann die Bedeutung von "Personalcomputer-Arzt" beigemessen werden (vgl. einschlägige Lexika). Das Zeichen ist in Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 als Anspielung zu werten, jedoch – entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin – keinesfalls als direkt beschreibend (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2). Schliesslich ist allseits bekannt, dass Computer nicht von Ärzten gewartet und repariert werden, sondern von Technikern und Softwarespezialisten. Somit drängt sich ein übertragenes Verständnis des Begriffs auf. Demzufolge kann dem Zeichenelement "PC-Doktor" kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt somit eine normale Kennzeichnungskraft zu.

[In der Folge wird der Widerspruch gutgeheissen.]

Die Gesuchstellerin Thurgau Travel AG wurde im Jahr 2002 gegründet und bietet gemäss Angaben auf der eigenen Website unter“www.thurgautravel.ch” verschiedene Reisedienstleistungen an. Sie spezialisiert sich insbesondere auf Fluss- und Kreuzfahrten in der ganzen Welt. Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin der Wort-/Bildmarke THURGAU TRAVEL (fig.) ist, wobei der Hinterlegungszeitpunkt der Marke vor dem Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domain-Namens datiert.

Der Gesuchsgegner hat sich trotz korrekter Zustellung nicht zum Gesuch geäussert

Die Gleichartigkeit i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG der unter der Marke der Gesuchstellerin angebotenen Dienstleistungen mit solchen, die unter dem streitgegenständlichen Domain-Namen angeboten werden, scheint gegeben. Insbesondere liegen Überschneidungen im Transportwesen und in der Veranstaltung von Reisen (Klasse 39) vor. Die Website des Gesuchsgegners unter dem streitigen Domain-Namen enthält gesponserte Links, die ihrerseits auf Websites Dritter führen, die - wie die Gesuchstellerin -Fluss- und Kreuzfahrten anbieten.

Im Domain-Namen sind die Worte THURGAU und TRAVEL, die auch in der registrierten Marke der Gesuchstellerin zu finden sind, vollständig und in derselben Reihenfolge enthalten. (...) Das Hinzufügen grafischer Elemente (Wellenlinie und Sonne) sowie die Eigenheit des Schriftzuges vermögen der betroffenen Marke durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Die Grösse des Wortelements sowie die bloss untergeordneten Symbole deuten jedoch auf eine Dominanz des Schriftzuges hin. Ausserdem ist insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr das grafische Element von untergeordneter Bedeutung, weil sich das Publikum in erster Linie an den Wortelementen THURGAU und TRAVEL orientiert.

Im Zusammenhang mit den unter der Marke geschützten Dienstleistungen, handelt es sich bei der Bezeichnung THURGAU TRAVEL um einen bloss entfernt beschreibenden Hinweis. Das Wort TRAVEL (auf deutsch „reisen”) deutet darauf hin, dass es sich bei den Dienstleistungen der Gesuchstellerin um solche der Reisebranche handelt. Insoweit ist die Marke beschreibend. Der Bestandteil THURGAU rührt dagegen allein vom Standort der Unternehmung her und beschreibt weder den Ausgangspunkt, noch die Destination, und schon gar nicht den Inhalt der Dienstleistungen, die von der Klägerin angeboten werden. Könnten die Wortelemente TRAVEL und THURGAU, jeweils in Alleinstellung, wohl dem Gemeingut zugeordnet werden, so stellt die in Frage stehende Kombination der beiden Elemente kein Gemeingut mehr dar. Nach Ausich des Experten, kann dem geschützten Zeichen für die darunter angebotenen Dienstleistungen kein konkreter oder direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Aus diesem Grund ist die integrale Übernahme der Wortelemente THURGAU und TRAVEL im Domain-Namen des Gesuchsgegners geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Gesuchstellerin zu erzeugen und deren Kennzeichnungsfunktion zu schwächen.

Der Einzelbuchstabe "X" als auch der englische Begriff "CONTROL" sind im Zusammenhang mit Industriekleber der Klasse 1 als unbestimmt zu qualifizieren. Dem Zeichen kommt im Gesamteindruck mithin kein direkt beschreibender Charakter zu; ihm eignet somit insgesamt ein durchschnittlicher Schutzumfang.

In casu vermag das Austauschen des "X" mit dem "N-" das Gesamtbild nicht derart zu prägen, dass vom übereinstimmenden Element "Control" abgelenkt und der angefochtenen Marke eine eigene Individualität verliehen wird. Die Vergleichszeichen weisen den gleichen konzeptuellen Aufbau auf (Einzelbuchstabe + Control) und wirken folglich wie Varianten. Der oben genannte Austausch verändert mithin den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

La marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. En prenant en compte l’identité et la similarité des services de la marque attaquée avec les services de l’opposante, de même que la similarité des signes, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion.

La marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux dès lors qu’elle n’a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause. En prenant en compte l’identité respectivement la similarité des produits, de même que la similarité des signes, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée.

En l’espèce, la marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux dès lors que le terme « lantus » n’a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause. Il convient de constater que la structure de la marque attaquée reprend en grande partie celle de la marque opposante.

Die Widerspruchsgegnerin führt aus, dass sie seit April 1994 unter der schweizweit bekannten Marke „REWAG“ wirtschaftlich tätig sei. Sie untermauert diese Aussage mit umfangreichem Beweismaterial. Sie macht geltend, dass auch bösgläubige Eintragungen zu widerrufen seien, wenn sie gegen das Verbot des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens so-wie gegen das Lauterkeitsverbot des Wettbewerbsrechts verstossen würden. Als die Widersprechende ihre Marke hinterlegt habe, habe die Widerspruchsgegnerin die Marke bereits seit 13 Jahren benutzt. Dies sei der Widersprechenden bekannt gewesen.

Hierzu ist Folgendes auszuführen: Das Institut hat im Widerspruchsverfahren einzig die Verwechslungsgefahr zwischen eingetragenen Marken zu beurteilen (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Andere rechtliche Einwendungen können im Widerspruchsverfahren nicht überprüft werden (...). Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen. Demgegenüber sind eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüber hinausgehende Argumentationen, wie z.B. lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen. Die Prüfung von Einwendungen, welche nicht im Zeichen selbst begründet sind, bedingt regelmässig ein umfangreiches Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess vorbehalten bleiben muss.

[In der Folge wird der Widerspruch gutgeheissen.]

En l’espèce, la marque opposante est une marque combinée constituée de deux éléments distincts : le terme « Maag » écrit en blanc au centre de ce qui ressemble à une feuille noire, placée au dessus du deuxième élément, le terme PIROX, écrit en noir. La police d’écriture utilisée pour les deux éléments verbaux est identique et banale. Ces deux éléments sont indépendants et le terme PIROX, notamment en raison du fait qu’il est reproduit en lettres plus grandes que le terme « Maag », est dominant dans le signe.

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff "EUCERIN", welchem kein erkennbarer Bedeutungsgehalt zukommt. Auch kommt der integral übernommenen Wortendung "CERIN" in Bezug auf die Waren der Klasse 3 keine nachweislich übliche Verwendung zu (vgl. einschlägige Lexika, Internetrecherche mittels der Suchmaschine "Google"). In Zusammenhang mit den in der Klasse 3 beanspruchten Waren kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihr eignet folglich eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzumfang. 

Die Vergleichszeichen werden in der Klasse 3 für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Letzteres ist vorliegend nicht der Fall: Der Zeichenbestandteil "CERIN" der Widerspruchsmarke, welcher zwei Drittel der Widerspruchsmarke ausmacht, wird integral in das jüngere Zeichen übernommen und in diesem ebenfalls als prägender Bestandteil erkannt (vgl. dazu oben Abs. C, Ziff. 3), weshalb die Gefahr von Fehlzurechnungen besteht.

La marque opposante n’a pas de sens particulier en relation avec les produits revendiqués; elle dispose donc d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux.

Vu la grande similarité auditive et visuelle entre les signes (voir para. C), et l’identité, respectivement la similarité, des produits (voir para. B), le risque de confusion entre les deux marques examinées pour les produits des classes 32 et 33 doit être admis. En effet, le destinataire des produits revendiqués, s’il n’a pas les signes sous les yeux, remarquera avant tout les ressemblances entre ces deux marques : l’attaque identique (« domi ») et la terminaison latine (« us ») sont des éléments marquants et il sera donc à même de confondre ces signes. Pour les produits revendiqués, l’opposition est donc admise.

Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die vorhandene Übereinstimmung im Zeichenelement "compo" eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnungskräftigen) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Aufgrund der in Abkürzungslexika und Wörterbücher gefundenen Bedeutungen von "COMPO" (composition resp. component, competition, compensation; vgl. www.onelook.com sowie www.acronymfinder.com) ist der vorgenannte Zeichenbestandteil der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 16 als unüblich einzustufen. Zudem hat eine Internetrecherche auf www.google.ch keine Indizien ergeben, dass "COMPO" im Zusammenhang mit Beuteln als Sachbegriff verwendet würde. Die Widerspruchsmarke "COMPO Ganz einfach schöne Pflanzen" konnte folglich insgesamt aufgrund des unbestimmten Charakters zum Markenschutz zugelassen werden; ihr eignet ein durchschnittlicher Schutzumfang.

Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die Übernahme des unterscheidungskräftigen und am Zeichenanfang stehenden Bestandteiles "COMPO" der Widerspruchsmarke; dieser bleibt wegen der Grossschrift und der vom Slogan "Ganz einfach schöne Pflanzen" durch einen Punkt erfolgten Abtrennung klar und selbständig erkennbar.

Die Widerspruchsgegnerin macht weiter sinngemäss eine Verwässerung des Wortanfangs "PENTA-" der Widerspruchsmarke geltend, indem sie feststellt, dass es sich hierbei um ein allgemein beliebtes Präfix handle, das im Schweizer Markenregister häufig anzutreffen sei. Zum in diesem Zusammenhang mit der Stellungnahme ins Recht gelegten Auszug aus dem Schweizer Markenregister (www.swissreg.ch) kann Folgendes festgestellt werden: Von den 19 angeführten Marken betreffen lediglich drei die hier interessierende Klasse 5. Hinsichtlich der (sinngemäss) geltend gemachten Verwässerung ist weiter darauf hinzuweisen, dass nicht lediglich auf Grund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 Pulcino / Dolcino, mit Hinweisen, unter http://www.bvger.ch). In casu spricht bereits die geringe Zahl der von der Widerspruchsgegnerin ins Recht gelegten Drittzeichen gegen eine Verwässerung des Wortelements "PENTA". Zudem ist auch die Gebrauchslage der zitierten Drittzeichen ungewiss.

Weil der Widerspruchsmarke "PENTASA" kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann, eignet ihr ein normaler Schutzumfang. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5) und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss. Dies ist vorliegend nicht der Fall: In Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der streitverfangenen Zeichen (vgl. III. C. Ziff. 1 ff. hiervor) besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies muss selbst unter Berücksichtigung des Umstandes gelten, dass es sich bei den Waren der hier interessierenden Gattung nicht um Massengüter des täglichen Gebrauchs, sondern um Pharmazeutika handelt, die in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden.

In 1995, while he was a part-time employee of Claimant, Respondent registered the disputed domain name . It is not clear from the file whether the canton of Valais, through the school that employed Mr. Julen, had been aware of, and/or had allowed the registration of the domain name , nor if it had been informed of or allowed Respondent’s activities in the field of tourism, making use of said domain name. Parties do not agree on the issue.

[Die Parteien schliessen 2000 eine Vereinbarung, gemäss der die Domain wallis.ch auf die offizielle Seite von Wallis Tourismus weiterleitet; diese Vereinbarung wird 2009 durch Wallis Tourismus gekündigt.]

Under Swiss law, protection of name results of article 29. 2 CC, according to which the person harmed by the usurper of its name can take action in court in order to stop the usurpation. Contrary to what Respondent asserts, it is not contested under Swiss law that public entities such as Claimant may enjoy, as any other legal subject, a right on the name based on article 29. 2 CC (ATF 112 II 369, 72 II 145, ATF 128 III 353 / Montana; ATF 128 III 401 / Luzern). Cantons, in particular can defend their name based on article 29 CC (...).

Contrary to the opinion of Respondent, the name “Wallis” is also protected even if it is not preceded by the term “Kanton”.

[Durch Verwendung des Domainnamens wallis.ch wird eine Verwechslungsgefahr mit dem Kanton Wallis geschaffen; zur Verwirkung führt der Experte aus:]

According to the law, late exercise of one’s right to a name can be considered as abusive under article 2. 2 CC. It is not the absolute personality right to the name as such that is subject to forfeiture, but the individual claims resulting from article 29 CC. The condition is that the holder of the name behaves in a way which contradicts its acceptance of the use of the name by a third party until he exercises his right and that the sole assertion of the claims iniquitously disadvantages the other party (Basler Kommentar, Roland Bühler, N. 71 ad art. 29 CC).

According to the Federal Tribunal, a forfeiture of rights for a long lapse of time cannot be accepted easily, as, according to article 2. 2 CC, a right is not protected only where the abuse is obvious (ATF 114 II 111 consid. 4). Forfeiture is admitted only under the condition that the right holder has tolerated the violation of his rights through the use of an identical or similar sign without contradiction during a long time and that, in the meantime, the violator has acquired valuable vested rights to the sign (ATF 128 III 353 consid. 5. 2, and the further case mentioned therein). The longer the right holder accepts the use of the name, the more the infringer may expect bona fide that the right holder will further tolerate the violation and will not expect that he gives back the acquired vested rights (ATF 109 II 340 consid. 2a). In exceptional cases, the right holder can see his rights forfeited even against a third party which deliberately arrogated himself a confusing sign, in particular when, for a long time, no legal measures have been undertaken and have lead to the conviction that the infringement is tolerated (ATF 109 II 343 consid. 2c). In order to be able to oppose the right holder the fact that he has tolerated without contradiction the use by a third party of an identical or similar sign or name, the right holder must have been aware of the violation of his rights (Jann SIX, Der privatrechliche Namensschutz von und vor Domain Namen im Internet, 2000, p. 127).

In the present case, “Wallis Tourismus” had been aware of the existence of the infringing domain name at the latest as of March 2, 2000, when it signed the cooperation contract between the parties; as mentioned above, one could however expect it to have been aware of the existence of that domain name already on December 31, 1999.

The question hence may - and has to - be asked whether eight years of acceptance of the use of one’s own name by a third party is not a sufficient time in order to consider the claim for transfer as abusive. In order to answer this question, all elements of the case have to be considered. In casu, this is in particular the case due to the fact that, during all these years, a contract had been passed and applied between the parties, which stated that Respondent Julen & Schnidrig Engineering had been registered with SWITCH as “owner” of the domain name , and was actually “leasing back” the use of the name to its owner, the Canton of Valais. Such a provision can however not be interpreted in a way that would mean that the right owner to the name, the Canton of Valais, would have abandoned his personal right. As already mentioned Respondent could and should have known and expected that the holder of such a personal right as a name, in particular of an official collectivity, might one day want to recover it. Had he really wanted to be absolutely sure of its rights, Respondent would have requested an express authorization from the State at the time it registered the domain name. Proof of such authorization however has not been provided.

As regards the condition of the acquisition of vested rights, the present Expert is of the opinion that Respondent has not proved any acquisition of a position which is worthy of protection. Although Respondent uses the websites “www. wallis.ch/jse” and “www.wallis.ch/tschiffra”, these websites only provide links to other websites, which are not dependent on the domain name . Respondent has not proved that it acquired an important position on the market, or that it imposed the name Wallis for its own business. Besides, although put forward, no important investment linked to the development of a business based on the eight year long contractual relation has been proven. On the contrary, it seems that Respondent’s websites have not been updated for a long time and that none of the websites whose links are still active on Respondents portal use an email address with a termination.

En l’espèce, pour les produits de la classe 14 et plus particulièrement pour les montres, l’Institut considère que la marque « IWC » est une marque connue jouissant d’un caractère distinctif accru. L’acronyme DWC, élément central et prépondérant de la marque attaquée, est similaire à la marque opposante (voir para. B) et les produits revendiqués (classe 14) sont identiques ou similaires (voir para. C). Vu en particulier que le champ de protection de la marque opposante est étendu en relation avec lesdits produits de la classe 14, leurs destinataires feront facilement des associations entre ces deux marques, même s’ils en remarquent les différences, en raison notamment du fait qu’il s’agit visuellement de sigles courts. Le risque de confusion doit donc être admis.

Die Widerspruchsmarke 555 844 „PREMOVIS“ ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 5 normal kennzeichnungskräftig, selbst wenn das Präfix „PRE“ in bestimmten Kombinationen bezüglich der Klasse 5 gebräuchlich wäre. Im Gesamteindruck enthält die Marke keinerlei beschreibende Aussage über diese Produkte.

Auch wenn die damalige Rekurskommission festgestellt hat, dass Pharmazeutika in der Regel auch heute noch mit grösserer Aufmerksamkeit erworben werden als alltägliche Gebrauchsgegenstände (vgl. hierzu RKGE in sic! 2003, 974 – Seropram / Citopram), können sich auch Ärzte und Apotheker verhören oder verlesen. Auch diese müssen sich gegebenenfalls auf das unvollkommene Bild verlassen, das sie von den Marken im Gedächtnis haben. Zudem sind nicht alle Analgetika (Schmerzmittel) bzw. Pharmazeutika verschreibungspflichtig. Die Übereinstimmungen zwischen den Wortbestandteilen der beiden Marken sind nicht so gering, dass sie schon durch einen leicht gesteigerten Aufmerksamkeitsgrad entfallen würden.