Soweit die Beschwerdeführerin auf Unterschiede der kollidierenden Marken in ihrem tatsächlichen Gebrauch, namentlich die unterschiedlichen Getränketypen, Produktionsstandorte, Flaschenformen und Etiketten der unter den Marken aktuell vertriebenen Waren hinweist und daraus Anhaltspunkte gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr gewinnen möchte, ist ihr die Beschränkung des Widerspruchsverfahrens auf die Registereinträge der zu vergleichenden Eintragungen (E. 2.4) entgegenzuhalten.

Die bloss schwache grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke fällt vorliegend nicht ins Gewicht. Die Marken stimmen im in allen Landessprachen ungewöhnlichen und deshalb erinnerungsstarken Anlaut "Tsa-" und in der klingenden französischen Endung "-ine" überein. Diese Ähnlichkeit wird durch die unterschiedlichen Mittelkonsonanten "r" / "ll", den kaum prägenden Schriftzug der angefochtenen Marke und das für Weine häufig anzutreffende, in der ganzen Schweiz sinnbekannte und beschreibend wirkende erste Markenwort "Cave", das sich auch sprachlich nicht von der französischen Prägung des Fantasieworts "Tsalline" unterscheidet, im Gesamteindruck der Marken nicht überwunden, zumal in Anbetracht der weitgehenden Warenidentität auch noch ein strenger Beurteilungsmassstab anzulegen ist (E. 2.1). In ständiger Rechtsprechung wird zwischen dreisilbigen Markenworten, die nur in ihrer Mittelsilbe voneinander abweichen, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bejaht (...)

Im Hinblick auf eine gesamthafte Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass aufgrund der Warenidentität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit im Hinblick auf Schuhe der Klasse 25 sowie auch aufgrund des erhöhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand stark erhöhen. Es kann nicht angenommen werden, dass diese Anforderungen bei den klanglich ohnehin sehr nah beieinander liegenden Zeichen "BAL-LY" und "BA-LÜ" und unter Berücksichtigung der lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer eingehalten sind, weshalb die Zeichen für diese Waren verwechselbar sind.

Es ist zu prüfen, ob dasselbe Ergebnis auch bei der Prüfung der Verwechselbarkeit der Zeichen bei Kleidern der Klasse 25 sowie den Waren der Klassen 18, 14 und 3 angenommen werden kann, für die kein erweiterter Schutzumfang der Marke BALLY festgestellt bzw. diese Frage nicht abschliessend beantwortet wurde (vgl. E. 9.2). Im Entscheid Red Bull (fig.); Red / Red Devil der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 2007, 531 ff.) wurde die Verwechslungsgefahr bei Warengleichartigkeit, aber nur grenzwertiger Zeichenähnlichkeit lediglich für Waren angenommen, für die die Marke "Red Bull" berühmt ist. In dem zitierten Entscheid waren jedoch die Unterschiede in der visuellen Wahrnehmung unter anderem aufgrund des prägnanten Bildzeichens der Marke "Red Bul" wesentlich bedeutender als dies vorliegend der Fall ist. Es kann beim Vergleich der eher nahe beieinander liegenden Zeichen BALLY / BALU (fig.) daher weder in visueller noch in klanglicher Sicht von einer ähnlich grenzwertigen Zeichenähnlichkeit gesprochen werden. Aus diesem Grunde sind die aufgrund der vorliegenden Warenidentität erhöhten Anforderungen an den Zeichenabstand als nicht erfüllt anzusehen, weshalb die Vergleichszeichen auch für diese Waren als verwechselbar zu betrachten sind.

Schliesslich ist auf die Bemerkung des Beschwerdeführers einzugehen, gemäss der eine Recherche in den Internetsuchmaschinen "Google" und "yahoo" eindeutig eine klare Zuordnung von "BALLY" zum Unternehmen Bally Schuhfabriken AG sowie von "BALÙ" zum Modegeschäft des Beschwerdeführers in W._______ ergebe. Abgesehen davon, dass diese Feststellung für die Eingabe des Suchbegriffs "BALÙ" lediglich bei einer Einschränkung der Suche auf schweizerische Seiten sowie auf die italienische Sprache gemacht werden kann, ist eine mutmassliche Zuordnung aufgrund von Resultaten in Internetsuchmaschinen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht massgebend.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen (Vor- und / oder Familiennamen) gebildet sind, gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien (...).

Vorliegend handelt es sich bei der Widerspruchsmarke "Hofer", wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, um eine Marke mit normalem Schutzumfang (vgl. E. 6.3 hiervor). Die Vergleichszeichen sind für identische Dienstleistungen hinterlegt, weshalb nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (...). Die einzigen zu berücksichtigenden Unterschiede beider Zeichen sind die klanglich und visuell kaum wahrnehmbaren Umlautzeichen auf dem "O" des angefochtenen Zeichens "Höfer". Solch minimale Abweichungen reichen daher bei Dienstleistungsidentität nicht aus - entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin (...) -, selbst wenn in Bezug auf die Verkehrskreise der Klasse 36 von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (...), um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

Da Dienst­leistungen in Klasse 38 nach diesem Konzept allein die technische Übermitt­lung nicht aber den Inhalt der Suche zum Gegen­stand haben, kann eine Bezeichnung wie "lawfinder", die sich durch den prägenderen Wortbestandteil "law" in erster Linie auf den Inhalt der übermittelten Daten bezieht - entgegen der Meinung der Vorinstanz, wohl aber in Übereinstimmung mit ihren Richtlinien - für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 nicht direkt beschreibend sein. Dies gilt auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung "Verschaffen des Zugriffs auf Such­ma­schinen und Hyper­ver­bindungen zum Erreichen von Daten und Informa­tionen über globale Netz­werke", denn beansprucht ist in Klasse 38 nicht die Suchmaschine selbst, sondern die Verschaffung des Zugriffs auf eine Suchmaschine, sodass selbst wenn "Suchen" und "Finden" als Begriffspaar angesehen werden kann, in "lawfinder" keine direkte Beschreibung der Zugangsverschaffung erkannt wird.

Da sich die Widerspruchs­marke "Lawfinder" in Klasse 38 für die beanspruchten Dienstleistungen als nicht beschreibend und damit normal kennzeichnungskräftig erweist, vermag sie insoweit gegenüber der in Klasse 38 für "Telekommunikation" registrier­ten angefochtenen Marke ihren Schutzbereich zu behaupten.

[In der Folge wird der Widerspruch für die DL der Klasse 38 gutgeheissen, für diejenigen der Klasse 42 jedoch mangels Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke abgewiesen:]

Namentlich die Entwicklung einer Software bzw. Programmierung einer Datenbank können dem Auffinden eines Gesetzes dienen und als "lawfinder" (vgl. E. 7.5 hiervor) bezeichnet werden. So sind gerade im Bereich der juristischen Forschung spezielle Softwares und Datenbanken denkbar, welche an die Anforderungen einer juristischen Recherche angepasst sind. Die Widerspruchsmarke "lawfinder" beschreibt daher die Zweckbestimmung und den Inhalt der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen. Daraus folgt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen schwach ist.

Die Widerspruchsmarke enthält zwei Mal das Wort "san". Wie bereits in mehreren Urteilen festgestellt worden ist, können die Zeichenbestandteile "san", "sana" oder "sano" beschreibende Angaben darstellen (...). Im vorliegenden Fall ist der Zeichenbestandteil "San" in Bezug auf "Versicherungswesen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens" (Klasse 36) als beschreibend zu bezeichnen, da er auf das Betätigungsfeld, nämlich Versicherungen im Bereich des Kranken- respektive Gesundheitswesens, hinweist. Dementsprechend wird dieser Begriff denn auch von zahlreichen Krankenversicherern in Marken verwendet (z.B. Arcosana, Easy Sana, Helsana, Publisana, sana24, Sanagate, sanavals, Sanitas, Visana; vgl. www.swissreg.ch). Somit ist die Widerspruchsmarke aus zwei für sich genommen schwachen Zeichenbestandteilen zusammengesetzt.

Andererseits ist zu bedenken, dass die Verdoppelung des Bestandteils "san" in der Widerspruchsmarke dieser etwas Asiatisches und Originelles verleiht.

Am 1. Februar 2011 wies die Beschwerdegegnerin im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung knapp 150'000 Versicherte auf; sie ist schweizweit tätig (...). Die Krankenversicherung wurde nach eigenen Angaben 2001 gegründet und erwirtschaftete im Jahr 2007 ein Prämienvolumen von 270,1 Millionen Franken (...). Damit gehört die Beschwerdegegnerin zu den grösseren Krankenversicherungsunternehmen mit entsprechend grösserer Bekanntheit. In Bezug auf die Dienstleistung "Versicherungswesen" (Klasse 36) ist der Widerspruchsmarke daher ein erweiterter Schutzumfang zuzugestehen.

[In der Folge wird der Widerspruch wegen des erweiterten Schutzumfanges für Versicherungswesen gutgeheissen, für Finanzwesen jedoch abgewiesen. Das IGE hatte den Widerspruch für alle Dienstleistungen gutgeheissen.]

On constate d’emblée que la marque attaquée présente des similitudes certaines avec l’élément figuratif principal de la marque opposante. En effet, on retrouve de part et d’autre la représentation d’un demi-cercle dont l’arrondi est orienté vers le haut et qui est parcouru par des stries horizontales. L’Institut estime en outre qu’un nombre non négligeable de consommateurs reconnaîtra dans les deux cas un coucher de soleil stylisé.

Les différences entre les deux éléments graphiques se limitent au fait que, dans la marque attaquée, certaines stries sont très légèrement bombées et que les autres passent à l’arrière du demi-cercle. Au vu des évidentes ressemblances structurelles, stylistiques et conceptuelles constatées, ces légères divergences de style ne sauraient toutefois être suffisamment marquantes pour le destinataire, qui n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir 6 les deux signes en même temps. Le signe attaqué pourrait même être perçu comme une version modernisée du signe opposant.

Les signes litigieux présentent une forte ressemblance tant au niveau visuel que phonétique et laissent de ce fait une impression d’ensemble très proche. L’Institut a donc conclu à la similitude des signes (voir para. C). En prenant en compte, que les produits sont identiques (voir para. B), cette similitude des signes suffira pour que le consommateur soit amené à les confondre.

Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination "FLYING CRANES". Da beide Begriffe sowohl für sich alleine als auch in der Kombination in Bezug auf die streitigen Waren und Dienstleistungen Phantasiebezeichnungen darstellen (..), ist die Widerspruchsmarke als normal kennzeichnungskräftig zu qualifizieren. Die Widerspruchsmarke geniesst mithin einen normalen Schutzumfang. Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die Kombination des Anfangselements der Widerspruchsmarke „FLYING“ mit dem für die streitigen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibenden Element „CYCLES“ (...). Der Bestandteil "FLYING" wird somit ohne weiteres als selbständiges Element erkannt und ist, in Anbetracht des direkt beschreibenden Charakters des weiteren Elements „CYCLES“, als den Gesamteindruck prägend einzustufen. Der vorhandene Unterschied im zusätzlich vorhandenen Element "CYCLES" der angefochtenen Marke ist ausserdem nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchte.

Pour les produits horlogers, un examen plus approfondi des signes et de leur sens doit être effectué. Dans la marque opposante, le terme « timer », descriptif, est précédé des lettres NAVI, lesquelles font penser, pour les francophones au moins, au mot « naviguer» puisque la quasi-totalité des mots commençant par ces lettres ont un lien direct avec ce verbe (...). Dans la marque attaquée, les lettres MARI précèdent le mot « timer ». Si cette suite de lettres ne renvoie pas à un terme précis (prénom (marie), verbe (marier), nom (marinade), etc ;...), le destinataire francophone associera de prime abord ces 4 premières lettres aux 4 suivantes puisqu’il reconnaîtra le mot « maritime ». Ce n’est que dans un deuxième temps, le R final ne faisant pas de sens isolément, qu’il séparera les 4 premières lettres des 5 suivantes, et qu’il verra un jeu de mots entre « maritime » et « timer », en relation avec les produits horlogers. Or, force est de constater que le terme « maritime » (issu du mot mare (mer en latin), voir Le Petit Robert 2012, version électronique) est conceptuellement lié au terme « naviguer » (issu du mot navis (bateau en latin), voir Le Petit Robert 2012, version électronique), puisque la navigation est à l’origine une activité se pratiquant sur la mer. Ainsi, outre la similitude visuelle et sonore des marques en présence (voir para. B), ces deux marques concordent également dans leur « concept » et dans leur construction (« timer » précédé d’un « préfixe » renvoyant à la mer, aux bateaux). Pour toutes ces raisons, malgré le fait que « timer » est faible en relation avec les produits horlogers, le risque de confusion doit également être admis pour ces produits. 

Stehen sich zwei Bildmarken, respektive wie in casu zwei Marken mit einem Bildelement gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung (...).

Der Abbildung eines hochspringenden stilisierten Pumas kommt im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Waren keine Bedeutung zu. Die Widerspruchsmarke verfügt originär über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die angefochtene Marke übernimmt nicht nur das Motiv des springenden Pumas, sondern stellt dieses auch sehr ähnlich dar. Zwar ist die Sprungrichtung der beiden Pumas entgegengesetzt und es lassen sich bei genauer Betrachtung die genannten Unterschiede feststellen. Doch diese Abweichungen sind viel zu subtil, um damit die angefochtene Marke rechtsgenügend von der Widerspruchsmarke abzugrenzen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den Gesamteindruck beider Zeichen abzustellen und nicht auf Nuancen in der Darstellung. Ausschlaggebend ist die sehr ähnliche Ausgestaltung des Motivs der springenden Raubkatze in den Vergleichsmarken. Hinzu kommt, dass die Bekanntheit der Widerspruchsmarke jedenfalls für die Waren der Klasse 25 institutsnotorisch ist. Somit ist im Resultat zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen festzustellen und der Widerspruch Nr. 11241 teilweise, nämlich im Rahmen der festgestellten Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit gutzuheissen.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Aufgrund der integralen Übernahme des die Widerspruchsmarke hauptsächlich prägenden und normal kennzeichnungskräftigen Akronyms "SPPI" sowie des Umstands, dass das Akronym auch im jüngeren Zeichen am in der Regel besonders prägenden Zeichenanfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]) positioniert ist, besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass den Abnehmern der hier massgeblichen Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 ein höherer Aufmerksamkeitsgrad unterstellt werden darf als etwa bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs.

Il ne fait aucun doute que le requérant possède un droit attaché à un signe distinctif selon la loi suisse sur la protection des marques, en particulier son article 13 (cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, Litige OMPI n° DCH2011-0009) qui lui confère un droit exclusif, sans qu’il soit même utile de considérer plus en avant l’application éventuel du droit des raisons de commerce ou même de la concurrence déloyale.

En effet, la marque T-MOBILE est, comme le souligne le requérant dans sa demande, une marque connue internationalement dans le domaine des télécommunications, y compris en Suisse où sa marque est enregistrée, antérieurement aux noms de domaine en cause enregistrés par la partie adverse. Le requérant peut donc invoquer l’existence d’un droit exclusif sur la marque T-MOBILE selon le droit suisse.

Le défendeur persiste dans son refus de transférer les noms de domaine litigieux au requérant.

Rejetant l'intention de nuire au requérant, le défendeur souligne que les noms de domaine litigieux sont des raccourcis, en français, de "téléphones mobiles". Le défendeur admet toutefois un risque de confusion et précise qu'il s'est engagé, à ce propos, à ne plus utiliser le nom de domaine <t-mobiles.ch>.

En l'espèce, le risque de confusion est évident. Le défendeur n’a pris aucune mesure pour se distinguer du signe appartenant au requérant; il ne peut en droit arguer de ce que ce dernier n'est pas présent en Suisse où la marque T-MOBILE est enregistrée, de longue date d'ailleurs (...).

Die Widerspruchsmarke erschöpft sich im Begriff "MUSEUM". Dabei handelt es sich um die Bezeichnung für eine Institution, die eine Sammlung bedeutsamer und lehrreicher Gegenstände für die Öffentlichkeit aufbewahrt, kategorisiert, erforscht und Teile davon ausstellt (...). Der Widerspruchsgegner stellt fest, dass es sich bei diesem Begriff in Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren der Klasse 14 um eine rein anpreisende Angabe (...) mit äusserst geringer Kennzeichnungskraft (...) handle.

Der Widerspruchsgegner verkennt in diesem Zusammenhang, dass die Schutzfähigkeit respektive die Unterscheidungskraft eines Zeichens nie abstrakt, sondern stets in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, für die das Zeichen konkret beansprucht wird (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 3.3 und Ziff. 4.3.1). Die Bezeichnung "MUSEUM" mag aufgrund ihres lexikographischen Bedeutungsgehalts zwar bestimmte Assoziationen auslösen. In Verbindung mit kulturellen Aktivitäten oder Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen der Klasse 41 müsste das Zeichen wohl als direkt beschreibend eingestuft werden. In Zusammenhang mit den hier massgebenden Waren der Klasse 14 kann ihm indessen kein Sinngehalt, der deren Eigenschaften direkt beschreiben würde, beigemessen werden. Nur wenn zwischen der Bezeichnung und der Ware resp. Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Gedankenarbeit oder besonderen Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist ein Zeichen als beschreibende Angabe vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2). Letzteres trifft vorliegend nicht zu, weil das Publikum im Widerspruchszeichen höchstens eine Anspielung, jedoch keinen direkten Hinweis auf bestimmte Eigenschaften oder Merkmale der für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren, mithin keinen beschreibenden Sinngehalt erkennen wird.

Schliesslich ist für das Institut auch nicht ersichtlich, inwiefern es sich, wie vom Widerspruchsgegner vorgebracht, beim Widerspruchszeichen um eine anpreisende Angabe handeln soll. Als nicht unterscheidungskräftige, allgemeine Qualitätsangaben gelten gemäss Rechtsprechung einerseits Angaben, welche die Qualität der Waren oder Dienstleistungen beschreiben oder sich in allgemeinen reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (wie etwa "PRIMA", "MASTER", "SUPER", "TOP" und "MEGA") und andererseits Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren oder Dienstleistungen erschöpfen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2.3 mit Hinweisen). Beim Zeichen "MUSEUM" trifft weder das eine noch das andere zu.

[Entsprechend wird der Widerspruch gutgeheissen.]

Pour les marques formées d’un prénom et d’un nom de famille, le nom de famille est en règle générale au premier plan, vu que les milieux intéressés s’orientent en général par rapport à celui-ci (CREPI, sic! 2006, 407 - Laura Ashley / mary-kateandashley; TF, sic! 2008, 295 - sergio rossi (fig.) et al.; Miss Rossi / Rossi (fig.)»). Il constitue l’élément essentiel de telles marques, dès lors qu’il reste mieux ancré dans la mémoire du consommateur que le prénom (CREPI, sic! 2007, 271 - Romain Gauthier / Romain Jerôme (fig.)). L’Institut estime qu’il n’en saurait être autrement dans le cas d’espèce, le nom de famille « Guardiani » étant l’élément essentiel de la marque opposante.

La comparaison des signes a révélé une similarité des éléments essentiels des signes, à savoir les termes « Guardiani » et « Gardini ». Dans ces conditions, l’absence dans la marque attaquée de l’élément secondaire que constitue un prénom (cf. supra let. C ch. 5) n’est pas à même de créer une impression d’ensemble suffisamment différente.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Begriff "Home Box Office" sei für die angebotenen Dienstleistungen und die registrierten Klassen durchaus beschreibender Natur, was die Vorinstanz faktisch anerkenne. Gestützt auf welche Überlegungen die Beschwerdeführerin zu diesem Schluss gelangt, bringt sie nicht vor, was die Beschwerdegegnerin zu Recht bemängelt. Fest steht, dass die Vorinstanz der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen, und ihr mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugeschrieben hat. Dies trifft auch nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts zu: Weder die ganze Wortreihenfolge "Home Box Office" noch die einzelnen Elemente beschreiben aus Sicht der angesprochenen Öffentlichkeit die noch strittigen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Der Umstand, dass das zweite und dritte Wort der Widerspruchsmarke zusammen einen Ausdruck der englischen Sprache darstellen ("Box Office"), der im Zusammenhang mit Fernsehprogrammen als anspielend qualifiziert werden könnte (vgl. Ziff. D.6 der angefochtenen Verfügung), ist im vorliegenden Fall unbeachtlich, da der Ausdruck dem angesprochenen Publikum nicht bekannt sein dürfte (vgl. E. 8.2).

Somit verfügt die Widerspruchsmarke über einen normalen Schutzumfang.

9.2. Die angefochtene Marke unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke dadurch, dass sie das Anfangselement der Widerspruchsmarke "Home" weglässt. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin prägt dieser Wortbestandteil die Widerspruchsmarke, zumal dieser am Anfang stehe und sich damit in Bezug auf Klang, Schriftbild und Sinngehalt von der angefochtenen Marke unterscheide. Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, die Übereinstimmung in der Wortsequenz "Box Office" präge den sinngehaltlichen Gesamteindruck beider Marken ausschliesslich und werde nicht durch das zusätzliche Wort "Home" (Verweis auf die Nutzung oder Anwendung zu Hause) in der Widerspruchsmarke kompensiert. Insbesondere führe der Zusatz "Home" nicht zu einer neuen sinngehaltlichen Einheit, innerhalb derselben die Wortsequenz "Box Office" nur noch als untergeordneter Teil erscheine.

Übereinstimmungen oder Abweichungen im Wortanfang haben oft besonderes Gewicht (Gallus Joller, a.a.O., Art. 3, N. 150). Bei einem zusätzlichen Element im Wortanfang dürfte diese Regel aber nur dann zutreffen, wenn dieses Element prägender Natur ist. Die Widerspruchsmarke weist als erstes Element das zusätzliche Wort "Home" auf. Dieses Element kann im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als Anspielung auf eine Dienstleistung, welche zu Hause in Empfang genommen oder konsumiert wird, und insofern als Anspielung auf eine "Heimvariante" der beanspruchten Dienstleistungen verstanden werden. So gesehen ist "Home" zwar nicht direkt beschreibend, aber entsprechend auch kein den Gesamteindruck prägender Bestandteil der Widerspruchsmarke. Dafür spricht auch, dass "Home" ein lediglich einsilbiges Wort darstellt. Die Widerspruchsmarke unterscheidet sich folglich nicht in einem prägenden Element von der angefochtenen Marke, stimmt jedoch mit der angegriffenen Marke im kennzeichnungskräftigen, weil dem Publikum nicht bekannten Element "Box Office" überein (vgl. E. 9.1), was für die Verwechselbarkeit spricht.

Hinzu kommt, dass sich die Vergleichszeichen reimen, weshalb sie infolge des ähnlichen Wortklanges grundsätzlich als verwechselbar gelten (vgl. Lucas David, a.a.O., Art. 3, N. 22).

9.3. Auf Grund des Gesagten sind somit Fehlzurechnungen nicht auszuschliessen, weshalb eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG in Bezug auf die identischen respektive gleichartigen Dienstleistungen zu bejahen ist.

Der Begriff "HEAD" wird vom schweizerischen Publikum mit zumindest durchschnittlichen Englischkenntnissen in der Wortbedeutung "Kopf" verstanden. Die analoge italienische Bezeichnung "TESTA" wird gemäss Rechtsprechung höchstens in einem entfernten Sinn als Andeutung auf die damit gekennzeichneten Waren der Klassen 3 und 25 aufgefasst und ist damit nicht direkt beschreibend (vgl. RKGE in sic! 2000, 506 – Testa). Eine Ausnahme bilden gemäss dieser Rechtsprechung die Waren "Kopfbedeckungen" der Klasse 25: "… Was die Warenangabe 'chapellerie' (Kopfbedeckungen) anbelangt, so muss indes die Bezeichnung 'TESTA' als beschreibend angesehen werden. Es handelt sich hier um einen ohne weiteres erkennbaren Hinweis auf die Zweckbestimmung der so gekennzeichneten Ware, der dem Verkehr freigehalten werden muss…" (vgl. in diesem Zusammenhang auch die Praxis des Instituts, ...).

[Entsprechend wird die Verwechslungsgefahr für alle Waren ausser Kopfbedeckungen bejaht.]

Dem übereinstimmenden Zeichenelement "SKIN" kommt u.a. die Bedeutung von Haut zu (...). In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren der Klasse 14 kann ihm kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Folglich kommt diesem Bestandteil ein normaler Schutzumfang zu.

Die Übernahme eines Bestandteils einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass der übernommene Bestandteil schwach ist und dieser mit einem kennzeichnungskräftigen Element verbunden wird (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu.

[Die Widerspruchsgegnerin machte Nichtgebrauch geltend.]

Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (...) 

Die Beschwerdeführerin kritisiert, dass die Vorinstanz die meisten Gebrauchsbelege als ungenügend betrachtet habe, aber dennoch zum Schluss gekommen sei, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "Handschuhe, Schuhe, Trainingsanzüge, Gürtel" (Klasse 25) glaubhaft gemacht worden sei.

Diesbezüglich weist die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 9. Dezember 2010 zu Recht darauf hin, dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu beurteilen ist. Diese Einschätzung kann dabei auch durch isoliert betrachtet ungenügende Beweismittel mitbestimmt werden (...).

Zu Recht hat die Vorinstanz die Beilagen 1 - 4 nicht als Gebrauchsbelege berücksichtigt, da sie Filme und Nachrichten von deutschen und italienischen Fernsehsendern enthalten. Auch wenn diese Sendungen in der Schweiz empfangen werden konnten, erfüllen sie nicht das Erfordernis der minimalen Bearbeitung des schweizerischen Marktes  (...).

Wie sich aus diesen Tabellen ergibt, sind, was eindeutig Waren der Klasse 25 betrifft, 15 Lieferungen von insgesamt 32 Freizeit- und Winterjacken, 13 Trainingsanzügen, 303 Paar Freizeitschuhen, 31 T-Shirts, 1 Polo-Shirt, 4 Pullovern, 41 Hosen, 3 Hemden und 45 Shorts in die Schweiz belegt. Sie erfolgten zwischen 4. November 2004 und 27. Januar 2009 und insofern über die ganze relevante Zeitspanne verteilt. Die in den Listen angegebenen Verkaufspreise bewegen sich im mittleren bis höheren Preissegment.

[Dies genügt, den ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen. Im Folgenden wird die Verwechslungsgefahr bejaht.]

In Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 33 kann dem Begriff "ZACHOS" kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang.

Vier der sechs Buchstaben des Wortelements "ZACHOS" der Widerspruchsmarke finden sich, in derselben Reihenfolge, auch im Wortelement der jüngeren Marke. Der vorhandene Unterschied in der Zeichenmitte kann leicht überhört werden und ist nicht derart, dass er das Gesamtbild der angefochtenen Marke wesentlich prägen und ihr dadurch eine eigene Individualität verleihen würde. In Anbetracht der ausgeprägten Ähnlichkeit der Wortelemente der Vergleichszeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene und unter Berücksichtigung, dass die beiden Marken für gleiche Waren, welche sich an ein Massenpublikum mit eher geringerem Aufmerksamkeitsgrad richten, beansprucht werden, ist der zu beachtende Abstand nicht eingehalten und die Gefahr von Fehlzurechnungen zu bejahen.

Der Zweck der Gesuchstellerin liegt in der Entwicklung, dem Vertrieb und dem Marketing von hochwertigen Kosmetika im In- und Ausland. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Internationalen Registrierung 235285 ARTEMIS, die am 5. September 1960 registriert wurde. Am 18. Juli 2005 wurde die Gesuchstellerin als Artemis Suisse SA in das Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen. Die Gesuchstellerin ist des Weiteren Inhaberin der Domains <artemissuisse.com> und <artemis-skincare.com>.

Die Gesuchsgegnerin ist Inhaberin des streitgegenständlichen Domain-Namens und bewirbt unter dieser Domain das von ihr betriebene Kosmetikstudio. Der Domain-Name wurde am 19. August 2007 von der Gesuchsgegnerin registriert.

Als "Artemis" wird in der griechischen Mythologie die Göttin der Jagd, des Waldes und die Hüterin der Frauen und Kinder bezeichnet. Dass mit ihr aber "generell" Eigenschaften wie Schönheit, Weiblichkeit und damit zusammenhängende Attribute assoziiert werden, wie dies die Gesuchsgegnerin behauptet, kann in dieser Allgemeinheit keine Geltung haben. Dass die Bezeichnung "Artemis" gewisse Assoziationen mit den genannten Eigenschaften hervorruft, lässt sich zwar nicht bestreiten, dass jedoch ein so unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimmte Eigenschaft des Produktes schliessen lässt, kann aufgrund der vorgelegten Beweismittel nicht erkannt werden.

[ARTEMIS ist für die massgeblichen Produkte auch nicht freihaltebedürftig. Die Verwechslungsgefahr wird in der Folge bejaht. Dann äussert sich der Experte zur angeblichen Verwirkung der Ansprüche der Markeninhaberin:]

Der streitgegenständliche Domain-Name wurde am 19. August 2007 registriert. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Gesuchstellerin bereits an diesem Datum um ihre Abwehransprüche gegenüber der Gesuchsgegnerin wusste, zumal die Registrierung einer Domain, anders als die Eintragung einer Firma im Handelsregister, nicht publiziert wird. Die Gesuchsgegnerin bestreitet, dass die Gesuchstellerin erst im Jahr 2011 vom strittigen Domain-Namen erfahren hat. Beweispflichtig für die Behauptung, dass die Gesuchstellerin bereits zu einem früheren Zeitpunkt vom streitgegenständlichen Domain-Namen erfahren hat, ist die Gesuchsgegnerin (BGE 117 II 575). Die Gesuchsgegnerin ist ihrer Beweispflicht nach Ansicht des Experten jedoch nicht nachgekommen.

Aber auch sonst kann nach Ansicht des Experten nicht davon ausgegangen werden, dass die Ansprüche der Gesuchstellerin verwirkt sind. Das Abmahnschreiben der Gesuchstellerin an die Gesuchsgegnerin datiert vom 14. Februar 2011. Ausgehend davon, dass die Gesuchstellerin Ende 2007/Anfang 2008 vom strittigen Domain-Namen erfahren hat, hätte sie somit rund 3 Jahre zugewartet, bis sie ihre Abwehransprüche geltend gemacht hat. Auch eine solche Zeitspanne reicht jedoch nicht aus, um eine Verwirkung der Abwehransprüche zu bejahen.

Ausserdem gilt es zu berücksichtigen, dass auch eine Person, die eine Domain registrieren will, gewisse Sorgfaltspflichten einhalten muss. Die Gesuchsgegnerin hätte durch einen Blick in den Zentralen Firmenindex sowie in das Markenregister leicht erkennen können, dass bereits ältere Firmen resp. Marken existieren, welche das von ihr verwendete Zeichen "Artemis" enthalten. Sie hat daher nicht in gutem Glauben davon ausgehen können, dass sie das Zeichen ohne weiteres verwenden kann; vielmehr hatte sie mit Abwehransprüchen rechnen müssen.