La marque « 1 2 3 Frites » n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits visés en classe 29. La combinaison « 1 2 3 » constitue l'élément distinctif essentiel à côté de la désignation générique « Frites ».

En effet, la marque attaquée se différencie de la marque opposante par l'abandon du terme « Frites », et surtout par l'adjonction d'un graphisme composé d'une étiquette rectangulaire bordée d'une sorte de frise stylisée, de même que par l'étirement du chiffre 3 sous forme de barre vers la droite, le tout dans une combinaison de cou-leurs rouge et blanche. Ceci n'est pas de nature à occulter la présence de la combinaison « 1 2 3 », qui sera très facilement perçue tant visuellement qu’auditivement. Celle-ci sera retenue comme étant la partie essentielle du signe.

Der Domain-Name <1amediamarkt.ch> ist mit der Marke MEDIA MARKT sehr ähnlich, da er diese vollständig enthält und da der Zusatz „1a“ kaum Kennzeichnungskraft besitzt und also keinen nennenswerten Unterschied macht. Die Gesuchsgegnerin gebraucht den Domain-Namen <1amediamarkt.ch> auch für gleiche Waren. Gesellschaftszweck der Gesuchsgegnerin ist der Handel mit elektronischen Geräten sämtlicher Art einschliesslich Haushaltsapparaten, Unterhaltungs-Elektronik/HIFI, Home-Cinema, usw. Dieser Warenbereich ist mit demjenigen der Gesuchstellerin identisch. Die Registrierung und die Benutzung des Domain-Namens<1amediamarkt.ch> erzeugt daher eine Verwechslungsgefahr mit der Marke MEDIA MARKT, die zu benutzen in der Schweiz die Gesuchstellerin ausschliesslich berechtigt ist.

Pour déterminer si un risque de confusion est donné, il faut examiner les deux marques litigieuses dans leur ensemble. En l'espèce, le chiffre "21" est un élément prépondérant de la marque opposante. Il l'est aussi dans la formation de la marque attaquée, d'autant plus que celle-ci comprend des éléments appartenant au domaine public. De tels éléments ne restent en principe pas en mémoire des destinataires des services.

Dem übereinstimmenden Zeichenelement "SKIN" kommt u.a. die Bedeutung von Haut zu (...). In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren der Klasse 14 kann ihm kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Folglich kommt diesem Bestandteil ein normaler Schutzumfang zu.

Die Übernahme eines Bestandteils einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass der übernommene Bestandteil schwach ist und dieser mit einem kennzeichnungskräftigen Element verbunden wird (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu.

Die in den Abkürzungsnachschlagewerken genannten Bedeutungen von „SAP“ stellen im hier relevanten Waren- und Dienstleistungsbereich grundsätzlich keine Sachbezeichnungen dar (...). Folglich und da keine der aufgeführten Bedeutungen im Vordergrund steht, ist für die Widerspruchsmarke in Verbindung mit dem hier relevanten Waren- und Dienstleistungsbereich somit auch kein direkt erkennbarer und damit auch kein beschreibender Sinngehalt auszumachen. Ihr eignet somit (mindestens) ein normaler Schutzumfang.

Das angefochtene Zeichen übernimmt die Widerspruchsmarke integral. Lediglich der zu-sätzliche Anfangsbuchstabe „a“ sowie der Strichpunkt am Zeichenbeginn sind unterschied-lich. Sie unterscheiden sich phonetisch lediglich dadurch, dass die angefochtene Marke den zusätzlichen Buchstaben „a“ am Zeichenbeginn aufweist. Diesbezüglich besteht jedoch die Gefahr des Überlesens, Verhörens, da er bei wenig artikulierter Aussprache nur schlecht wahrgenommen wird. Dies verändert den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens jedenfalls zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

En l'espèce, force est de constater que les signes sont similaires. Ils diffèrent certes dans leur longueur et dans leur partie initiale, mais sont identiques dans leur seconde moitié tant au plan auditif que visuel (avec une reprise de 6 lettres sur 7 dans l'élément amarras). La reprise de l'élément essentiel « MARRAS », en tant que nom de famille, est susceptible de créer un risque de confusion, même si le prénom n'est pas également repris dans la marque attaquée.

La présence du graphisme représentant une partie de corde sous forme de boucle ne confère pas non plus au signe attaqué une impression d’ensemble totalement différente de la marque opposante. Enfin, en ce qui concerne la signification du terme espagnol ou italien « amarra », qui pourrait évoquer les amarres en relation avec la représentation graphique de corde en boucle, il faut admettre que celle-ci ne sera à tout le moins pas comprise par une partie importante des consommateurs suisses moyens des produits concernés. La marque attaquée ne présente donc pas une signification marquante qui dominerait l'impression d'ensemble et qui renverrait clairement à un sens s'écartant de la signification de la marque opposante. C'est uniquement à cette condition que la signification peut pallier à une similarité auditive ou visuelle.

Néanmoins, il faut rappeler que, selon la doctrine, un simple motif abstrait doit rester à la libre disposition du public (...). La protection d'une simple image n'est pas absolue. Pourtant, lorsque le motif est inusuel ou peu ordinaire, le besoin de libre disposition en est réduit.

La marque opposante est au bénéfice d'une force distinctive normale. De plus, elle ne reproduit pas n'importe quel "bonhomme", mais une silhouette en mouvement, les bras et les jambes sur le côté et la tête ronde au-dessus des bras. Le public-cible aura dès lors une impression précise du type de motif représenté. Ce sens se retrouve clairement dans la perception de la marque attaquée: malgré des formes plus droites, la silhouette est également en mouvement, de façon semblable à la figure prédominant la marque antérieure.

Der Gesuchsgegner macht geltend, bei der Namenswahl seiner Einzelfirma durch die gesetzlichen Schranken verpflichtet gewesen zu sein. Er heisse nun einmal André B. Bally. Eine Verwechslungsgefahr sei dadurch ausgeschlossen, dass im Bernbiet er, der Gesuchsgegner, mit der Abkürzung „ABB” in Verbindung gebracht werde, nicht die Gesuchstellerinnen.

Hier besteht kein Zweifel daran, dass das Kürzel „abb” für das Gesamtbild des Domain-Namen kennzeichnend ist. Zum einen ist es graphisch durch einen Gedankenstrich vom Bestandteil „immo” getrennt und damit hervorgehoben, zum andern stellt „immo” eine gängige Abkürzung für die Immobilienbranche dar, was nicht ausreicht, um den markenmässigen Eindruck von „abb” zu entkräften und eine verwechselbare Ähnlichkeit mit der Marke der Gesuchstellerin I auszuschliessen (vgl. RKGE sic! 2005, 804 - otto-office.com). Nach ständiger WIPO UDRP Praxis genügt es zur Vermeidung der verwechselbaren Ähnlichkeit nicht, einer bekannten Marke einen beschreibenden Zusatz im Domain-Namen beizufügen (vgl. Microsoft Corporation v. S.L., Mediaweb, WIPO Entscheid Nr. D2003-0538).

Es besteht seitens des Gesuchsgegners zwar ein Recht auf die Führung seines Namen (André Bernhard Bally), auch im Geschäftsverkehr, jedoch nicht ein Recht auf die Verwendung von dessen Abkürzung (A.B.B.). Die Marke ABB steht, wie erwähnt, seit 1987 im Geschäftsverkehr, den Gesuchstellerinnen zu ausschliesslichem Gebrauche zu. Daran ändert nichts, dass der Gesuchsgegner, wie er behauptet, aber nicht belegt, unter dem Kürzel „ABB” im Bernbiet bekannt sei.

Die Gesuchstellerinnen haben angesichts der überragenden Bekanntheit ihres Namens und ihrer Marke „ABB” das stärkere Recht am Gebrauche des Kennzeichens, selbst wenn man mit dem Gesuchsgegner annehmen wollte, seine Abkürzung A.B.B. geniesse Namenschutz (vgl. Société des Produits Nestlé S.A. v. Pro Fiducia Treuhand AG, BGE 4C.376/2004, Erwägung 3, und weiterhin BGH, Urteil vom 22.11.2001, I ZR 138/99, shell.de).

Es handelt sich bei der Widerspruchsmarke um eine unbestimmte Neuwortbildung (...). In Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Waren der Klasse 7 kann dem Begriff kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. (...)

Bei der angefochtenen Marke sind in der Zeichenmitte lediglich der dritte und der vierte Buchstabe unterschiedlich zur Widerspruchsmarke (-CE anstelle von -ER). Sowohl der Zeichenbeginn als auch der Schlussbuchstabe sind identisch. Die Vergleichszeichen sind sowohl hinsichtlich des Schriftbildes und der Phonetik sehr ähnlich. Die unterschiedliche Zeichenmitte ist nicht geeignet, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, vielmehr dominieren die Gemeinsamkeiten.

Gegenüber einer älteren reinen Bildmarke genügt für eine Verwechslungsgefahr entweder eine optische oder eine semantische Ähnlichkeit der Zeichen, wobei der Sinngehalt das Erinnerungsbild im Allgeminen stärker prägt und die Unterscheidungskraft umso geringer ist, als sich das Bildmotiv aus verkehrsüblichen Motiven zusammensetzt. Das Bildelement der jüngeren Marke prägt den Gesamteindruck.

L’acronyme «ad» a un sens indéterminé en rapport avec les produits et services relevants des marques et doit être considéré comme normalement distinctif. Par conséquent, étant donné qu’une partie des produits et services en cause est identique respectivement similaire, et étant donné l’identité phonétique entre les marques, le consommateur moyen est susceptible d’attribuer la même origine commerciale aux deux signes comparés. Il existe donc un risque de confusion entre la marque opposante et la marque contestée en ce qui concerne les services et produits pour lesquels une similitude a été constatée.

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Widerspruchsverfahren nach dem Registereintrag und nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der Marke.

Die Einrede des Nichtgebrauchs der Marke muss nicht begründet werden, aber sie muss klar und eindeutig aus der Widerspruchsantwort hervorgehen.

Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten und der bestehenden Warengleichheit respektive hohen -gleichartigkeit hinsichtlich der angefochtenen Waren falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“ ...). Die im angefochtenen Zeichen zusätzlich enthaltenen Wortelemente „sport“, „home“ und „fitness“ werden als beschreibende Angaben hinsichtlich der so bezeichneten Waren und nicht als betriebliche Herkunftshinweise verstanden.

Abschliessend ist über die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Produktenachfrage walten lassen, zu urteilen. Diese Aufmerksamkeit ist nicht besonders hoch einzustufen, da es sich bei den interessierenden Waren um Alltagsprodukte handelt. Die beiden Widerspruchsmarken verfügen ursprünglich über einen gewöhnlichen Schutzumfang, der insbesondere mit Bezug auf Sportschuhe und -bekleidung angesichts der über 60jährigen Markengeschichte und durch die Präsenz auch in der Medienberichterstattung über Sportereignisse gesteigert wurde. Dieser erweiterte Schutzumfang bezieht sich nicht bloss auf die bekannten "drei Streifen" oder auf eine Kombination der Widerspruchsmarke mit denselben, da das Logo "Adidas" älter als die "drei Streifen" ist und zum Teil eigenständige Verwendung fand (...). Die Beschwerdführerin macht zwar zu Recht geltend, die angefochtenen Waren bewegten sich nicht nicht im Bereich Sportschuhe und -bekleidung, für eine Verwechslungsgefahr spricht aber wiederum, dass das in der angegriffenen Marke enthaltene Element "sport" direkt auf den angestammten Bereich der Widerspruchmarken hinweist. Wenn auch die Widerspruchsmarken einige Bekanntheit geniessen, heisst dies zwar nicht, dass jedermann um deren Hintergründe der Zeichenbildung ("Adi Dassler") weiss. Der Umstand, dass zwischen Spielen und Spielzeug und den Waren der Widerspruchsmarken, namentlich der Widerspruchsmarke IR 487'580 adidas (fig.) (W Nr. 9349) nur eine entfernte Warengleichartigkeit besteht, wird aber durch die Ähnlichkeit zwischen den Schriftarten von "adidas" und "Adissa" wieder kompensiert. Im Ergebnis ist von einer Verwechslungsgefahr zwischen beiden Widerspruchsmarken und der angefochtenen Marke auszugehen.

Bei Waren des oberen Preissegments können – im Gegensatz zu Massenprodukten – kleinere Mengen genügen, um dem Gebrauchserfordernis zu entsprechen (hier: sieben Rechnungen für insgesamt neun Uhren der Marke «Admiral’s Cup» im relevanten Zeitraum) (E. 2).
Wird das erste Wort der Widerspruchsmarke («Admiral») unter Weglassung des Buchstabens «s» sowie des Wortes «Cup» unverändert übernommen, entsteht kein gültiges neues Zeichen. Die Weglassung eines Elements der älteren Marke ist grundsätzlich nicht geeignet, eine hinrei-chende Unterscheidung zu gewährleisten. Die angefochtene Marke («Admiral») löst unweigerlich eine Gedankenverbindung zur Widerspruchsmarke («Admiral’s Cup») aus und führt somit zu einer Ver-wechslungsgefahr (E. 5a).
Ein Bildelement von untergeordneter Bedeutung ist nicht geeignet, die Übereinstimmung der beiden Marken im Wort «Admiral» zu kompensieren (E. 5b).

Adria Mobil (Gesuchstellerin 2) ist laut eigener Darstellung eine der führenden europäischen Reisemobil- und Wohnwagenhersteller. Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin diverser Wort/Bildmarken, die u.a. den Begriff “ADRIA” enthalten, in den Klassen 6, 12 (Wohnwagen) und 43. Die erste Eintragung datiert vom 22. November 2005, und die IR-Marken wurden u.a. auch auf das Gebiet der Schweiz ausgedehnt.

Der strittige Domainname wurde von der Gesuchsgegnerin am 14. Dezember 1998 registriert. Die entsprechende Website zeigt das Foto eines Adria-Wohnwagens und das Adria-Logo. Ein Link führt vom Adria-Logo zur Homepage der Gesuchsgegnerin, die Wohnwagen zweier anderer Hersteller sowie Occasionen diverser Hersteller verkauft, u.a. auch Adria-Occasionen. Ferner vermietet die Gesuchsgegnerin u.a. Adria-Reisemobile. Auf der Startseite findet sich noch ein Hinweis, dass die Gesuchsgegnerin jene zwei (anderen) Hersteller vertritt, deren neue Wohnwagen und Reisemobile sie verkauft.

Im vorliegenden Fall fällt vorerst auf, dass der Hinterlegungszeitpunkt der Marke (2005) mehrere Jahre nach dem Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domainnamens (1998) datiert. Es fragt sich also, ob die Gesuchsgegnerin ein Weiterbenutzungsrecht des strittigen Domainnamens (als Kennzeichen) gemäss Art. 14 MSchG geltend machen kann, weil das Kennzeichen schon lange vor der Eintragung der Marke benutzt wurde. Andererseits finden sich auf der Website der Gesuchstellerin 1 auch Hinweise darauf, dass die Gesuchstellerin 2 ihre Marke ADRIA lange vor Gründung der Schweizer Tochter im Jahre 2004 in der Schweiz benutzte. Es wird erwähnt, dass vor 2004 “eine lange Tradition von Adria-Vertretungen in der Schweiz” bestand.

Die Frage, wem das bessere Recht zusteht, wenn der Inhaber der hinterlegten Marke sein Kennzeichen ebenfalls schon vor der Hinterlegung in Gebrauch genommen hat, beurteilt sich nach Lauterkeitsrecht (BSK MSchG-David, Art. 14 N 2). Auch der Inhaber einer Marke (bzw. eines Domainnamens) darf diese nicht unlauter verwenden (vgl. BGE 129 III 358). Gegenüber dem früher gebrauchten Zeichen muss das später gebrauchte, aber zuerst registrierte Drittzeichen in jedem Fall weichen, wenn es gezielt in identischer Form und im Wissen um eine fehlende Registrierung des früher gebrauchten Zeichens hinterlegt wurde, um damit unlautere Vorteile anzustreben (Christian Hilti, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, S. 455 ff., 471 Ziff. 4).

Im vorliegenden Fall deuten die Umstände des Falles darauf hin, dass die Gesuchsgegnerin (als Verkäuferin von Wohnwagen und Reisemobilen) die Gesuchstellerin 2 und deren Adria-Wohnwagen bereits kannte, als sie den strittigen Domainnamen 1998 registrierte, und zwar auf Grundlage von bestehenden Vertretungen und dem Vertrieb von Adria-Wohnwagen in der Schweiz vor dieser Zeit. Der strittige Domainname wurde offensichtlich registriert, um Kunden der Gesuchstellerin 2 auf die spätere Website der Gesuchsgegnerin umzuleiten.

Das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin manifestiert sich heute darin, dass das (später registrierte) Logo der Gesuchstellerin 2 auf der Website “www.adria.ch” kopiert ist und Internet-Benutzer mit einem Klick auf das Adria-Logo zur eigentlichen Website der Gesuchsgegnerin weitergeleitet werden, wo Produkte von Konkurrenten der Gesuchstellerinnen verkauft bzw. vermietet werden. Der strittige Domainname als “Einstiegsseite” zur eigentlichen Homepage der Gesuchsgegnerin erweckt den Eindruck eines offiziellen Links zu Adria Schweiz (Gesuchstellerin 1). Mit der Umleitung auf die eigene Website der Gesuchsgegnerin, die offensichtlich keine offizielle Verbindung zu den Gesuchstellerinnen aufweist, werden Kunden getäuscht, welches das Angebot der Gesuchstellerin 1 in der Schweiz suchen.

Nach Ansicht des Experten wurde also das von der Gesuchsgegnerin später als die Gesuchstellerin 2 gebrauchte (ab 1998 gegenüber vor 1998), aber früher als die Gesuchstellerin 2 registrierte (1998 als Domainname gegenüber 2005 als Marke) Kennzeichen “adria” gezielt registriert, um unlautere Vorteile anzustreben. Ein solches Verhalten erfüllt wie erwähnt den Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG (Hilti, a.a.O.). Im Übrigen haben diverse Panelists in UDRP-Verfahren für Top Level Domains eine Übertragung von Domainnamen in ähnlichen Situationen zugelassen (d.h. Kenntnis des Domaininhabers von einer Marke, die erst zu einem späteren Zeitpunkt als der Domainname registriert wurde; vgl. z.B. WIPO Verfahren Nr. D2003-0845, General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, m.w.H.).

Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke, „onair“, „auf Sendung“, mag eine gewisse Anspielung auf den Verwendungszweck, bzw. das Gebiet der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen enthalten, jedoch bleibt er interpretationsbedürftig und ist demnach für diese Produkte nicht schwach kennzeichnungskräftig. Die Tatsache allein, dass ein Zeichen abstrakt betrachtet eine Bedeutung hat, genügt nicht, um diesem, wie vom Widerspruchsgegner vorgebracht, die Kennzeichnungskraft abzusprechen. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine normale Kennzeichnungskraft sowie einen durchschnittlichen Schutzumfang. Die vollumfängliche Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Bestandteils in die angefochtene Marke ist somit grundsätzlich unzulässig. Zur Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem beliebig weiteren Element) ergänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva/CoopVIVA [fig.] m.w.H.). Das zusätzliche Element der angefochtenen Marke, „Ads“, ist nicht geeignet, vom übereinstimmenden Element „onair“ abzulenken.

Der Widerspruchsmarke "AE" kann in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kein konkreter und damit auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihr eignet somit ein normaler Schutzumfang.

In Anbetracht der hochgradigen Zeichenähnlichkeit ist eine Verwechslungsgefahr gegeben. Dies muss aufgrund der zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit bestehenden Wechselwirkung (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3) selbst für die als bloss entfernt gleichartig eingestuften Waren "cannes" (Klasse 18) der Widerspruchsgegnerin gelten. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.2.2).

AESCULAP ist nicht direkt beschreibend für Waren und DL im Medizinalbereich, geniesst durchschnittlichen Schutzumfang.

Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten Stellungnahme zum Widerspruch noch nicht abgelaufen (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV), soll der Nichtgebrauch durch die Widerspruchsgegnerin nicht eingewendet werden können (David, a.a.O., Art. 32, N. 6; vgl. Willi, a.a.O., Art. 32 N. 5). Jedenfalls ist die Einrede unbeachtlich, wenn sie mit der ersten Stellungnahme vor Ablauf der Karenzfrist erfolgt (RKGE in sic! 1999 S. 281 E. 5 Genesis). Die Benutzungsschonfrist für die am 10. April 2002 amtlich publizierte Widerspruchsmarke ist erst am 11. Juli 2007 abgelaufen, die Einrede der Beschwerdeführerin also nicht zu beachten. Das Datum, an dem das vorliegende Urteil gefällt wird, hat diesbezüglich keinen Einfluss, da eine Nichtgebrauchseinrede im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ohnehin zu spät erfolgt (Willi, a.a.O., Art. 32, N. 5).

Es besteht die reale Gefahr, dass der geringfügige Unterschied zwischen "ADIA" und dem in beiden angegriffenen Marken figurierenden Element "AIDA" von den Abnehmerkreisen überhört bzw. überlesen wird oder in der Erinnerung verwischt. Insofern besteht eine direkte Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, wenn auch die Verkehrskreise kaum von einer orthographisch missglückten Wiedergabe der Widerspruchsmarke ausgehen mögen, wie die Beschwerdegegnerin geltend macht. Die in den angegriffenen Marken enthaltenen zusätzlichen Elemente JOBS beziehungsweise PERSONAL vermögen die Verwechslungsgefahr angesichts ihres direkt beschreibenden Charakters für identische Dienstleistungen nicht zu bannen.