Pharmamarken richten sich an Endverbraucher, welche daher den für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr relevanten Adressatenkreis bilden. Dies gilt auch dann, wenn Marken für die Kennzeichnung von rezeptpflichtigen Medikamenten verwendet werden. Im Vergleich zu Konsumgütern des täglichen Gebrauchs ist bei Medikamenten von einer erhöhten Aufmerksamkeit des Adressatenkreises auszugehen. Trotz dieser erhöhten Aufmerksamkeit ist vorliegend von einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen.

Die Widerspruchsgegnerin übernimmt den kennzeichnungskräftigen Kern "Tron" der Widerspruchsmarke und stellt ihm den rein beschreibenden und wenig kennzeichnungskräftigen Begriff "Swiss" voran. Das Hauptelement der älteren Marke ist im jüngeren Zeichen klar erkennbar und von prägendem Charakter. Die vollständige Übernahme einer Marke oder (wie in casu) die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden Be-standteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (...). Auch wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der festgestellten Übereinstimmungen die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr").

Die Domainnamen <schweiz.ch> und <suisse.ch> wurden am 31. Dezember 1995 und <svizzera.ch> am 13. März 1996 bei der schweizerischen Registrierstelle Switch registriert.

Die Gesuchstellerin stützt ihr Gesuch insbesondere auf Artikel 29 Abs. 2 ZGB, d.h. auf ihr Namensrecht an den Namen “Schweiz”, “Suisse”, “Svizzera”.

Der Gesuchsgegner verkennt das vom Bundesgericht bestätigte Prinzip, wonach für die Frage der Verwechselbarkeit nicht auf den Inhalt der Website sondern ausschliesslich auf den Domainnamen abzustellen ist (BGE 128 III 363 sowie Urteil vom 7. November 2002, <djbobo.ch>, sic! 2003, 441 f). Dies gilt auf jeden Fall im Namensrecht, das hier zur Debatte steht (siehe sic! 2005, 207), währendem die auf der Website angebotenen Waren oder Dienstleistungen dann in Betracht gezogen werden dürfen, wenn markenrechtliche Aspekte geprüft werden (...). Die Verwechslungsgefahr besteht im Bereich des Namensrechts nämlich bereits im Zeitpunkt, wo sich der Internet-Benutzer an den gefundenen Domainnamen orientiert und in ihm Assoziationen geweckt werden.

In rechtlicher Hinsicht müsste geklärt werden, ob im vorliegenden Fall unter den oben erwähnten zum Teil noch abzuklärenden Gegebenheiten, eine Dauer von fünf Jahren eine Verwirkung zur Folge haben kann. Im Bereich des geistigen Eigentums spricht das Bundesgericht von einer in der Regel zwischen vier und acht Jahre dauernden Zeitspanne (...). Aus der Rechtsprechung ist nicht ersichtlich, ob diese Praxis unbesehen auf das dem Persönlichkeitsschutz nahe stehende Namensrecht übertragen werden kann. Fest steht allerdings, dass die Dauer allein nicht ausschlaggebend sein kann. Denn zum blossen Zeitablauf müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, welche die Rechtsausübung mit der früheren Untätigkeit des Berechtigten in einem unvereinbaren Widerspruch erscheinen lassen (...). Solche Umstände hat der Gesuchsgegner jedoch nicht schlüssig dargelegt.

Zwischen den beiden Marken besteht Verwechslungsgefahr. Wichtig ist der Entscheid jedoch wegen einer verfahrensrechtlichen Praxisänderung: auch wenn sich der Widerspruchsgegner am Widerspruchsverfahren nicht beteiligt, muss er im Falle des Unterliegens eine Parteientschädigung bezahlen. Wer durch eine Markeneintragung selbst den Anlass für ein Widerspruchsverfahren schafft, kann sich seiner Pflicht zur Zahlung einer Parteientschädigung nicht entledigen, indem er sich, "sei es aus Nachlässigkeit oder aus Kostengründen", an einem Beschwerdeverfahren nicht beteiligt.

The fact that Respondent prevented and continues to prevent the Claimant from the use of the Domain Name with no other interests than revenues from leasing, failing any indication of re-launching a corresponding website while running another business under a different name without any mention of the former business names, constitutes unfair business practice.

The Claimant is incorporated in the United States, which is a contracting party of the Paris Convention. Therefore, its business name SOLIDWORKS is protected under Swiss Law. The Swiss Federal Supreme Court has specified in BGE 79 II 305 that a company which is not registered in the Swiss Commercial Registry obtains the same protection for its business name than a non registered Swiss company, i.e. the protection under the UCA and of Art. 29 of the Swiss Civil Code (“CC”).

Domain names were considered by the Swiss Federal Supreme Court to be able to identify a person or a company behind them as a distinctive sign (BGE 126 III 239, 244). Therefore, the Claimant’s right to its name can be infringed by the Respondent’s use of the Domain Name.

By holding the Domain Name, the Respondent causes the risk of confusion because the name of the Claimant and the Domain Name are identical. The bearer of the business name “Solidworks GmbH” has been liquidated. The Respondent failed to prove any legitimate use of the name. Therefore, the Respondent violates the legitimate interests of the Claimant since the latter does not have to accept to be brought into connection with the holder of the Domain Name or the content of the corresponding website. The Claimant is furthermore prevented from the right to use its name on the Internet through a corresponding domain name.

Nach ständiger Praxis haben ausländische Widerspruchsentscheidungen keine präjudizielle Wirkung (BGE 129 III 229 E. 5.5 Masterpiece, RKGE in sic! 2005, 653 ff. E. 7 Marché).

Das jüngere Zeichen der Beschwerdeführerin hebt sich nur ungenügend von der prioritätsälteren Marke der Beschwerdegegnerin ab. Zu berücksichtigen ist auch, dass die jüngere Marke aufgrund ihrer einfachen und klaren Linien zeitgemässer und moderner wirkt als die Marke der Beschwerdegegnerin, was dazu führen kann, dass die Marke der Beschwerdeführerin von aussenstehenden Abnehmern nicht als eingeständige Gestaltung, sondern als modernisierte Variation der Marke der Beschwerdegegnerin verstanden wird (Marbach, SIWR III 122).

Da MSchG 1 ausdrücklich auch einzelne Buchstaben als markenfähige Zeichen benennt, ist es nicht zulässig, Einzelbuchstaben per se eine Kennzeichnungskraft abzusprechen bzw. aus Einzelbuchstaben bestehenden Marken nur einen geringen Schutzumfang zuzuerkennen. Dem Buchstaben "X" kommt in Bezug auf Waren der Klasse 12 keine Bedeutung zu, weshalb der aus einem einzigen Buchstaben bestehenden Widerspruchsmarke ein normaler Schutzumfang zugestanden werden muss. Zwischen den beiden Marken "X" (fig.) und "X-Pressure" (fig.) besteht für gleichartige Waren Verwechslungsgefahr.

La marque opposante, prise dans son ensemble, dispose d’un champ de protection normal. Elle est essentiellement caractérisée par sa présentation graphique originale. Sa reprise à l’identique par une autre marque est de nature à constituer un risque de confusion. Il est à noter que la présence d’éléments verbaux différents tels que décrits ci-dessus (...) sont des éléments que le consommateur va probablement percevoir. Cependant, le risque de confusion n’est pas pour autant à exclure.

Der einzelne Buchstabe „i“, welcher dem Zeichenelement „αppli“ der angefochtenen Marke vorangestellt ist, vermag aufgrund seines kleinen Anteils im Zeichengefüge und aufgrund seiner möglichen Bedeutungsinhalte beim jüngeren Zeichen keinen offensichtlich unter-schiedlichen Gesamteindruck zu erzeugen (...). Das Hauptgewicht der angefochtenen Marke „i-αppli“ liegt demzufolge auf „αppli“, mithin auf dem übernommenen Wortstamm „APPL-“ der Widerspruchsmarke.

Selbst die Tatsache, dass die Verkehrskreise der Widerspruchsmarke unmittelbar die Bedeutung von „Apfel“ beimessen werden, vermag in casu noch keine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Auch wenn einige Verkehrskreise das jüngere Zeichen im Sinne von „apply“ verstehen würden, ist zu beachten, dass elektronische Wörterbücher bei Eingabe des Begriffs „appli“ als orthographisch ähnliche Wörter zudem den Begriff „apple“, d.h. die Widerspruchsmarke, anführen

Es ist zu prüfen, ob die Übereinstimmung im Zeichenelement "LAND" sowie eines inhaltlich verwandten Begriffes, der zudem den gleichen ersten Buchstaben aufweist ("SUGAR" gegen "SWEET"), eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag. (...) Die Widerspruchsmarke "SUGARLAND" bleibt auf-grund des Markenbestandteiles "LAND" – der gemäss Markenprüfungspraxis als allusiv zu qualifizieren ist - interpretationsbedürftig. Der Widerspruchsmarke eignet folglich ein durchschnittlicher Schutzumfang. Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des nicht gemeinfreien Zeichenbestandteils "LAND", wobei der diesem vorangestellte Begriff "SUGAR" der Widerspruchsmarke durch den inhaltlich verwandten Begriff "SWEET" ersetzt wurde, der des Weiteren den gleichen ersten Buchstaben aufweist. Der vorhandene Unterschied in der Mittelsilbe ("-UGAR-" (Widerspruchsmarke) gegenüber "-WEET-" (angefochtenes Zeichen)) ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte.

Die Kennzeichnungsfunktion der Domainnamen hat zur Folge, dass diese gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 239; 128 III 353). Ist das als Domainname verwendete Zeichen namenrechtlich, firmenrechtlich oder markenrechtlich geschützt ist, kann der entsprechend Berechtigte einem Unberechtigten demnach die Verwendung des Zeichens als Domainname grundsätzlich verbieten, wobei über Kollisionen zwischen verschiedenen Rechten durch Abwägung der gegenseitigen Interessen zu entscheiden ist (BGE 126 III 239; 128 III 353).

Der Umstand, dass die Firma der Gesuchstellerin Location Service AG lautet, und dass die Marke LOCATIONSERVICES erst angemeldet ist, schwächt die Position der Gesuchstellerin nicht; die Bezeichnungen „locationservice“ oder „locationservices“ einerseits und „Location Services“ andererseits sind aus kennzeichenrechtlicher Sicht als identisch zu betrachten, und es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Markenanmeldung LOCATIONSERVICES nicht zur Eintragung führen wird.

Die bildliche Wirkung des Bogens der älteren Marke ist irrelevant und der Ausdruck "biomedical surgery" ist rein informativ, weshalb diese beiden Elemente für den Gesamteindruck unwichtig sind, ebenso wie die Bezeichnung "medical", die in beiden Marken vorkommt. Der phonetische Vergleich zeigt eine starke Ähnlichkeit der beiden Zeichen, da sich der Unterschied darauf beschränkt, dass in der angegriffenen Marke ein "n" fehlt, währenddem der Anfang und der Schluss der beiden Marken (BS) identisch sind.

Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die graphischen Gestaltungen und die jeweiligen Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt in einem solchen Fall darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die prägenden Bestandteile von Bedeutung (...). Es kann nicht angehen, dass ein Markeninhaber mit einer konkreten Darstellung eines Bildmotivs sämtlich Darstellungsarten dieses Motivs blockieren kann. (...)

Vorliegend haben die beiden Zeichen nicht nur das Motiv gemeinsam, vielmehr ist auch dessen konkrete Ausgestaltung sehr ähnlich: Beide Löwen haben die gleiche Körperhaltung, sie schreiten vorwärts und brüllen. Dass der eine Löwe schwarz ist und nach links schreitet, der andere dagegen weiss und nach rechts schreitet, vermag den Gesamteindruck nicht wesentlich zu beeinflussen.

Die blosse Registerexistenz von ähnlichen Marken führt nicht automatisch zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft von anderen Marken. Eine Schwächung kann nur angenommen werden, wenn eine gleiche oder ähnliche Marke von einer Vielzahl anderer Marktteilnehmer auch tatsächlich gebraucht wird. Die tatsächliche Benutzung von drei registrierten Drittmarken, welche den Bestandteil "Oliver" enthalten, genügt nicht, um die behauptete Verwässerung der Widerspruchsmarke "S.OLIVER" zu belegen.

Vorliegend stehen sich die beiden Wortmarken „UPS“ und die kombinierte Marke „UTS“ (fig.) gegenüber. Bei kombinierten Marken ist grundsätzlich weder dem Wort- noch dem Bildelement a priori grössere Bedeutung zu schenken. Entscheidend ist jeweils der Ge-samteindruck im konkreten Fall. Bei der vorliegend angefochtenen Marke steht das Wort-element, nämlich das Akronym „UTS“, ganz klar im Vordergrund.

Die Vergleichszeichen bestehen beide aus drei Buchstaben, wobei beide mit einem "U" beginnen und mit einem "S" enden. Die Marken werden vom Publikum als Akronyme erkannt und entsprechend ausgesprochen. Im Klangbild der Vergleichszeichen ("U" – "Pe" – "eS" gegenüber "U" – "Te" – "eS") ergibt sich eine identische Vokalfolge (U – E – E), was zusammen mit der ohnehin identischen Aussprachekadenz, trotz des unterschiedlichen Mittelkonsonanten, bereits zu einer phonetischen Ähnlichkeit führt (vgl. auch RKGE in sic! 2001, 651 f. – MPC by Tenson [fig.] / MDC). Weiter sind die beiden unterschiedlichen Konsonanten in der Zeichenmitte, „P“ bei der Widerspruchsmarke und „T“ bei der angefochtenen Marke, phonetisch recht ähnlich: beides sind stumme Konsonanten, welche im Buchstabiermodus, der bei Abkürzungen in aller Regel verwendet wird, mit Hilfe des Vokals „E“ ausgesprochen werden. Doch auch im Schriftbild bestehen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Zeichen: Zwei von drei Buchstaben sind identisch und an der gleichen Stelle, nämlich an den markanteren Zeichenanfängen und Zeichenenden, vorhanden.

In Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 41 und 42 ist der Wortgehalt des Zeichenbestandteiles "ON DEMAND" als beschreibend einzustufen. Der Abnehmer versteht ohne Gedankenar-beit, dass die Dienstleistungen auf Verlangen ausgeführt werden. Die grafische Gestal-tung des Zeichenbestandteiles "ON" (tastenartiges Quadrat) führt aber dazu, dass das Zeichen als Ganzes, trotz des beschreibenden Charakters der Wortelemente, als unterscheidungskräftig eingestuft werden kann.
In der angefochtenen Marke finden sich nun aber nicht nur die (schwachen) Wortelemente sondern auch die gleichen grafischen Gestaltungselemente wie beim älteren Zeichen. (...) Aufgrund der quasi-identischen Wiedergabe der angefochtenen Marke besteht die Gefahr, dass diese für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird und somit die Gefahr von Fehlzurechnungen.

Die Verwendung einer Marke auf Internetseiten deutscher Sprache genügt nicht, um den Gebrauch in der Schweiz zu belegen. Der Gebrauch einer Marke durch eine (Schwester-)Gesellschaft der gleichen Firmengruppe in Deutschland ist für die Schweiz zugunsten der Schweizer Markeninhaberin rechtserhaltend (Übereinkommen CH-DE zum gegenseitigen Markenschutz vom 13.4.1892). Der Bestandteil 200-S von DONA 200-S ist ein Hinweis auf die Dosierung und nicht kennzeichnend. Medikamente unterschiedlicher Indikationen sind gleichartig.

Bezüglich der Waren der Klasse 21 "Behälter und Geräte für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind" ist das Widerspruchszeichen „DELIZIO“ demgegenüber nicht direkt beschreibend, sondern höchstens allusiv. Es ist nicht üblich, von einer „köstlichen Kaffeemühle“ bzw. von „köstlichem Geschirr“ zu sprechen. Insoweit eignet dem Zeichen ein normaler Schutzumfang. Somit ist bereits die Übernahme eines einzigen charakteristischen Bestandteils der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke unzulässig. [Abgewiesen wurde der Widerspruch jedoch für Lebensmittel der Klasse 30.]

La requérante a déposé une demande d’enregistrement de la marque “LE MATIN BLEU” dont un certificat de dépôt lui a été établi en date du 28 septembre 2005 par l’autorité compétente, la date du dépôt retenue étant celle du 21 septembre 2005 (Annexe 5, requérante).

L’intimé conteste les effets du dépôt au motif que les taxes prescrites n’auraient pas été payées.

En effet, l’article 30 alinéa 2 lit. b de la loi fédérale sur la protection des marques énonce que la demande d’enregistrement est notamment rejetée si les taxes prescrites n’ont pas été payées. Toutefois, l’intimé n’apporte pas de manière concluante la preuve que l’enregistrement en question aurait été rejeté par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, en particulier en raison du non-paiement des taxes.

La requérante invoque la protection de la LCD (cf. supra). A juste titre. Le détenteur d’une marque valable peut également bénéficier de la protection de cette loi (cf. ATF 127 III 33, 38 “Brico”).

Selon l’article 3 alinéa 2 lit. d LCD agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Le comportement déloyal peut aussi découler de la clause générale figurant à l’article 2 LCD, mais seulement en présence de circonstances particulières (ATF 116 II 365; cf. aussi Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, litige N° DCH2005-0012 précité). L’article 2 LCD prévoit en particulier qu’est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de tout autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

En l’espèce, la confusion est établie : l’examen du nom de domaine incriminé avec le signe distinctif de la requérante donne clairement l’impression erronée qu’il existe un lien entre les deux (cf. ATF 116 II 463). D’autre part, l’expert peine à constater un enregistrement et un usage de bonne foi de <matin-bleu.ch> par l’intimé. De son propre avis, les explications fournies par l’intimé ne sont guère convaincantes quant à la genèse du nom de domaine en question. De plus, il est troublant de constater, à teneur de l’argumentation développée par l’intimé, qu’il est coutumier dans la pratique d’achat de noms de domaine qu’il met ensuite “en attente” sous divers prétextes. On peut sérieusement douter de la bonne foi de l’intimé lorsqu’il évoque la référence au poète Charles CROS en guise de justification possible ou mentionne des projets non étayés par des éléments ayant force probante.

Der Domain-Name <1amediamarkt.ch> ist mit der Marke MEDIA MARKT sehr ähnlich, da er diese vollständig enthält und da der Zusatz „1a“ kaum Kennzeichnungskraft besitzt und also keinen nennenswerten Unterschied macht. Die Gesuchsgegnerin gebraucht den Domain-Namen <1amediamarkt.ch> auch für gleiche Waren. Gesellschaftszweck der Gesuchsgegnerin ist der Handel mit elektronischen Geräten sämtlicher Art einschliesslich Haushaltsapparaten, Unterhaltungs-Elektronik/HIFI, Home-Cinema, usw. Dieser Warenbereich ist mit demjenigen der Gesuchstellerin identisch. Die Registrierung und die Benutzung des Domain-Namens<1amediamarkt.ch> erzeugt daher eine Verwechslungsgefahr mit der Marke MEDIA MARKT, die zu benutzen in der Schweiz die Gesuchstellerin ausschliesslich berechtigt ist.