Pour les marques formées d’un prénom et d’un nom de famille, le nom de famille est en règle générale au premier plan, vu que les milieux intéressés s’orientent en général par rapport à celui-ci (CREPI, sic! 2006, 407 - Laura Ashley / mary-kateandashley; TF, sic! 2008, 295 - sergio rossi (fig.) et al.; Miss Rossi / Rossi (fig.)»). Il constitue l’élément essentiel de telles marques, dès lors qu’il reste mieux ancré dans la mémoire du consommateur que le prénom (CREPI, sic! 2007, 271 - Romain Gauthier / Romain Jerôme (fig.)). L’Institut estime qu’il n’en saurait être autrement dans le cas d’espèce, le nom de famille « Guardiani » étant l’élément essentiel de la marque opposante.

La comparaison des signes a révélé une similarité des éléments essentiels des signes, à savoir les termes « Guardiani » et « Gardini ». Dans ces conditions, l’absence dans la marque attaquée de l’élément secondaire que constitue un prénom (cf. supra let. C ch. 5) n’est pas à même de créer une impression d’ensemble suffisamment différente.

Gemäss der unter "https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd.htm" abrufbaren Markenprüfungspraxis des Instituts handelt es sich bei "ALP", im Gegensatz zu "ALPEN", grundsätzlich nicht um einen geografischen Hinweis, sondern gegebenenfalls um eine beschreibende Angabe betreffend einer Bergweide. In Verbindung mit den vorliegend massgeblichen Waren der Klasse 3 kann dem Begriff "ALP" jedoch kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet somit durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang.

Die Vergleichszeichen werden (soweit hier interessierend) für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend eindeutig nicht der Fall: Aufgrund der integralen Übernahme der älteren Marke sowie des Umstands, dass die Widerspruchsmarke im jüngeren Zeichen am in der Regel besonders prägenden Zeichenanfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]) positioniert ist, besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. (...) Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Kosmetika um Produkte des täglichen Bedarfs handelt, bei denen dem Publikum ein vergleichsweise geringer Aufmerksamkeitsgrad zu unterstellen ist (vgl. Urteil BVGer B-6146/2007 vom 25. Februar 2008 E. 10 Weleda / la weda [fig.], unter http://www.bvger.ch).

In Anbetracht der quasi-identischen Übernahme des kennzeichnungskräftigen Bestandteils "Altira" besteht die Gefahr, dass das Publikum die Abweichung in der Wortmitte überhört bzw. überliest. Der vorhandene Unterschied im Mittelbuchstaben des kennzeichnungskräftigen Elementes ("-e-" in der angefochtenen Marke) ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte.

« AMADEUS » a un sens indéterminé en rapport avec les produits et services revendiqués.

Ce terme dispose ainsi d’un champ de protection normal et sa reprise dans un autre signe est de nature à fonder un risque de confusion. La marque attaquée reprend cet élément. Certes, le terme « AMADEUS » n’est pas repris à l’identique puisque qu’il figure en partie en lettres minuscules dans la marque attaquée (la dimension identique des lettres fait penser à première vue que l’entier du mot est en minuscules). Cependant, le fait d’écrire un mot en caractères minuscules ou majuscules n’est pas en soi un élément de distinction lorsque ce mot est bien perceptible dans la marque et qu’il constitue un élément important de l’impression d’ensemble, ce qui est le cas pour les deux signes en comparaison. Dans le même ordre d’idées, la taille légèrement différente de la lettre « A » du « AMADEUS » de la marque opposante est un élément insignifiant dans la comparaison des signes. A ce stade, il convient donc d’admettre que les signes concordent sur un élément essentiel (« AMADEUS ») dont le champ de protection est normal. Une telle concordance est de nature à fonder un risque de confusion à moins que les différences présentes dans les marques confèrent aux signes une impression d’ensemble nettement différente.

Dem Begriff „AMOR“ kann kein im Zusammenhang mit den für die Marke beanspruchten Waren der Klassen 9 und 14 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang. 

Beim Widerspruchszeichen handelt es sich, wie dargetan, um ein Fantasiezeichen, welches hauptsächlich aus dem Begriff AMOR (auf Deutsch: Liebe) besteht und deshalb Assoziationen zu diesem Wort weckt (...). Der Widerspruchsmarke kann im Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren vinaigres, sel, condiments der Klasse 30 kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke kommt somit ein normaler Schutzumfang zu. 6. Die angefochtene Marke AMOREX stimmt mit der Widerspruchsmarke AMORA bis auf die Endung überein (vgl. hiervor). Daraus resultiert eine sehr grosse Ähnlichkeit auf allen Vergleichsebenen (Klang, Schriftbild und Sinngehalt). Es besteht die Gefahr, dass dem Publikum der Unterschied am Zeichenende entgeht. Auch ist zu beachten, dass die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen des Abnehmerkreise nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (...)

Beim Begriff "ANGINOL" ist der Hinweis auf "Angina" erkennbar, mithin ein direkter Hinweis auf wesentliche Eigenschaften von antiseptischen Gurgelmitteln besteht. Der Widerspruchsmarke eignet demnach nur ein schwacher Schutzumfang.

Wohl werden Pharmazeutika mit einem höheren Aufmerksamkeitsgrad gekauft als Gebrauchsgegenstände. Damit ist in diesem Fall die Zeichenähnlichkeit nicht leichthin anzunehmen (RKGE in sic! 2000, 608 f. – Tasmar / Tasocar). Andererseits haben auf Markenverwechslungen zurückzuführende Fehlzurechnungen bei Medikamenten schwerwiegende Folgen, was wiederum dazu führt, dass die Verwechslungsgefahr nicht leichthin zu verneinen ist (RKGE in sic! 2003, 500 f. – Rivotril / Rimostil). Hinzu kommt, dass es sich bei den unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren, aufgrund des hier massgebenden Warenverzeichnisses, um Produkte handeln kann, welche an das breite Publikum verkauft werden. Aufgrund der phonetisch kaum wahrnehmbaren minimen Unterschiede, die auch optisch auf den ersten Blick kaum zu sehen sind, besteht eine grosse Gefahr des sich Verhörens und Verlesens und somit die Gefahr von Verwechslungen. Aufgrund der sehr hohen Ähnlichkeit der beiden Marken ist die Verwechslungsgefahr auch unter Berücksichtigung des geringen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke sowie der grundsätzlich höheren Aufmerksamkeit beim Kauf von pharmazeutischen Produkten zu bejahen.

Wie bereits dargetan, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke „anteis“ um einen lateinischen Begriff, welcher dem Durchschnittskonsumenten nicht bekannt sein dürfte (...). Somit wird er als Fantasiebezeichnung ohne bestimmten Sinngehalt wahrgenommen. Folglich eignet der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die Vergleichszeichen stimmen in vier von fünf bzw. sechs Buchstaben überein. Sowohl der Zeichenbeginn (ant-) wie auch der Schlussbuchstabe (s) sind identisch. Somit sind sie klanglich und schriftbildlich sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich lediglich in der Zeichenmitte, wo die angefochtene Marke ein „o“ anstelle von „ei“ (Widerspruchsmarke) aufweist. Diesbezüglich besteht jedoch die Gefahr des Überlesens, Verhörens, zumal die beiden Buchstaben „e“ und „o“ jeweils aus Rundungen bestehen. Die genannten Unterschiede bei der angefochtenen Marke verändern den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

En l'espèce, force est de constater que les signes sont similaires. Ils diffèrent certes dans leur longueur et dans leur partie initiale, mais sont identiques dans leur seconde moitié tant au plan auditif que visuel (avec une reprise de 6 lettres sur 7 dans l'élément amarras). La reprise de l'élément essentiel « MARRAS », en tant que nom de famille, est susceptible de créer un risque de confusion, même si le prénom n'est pas également repris dans la marque attaquée.

La présence du graphisme représentant une partie de corde sous forme de boucle ne confère pas non plus au signe attaqué une impression d’ensemble totalement différente de la marque opposante. Enfin, en ce qui concerne la signification du terme espagnol ou italien « amarra », qui pourrait évoquer les amarres en relation avec la représentation graphique de corde en boucle, il faut admettre que celle-ci ne sera à tout le moins pas comprise par une partie importante des consommateurs suisses moyens des produits concernés. La marque attaquée ne présente donc pas une signification marquante qui dominerait l'impression d'ensemble et qui renverrait clairement à un sens s'écartant de la signification de la marque opposante. C'est uniquement à cette condition que la signification peut pallier à une similarité auditive ou visuelle.

Direkte geographische Herkunftsangaben können sich im Verkehr auch ohne einen langen unangefochtenen Gebrauch durchsetzen. Für landwirtschaftliche Produkte ist die Durchsetzung von Herkunftsangaben indes an besonders hohe Anforderungen geknüpft. Assoziieren mehr als zwei Drittel der Befragten mit der Herkunftsangabe Produkte der Zeicheninhaberin, ist die Verkehrsdurchsetzung zu bejahen (E. 1).

Die Verwirkung von Ansprüchen setzt voraus, dass ein mit einer älteren Marke verwechselbares Zeichen über längere Zeit widerspruchslos gebraucht worden ist und der Verletzer daran einen wertvollen Besitzstand erworben hat. Verwirkung ist ausgeschlossen bei ungleichartigen Vergleichswaren und -dienstleistungen, zumal dann kein Handlungsbedarf besteht und daher keine Duldung vorliegt (E. 4).

Der einzelne Buchstabe „i“, welcher dem Zeichenelement „αppli“ der angefochtenen Marke vorangestellt ist, vermag aufgrund seines kleinen Anteils im Zeichengefüge und aufgrund seiner möglichen Bedeutungsinhalte beim jüngeren Zeichen keinen offensichtlich unter-schiedlichen Gesamteindruck zu erzeugen (...). Das Hauptgewicht der angefochtenen Marke „i-αppli“ liegt demzufolge auf „αppli“, mithin auf dem übernommenen Wortstamm „APPL-“ der Widerspruchsmarke.

Selbst die Tatsache, dass die Verkehrskreise der Widerspruchsmarke unmittelbar die Bedeutung von „Apfel“ beimessen werden, vermag in casu noch keine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Auch wenn einige Verkehrskreise das jüngere Zeichen im Sinne von „apply“ verstehen würden, ist zu beachten, dass elektronische Wörterbücher bei Eingabe des Begriffs „appli“ als orthographisch ähnliche Wörter zudem den Begriff „apple“, d.h. die Widerspruchsmarke, anführen

Die Widerspruchsgegnerin machte sinngemäss geltend, dass [...] die nachträglich erfolgte Registrierung der Widerspruchsmarke nichts daran ändere , dass die Gebrauchschonfrist im Hinblick auf die existierende Voreintragung bereits abgelaufen sei. Denn gemäss Rechtsprechung sei die wiederholte Registrierung von Marken, für welche die Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist nicht erfolgt sei, als missbräuchlich einzustufen.

Grundsätzlich hat das Institut im Widerspruchsverfahren einzig die Verwechslungsgefahr zwischen eingetragenen Marken zu beurteilen (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Andere rechtliche Einwendungen können im Widerspruchsverfahren nicht überprüft werden (...). Die Prüfung von Einwendungen, welche nicht im Zeichen selbst begründet sind, bedingt regelmässig ein umfangreiches Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess vorbehalten bleiben muss. Der [oben] aufgeführte Einwand der Widerspruchsgegnerin kann folglich nicht in Betracht gezogen werden.

Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme der ganzen Widerspruchsmarke. Die jüngere Marke unterscheidet sich lediglich durch die hinzugefügte Graphik, welche einzig eine mögliche Auslegung des Wortgehaltes der angefochtenen Marke unterstreicht. Wegen der vorhandenen Überschneidungen im Sinngehalt, wirkt die angefochtene Marke somit wie eine grafisch ausgestaltete Variante der Widerspruchsmarke. Aufgrund der vorhandenen quasi-identischen Übereinstimmungen der Vergleichs-zeichen besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behal-tene Widerspruchsmarke gehalten wird und somit die Gefahr von Fehlzurechnungen.

Les signes litigieux présentent une forte ressemblance tant au niveau visuel que phonétique et laissent de ce fait une impression d’ensemble très proche. L’Institut a donc conclu à la similitude des signes (voir para. C). En prenant en compte, que les produits sont identiques (voir para. B), cette similitude des signes suffira pour que le consommateur soit amené à les confondre.

Bestandteilen, die innerhalb eines Zeichens besonders hervorstechen, kommt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erhöhte oder gar entscheidende Bedeutung zu.
Die Marken «Arcstar (fig.)» und «arc All Risk Consulting (fig.)» stimmen im den Gesamteindruck prägenden und für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen kennzeichnungskräftigen Element «arc» überein und sind sich ähnlich.

La marque opposante est composée de l’élément verbal « ARCALION » qui n’a pas de sens descriptif ou générique en relation avec les produits revendiqués. Le signe opposant dispose ainsi d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. Vu la similitude des signes (voir para. C) et l’identité des produits (voir para. B), le risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée doit être admis, même s’il s’agit de produits pour lesquels le destinataire a un degré d’attention plus élevé (Directi-ves, Partie 5, ch. 7.4). L’opposition est donc fondée.

In Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Waren der Klasse 25 kann dem Begriff „arena“ kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich verfügt die Wi-derspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die vollumfängliche Übernahme in die angefochtene Marke ist somit unzulässig. Das Beifügen der weiteren Ele-mente „LAAX“ und „WEISSE“ ist nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern und vom übereinstimmenden Element „arena“ abzulenken.

In Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Waren der Klassen 18, 25 und 28 kann dem Begriff „arena“ kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich verfügt die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die vollumfängliche Übernahme in die angefochtene Marke ist grundsätzlich unzulässig. Das Voranstellen des weiteren Elements „Postfinance““ ist nicht geeignet, den Gesamteindruck der ange-fochtenen Marke wesentlich zu verändern und vom übereinstimmenden Element „arena“ abzulenken. Zur Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem beliebig weiteren Element) ergänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva/CoopVIVA [fig.] m.w.H.). Auch soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt und etwa in der Bezeichnung „Postfinance“ einen Hinweis auf das gleichnamige Schweizer Unternehmen sehen sollte, besteht in Anbetracht der ausgeprägten Warennähe dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhän-ge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr").

Die vollumfängliche Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke ist in casu unzulässig. Das Beifügen des Buchstabens „C“ am Anfang ist nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern und vom übereinstimmenden Element „ARESTEL“ abzulenken.

The Respondent is Ariel Hauser, Wangen an der Aare, Switzerland.

The Swiss Supreme Court considered that in the case of a conflict between a trademark and a domain name, the content of the website linked to the domain name would be determining, but that the sole registration of a domain name can be sufficient to establish the violation of a trademark right if the trademark is well-known (4C.31/2004 = sic! 2005, 200 - <riesen.ch>).

The second question which arises is therefore whether “ARIEL” is well-known and protected under Article 15 of the Swiss Trademark Act. (...) Under the circumstances, the Expert considers that “ARIEL” is obviously a strong trademark, known by a large part of the Swiss public, and that it therefore benefits from a high scope of protection in Switzerland.

The third question to examine is whether the well-established rights of the Claimants in their trademark “ARIEL” prevail over the Respondent’s first name “Ariel” which is protected, to a certain extent, by Article 29 of the Swiss Civil Code (Andreas BUCHER, Personnes Physiques et protection de la personnalité, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1999, No. 833). A balance between the parties’ interests has thus to be established.

The Swiss Supreme Court found that the interest of a company in being easily found on the Internet by its customers under its well-known mark is greater than the interest of an individual to use his last name as part of an Internet address (4C.376/2004 of January 21, 2005, SIC ! 2005, pages 390ff – <maggi.com>).

In this regard, the Expert considers that the interest of a multinational group such as Procter & Gamble, which owns and has been extensively using in Switzerland the “ARIEL” trademark for decades, is higher than the interest of the Respondent who has registered his first name as a domain name, but who has not used the said domain name for a website in five years and who has not taken position in the present proceedings.

Es handelt sich beim Begriff „ARQULE“ um eine Phantasiebezeichnung ohne erkennbaren Sinngehalt. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang.

Die Übernahme der Widerspruchsmarke mit vertauschten Endbuchstaben, das Beifügen des Buchstabens „M“ am Anfang sowie des Buchstabens „A“ am Ende sind nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern und vom übereinstimmenden und prägenden Element „ARQU“ abzulenken. Obwohl die in casu in Frage stehenden pharmazeutischen und medizinischen Präparate und Substanzen gemäss Rechtsprechung in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4) und sich die Impfstoffe an einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten, wie bspw. Ärzte und Tierärzte richten, weshalb mit erhöhter Aufmerksamkeit und Unterscheidungsvermögen der massgeblichen Abnehmerkreise zu rechnen ist, besteht die Gefahr, dass die Unterschiede übersehen resp. überhört werden und Fehlzurechnungen gemacht werden.