Die Domainnamen <schweiz.ch> und <suisse.ch> wurden am 31. Dezember 1995 und <svizzera.ch> am 13. März 1996 bei der schweizerischen Registrierstelle Switch registriert.

Die Gesuchstellerin stützt ihr Gesuch insbesondere auf Artikel 29 Abs. 2 ZGB, d.h. auf ihr Namensrecht an den Namen “Schweiz”, “Suisse”, “Svizzera”.

Der Gesuchsgegner verkennt das vom Bundesgericht bestätigte Prinzip, wonach für die Frage der Verwechselbarkeit nicht auf den Inhalt der Website sondern ausschliesslich auf den Domainnamen abzustellen ist (BGE 128 III 363 sowie Urteil vom 7. November 2002, <djbobo.ch>, sic! 2003, 441 f). Dies gilt auf jeden Fall im Namensrecht, das hier zur Debatte steht (siehe sic! 2005, 207), währendem die auf der Website angebotenen Waren oder Dienstleistungen dann in Betracht gezogen werden dürfen, wenn markenrechtliche Aspekte geprüft werden (...). Die Verwechslungsgefahr besteht im Bereich des Namensrechts nämlich bereits im Zeitpunkt, wo sich der Internet-Benutzer an den gefundenen Domainnamen orientiert und in ihm Assoziationen geweckt werden.

In rechtlicher Hinsicht müsste geklärt werden, ob im vorliegenden Fall unter den oben erwähnten zum Teil noch abzuklärenden Gegebenheiten, eine Dauer von fünf Jahren eine Verwirkung zur Folge haben kann. Im Bereich des geistigen Eigentums spricht das Bundesgericht von einer in der Regel zwischen vier und acht Jahre dauernden Zeitspanne (...). Aus der Rechtsprechung ist nicht ersichtlich, ob diese Praxis unbesehen auf das dem Persönlichkeitsschutz nahe stehende Namensrecht übertragen werden kann. Fest steht allerdings, dass die Dauer allein nicht ausschlaggebend sein kann. Denn zum blossen Zeitablauf müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, welche die Rechtsausübung mit der früheren Untätigkeit des Berechtigten in einem unvereinbaren Widerspruch erscheinen lassen (...). Solche Umstände hat der Gesuchsgegner jedoch nicht schlüssig dargelegt.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive hochgradig gleichartige Waren beansprucht, sodass sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat. Dies ist vorliegend, in Anbetracht der integralen Übernahme des prägenden Hauptelements der Widerspruchsmarke, nicht der Fall. Die Übernahme des prägnanten Hauptbestandteils einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich beim übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (...). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu

Mit der Widersprechenden ist festzustellen, dass die Vergleichszeichen in der Vokalfolge identisch sind und sich auch sonst, abgesehen von einem vorangestellten "S" respektive einem am Wortende angefügten "L" nicht unterscheiden. Die daraus resultierende Ähnlichkeit auf klang- und schriftbildlicher Ebene ist offensichtlich.

Dem Begriff "SEBIVO" kann kein konkreter und damit auch kein in Zusammenhang mit den für die Marke beanspruchten Waren der Klasse 5 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, sodass sich das angefochtene Zeichen klar von der Widerspruchsmarke zu unterscheiden hat und ein strenger Massstab anzulegen ist. Der Gesamteindruck beider Marken wird hauptsächlich durch die (identische) Vokalfolge "E – I – O" bestimmt. Ausserdem befinden sich die Konsonanten "B" und "V" an jeweils gleicher Stelle. In Anbetracht der ausgeprägten Nähe der streitverfangenen Zeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene besteht die Gefahr, dass die Unterschiede (zusätzlicher Anfangsbuchstabe "S" bei der Widerspruchsmarke, Schlussbuchstabe "L" beim angefochtenen Zeichen) überhört bzw. übersehen werden und damit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies muss selbst unter der Prämisse, dass Pharmazeutika in der Regel auch heute noch mit grösserer Aufmerksamkeit erworben werden als alltägliche Gebrauchsgegenstände (...) gelten.

Die Widersprechende verweist zu Recht auf die Feststellung des Bundesgerichts, wonach das schweizerische Publikum Produkte im Bereich der Sicherheit ihrer Unternehmensgruppe zuordnet, wenn diese mit Zeichen versehen sind, die den Wortstamm "SECURI" aufweisen und deren Wortende aus einem kurzen, leicht verständlichen Begriff besteht (vgl. BGE 127 III 160 E. 2 in fine – Securitas [fig.]). Dies trifft auch vorliegend zu: Beim das widerspruchsgegnerische Zeichen prägenden Begriff "SECURICOR"wurde dem Wortstamm "SECURI" die einsilbige Buchstabenfolge "COR", in welcherunschwer der Hinweis auf das französische Substantiv "corps" (= "Truppe", "Korps"; vgl. www.pons.de) zu erkennen ist, vorangestellt. Aufgrund der zitierten Rechtsprechung ist die Verwechslungsgefahr für die hier noch interessierenden Waren und Dienstleistungen auch vorliegend ohne weiteres zu bejahen.

Die Klägerin, resp. Töchter von ihr, ist Inhaberin zahlreicher Marken mit dem Bestandteil SECURI ("Securiton", "Securitel", "Securipro", "Securilan", "Securiline" und "Securilink" sowie "Securiloop"). Wissend um die bevorstehende Gründung der Securicall AG trägt sie die Marke SECURICALL ein.

Wird eine Marke in Kenntnis der kurz bevorstehenden Beanspruchung des selben Zeichens durch einen Konkurrenten hinterlegt, fehlt die Benutzungsabsicht und handelt es sich um eine nichtige Defensivmarke (E. 1).

Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild ist für die Verwechslungsgefahr erforderlich, jedoch nicht ausreichend. Massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden.

Der Zeichenbestandteil "Securi" ist für Waren und Dienstleistungen in der Sicherheitsbranche auch dann beschreibend, wenn er Bestandteil einer Serienmarke ist. Obwohl der Bestandteil "Securi" beschreibend ist und sich nicht durchgesetzt hat, werden Zeichen im Bereich der Sicherheits- und Bewachungsangebote mit dem Wortanfang "Securi" und einem Wortende, das aus einem leicht verständlichen Begriff besteht, als Hinweis auf Leistungen der Securitas-Gruppe verstanden, womit eine Verwechslungsgefahr besteht.

Das Namensrecht (Art. 27 ff. ZGB) bietet nicht nur gesetzlichen Namen, sondern auch nichtgesetzlichen Namen wie Geschäftsbezeichnungen, Kurznamen, Enseignes, Bezeichnungen von Rechtsgemeinschaften, Klosternamen oder Pseudonymen Schutz. Der Namensschutz greift im Gegensatz zum Lauterkeitsrecht nur in Fällen, in denen der Domain-Inhaber seinerseits nicht ebenfalls einen Namen trägt, dessen Benutzung als Domain-Namen zulässig ist. Für den Schutz des Namens ist erforderlich, dass beim Namensberechtigten wegen der Anmassung seines Namens eine Beeinträchtigung schützenswerter Interessen eintritt. Die für eine beeinträchtigende Anmassung in Betracht kommenden Fallgruppen lassen sich somit im Kern regelmässig auf das Schaffen von Verwechslungsgefahr reduzieren.

Die Gesuchsstellerin hat durch die mehr als dreissigjährige Benutzung der Bezeichnung Seedamm-Center für ihr Einkaufscenter ein Namensrecht erworben. Der Namen besitzt eine hohe Bekanntheit.

Ob aus dem Firmenrecht der Seedamm-Immobilien AG auch ein Schutz für die Bezeichnung Seedamm-Center abgeleitet werden kann, ist fraglich, kann jedoch offen gelassen werden.

Das Argument des Gesuchsgegners, dass es sich bei „Seedamm“ um einen geographischen Begriff handele, hält der Experte nicht für überzeugend, da der Domain Name ein zusammengesetzter Begriff ist und als solcher keine geographische Angabe darstellt, sondern ein Einkaufszentrum bezeichnet.

In den Marken der Klägerin dominiert klar der Bestandteil "ROSSI". Auch wenn die Marken aus dem Vornamen SERGIO und dem Nachnamen ROSSI zusammengesetzt sind, kann gemäss allgemeiner Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dass der Durchschnittskonsument sich bei Konfrontation mit einer solchen Marke an den Nachnamen als charakteristischen Bestandteil erinnern wird. Bei unbestrittenem Vorliegen von Warenähnlichkeit liegt daher eine klare Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen vor.

La marque attaquée est une marque combinée constituée d’une représentation de cadran de montre dans lequel sont superposés le mot « SUN », le chiffre « 24 » et l’élément essentiel et unique de la marque opposante, à savoir le terme « SEVEN » (superposition de haut en bas). L’adjonction ou l’omission d’éléments est insuffisante pour nier la similarité des marques lors-que ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsqu’elles concordent dans leurs éléments principaux (Lucas DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Mar-kenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle, 1999, n. 11 ad art. 3). En l’espèce, la marque attaquée reprend intégralement le signe opposant, en l’occurrence le terme « SEVEN », dont le sens est détermi-né et qui est parfaitement perceptible tant visuellement que phonétiquement dans la marque attaquée.

Mit der Marke "seven" wird nicht die Zahl 7 monopolisiert, und SevenOne ist nicht gleich 71 - Zahl und Zahlwort sind nicht dasselbe. Das Wortelement „seven“ der Widerspruchsmarke wird von der angefochtenen Marke „SevenOne Intermedia“ übernommen und ist auch in der angefochtenen Marke prägend, so dass kein neuer Gesamteindruck entsteht.

Aus der Tatsache allein, dass in der Schweiz gut zwanzig Marken für Waren der Klasse 18 registriert sind, die den Bestandteil "seven" enthalten, kann nicht automatisch geschlossen werden, dass der Widerspruchsmarke "Seven" nur ein eingeschränkter Schutzumfang zukommt: "La dilution de la force distinctive [d'une marque] ne peut être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes similaires pour des produits identiques ou semblables, de sorte que seules les marques effectivement utilisées peuvent causer une dilution. (…) Il convient de relever que l'on ne peut conclure à un affaiblissement ou à une dilution d'une marque uniquement sur la base de la situation au registre, étant donné en principe que, d'une part, seules les marques véritablement utilisées sur le marché sont connues des consommateurs et que, d'autre part, selon l'expérience, les marques enregistrées ne sont pas toutes utilisées."

La marque opposante est composée de l’adjectif numéral cardinal anglais « seven », « sept » en français. Le Tribunal administratif fédéral de même que la CREPI se sont exprimés à plusieurs reprises sur la question du champ de protection des adjectifs numéraux cardinaux et notamment de « seven ». Il est de jurisprudence constante qu’un tel mot peut être enregistré comme marque, pour autant qu’il ne soit pas descriptif pour les produits et/ou services en cause et que celui-ci bénéficie d’un champ de protection normal.

En l’espèce, la marque attaquée reprend l’élément essentiel du signe opposant, en l’occurrence le terme « SEVEN », dont le sens est déterminé et qui est parfaitement perceptible tant visuellement que phonétiquement dans la marque attaquée. Dans ces conditions, l’adjonction de l’élément « ‘leven » (qu’il soit perçu comme indéterminé ou comme une mutilation inusuelle de « eleven ») ne permet pas de conférer à la marque attaquée une impression d’ensemble ou un sens suffisamment différents de la marque opposante pour exclure un risque de confusion.

La marque attaquée consiste en la présence du terme « DIOCHI » placé devant la partie essentielle de la marque opposante, à savoir « SFERA ». L’adjonction ou l’omission d’éléments est insuffisante pour nier la similarité des marques lorsque ceux-ci ne les influencent pas de ma-nière déterminante et lorsqu’elles concordent dans leurs éléments principaux (...), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la marque opposante reprend l’élément essentiel (« SFERA ») d’un signe et ce dernier dispose d’un sens déterminé, au contraire du terme « DIOCHI ». Le vocable « SFERA » (ou « Sféra ») sera dès lors perçu comme l’élément essentiel également de la marque attaquée et le mot « DIOCHI».

Der Widerspruchsmarke "Sidolin" kann kein konkreter und damit auch kein in Verbindung mit den hier interessierenden Waren der Klasse 3 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet folglich durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzumfang. Die Widerspruchsgegnerin hält in diesem Zusammenhang fest, dass es sich bei der Wortendung "OLIN" um eine weit verbreitete Endung für auf Öl basierende Produkte handle. Selbst wenn im Wortelement "OLIN" ein Hinweis auf ölhaltige (resp. auf Basis von ÖL hergestellte) Produkte erkannt werden sollte, ist allerdings zu berücksichtigen, dass die angefochtene Marke von den relevanten Konsumenten als Ganzes wahrgenommen wird. Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Vergleichszeichen ist gemäss gängiger Lehre und Rechtsprechung unzulässig, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen.

(…)Es fragt sich dagegen, ob es [SILBOND] diesen Marken so nachgeahmt sei, dass das Publikum irregeführt werden könne (Art. 24 lit. a und c MSchG). Das ist zu bejahen. Bond ist ein englisches Wort mit der Bedeutung Bindung und binden. In der Papierindustrie wird es als Fachausdruck verwendet. Die Silbe bond wirkt daher in der Marke Silbond wie eine Sachbezeichnung, weshalb der Leser geneigt ist, dieses Zeichen gedanklich in die Bestandteile Sil und bond zu zerlegen. Da die Klägerin das Wort Sihl als Teil ihrer Firma, als Marke und als Bestandteil von Marken verwendet, kann deshalb die Meinung aufkommen, Silbond sei eine Marke der Klägerin. Es ist denn auch schon vorgekommen, dass diese von Kaufinteressenten als Herstellerin von Silbond angesehen wurde. (…)

Eine Konsultation der gängigen Lexika und Abkürzungsverzeichnisse ergibt, dass dem Begriff "Sil" in Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren "Désinfectants" kein konkreter und damit auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, sodass sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat. Dies ist vorliegend, in An-betracht, dass das Widerspruchszeichen als solches erkennbar bleibt und zudem am besonders prägenden Zeichenanfang platziert ist, nicht der Fall. Die Übernahme des prägnanten Hauptbestandteils einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig (...). Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich bei dem übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (...). Bei den Marken "Sil" und "Sil ADN" trifft weder das eine noch das andere zu.

Die Widerspruchsmarke hat im Zusammenhang mit den strittigen Waren keinen klar erkennbaren, dominierenden Sinngehalt, die angefochtene Marke „skin“ wird beim Abnehmer als englisches Wort für „Haut“ wahrgenommen werden. (...)

Aufgrund der festgestellten phonetischen und visuellen Übereinstimmungen besteht die Gefahr, dass das Publikum den zwischen den Zeichen bestehenden Unterschied, nämlich den Buchstaben „k“ in der angefochtenen Marke und den damit verbundenen erzeugten Sinngehalt, nicht erkennt resp. überhört oder überliest und somit die Gefahr von Fehlzurechnungen.

Le terme « SKY » (« ciel » en anglais), composant unique de la marque opposante, n’a pas de signification particulière ni ne revêt de caractère descriptif en rapport avec les services des classes 38 et 42 visés. Le signe opposant dispose ainsi d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral administratif dans la cause B-1077/2008 – SKY /// SkySIM). Dès lors, sa reprise intégrale est de nature à fonder un risque de confusion en présence de services identiques.

Le terme « SKY » (« ciel » en anglais) n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits visés en classe 9. Ce terme a une signification symbolique ou indéterminée. La marque ainsi constituée dispose donc d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. Sa reprise par une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques.

Zwischen den beiden Marken SKY und SkySIM, eingetragen für gleiche und gleichartige Waren und Dienstleistungen (Klassen 9, 38, 42), besteht Verwechslungsgefahr.

Unterliegt eine Widerspruchsmarke noch nicht der Gebrauchspflicht, kann durch die Widerspruchsgegnerin nicht vorgebracht werden, der Nichtgebrauch habe zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Marke geführt.

Aus der Tatsache allein, dass (für die in casu relevanten Waren/Dienstleistungen) für das Gebiet der Schweiz 105 Marken registriert sind, die den Bestandteil "SKY" enthalten, kann nicht per se auf eine schwache Kennzeichnungskraft der Marke SKY geschlossen werden. Entscheidend ist nicht, was für Marken im Register eingetragen sind, sondern welche dieser Marken effektiv in der Schweiz gebraucht werden: "Ainsi (...) seule une recherche d'utilisation détaillée s'agissant de l'utilisation effective de ces marques [enregistrées] aurait permis de conclure à une possible dilution du terme 'SKY'". Es ist nicht Aufgabe des IGE, eine solche Recherche durchzuführen.

Im Rahmen der Prüfung der Kennzeichnungskraft des Begriffes SKY können Beweismittel, welche zeigen, dass viele Schweizer Firmen und Domänennamen diesen Bestandteil enthalten, nicht berücksichtigt werden: "(...) la dilution d'un terme ne peut être appréciée qu'au regard de la coexisten-ce d'autres marques utilisées sur le marché suisse. Partant, l'usage de noms de domaine ou de raisons sociales, qui n'ont à l'évidence pas suivi la même procédure de contrôle que des marques, ne peut être assimilé à l'usage de marques dans le cadre de l'examen de la dilution d'un terme. C'est ainsi à raison que l'IPI n'a pas tenu compte de ces documents."

Le terme « sky » (« ciel » en anglais), composant unique de la marque opposante, n’a pas de signification particulière ni ne revêt de caractère descriptif en rapport avec les produits en classe 9 sur lesquels se base l’opposition. Le signe opposant dispose ainsi d’une force distinc-tive et d’un champ de protection normaux, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral administratif dans la cause B-1077/2008 – SKY /// SkySIM). Dès lors, sa reprise intégrale est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produit identiques et/ou similaires.