Le terme « SKY » (« ciel » en anglais), composant unique de la marque opposante, n’a pas de signification particulière ni ne revêt de caractère descriptif en rapport avec les services des classes 38 et 42 visés. Le signe opposant dispose ainsi d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral administratif dans la cause B-1077/2008 – SKY /// SkySIM). Dès lors, sa reprise intégrale est de nature à fonder un risque de confusion en présence de services identiques.

Le terme « SKY » (« ciel » en anglais) n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits visés en classe 9. Ce terme a une signification symbolique ou indéterminée. La marque ainsi constituée dispose donc d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. Sa reprise par une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques.

Le terme « sky » (« ciel » en anglais), composant unique de la marque opposante, n’a pas de signification particulière ni ne revêt de caractère descriptif en rapport avec les produits en classe 9 sur lesquels se base l’opposition. Le signe opposant dispose ainsi d’une force distinc-tive et d’un champ de protection normaux, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral administratif dans la cause B-1077/2008 – SKY /// SkySIM). Dès lors, sa reprise intégrale est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produit identiques et/ou similaires.

Zwischen den beiden Marken SKY und SkySIM, eingetragen für gleiche und gleichartige Waren und Dienstleistungen (Klassen 9, 38, 42), besteht Verwechslungsgefahr.

Unterliegt eine Widerspruchsmarke noch nicht der Gebrauchspflicht, kann durch die Widerspruchsgegnerin nicht vorgebracht werden, der Nichtgebrauch habe zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Marke geführt.

Aus der Tatsache allein, dass (für die in casu relevanten Waren/Dienstleistungen) für das Gebiet der Schweiz 105 Marken registriert sind, die den Bestandteil "SKY" enthalten, kann nicht per se auf eine schwache Kennzeichnungskraft der Marke SKY geschlossen werden. Entscheidend ist nicht, was für Marken im Register eingetragen sind, sondern welche dieser Marken effektiv in der Schweiz gebraucht werden: "Ainsi (...) seule une recherche d'utilisation détaillée s'agissant de l'utilisation effective de ces marques [enregistrées] aurait permis de conclure à une possible dilution du terme 'SKY'". Es ist nicht Aufgabe des IGE, eine solche Recherche durchzuführen.

Im Rahmen der Prüfung der Kennzeichnungskraft des Begriffes SKY können Beweismittel, welche zeigen, dass viele Schweizer Firmen und Domänennamen diesen Bestandteil enthalten, nicht berücksichtigt werden: "(...) la dilution d'un terme ne peut être appréciée qu'au regard de la coexisten-ce d'autres marques utilisées sur le marché suisse. Partant, l'usage de noms de domaine ou de raisons sociales, qui n'ont à l'évidence pas suivi la même procédure de contrôle que des marques, ne peut être assimilé à l'usage de marques dans le cadre de l'examen de la dilution d'un terme. C'est ainsi à raison que l'IPI n'a pas tenu compte de ces documents."

Trotz kyrillischer Schreibweise der jüngeren Marke besteht Ähnlichkeit; Leute, die das kyrillische Alphabet nicht lesen, werden sich beim Verkäufer nach (der identischen) Aussprache erkundigen. Vgl. aber BVGer vom 16.2.2008, B-1698/2007 - Moskovskaya: keine Verwechslungsgefahr bei Verwendung kyrilischer Buchstaben.

Wie bereits vorgängig dargetan, kommt dem übereinstimmenden Zeichenelement "FRUIT" die Bedeutung von Frucht, Obst zu (vgl. III. C. 5. hiervor). Es mag zwar teilweise zutreffen, dass – wie die Widerspruchsgegnerin vorbringt – Früchte als Design in Wort und Bild auf Bekleidungsstücken auftauchen (vgl. S. 2, letzter Absatz der Stellungnahme vom 18. Mai 2009). Dieser Umstand spricht jedoch – entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin – für sich alleine noch nicht für die Gemeinfreiheit des Wortbestandteils "FRUIT".

Die Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Bestandteils einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich bei dem übernommenen Element um ein schwaches Element handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu. Zum einen ist der übernommene Bestandteil "FRUIT" normal kennzeichnungskräftig. Zum anderen vermag das Adjektiv "SMOOTH", welches aus grammatikalischer Sicht das nachfolgende Substantiv "FRUIT" näher umschreibt, den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern.

Zwischen der Marke SMW und dem Domainnamen www.smw-watch.ch besteht Verwechslungsgefahr. Im streitgegenständlichen Domainnamen ist aufgrund des beschreibenden Begriffs "watch" lediglich das Akronym als charakteristisch zu bezeichnen. Zudem besteht zwischen der Firma SMW Swiss Military Watch Company SA und dem Domainnamen www.swm-watch.ch Verwechslungsge-fahr.

Der Markenbestandteil "LIFE" wird ohne Zweifel verstanden und mit „LEBEN“ übersetzt. Ob die angesprochenen Abnehmer im Markenbestandteil "DIVE" den Begriff „Tauchen“ erkennen, kann dahingestellt bleiben. Denn es besteht bei bloss flüchtigem Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. Verlesens, mithin die Gefahr dass der Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelnagt. Die Vergleichszeichen sind visuell längere, phonetisch zwar nur zweisilbige, Zeichen, die im Klang und Schriftbild sehr ähnlich sind. Längere Wörter prägen sich dem Gedächtnis aber weniger gut ein als Kurzwörter, so dass Unterschiede leichter überhört und überlesen werden (BGE 122 III 389 – Kamillosan). Der phonetisch einzige Unterschied besteht zudem vorliegend lediglich in einem unbetonten in der Mitte des Zeichens sich befindenden Buchstaben.

Ein rechtserhaltender Markengebrauch liegt auch dann vor, wenn das Zeichen (hier: «Kiss») nur in Kombination mit einem zusätzlichen - durchaus markenrechtlich schutzfähigen - Element (hier: «Trolli») gebraucht wird, solange (hier: «Trolli Kiss», verstärkt durch unterschiedliche Typographie und Farbgebung) der Eindruck besteht, dass es sich dabei um zwei selbstständige Teile handelt (E. 2).
Stimmen zwei Marken in den Hauptbestandteilen (hier: «Kiss») überein, so wird die Verwechslungsgefahr durch das Hinzufügen eines weiteren Bestandteils (hier: «Soft») nicht beseitigt, wenn dieser nicht geeignet ist, den Eindruck der Marke wesentlich zu bestimmen (E. 5).
Bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters eines englischen Begriffs (hier: «Kiss») kommt es nicht auf dessen besondere Bedeutung (hier: Praline oder Bonbon), sondern auf das Verständnis des schweizerischen Publikums (hier: Kuss) an (E. 6).
Im Widerspruchsverfahren ist allein auf die beiden sich gegenüberstehenden Marken abzustellen. Sonstige Umstände wie andere Markeneintragungen bleiben grundsätzlich ausser Betracht. Wer jüngere, ähnliche Marken duldet, verliert nicht das Recht, sich gegen die Hinterlegung neuer Marken zu wehren (E. 7).

The fact that Respondent prevented and continues to prevent the Claimant from the use of the Domain Name with no other interests than revenues from leasing, failing any indication of re-launching a corresponding website while running another business under a different name without any mention of the former business names, constitutes unfair business practice.

The Claimant is incorporated in the United States, which is a contracting party of the Paris Convention. Therefore, its business name SOLIDWORKS is protected under Swiss Law. The Swiss Federal Supreme Court has specified in BGE 79 II 305 that a company which is not registered in the Swiss Commercial Registry obtains the same protection for its business name than a non registered Swiss company, i.e. the protection under the UCA and of Art. 29 of the Swiss Civil Code (“CC”).

Domain names were considered by the Swiss Federal Supreme Court to be able to identify a person or a company behind them as a distinctive sign (BGE 126 III 239, 244). Therefore, the Claimant’s right to its name can be infringed by the Respondent’s use of the Domain Name.

By holding the Domain Name, the Respondent causes the risk of confusion because the name of the Claimant and the Domain Name are identical. The bearer of the business name “Solidworks GmbH” has been liquidated. The Respondent failed to prove any legitimate use of the name. Therefore, the Respondent violates the legitimate interests of the Claimant since the latter does not have to accept to be brought into connection with the holder of the Domain Name or the content of the corresponding website. The Claimant is furthermore prevented from the right to use its name on the Internet through a corresponding domain name.

Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung.

Bei gleichem Bildmotiv muss sich die gestalterische Umsetzung im Normalfall klar unterscheiden. Dabei ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass typischerweise nur ein vereinfachtes Bild in der Erinnerung haften bleibt. Bildelemente werden nur als Gesamtform und entsprechend vereinfacht memorisiert (BVGer in sic 1/2009, 33, Herz (fig.) / Herz (fig.)). Trotz gestalterischer Unterschiede bleiben sich zwei Bildzeichen daher solange zu ähnlich, als sie nur in Details und nicht in prägenden Merkmalen differieren. Blosse Verdoppelungen und banale Zusätze z.B, sind daher grundsätzlich unzureichend.

Vorliegend stimmen beide Bildmarken im Motiv, einer stilisierten Sonne, überein. Zudem ist auch die konzeptuelle Ausgestaltung dieses Motivs ähnlich. Beide Darstellungen zeigen eine durch ein Gesicht vermenschlichte Sonne in der Zeichenmitte als Blickfang, welches von einem Strahlenkranz umfasst wird. Die Proportionen dieser Elemente sind in beiden Darstellungen ungefähr gleich. Die Unterschiede, die sich aus den zusätzlichen Elementen der angefochtenen Marke (wie Kreisschraffur und geschweiftes Band) bzw. der Widerspruchssmarke (zwei Strahlenkränze, Stil und leichte Neigung) reichen nicht aus, die Wirkung der in beiden Vergleichszeichen vorhandenen prägenden Elemente aufzuheben.

On constate d’emblée que la marque attaquée présente des similitudes certaines avec l’élément figuratif principal de la marque opposante. En effet, on retrouve de part et d’autre la représentation d’un demi-cercle dont l’arrondi est orienté vers le haut et qui est parcouru par des stries horizontales. L’Institut estime en outre qu’un nombre non négligeable de consommateurs reconnaîtra dans les deux cas un coucher de soleil stylisé.

Les différences entre les deux éléments graphiques se limitent au fait que, dans la marque attaquée, certaines stries sont très légèrement bombées et que les autres passent à l’arrière du demi-cercle. Au vu des évidentes ressemblances structurelles, stylistiques et conceptuelles constatées, ces légères divergences de style ne sauraient toutefois être suffisamment marquantes pour le destinataire, qui n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir 6 les deux signes en même temps. Le signe attaqué pourrait même être perçu comme une version modernisée du signe opposant.

Because domain names identify persons, products, or services through the respective websites, the Swiss Federal Supreme Court repeatedly held that domain names are comparable to personal names, business names and trademarks and may be regarded as distinctive signs (DFT 126 III 239, 244, <berneroberland.ch>). Domain names must maintain a sufficient distinction from protected signs to prevent confusion (decision by the Swiss Federal Supreme Court of March 6, 2007, <swiss-life.ch>, 4C.341/2005, cons. 5). In particular, the danger of confusion may be given by using a domain name which is similar or identical to protected distinctive signs of another party and thereby creating a danger of misappropriation. The mere danger of a preliminary misappropriation is sufficient, since the danger of confusion already arises in the moment an Internet user expects certain information and such danger cannot be removed by the design of a site (so-called “initial interest confusion”; cf. DFT 128 III 409-410, <luzern.ch>; 4C.341/2005, cons. 5.1). The Respondent’s use of the domain name for an inactive website thus already constitutes a violation of the Claimant’s trademark rights according to Art. 13 MSchG.

[Die Widerspruchsgegnerin machte Nichtgebrauch geltend.]

Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (...) 

Die Beschwerdeführerin kritisiert, dass die Vorinstanz die meisten Gebrauchsbelege als ungenügend betrachtet habe, aber dennoch zum Schluss gekommen sei, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "Handschuhe, Schuhe, Trainingsanzüge, Gürtel" (Klasse 25) glaubhaft gemacht worden sei.

Diesbezüglich weist die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 9. Dezember 2010 zu Recht darauf hin, dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu beurteilen ist. Diese Einschätzung kann dabei auch durch isoliert betrachtet ungenügende Beweismittel mitbestimmt werden (...).

Zu Recht hat die Vorinstanz die Beilagen 1 - 4 nicht als Gebrauchsbelege berücksichtigt, da sie Filme und Nachrichten von deutschen und italienischen Fernsehsendern enthalten. Auch wenn diese Sendungen in der Schweiz empfangen werden konnten, erfüllen sie nicht das Erfordernis der minimalen Bearbeitung des schweizerischen Marktes  (...).

Wie sich aus diesen Tabellen ergibt, sind, was eindeutig Waren der Klasse 25 betrifft, 15 Lieferungen von insgesamt 32 Freizeit- und Winterjacken, 13 Trainingsanzügen, 303 Paar Freizeitschuhen, 31 T-Shirts, 1 Polo-Shirt, 4 Pullovern, 41 Hosen, 3 Hemden und 45 Shorts in die Schweiz belegt. Sie erfolgten zwischen 4. November 2004 und 27. Januar 2009 und insofern über die ganze relevante Zeitspanne verteilt. Die in den Listen angegebenen Verkaufspreise bewegen sich im mittleren bis höheren Preissegment.

[Dies genügt, den ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen. Im Folgenden wird die Verwechslungsgefahr bejaht.]

Sowohl die Zufügung des Markenbestandteils COMPANY wie auch die graphische Ausgestaltung – die das Wort SPEED umgebende Ellipse – verleiht der Marke SPEED COMPANY (fig.) keinen neuen Gesamteindruck, der eine Verwechslungsgefahr zwischen den Streitmarken ausschliessen könnte.

« SPEED », en rapport avec les produits horlogers de la marque opposante, dispose d’un champ de protection normal. En effet, bien que certains produits horlogers puissent être utilisés dans le calcul de la vitesse (tachymètre par exemple), ils nécessitent généralement un complément ou une donnée extérieure pour ce calcul. La CREPI avait considéré dans une décision impliquant la même marque opposante que « SPEED » n’était pas directement descriptif par rapport à des produits horlogers et qu’il disposait donc d’une force distinctive normale (CREPI, sic ! 2006, 582 – SPEEDMASTER / SPEEDCHAMP (fig.)). La reprise de ce terme dans une autre marque est donc de nature à fonder un risque de confusion. Il à relever ici que la marque opposante est bien caractérisée par « SPEED » et que « MASTER » apparaît plutôt comme un élément secondaire.

Bei registrierten Marken wird die Umwandlung in ein Freizeichen erst angenommen, wenn alle Abnehmerkreise das Zeichen nicht mehr als Unternehmenshinweis, sondern als Gemeingut ansehen (BGE 130 III 113 – Montessori). Die seitens der Widerspruchsgegnerin eingereichten Dokumente sind nicht geeignet, um daraus die Freizeichenbildung des Zeichenelementes "SPI" und der Widerspruchsmarke "SPI EXTRA" abzuleiten.

In casu vermag das Austauschen des gemeinfreien Markenbestandteiles "EXTRA" mit dem Zeichenelement "RealFinanz" sowie das Hinzufügen des als dekorativ einzustufenden grafischen Elementes das Gesamtbild nicht derart zu prägen, dass vom übereinstimmenden Element "SPI" abgelenkt und der angefochtenen Marke eine eigene Individualität verliehen wird.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Aufgrund der integralen Übernahme des die Widerspruchsmarke hauptsächlich prägenden und normal kennzeichnungskräftigen Akronyms "SPPI" sowie des Umstands, dass das Akronym auch im jüngeren Zeichen am in der Regel besonders prägenden Zeichenanfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]) positioniert ist, besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass den Abnehmern der hier massgeblichen Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 ein höherer Aufmerksamkeitsgrad unterstellt werden darf als etwa bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs.

L’élément « MASTER » est certes laudatif et non protégeable en soi (...). Un risque de confusion ne saurait dès lors se justifier uniquement sur la base de la reprise de cet élément. Toutefois, il a été démontré de manière concluante (cf. supra let. C) que les signes présentent des similitudes évidentes sur divers points et pour de multiples raisons. On rappellera également dans ce cadre le champ de protection accru de la marque opposante.

En outre, il convient de noter que les produits en cause en classe 14 constituent des produits de consommation courante et que la jurisprudence leur attribue un degré d’attention et une capacité de distinction moindres (cf. not. TAF B-4260/2010 - Bally / BALU). A ce propos, on rappellera que des produits tels que les montres ou les bijoux visent tant des articles de consommation courante que des produits de luxe. On ne saurait dès lors leur attribuer une attention particulièrement accrue.

Dans ces conditions et en tenant compte de la similitude des signes ainsi que de l’identité respectivement la forte similarité des produits, les conditions d’un risque de confusion sont remplies.

L’adjonction d’un seul mot supplémentaire tel que « SPRINT » dans la marque attaquée n’est pas non plus de nature à occulter la reprise intégrale du signe, ce d’autant plus que ce terme est plutôt faible pour les scooters. Sa présence dans la marque attaquée ne conduit pas non plus à des associations de pensées clairement divergentes par rapport à la marque opposante.