[Der Experte der WIPO hatte einen ersten Antrag, den Domainnamen pneus-online.ch (u.a.) auf die Gesuchstellerin zu übertragen, mit Entscheid vom 3. September 2008 abgewiesen, DCH2008-0007. Die Gesuchstellerin obsiegte dann aber in dem Verfahren vor staatlichen Gerichten zuerst in Genf und dann vor Bundesgericht, Urteil vom 19. Juli 2010. Daraufhin stellt die Gesuchstellerin einen neuen Antrag auf Übertragung. In Anbetracht des bundesgerichtlichen Urteils bliebt dem Experten wenig Spielraum:]

[Der Experte hält vorab fest, dass ein "re-filing" unter den vorliegenden Umständen zulässig ist, da das erste WIPO-Verfahren in Kenntnis der gerichtlichen Urteile mit grösster Wahrscheinlichkeit anders ausgegangen wäre. Er zieht dazu die Regeln der UDRP zum "re-filing" analog hinzu.]

[Der Experte hält dann fest, dass aufgrund des höchstrichterlichen Urteils klar sei, dass die Domainnamen gegen das UWG verstossen und die Gesuchstellerin einen Anspruch auf Übertragung hat.]

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, bei welchen es sich um Lebensmittel handelt, erscheint die von der Beschwerdeführerin behauptete Assoziation mit einem (nicht als Inhaltsstoff verstandenen) Pflanzenteil respektive mit einem mathematischen Zeichen als wenig wahrscheinlich. Vielmehr kann "Wurzel" mit einer vielfach praktizierten Formgebung des Brotes assoziiert werden.

Die Kennzeichnungskraft des ersten Bestandteils der Widerspruchsmarke ist also mit Bezug auf "Brot" reduziert. In Bezug auf die übrigen in Klasse 30 beanspruchten Waren "Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditoreiwaren", welche nicht in Wurzelform gebracht werden (können), ist die Kennzeichnungskraft des Wortelements "Wurzel" aber unversehrt anzuerkennen (...).

[Entsprechend wird in der Folge die Verwechslungsgefahr für alle Waren ausser Brot als gegeben erachtet.]

La marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux dès lors qu’elle n’a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause (Directives, partie 4, ch. 3.3 et 4.4.2). Comme il a déjà été mentionné plus haut, les destinataires percevront dans la marque attaquée la reprise au pluriel de l'élément unique constituant la marque opposante "TRIBE". Ce mot est clairement reconnaissable comme élément indépendant de la marque attaquée, et sa combinaison avec "Winston" ne lui octroie pas un sens différent de celui qui ressort de la marque opposante, à savoir "tribu". En outre, il s'agit de produits pour l'usage quotidien dont les destinataires sont les consommateurs moyens, qui accordent à leur achat un degré faible d'attention (Directives, partie 5, ch. 7.6). Au vu de ce qui précède et en tenant compte de l’identité des produits, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée.

Der Widerspruchsmarke "SANSAN" kann kein lexikografischer und damit in Verbindung mit den hier interessierenden Waren auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihr eignet somit ein normaler Schutzumfang.

Die Vergleichszeichen werden (soweit hier interessierend) für gleiche respektive hochgradig gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss.

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die beiden streitverfangenen Marken unterscheiden sich im Wesentlichen in der Wortmitte, welcher gemäss Rechtsprechung bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit von Wortmarken geringere Bedeutung beigemessen wird als dem Wortanfang und –ende (...). Selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei den Vergleichsdienstleistungen nicht um Massenprodukte des täglichen Bedarfs handelt, bei denen dem Publikum ein vergleichsweise geringer Aufmerksamkeitsgrad zu unterstellen ist (...), ist in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene die Gefahr von Fehlzurechnungen zu bejahen.

Dem lateinischen Begriff "MILLENNIUM" kommt die Bedeutung von "Jahrtausend" zu. Umgangssprachlich wird er zudem zur Bezeichnung einer "Jahrtausendwende" verwendet (...). Dem Begriff kann in Zusammenhang mit den hier massgeblichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden, womit ihm durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang eignet.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5) ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat. Dies ist vorliegend offensichtlich nicht der Fall.

Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit die sich gegenüberstehenden Marken einzig anhand der Wortelemente und Familiennamen "Rothmans" und "Roseman" verglichen habe, obwohl sich die Zeichen gemäss Registereintrag bezüglich verschiedener Elemente klar voneinander unterschieden. (...). Ausgangspunkt für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sind grundsätzlich die Eintragungen im Register (...), worauf die Beschwerdeführerin im Übrigen zutreffend hinweist. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (...). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (...), wobei es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird. (...) [B]ei kombinierten Wort-/Bildmarken kann der Gesamteindruck praxisgemäss oft von den Wortelementen geprägt sein, zumindest wenn die graphischen Elemente nicht wegen besonderer Originalität auffallen und nicht ohne weiteres in der Erinnerung der Abnehmer haften bleiben (...).

Es darf (...) zu Recht angenommen werden, dass sich die Abnehmer im vorliegenden Fall aufgrund der schwachen Wortkomponenten "Crown Agencies" bzw. "King Size" vorab am Familiennamen "Roseman" orientieren und diesem grösseres Gewicht zumessen.

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen und unter Berücksichtigung, dass die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren nahezu identisch sind, sich beide Marken in visueller und klanglicher Hinsicht ähneln und beim Publikum unter dem Aspekt des Sinngehalts keine besonderen Gedankenassoziationen zu bestimmten Personen vermitteln, ist zu folgern, dass eine Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Es liegt somit eine Verwechslungsgefahr vor.

[Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, die Widerspruchsmarke werde nicht rechtserhaltend gebraucht.]

Ist die internationale Registrierung, wie in casu, nicht Gegenstand einer Schutzverweigerung, wird der Beginn der Karenzfrist folgendermassen berechnet. Wenn, wie in casu, zum damaligen Zeitpunkt das Madrider Markenschutzabkommen (MMA) Anwendung findet, beginnt die Frist ein Jahr nach dem Datum der „Notifikation“, d.h. dem Datum, an welchem die WIPO das Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer Schutzverweigerung läuft (vgl. Regel 18.1)a)iii) GAFO). Die nachträgliche Bennenung (désignation postérieure) Nr. 670 875 „DON SIMON“, ist am 23.10.2003 4 der Schweiz notifiziert worden. Die Karenzfrist begann am 23. Oktober 2004 zu laufen und ist am 23. Oktober 2009 abgelaufen.

Mit den von der Widersprechenden ins Recht gelegten Belegen bezüglich rechtserhalten-dem Gebrauch von Wein verhält es sich wie folgt. Die Rechnungskopien aus den Jahren 2006-2008 sind an Abnehmer in der Schweiz ausgestellt, betreffen aber ausschliesslich Lieferungen über Fruchtsäfte und Sangria, d.h. über Waren, für die der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz unbestritten ist. Wein, auf Spanisch „vino“, findet sich auf den Belegen nicht, womit der rechtserhaltende Gebrauch für Wein in der Schweiz nicht dargelegt worden ist. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob zwischen Sangria resp. Fruchtsäften und dem Wein der Widerspruchsgegnerin eine markenrechtlich relevante Gleichartigkeit gegeben ist.

[Wein und Sangria sind hochgradig gleichartig.]

In der Bezeichnung „DON SIMON“ ist kein beschreibender Sinngehalt bezüglich der streitgegenständlichen Waren erkennbar. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine normale Kennzeichnungskraft sowie einen durchschnittlichen Schutzumfang. Die vollumfäng-liche Übernahme in die angefochtene Marke, auch wenn durch das Hinzufügen des „E“ die weibliche bzw. italienischsprachige Form geschaffen wird, ist somit grundsätzlich unzulässig.

Die Vergleichszeichen sind vorwiegend für identische Waren registriert (...). Daher ist in casu ein strenger Massstab anzuwenden. Wie bereits dargetan, besteht die Widerspruchsmarke aus einem stilisierten Buchstaben C. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass Einzelbuchstaben als solche grundsätzlich nicht eintragbar sind (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.1). In casu verleiht jedoch die spezielle grafische Ausgestaltung dem Zeichen Unterscheidungskraft.

Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke: Bei ihr ist ebenfalls der Buchstabe C an dominanter Stelle angebracht. Darunter steht in viel kleinerer Schrift „CARLEX“. Dieser Begriff beginnt ebenfalls mit dem Buchstaben C. Zuunterst sind noch etwas kleiner drei chinesische Schriftzeichen angebracht. Somit ist das prägende Element der angefochtenen Marke (auch von den Grössenverhältnissen her) der stilisierte Buchstabe C. Die angefochtene Marke übernimmt das gleiche Gestaltungsmuster, bei beiden Zeichen ist der Buchstabe C in einer speziellen Computerschrift gehalten, beide bestehen aus breiten, schwarzen Balken, welche an den Ecken jeweils leicht abgeschrägt sind.

6. Die Unterschiede bei der grafischen Darstellung des Buchstabens C (...) gehen unter und sind vorliegend nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern. Es besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Folglich ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen zu bejahen und der Widerspruch gutzuheissen.

[Die Widerspruchsgegnerin macht den fehlenden rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für einen Teil der Dienstleistungen geltend.]

Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke ist gegeben, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in dem Gebrauch der Marke einen Hinweis auf die Herkunft der jeweiligen Dienstleistung aus dem Unternehmen des Markeninhabers sehen. Bei Dienstleistungsmarken ist zu berücksichtigen, dass hier ein Versehen mit der Marke wegen der Unkörperlichkeit der Dienstleistung nicht möglich ist. Das Zeichen "STEPSTONE" steht auf den Rechnungen am oberen rechten Rand zusätzlich zur und klar abgetrennt von der das vorliegende Zeichen enthaltenen Firma, weshalb der funktionale Bezug zur Dienstleistung somit in genügend erkennbarer Weise vorhanden ist. Der Verkehr wird folglich annehmen, das verwendete Zeichen kennzeichne die fakturierte Dienstleistung (...).

Die Widerspruchsgegnerin wendet ein, dass der übereinstimmende Zeichenanfang "STEP-" bzw. das Zeichenende "-Stone" wegen des häufigen Gebrauchs ähnlich lautender Marken kennzeichnungsschwach sei. Sie hat Auszüge der Datenbanken swissreg beigelegt und verweist auf 37 nationalen STEP-Drittzeichen bzw. 40 nationale STONE-Drittzeichen. Eintragungen von Drittzeichen mit den Bestandteilen STEP und/oder STONE im Markenregister reichen für sich alleine noch nicht aus, um eine Verwässerung zu begründen, weil grundsätzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte Marken der Abnehmerschaft bekannt werden.

Die vollständige Übernahme einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich bei dem über-nommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeich-nungskräftigen Bestandteil verbunden wird (...). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke übernimmt die kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke, fügt im mittleren Teil die Gerundium-Form ing an, und ergänzt sie mit einem Bildelement. Dies führt zwangsläufig zu keinen markenrechtlich signifikanten Unterschieden (...). Dem Wortbestandteil kommt aus markenrechtlicher Sicht, wie bereits dargetan, grösseres Gewicht zu als der grafischen Ausgestaltung, welche zweifellos als blosser Zusatz aufgefasst wird. Folglich ist die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben.

In der Bezeichnung „VIEW“ ist, kein beschreibender Sinngehalt bezüglich der streitgegen-ständlichen Waren und Dienstleistungen erkennbar. Die Tatsache allein, dass ein Zeichen abstrakt betrachtet eine Bedeutung hat, genügt nicht, um diesem, wie von der Widerspruchsgegnerin vorgebracht, die Kennzeichnungskraft abzusprechen. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine normale Kennzeichnungskraft sowie einen durchschnittli-chen Schutzumfang. Die vollumfängliche Übernahme in die angefochtene Marke ist somit grundsätzlich unzulässig.

Die Widerspruchsmarke bleibt im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Dienstleistungen der Klasse 41 trotz positiven Gehalts in-terpretationsbedürftig und geniesst folglich aufgrund des allusiven Charakters einen normalen Schutzumfang. Auch ist der Verweis der Widerspruchsgegnerin auf schweizerische Voreintragungen mit dem Element "viva" (25 Marken für Dienstleistungen der Klasse 41) unbehelflich, um eine behauptete Verwässerung des vorgenannten Bestandteils und eine schwache Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu belegen. Hierzu ist festzustellen, dass nicht lediglich aufgrund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Mar-ke resp. eines Zeichenelements geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen.

Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die Übernahme des Wortelementes "viva" der Widerspruchsmarke, welches als selbstständiges Element erkannt wird. Abweichungen bestehen einzig im zusätzlich vorhandenen, als banal einzustufenden Ausrufezeichen der Widerspruchsmarke und dem kleiner gehaltenen, gemeinfreien Wortelement "figurstudios für frauen" sowie der stilisierten Frauensilhouette der angefochtenen Marke. Da die Frauensilhouette trotz Stilisierung und Grösse als Hinweis auf den Abnehmerkreis der Dienstleistungen einzustufen ist, ist diese a priori auch als untergeordnet einzustufen. Der vorhandene Unterschied ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu beein-flussen vermöchte. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin vom übereinstimmenden Element "viva" abzulenken.

Einzelne Buchstaben per se sind nicht unterscheidungskräftig (Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.1). Die Widerspruchsmarke bezieht ihre Unterscheidungskraft denn auch aus der konkret hinterlegten grafischen Ausgestaltung. Diese führt dazu, dass die Widerspruchsmarke über einen normalen Schutzumfang verfügt.

Der Abnehmer wird zweifellos die Unterschiede in beiden Marken wahrnehmen, auf Grund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke besteht dennoch die Gefahr, dass falsche Zusammenhänge vermutet werden, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2). Der Widerspruch Nr. 10768 ist daher gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr.1 004 112 „UNIBear“ (fig.) der Schutz in der Schweiz definitiv zu verweigern.

In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als Ganzes kann ausgeführt werden, dass der Markenbestandteil "lady" als Hinweis auf den Abnehmerkreis der beanspruchten Dienstleistungen aufgefasst werden kann und daher als gemeinfrei einzustufen ist. Die Kombination bleibt insbesondere aufgrund der Zeichenendung "-licious" unbestimmt. Der Widerspruchsmarke eignet folglich im Gesamteindruck ein durchschnittlicher Schutzum-fang. Das Gleiche hat auch für die angefochtene Marke zu gelten. Da das Element "Sunday" auf den Dienstleistungserbringungszeitpunkt verweist und auch als gemeinfrei zu beurteilen ist, konnte diese wiederum nur aufgrund der Zeichenendung "-licious" zum Markenschutz zugelassen werden.

Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennen würde, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermuten würde, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).

In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann ausgeführt werden, dass die Abnehmer diese als Einheit ohne offensichtlichen Sinngehalt und damit in Verbindung mit den beanspruchten Waren auch ohne beschreibenden Charakter wahrnehmen. Der Widerspruchsmarke eignet folglich im Gesamteindruck aufgrund des unbestimmten Charakters ein normaler Schutzumfang.

Der Umstand, dass die Zeichen am Wortanfang ("STIMU-") sowie in einem Buchstaben am Wortende ("-A-") übereinstimmen als auch die gleiche Vokalfolge und Silbenzahl aufweisen, führt – zumal der Konsument dem Wortanfang in der Regel mehr Beachtung schenkt – zur Gefahr, dass das Publikum die Abweichung am Wortende der angefochtenen Marke überhört resp. überliest. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer den Unterschied aufgrund der phonetischen und visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass die Marken als Ganzes zu betrachten sind, und die einzelnen Teile nicht in mosaikartiger Betrachtungsweise nach Verschiedenheiten abgesucht werden dürfen (...) Der vorhandene Unterschied am Wortende verändert den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens folglich zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

Für die genannten Adressatenkreise [Bauunternehmen und Bauhandwerker] erkennbar ist MUROLINO aus dem Stamm MURO- und der Endung -LINO zusammengesetzt. Muro ist das italienische Wort für "Mauer". -ino oder -lino ist eine häufige italienische Diminutivendung (...). Zwar lautet der übliche, "richtige" italienische Diminutiv von "muro" nicht "murolino", sondern "muretto" (...). Dennoch folgt "Murolino" der Bauweise von Diminutiven mit der Endung "-ino" ordnungsgemäss und wird es vom italienischsprachigen Publikum ohne Weiteres mit dem Sinngehalt "Mäuerchen" oder "Mäuerlein" verstanden. Für Ziegelsteine und andere nichtmetallene Baumaterialien ist die Widerspruchsmarke darum, wie die Beschwerdegegnerin zurecht geltend macht, kennzeichnungsschwach. Mauern entstehen als unmittelbares Produkt aus dem vorausgesetzten Gebrauch solcher Waren, so dass die Marke deren hauptsächliche Funktion ohne Zuhilfenahme der Fantasie zum Ausdruck bringt. Die Endung -lino hat, wie das Bundesgericht in BGE 112 II 362 E. 2 Escolino/Seccolino festgehalten hat, wegen ihrer Häufigkeit keinen grossen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft. Da die Widerspruchsmarke aber eine für muro unübliche Diminutivform verwendet und da die Grösse von Mauern nicht wesentlich von der Grösse oder Niedlichkeit der dafür verwendeten Baumaterialien abhängt, weshalb der Gebrauch als Diminutivform auch nicht naheliegt, ist der Marke dennoch ein geringfügiger Schutzumfang zuzubilligen.

Angesichts der eindrücklichen Auswahl an nicht-gängigen italienischen Diminutivformen wie muruccio, murolo oder muracchiotto usw. und der einen strengen Beurteilungsmassstab erheischenden Warenidentität ist die Widerspruchsmarke sogar in Anbetracht ihres erheblich eingeschränkten Schutzumfangs vor einer derart unmittelbaren Nachahmung ihrer ungewöhnlichen Diminutivbildung in Schutz zu nehmen. Da der Beschwerdeführerin etliche sprachlich adäquate Alternativen für denselben Sinngehalt zur Verfügung stünden, ist nicht einzusehen, warum sie die von der Beschwerdegegnerin verwendete, als solche unübliche und insoweit kennzeichnungskräftige Wortbildungsweise unmittelbar nachmachen darf. Der grammatikalischen sowie wortarchitektonischen Nähe der zu vergleichenden Wortmarken zufolge, im Zusammenspiel mit ihren Ähnlichkeiten in Klang und Schriftbild, ist damit das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen ihnen zu bejahen.

La marque opposante est constituée de l’anglicisme « match » lequel a le sens connu de « compétition, partie, rencontre » (...). Ce terme n’a pas de signification particulière en relation avec les services revendiqués et jouit de ce fait d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux (...). La marque attaquée reprend ce terme distinctif et le qualifie par le terme « world » donnant à la combinaison le sens de « match mondial ». Comme dans cette combinaison le terme MATCH est perçu comme un élément indépendant et distinctif, la marque attaquée est similaire à la marque opposante (voir para. C). En relation avec des produits et services similaires (voir para. B), leurs destinataires seront amenés à faire de fausses associations entre les deux signes en pensant, par exemple, que l’un (marque attaquée) est la version « mondiale » (public ou contenu plus large) que l’autre (marque opposante). Le risque de confusion est pour cette raison admis et l’opposition est fondée.

„AURUS“ ist als Fantasiebegriff im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 normal kennzeichnungskräftig. Die Zeichen sind im in der Regel besonders prägenden Wortanfang (vgl. BGE 127 III 160 – Securitas / Securicall) identisch. Die unterschiedliche Endung kann leicht überhört werden. Beide Marken werden für (quasi) identische Waren beansprucht, so dass sich die Zeichen stark von einander unterscheiden müssen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Es besteht auf Grund der festgestellten bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden.

Vorliegend stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, weshalb die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen sind. Die grösste Schwierigkeit liegt, entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin darin, die unzu-lässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeu-tung (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.2). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der Bildmarke massgebend. Dem Motivschutz ist bei der Beur-teilung Rechnung zu tragen, indem eine Verwechslungsgefahr umso eher zu verneinen ist, je allgemeiner der abstrahierte Sinngehalt gefasst werden muss, um eine Übereinstimmung im Motiv zu begründen. Demgegenüber reichen untergeordnete Unterschiede der grafischen Umsetzung nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Bildmarken gilt es zu beachten, dass das menschliche Gehirn bei der Bildunterscheidung grundlegend weniger spezifisch vorgeht als bei der Unterscheidung von Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht. Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften. Bildelemente werden nur als Gesamtform und entsprechend vereinfacht memorisiert. Entscheidend ist, ob das konkurrierende Zeichen als eigenständige Gestaltung anerkannt werden kann, oder ob sich dasselbe den Verkehrskreisen bloss als eine Variation oder Bearbeitung der älteren Marke präsentiert.

Diese Schwäche des Erinnerungsbilds bedeutet für die zu beurteilenden Marken, dass die Abnehmerkreise die Zeichen als zusammenhängende Einheit auffassen und sich die Positionierung und das abgesetzte Eckquadrat der Widerspruchsmarke im Erinnerungsbild nicht werden merken können. In der Erinnerung wird vielmehr zurückbleiben, dass die Zeichen aus drei mal drei regelmässig verteilten Quadraten, die relativ nahe beieinander liegen, bestehen. Die Abnehmer werden im jüngeren Zeichen – aufgrund der Identität bzw. starken Gleichartigkeit – trotz der Unterschiede in der grafischen Umsetzung die Gestaltungsweise der Widerspruchsmarke erkennen, weshalb die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben ist.

[Festellung, dass die Zeichenähnlichkeit im Gesamteindruck gering ist. Prüfung,  ob wegen des prägenden gemeinsamen Bestandteils BULL eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Prägend ist das Wort BULL für die Marken insofern, als es nur durch RED also "Rot" oder DANCING also "tanzen" bzw. "tanzend" näher umschrieben wird.]

Die Beschwerdegegnerin weist auf die Eintragungen ihrer Serienmarken "Black Bull", "White Bull", "Blue Bull", "Green Bull", "Pink Bull", "Red Bull Spicy" und "Hot Bull" hin. Für "Black Bull", "White Bull", "Blue Bull" und "Red Bull" wurden Flaschen zur Veranschaulichung eingereicht und deren tatsächlicher Vertrieb in hinreichendem Umfang durch Werbematerial glaubhaft gemacht. Die übrigen Serienmarken "Green Bull", "Pink Bull", "Red Bull Spicy" und "Hot Bull" werden von der Beschwerdegegnerin lediglich erwähnt, ohne dass sie einen Nachweis für deren Gebrauch erbracht hat, so dass sie keine Beachtung finden (E. 2.4). Die Widerspruchsmarke RED BULL sowie die darauf aufbauenden Serienmarken "Black Bull", "White Bull" und "Blue Bull" stimmen in der Bauweise überein. Das prägende Element BULL wird durch eine Farbzugabe individualisiert. Die angefochtene Marke DANCING BULL verwendet keine Farbangabe und folgt der Bauweise der Bull-Serie darum nicht. Die Sinngehalte "roter Stier" und "tanzender Stier" wirken allerdings beide erkennbar fantasievoll. Sie führen gedanklich in eine ähnliche und zumindest im Warenzusammenhang verwandte Richtung einer etwas "comichaften", übermütigen Beziehung zu den gekennzeichneten Alkoholika. Die Botschaft hinter den Marken wird dadurch sinnverwandt: Das Konsumieren der Waren soll Spass machen und eine fröhliche Lebenshaltung unterstreichen. Zwischen Marken, die diese Botschaft mit einer Farbbezeichnung übermitteln und Marken, die dies über andere Attribute wie "dancing" tun, besteht kein grosser gedanklicher Schritt. Der angesprochene Personenkreis konsumiert die Markenartikel aus den gleichen Gründen, weshalb der fehlende Farbaspekt in DANCING BULL als Abweichung nicht deutlich genug ins Gewicht fällt.

Zwischen RED BULL und DANCING BULL ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr daher zu bejahen.

La marque opposante «SANOFI-AVENTIS» est composée de deux éléments fantaisistes. Elle dispose ainsi d'un champ de protection normal. La marque attaquée reprend quasiment un élément de la marque opposante en changeant juste une lettre sur sept. L'élément «Pharma» est une indication descriptive qui ne dispose pas de force distinctive. Cet élément n'est pas apte à conférer au signe attaqué une impression suffisamment différente pour qu'il se distingue de la marque opposante. La jurisprudence admet aussi un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu’il parvienne à distinguer l’une de l’autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude, en particulier à les assimiler à des marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d’entreprises liées en-tre elles d’un point de vue économique («risque de confusion indirect» voir Directives, Partie 5, ch 7.4.2). En prenant en compte l'identité, respectivement la forte similarité des produits, il existe un risque de confusion et l'opposition est donc bien fondée.