The Respondent is Ariel Hauser, Wangen an der Aare, Switzerland.

The Swiss Supreme Court considered that in the case of a conflict between a trademark and a domain name, the content of the website linked to the domain name would be determining, but that the sole registration of a domain name can be sufficient to establish the violation of a trademark right if the trademark is well-known (4C.31/2004 = sic! 2005, 200 - <riesen.ch>).

The second question which arises is therefore whether “ARIEL” is well-known and protected under Article 15 of the Swiss Trademark Act. (...) Under the circumstances, the Expert considers that “ARIEL” is obviously a strong trademark, known by a large part of the Swiss public, and that it therefore benefits from a high scope of protection in Switzerland.

The third question to examine is whether the well-established rights of the Claimants in their trademark “ARIEL” prevail over the Respondent’s first name “Ariel” which is protected, to a certain extent, by Article 29 of the Swiss Civil Code (Andreas BUCHER, Personnes Physiques et protection de la personnalité, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1999, No. 833). A balance between the parties’ interests has thus to be established.

The Swiss Supreme Court found that the interest of a company in being easily found on the Internet by its customers under its well-known mark is greater than the interest of an individual to use his last name as part of an Internet address (4C.376/2004 of January 21, 2005, SIC ! 2005, pages 390ff – <maggi.com>).

In this regard, the Expert considers that the interest of a multinational group such as Procter & Gamble, which owns and has been extensively using in Switzerland the “ARIEL” trademark for decades, is higher than the interest of the Respondent who has registered his first name as a domain name, but who has not used the said domain name for a website in five years and who has not taken position in the present proceedings.

La marque opposante est composée de l’élément verbal « ARCALION » qui n’a pas de sens descriptif ou générique en relation avec les produits revendiqués. Le signe opposant dispose ainsi d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. Vu la similitude des signes (voir para. C) et l’identité des produits (voir para. B), le risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée doit être admis, même s’il s’agit de produits pour lesquels le destinataire a un degré d’attention plus élevé (Directi-ves, Partie 5, ch. 7.4). L’opposition est donc fondée.

Übereinstimmende Kombination von fünfzackigem Stern mit siegelförmig angeordneten umkreisten Schriftelementen führt bei Schuhen (wo die Marke meistens klein angebracht wird und der Sinn der Wortelemente schlecht erfasst wird) zur Verwechselbarkeit.

Den Zeichen kann keine lexikografische Bedeutung beigemessen werden (vgl. einschlägige Lexika). Die Abnehmer werden die beiden Zeichen somit als Fantasiezeichen wahrnehmen, womit auch keine offensichtlichen Unterschiede im Sinngehalt auszumachen sind. Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.

Die angefochtene Marke "Arpolith" übernimmt fünf der sieben Buchstaben der älteren Marke. Die vorhandenen Unterschiede an zweiter und dritter Stelle sind nicht derart, dass sie das Gesamtbild der angefochtenen Marke wesentlich prägen und ihr eine eigene Individualität zu verleihen vermögen. Wie dargetan knüpfen die Marken nicht an gängige Begriffe an, was ein Auseinanderhalten der Zeichen ebenfalls erschwert.

In der Bezeichnung „ARTHRODONT“ ist kein konkreter Sinngehalt erkennbar, weshalb der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine beschreibende Funktion zukommt (...). Daraus resultiert eine normale Kennzeichnungskraft sowie ein durchschnittlicher Schutzumfang der Marke. In Würdigung, dass die Marken phonetisch äusserst ähnlich sind, ist die Verwechslungs-gefahr für die als gleichartig beurteilten Waren ohne weiteres zu bejahen.

Markenähnlichkeit ist schon zu bejahen, wenn eines der drei Elemente Wortklang/Erscheinungsbild/Sinngehalt eine Verwechslungsgefahr ergibt. Klangliche Verwechslungsgefahr bereits dann anzunehmen, wenn diese nur in einer Landessprache besteht.

Massnahmeentscheid!

Die blosse Registrierung eines Domainnamens gilt nicht als ein das Markenrecht verletzender Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 MSchG.

Sofern die Deaktivierung eines Domainnamens bewirkt, dass die unter dieser Adresse abrufbare Datenbank für die bisherige Kundschaft nicht mehr erreichbar ist und eine Neuregistrierung des Domainnamens verhindert wird, liegt eine empfindliche Behinderung des Marktauftritts des betroffenen Datenbankinhabers vor; ein solches Verhalten ist unlauter im Sinne der Generalklausel.

«AURA » a un sens indéterminé en rapport avec les produits de la classe 9 et 11 de la marque opposante. La marque opposante jouit donc d’un champ de protection normal. Les signes étant très proches au niveau visuel et phonétique, la différence de sens, qui n’est au surplus recon-naissable que par les destinataires italophones, ne peut servir de correctif pouvant exclure un risque de confusion. Même pour le public italophone, la probabilité que l’acheteur soit trompé par l’effet auditif ou visuel très similaire existe. Ainsi, en prenant en compte la similarité des produits et des marques, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée.

„AURUS“ ist als Fantasiebegriff im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 normal kennzeichnungskräftig. Die Zeichen sind im in der Regel besonders prägenden Wortanfang (vgl. BGE 127 III 160 – Securitas / Securicall) identisch. Die unterschiedliche Endung kann leicht überhört werden. Beide Marken werden für (quasi) identische Waren beansprucht, so dass sich die Zeichen stark von einander unterscheiden müssen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Es besteht auf Grund der festgestellten bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden.

Die Gesuchsgegnerin registrierte im März 2004 die abgebildete Marke "Auto-Avio Costruzioni (fig.)". Im April 2008 kündete sie an, ein Auto auf der Basis des Ferraris F430 Berlinetta herzustellen, ebenfalls links abgebildet.

Historisch gesehen war Auto-Avio Costruzioni die Firma der ersten Gesellschaft, mit der Enzo Ferrari 1938 Autos herstellte; erst 4 Jahre später verwendete er seinen eigenen Namen.

Ferrari verlangte ein vorsorgliches Verbot der Benutzung und Veräusserung der Marke Auto-Avio Costruzioni und der Bewerbung des abgebildeten Autos, gestützt auf Markenrecht, UWG und Design. Das Urteil ist zu komplex, um es hier vollständig zusammenzufassen. Das Verbot wurde erteilt. Die wichtigsten Erwägungen:

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG liegt nicht nur vor, wenn die Unterscheidungsfunktion eines Zeichens durch andere identische oder ähnliche Zeichen gefährdet ist, sondern auch, wenn durch die Schaffung einer solchen Gefahr eine ungerechtfertigte Ausbeutung des Rufs resultiert.

Die Generalklausel von Art. 2 UWG findet insbesondere Anwendung, wenn ein Nachahmer auf ein unrechtmässiges oder raffiniertes Verhalten zurückgegriffen hat, um seine Ziele zu erreichen, wenn er versucht, auf systematische und raffinierte Weise Nutzen zu ziehen aus dem guten Ruf eines Mitbewerbers, wenn er dieses Renommee systematisch und parasitär ausnützt oder wenn er die Form einer Ware ohne Kennzeichnungskraft nachahmt, obschon er ihr ohne Modifikation der technischen Konstruktionsweise eine andere Form hätte geben können und ohne dass dies der Bestimmung des Produkts schaden würde.

Die Apposition einer Marke reicht nicht aus, um beim Publikum das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszuschliessen, wenn die vom Mitbewerber übernommenen Elemente (im vorliegenden Fall das Design eines Fahrzeugs, die Bezeichnung des Fahrzeugs und die Übernahme einer Grafik, welche ein sich aufbäumendes Pferd zeigt) stark mit Letzterem verbunden sind.

Die Hinzufügung eines verbalen oder grafischen Elements zu einer älteren Marke reicht nur aus, um eine Verwechslungsgefahr zu beseitigen, wenn die ältere Marke ein schwaches Zeichen ist.

Es liegt Dringlichkeit vor und die Anordnung vorsorglicher Massnahmen erscheint gerechtfertigt, wenn die Dauer, die es erfordert, um zu einem ordentlichen Hauptsacheurteil zu kommen, nicht erlauben würde, den erlittenen Schaden wieder gutzumachen. Wenn es einen potenziellen Erwerber der angegriffenen Marke gibt, ist anzunehmen, dass die vorsorglichen Massnahmen, welche darauf abzielen, eine solche Übertragung zu verbieten, gerechtfertigt sind.

Der Zwang, Sicherheiten zu leisten, ist gerechtfertigt, wenn die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen dem Appellat verbietet, die strittige Marke zu verkaufen. Für eine Marke, die auf dem Markt noch nicht gebraucht wurde, scheint die Anordnung eines Betrags von CHF 80'000 als Sicherheit gerechtfertigt.

Dem in den Widerspruchsmarken enthaltenen Begriff "AVENIR" (franz., "Zukunft") kann in Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren und Dienstleis-tungen der Klassen 16 und 42 kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihm eignet somit ein normaler Schutzumfang.

Hinsichtlich der (sinngemäss) geltend gemachten Verwässerung ist weiter darauf hinzuweisen, dass nicht lediglich auf Grund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke ge-schlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle einge-tragenen Marken in Gebrauch kommen (...). In casu spricht bereits die geringe Zahl der von der Widerspruchsgegnerin ins Recht gelegten Drittzeichen (20) gegen eine Verwässerung der Widerspruchsmarken respektive des hier interessierenden Zeichens "AVENIR". Zudem ist auch die Gebrauchslage der zitierten Drittzeichen ungewiss.

Die Widerspruchsmarke enthält das Wortelement "5th Avenue", dessen Gemeingutcharakter im Hinblick auf die vorliegend beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 mehrmals bestätigt worden ist (...). Das Bundesgericht hat bereits im Jahre 1950 hierzu festgestellt, dass die Bezeichnung als solche nicht geeignet ist, Luxusgüter zu individualisieren (BGE 76 I 241 5th Avenue). Die Rekurskommission hat darauf aufbauend in einem Widerspruchsverfahren entschieden, dass im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 18 und 25 "Luxus und Lifestyle" zu den begehrten Eigenschaften gehören, die insbesondere in der Werbung intensiv hervorgehoben würden. Für diese Waren stelle die Bezeichnung "5th Avenue" einen Hinweis auf hohe Qualität und damit eine werbemässige Aussage dar. Solche Qualitätshinweise sind nach ständiger Praxis dem Gemeingut zuzurechnen (...). Das Bundesverwaltungsgericht kann seit diesen Entscheiden keine Veränderungen bezüglich der Reputation erkennen, die mit dieser Strasse verbunden wird. Für Waren, welche in luxuriösen Ausführungen denkbar sind, wie etwa diejenigen der hier betroffenen Klassen 18 und 25, ist daher von einem anpreisenden Charakter des Elements "5th Avenue" und daher einem schwachen Markenbestandteil auszugehen. Ob darüber hinaus von einem beschreibenden Charakter des Wortbestandteils ausgegangen werden muss, welcher den Verkaufsort der beanspruchten Waren bezeichnet, kann daher offen bleiben. Demnach genügen grundsätzlich schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

Die Beschwerdeführerin macht erstmals vor Bundesverwaltungsgericht die Bekanntheit der Widerspruchsmarke geltend (...) [Der Nachweis gelingt in der Folge für Schuhe, nicht aber für die anderen benspruchten Waren.]:

Bezüglich den in der Schweiz unter dieser Marke verkauften Schuhe, geht aus der eidesstattlichen Versicherung des schweizerischen Geschäftsführers der Beschwerdeführerin vom 15. Januar 2007 und einer Erklärung vom 22. April 2010 hervor, dass in den Jahren 2002-2003 sowie 2007-2008 rund 8 Mio CHF, in den Jahren 2004 bis 2006 rund 5,5 Mio CHF sowie 2009 rund 10,5 Mio CHF Umsatz erzielt wurde (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Dabei wurden durchschnittlich rund 134'000 Anzahl Schuhpaare verkauft (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Die Benutzung der Marke erfolgte jeweils dadurch, dass die Marke in der hinterlegten Form sowohl auf den jeweiligen Schuhen selbst als auch auf deren Verpackung angebracht war (Beschwerdebeilage 9). Damit ist auch ein langjähriger und intensiver Gebrauch der hinterlegten Marke im Zusammenhang mit "Schuhwaren" belegt.

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass in Bezug auf die Ware "Schuhwaren" der Klasse 25 aufgrund der Warenidentität, der Zeichenähnlichkeit sowie des erhöhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen und eine Verwechslungsgefahr daher aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten zu bejahen ist. Hingegen ist in Bezug auf die Waren "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" der Klasse 18 sowie "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" der Klasse 25 die Verwechslungsgefahr im Einklang mit der Vorinstanz zu verneinen.

En revanche, en rapport avec les autres produits revendiqués en classe 14, à savoir Métaux précieux et leurs alliages compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, le terme «AVIATOR» a une signification indéterminée et dispose par conséquent d’un champ de protection normal. Sa reprise dans un autre signe est ainsi de nature à fonder un risque de confusion. La marque attaquée reprend cet élément qui domine les deux marques. En effet, du fait que le mot «AVIATOR» occupe une place bien visible et importante dans chacun des deux signes, cet élément sera facilement perçu et sera de nature à rester en mémoire. Dans ces cir-constances, les différences graphiques (écriture sans graphisme spécial pour la marque oppo-sante // « A » stylisé au dessus de l’élément verbal) sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion. De plus, le « A » stylisé dans la marque attaquée n’est pas apte à occulter la pré-sence du mot «AVIATOR», mais fait lui-même allusion, avec l’adjonction des ailes stylisées, à l’aviation.

Les signes litigieux présentent une forte ressemblance tant au niveau visuel que phonétique et laissent de ce fait une impression d’ensemble très proche. L’Institut a donc conclu à la similitude des signes (voir para. C). En prenant en compte, que les produits sont identiques (voir para. B), cette similitude des signes suffira pour que le consommateur soit amené à les confondre.

La marque opposante «SANOFI-AVENTIS» est composée de deux éléments fantaisistes. Elle dispose ainsi d'un champ de protection normal. La marque attaquée reprend quasiment un élément de la marque opposante en changeant juste une lettre sur sept. L'élément «Pharma» est une indication descriptive qui ne dispose pas de force distinctive. Cet élément n'est pas apte à conférer au signe attaqué une impression suffisamment différente pour qu'il se distingue de la marque opposante. La jurisprudence admet aussi un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu’il parvienne à distinguer l’une de l’autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude, en particulier à les assimiler à des marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d’entreprises liées en-tre elles d’un point de vue économique («risque de confusion indirect» voir Directives, Partie 5, ch 7.4.2). En prenant en compte l'identité, respectivement la forte similarité des produits, il existe un risque de confusion et l'opposition est donc bien fondée.

"Euro" ist ein Hinweis auf Europa, europäisch oder die Währungseinheit der Europäischen Währungsunion, "2008" ist eine Jahreszahl. In Kombination ist auch der Hinweis auf den Fussball-Event erkennbar. Sowohl im einen wie im anderen Fall, kommt der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den betroffenen Waren den Kl. 14, 21, 24, 25 und 28 keine beschreibende Bedeutung zu. Sie ist somit durchschnittlich kennzeichnungskräftig

Angesichts der in casu festgestellten Warengleichheit resp. Warengleichartigkeit weisen die Vergleichszeichen keinen genügenden Abstand auf, um eine Verwechslungsgefahr ausschliessen zu können. Obwohl die Zeichen schriftbildlich als verschieden zu gelten haben, sind ihre klanglichen Gemeinsamkeiten sowie deren möglicher Sinngehalt derart stark, dass eine Verwechslungsgefahr in casu zu bejahen ist.

En revanche, le champ de protection de la marque opposante comprend la façon dont ce « B » est représenté. Or, dans la marque attaquée, le « B » est représenté de façon très similaire. Si les polices d’écriture ne sont certes pas identiques (dans la marque attaquée par exemple, l’extrémité inférieure de la hampe se prolonge dans une forme arrondie, tout comme l’extrémité supérieure de la panse), elles sont toutefois très proches. Toutes deux d’inspiration manuscrite, rondes et inclinées vers la droite, elles dégagent une impression d’ensemble très similaire.

Quant aux différences entre les signes, elles résultent de l’ajout dans la marque attaquée de « Jacky Belliard », qui introduit une certaine différenciation mais qui n’est toutefois pas apte à reléguer la lettre B en arrière-plan. Au contraire celle-ci reste isolée, indépendante. Au vu des fortes similarités constatées, il faut toutefois considérer que ces différences sont insuffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion, d’autant plus que les produits dont il est question en l’espèce sont achetés ou pris en compte avec un degré d’attention qui n’est pas particulièrement élevé (cf. not. TAF, 21.12.2011, B-4260/2010 – Bally / BALU (fig.)).

Il faut donc admettre qu’il subsiste au moins un risque de confusion indirect, dans la mesure où le public, même à considérer qu’il parvienne à distinguer les marques l’une de l’autre en raison des éléments supplémentaires de la marque attaquée (« Jacky Belliard »), est amené à faire de fausses associations en raison de leur grande similitude (Directives, Partie 5, ch. 7.4.2.).

Trotz abweichendem Sinngehalt Verwechselbarkeit bejaht, die grafische Gestaltung des A in der jüngeren Marke mit einem Stern ist nicht prägend für den Gesamteindruck.

Im Hinblick auf eine gesamthafte Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass aufgrund der Warenidentität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit im Hinblick auf Schuhe der Klasse 25 sowie auch aufgrund des erhöhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand stark erhöhen. Es kann nicht angenommen werden, dass diese Anforderungen bei den klanglich ohnehin sehr nah beieinander liegenden Zeichen "BAL-LY" und "BA-LÜ" und unter Berücksichtigung der lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer eingehalten sind, weshalb die Zeichen für diese Waren verwechselbar sind.

Es ist zu prüfen, ob dasselbe Ergebnis auch bei der Prüfung der Verwechselbarkeit der Zeichen bei Kleidern der Klasse 25 sowie den Waren der Klassen 18, 14 und 3 angenommen werden kann, für die kein erweiterter Schutzumfang der Marke BALLY festgestellt bzw. diese Frage nicht abschliessend beantwortet wurde (vgl. E. 9.2). Im Entscheid Red Bull (fig.); Red / Red Devil der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 2007, 531 ff.) wurde die Verwechslungsgefahr bei Warengleichartigkeit, aber nur grenzwertiger Zeichenähnlichkeit lediglich für Waren angenommen, für die die Marke "Red Bull" berühmt ist. In dem zitierten Entscheid waren jedoch die Unterschiede in der visuellen Wahrnehmung unter anderem aufgrund des prägnanten Bildzeichens der Marke "Red Bul" wesentlich bedeutender als dies vorliegend der Fall ist. Es kann beim Vergleich der eher nahe beieinander liegenden Zeichen BALLY / BALU (fig.) daher weder in visueller noch in klanglicher Sicht von einer ähnlich grenzwertigen Zeichenähnlichkeit gesprochen werden. Aus diesem Grunde sind die aufgrund der vorliegenden Warenidentität erhöhten Anforderungen an den Zeichenabstand als nicht erfüllt anzusehen, weshalb die Vergleichszeichen auch für diese Waren als verwechselbar zu betrachten sind.

Schliesslich ist auf die Bemerkung des Beschwerdeführers einzugehen, gemäss der eine Recherche in den Internetsuchmaschinen "Google" und "yahoo" eindeutig eine klare Zuordnung von "BALLY" zum Unternehmen Bally Schuhfabriken AG sowie von "BALÙ" zum Modegeschäft des Beschwerdeführers in W._______ ergebe. Abgesehen davon, dass diese Feststellung für die Eingabe des Suchbegriffs "BALÙ" lediglich bei einer Einschränkung der Suche auf schweizerische Seiten sowie auf die italienische Sprache gemacht werden kann, ist eine mutmassliche Zuordnung aufgrund von Resultaten in Internetsuchmaschinen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht massgebend.

Gemäss Lehre und Rechtsprechung sind Akronyme grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin ist somit bei Akro-nymmarken nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzumfang auszugehen (RKGE in sic! 2001, 651 f. – MPC by Tenson [fig.] / MDC). Dies gilt indessen nur so lange, als dass das konkrete Zeichen im relevanten Produktbereich nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist (...). Die in den Abkürzungsnachschlagewerken genannten Bedeutungen von "BB" stellen im hier relevanten Warenbereich keine Sachbezeichnungen dar.

Die Widerspruchsgegnerin argumentiert sinngemäss, dass die Widerspruchsmarke wegen des häufigen Gebrauchs ähnlich lautender Marken verwässert sei. Diesbezüglich verweist sie in ihrer Stellungnahme auf 24 beziehungsweise in ihrer Duplik auf 27 Voreintragungen mit zwei aufeinander folgenden Buchstaben. (...) Indes reichen Eintra-gungen von vergleichbaren Voreintragungen für sich alleine noch nicht aus, um eine Verwässerung zu begründen, weil grundsätzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte Marken der Abnehmerschaft bekannt werden. Eine Verwässerung kann somit nur durch den tatsächlichen Gebrauch zahlreicher Marken auf dem Markt erfolgen.

Aufgrund der vorhandenen grossen Übereinstimmungen der Vergleichsmarken, insbeson-dere da gemäss ständiger Praxis bei der Beurteilung von sich gegenüberstehenden Marken auf das verschwommene Erscheinungsbild abzustellen ist, besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird und somit die Gefahr von Fehlzurechnungen.