Die strittigen Waren richten sich an ein Fachpublikum, in casu Ärzte, Medizinaltechniker und entsprechend geschulte Einkäufer von Spitälern. Die Widerspruchsmarke „MIRATOM“, wie auch ihre Bestandteil „Mira“ und „tom“, sind in Bezug auf die strittigen Waren normal kennzeichnungskräftig. Die angefochtene Marke übernimmt einen Teil der Widerspruchsmarke, „Mira“, integral und ergänzt ihn mit einem beschreibende Zusatz, „cor“ und der ebenfalls beschreibenden Angabe „medical systems“. Zur Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem beliebig weiteren Element) er-gänzt werden (...). Das Element „COR“ kann vom Abnehmer als Hinweis auf den Verwendungszweck der beanspruchten Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux aufgefasst werden. Auch wenn vorliegend von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann, besteht aus den dargelegten Gründen die Gefahr von Fehlzurechnungen.

Da das Element "N 24" insbesondere aufgrund der Mehrdeutigkeit des Buchstabens "N" interpretationsbedürftig bleibt, kommt der Widerspruchsmarke "N 24" im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 zumindest kein klarer und somit kein beschreibender Sinngehalt zu. Im RKGE-Entscheid – N 24 / M24 (in sic! 2004, 227) hat die Rekurskommission "N 24" als Assoziation eines (banalen) Einzelbuchstabens mit einer (banalen) Ziffer als relativ kennzeichnungsschwach eingestuft; die RKGE hat weiter festgehalten, dass die Verwechslungsgefahr durch vorgenannte Tatsache jedoch nicht gemindert würde, da die Zeichen gleich gestaltet und nach demselben Konzept gebildet seien. Da es sich beim angefochtenen Zeichen um die quasi-integrale Übernahme der Widerspruchsmarke handelt, sind vorgenannte Ausführungen umso mehr anwendbar. Die jüngere Marke unterscheidet sich einzig im zu vernachlässigbaren Abstand zwischen dem Buchstaben "N" und der Ziffer "24", der farblichen Ausgestaltung des Elementes "N24" sowie im äusserst kennzeichnungsschwachen Zeichenbestandteil "NUESTRA TELE NOTICIAS". Der vorhandene Unterschied ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchte. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Indivi-dualität zu verleihen, mithin vom übereinstimmenden Element abzulenken.

Die Gleichartigkeit zwischen der von der Gesuchstellerin beanspruchten Marke und den unter dem streitgegenständlichen Domainnamen angebotenen Produkten und Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist nach Ansicht des Experten hier auch gegeben. Die IR Marke SAP Nr. 557756 ist unter Klasse 9 unter anderem für “dataprocessing programs“ registriert. Darunter können nach Ansicht des Experten auch die Dienstleistungen der Gesuchgegnerin als Jobvermittlerin inbegriffen werden.

Das Namensrecht (Art. 27 ff. Zivilgesetzbuch) bietet nicht nur den gesetzlichen Namen, sondern auch Geschäftsbezeichnungen, Kurznamen, etc. Schutz. Für den Schutz des Namens ist erforderlich, dass beim Namensberechtigten wegen der Anmassung seines Namens eine Beeinträchtigung schützenswerter Interessen eintritt.

Im vorliegenden Fall hat die Gesuchstellerin glaubhaft dargestellt, dass sie den Namen in der Schweiz seit 1984 benützt. Ein Verwechslungsgefahr zwischen dem Domainnamen <sapjobs.ch> und dem Namen SAP ist im obenerwähnten Sinne gegeben. Damit ist eine Verletzung der Namensrechte der Gesuchstellerin zu bejahen.

Die Gesuchsgegnerin kritisiert aber die Tatsache, dass die Gesuchstellerin sie erst am 5. März 2010, und nicht zu einem früheren Zeitpunkt, kontaktiert und aufgefordert hat, den streitgegenständlichen Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu übertragen. Damit sei deutlich geworden, dass die Gesuchsgegnerin während etwas mehr als 8 Jahren weder kontaktiert noch abgemahnt worden sei.

Gemäss der bundesgerichtlichen Praxis ist eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Artikel 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist (BGE 114 II 111 E.4). Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens während längerer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. (...) Selbst gegenüber demjenigen, der sich ein verwechselbares Zeichen bewusst anmasst, kann der Berechtigte ausnahmsweise seine Ansprüche verwirken, und zwar insbesondere dann, wenn langes Zuwarten mit der Rechtsverfolgung beim anfänglich bösgläubigen Verletzer zur berechtigten Überzeugung führt, die Verletzung werde geduldet (BGE 109 II 343 E. 2c). Um dem Berechtigten entgegenhalten zu können, er habe den Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens oder Namens widerspruchslos geduldet, ist grundsätzlich notwendig, dass er um die Verletzung seiner Rechte weiss (Jann Six, Der privatrechtliche Namensschutz von und vor Domänennamen im Internet, S. 127; BGE 4C.371/2005).

Das von der Gesuchsgegnerin vorgebrachte Argument, dass die Gesuchstellerin keinen Widerspruch gegen die Eintragung des Domain-Namens erhoben hat, kann nicht als implizite Anerkennung der Eintragung interpretiert werden. Man erwartet nämlich nicht von den Konkurrenten, dass sie alle registrierten Domain-Namen überprüfen, da kein öffentliches Register für Domain-Namen vorhanden ist – im Gegenteil zu den bestehenden Markenregistern.

Gemäss Gesuchstellerin hat sie im vorliegenden Fall unmittelbar nachdem sie von der streitgegenständlichen Domain Kenntnis erlangt hat, die Gesuchsgegnerin angeschrieben, sie auf die Verletzung ihrer Rechte aufmerksam gemacht und die Übertragung der streitgegenständlichen Domain verlangt. Dies wurde von der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft angefochten.

Was den klanglichen Vergleich anbelangt, so gilt es festzuhalten, dass die Zeichen in Silbenzahl und Vokalfolge vollständig übereinstimmen: Beide sind aus drei Silben gebildet und verfügen über die Vokalfolge "e-o-o".

Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (...). Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 379 – BOSS). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben

Die Beklagte registrierte die Marke HARRY POPPER und vertrieb unter ihr in der abgebildeten Aufmachung Kondome. Die Inhaberin der Marke HARRY POTTER verlangte gestützt auf Art. 15 MSchG (berühmte Marke) und Lauterkeitsrecht die Löschung der beklagtischen Marke und ein Verbot des Vertriebs der Kondome unter dieser Bezeichnung. Das Kantonsgericht Schwyz heisst die Klage nach zweijähriger Verfahrensdauer vollständig gut.

Das Gericht betrachtete es als erwiesen, dass HARRY POTTER in der Schweiz eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG ist. Eine berühmte Marke muss über eine überragende Verkehrsgeltung, allgemeine Wertschätzung und relative Alleinstellung auf dem schweizerischen Markt verfügen. Die Klägerin reichte demoskopische Umfragen aus Nachbarländern ein, die belegten, dass 95% der dortigen Verbraucher HARRY POTTER kennen und 75% das Zeichen sympathisch finden. Obwohl keine Umfrage für die Schweiz eingereicht wurde, durfte aufgrund der Bekanntheit der "Harry Potter" Bücher und Filme auch in der Schweiz davon ausgegangen werden, dass die Marke auch in der Schweiz ausserordentlich bekannt ist. Dass HARRY POTTER in erster Linie als Buch- und Filmtitel bekannt ist, schliesst nicht aus, dass das Zeichen Herkunftsfunktion auch für andere Waren hat, da die Praxis des Merchandising weit verbreitet und dem Publikum bekannt ist.

Die Verwendung des Zeichens HARRY POPPER für Kondome gefährdet die Unterscheidungskraft der Marke HARRY POTTER, da durch die Verwendung eines ähnlichen Zeichens eine gedankliche Assoziation geschaffen und das Zeichen HARRY POTTER dadurch verwässert wird.

Weiter prüft das Gericht, ob eine Rufausnützung im Sinne von Art. 15 MSchG vorliegt. Dazu genügt es nicht, dass die berühmte Marke als Blickfang eingesetzt wird ("Aufmerksamkeitseffekt"), vielmehr müssen sich die mit der berühmten Marke verbundenen Gütevorstellungen und Werbebotschaften auf die unter dem jüngeren Zeichen angebotenen Waren übertragen lassen ("Imagetransfer"). Die mit der Marke HARRY POTTER verbundenen abstrakten Rufinhalte wie "Zauberei, Heldentum, Jugendlichkeit, Phantasie" lassen sich auch auf Kondome übertragen. Dass die Beklagte dies versucht, zeigt sie durch die Abbildung eines Jungen mit der für den Charakter Harry Potter typischen Rundbrille gleich selbst. Es liegt folglich eine Rufausnützung vor; ob auch eine Rufbeeinträchtigung vorliegt, braucht nicht mehr geprüft zu werden. 

Die Widerspruchsgegnerin macht weiter geltend, dass auch hinsichtlich der Klassen 38 und 41 nicht der Eindruck entstehen könne, dass die Dienstleistungen aus dem gleichen Unternehmen oder unter dessen Kontrolle hergestellt würden, da die Widersprechende eine USamerikanische Fernsehgesellschaft sei, welche vorwiegend Pay-TV-Dienstleistungen anbiete und welche in der Schweiz gar nicht tätig sei. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass für die Beurteilung der Gleichartigkeit einzig das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen massgebend ist und nicht mit welchen Waren bzw. Dienstleistungen die Parteien allenfalls effektiv auf dem Markt auftreten. Massgebend für die Prüfung der Gleichartigkeit ist somit einzig der Registereintrag und die entsprechende Interpretation der Dienstleistungsliste gestützt auf die Nizza-Klassifikation (RKGE in sic! 2002, 172 – 555 [fig.] / S55).

Wie bereits dargetan, hat die Widerspruchsmarke „HOME BOX OFFICE“ die Bedeutung von „Heim Kiste Büro“. Der Ausdruck „BOX OFFICE“ hat zudem die Bedeutung von „Abendkasse, Theaterkasse“ (vgl. C, Ziff. 7). In Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden, für diese Dienstleistungen ist auch der Begriff „Abendkasse, Theaterkasse“ höchstens anspielend und keineswegs direkt beschreibend. Folglich eignet ihr vorliegend (mindestens) durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

In casu genügt bereits die identische Übernahme der beiden Zeichenbestandteile „BOX OFFICE“, um eine Verwechslungsgefahr zu bewirken (vgl. oben C, Ziff. 2). Bei der angefochtenen Marke entsteht durch die Weglassung des ersten Begriffes „HOME“ keineswegs ein zur Widerspruchsmarke unterschiedlicher Gesamteindruck, zumal die beanspruchten Dienstleistungen identisch bzw. stark gleichartig sind.

Wie bereits vorgängig dargetan, kommt dem übereinstimmenden Zeichenelement "FRUIT" die Bedeutung von Frucht, Obst zu (vgl. III. C. 5. hiervor). Es mag zwar teilweise zutreffen, dass – wie die Widerspruchsgegnerin vorbringt – Früchte als Design in Wort und Bild auf Bekleidungsstücken auftauchen (vgl. S. 2, letzter Absatz der Stellungnahme vom 18. Mai 2009). Dieser Umstand spricht jedoch – entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin – für sich alleine noch nicht für die Gemeinfreiheit des Wortbestandteils "FRUIT".

Die Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Bestandteils einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich bei dem übernommenen Element um ein schwaches Element handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu. Zum einen ist der übernommene Bestandteil "FRUIT" normal kennzeichnungskräftig. Zum anderen vermag das Adjektiv "SMOOTH", welches aus grammatikalischer Sicht das nachfolgende Substantiv "FRUIT" näher umschreibt, den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern.

Adria Mobil (Gesuchstellerin 2) ist laut eigener Darstellung eine der führenden europäischen Reisemobil- und Wohnwagenhersteller. Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin diverser Wort/Bildmarken, die u.a. den Begriff “ADRIA” enthalten, in den Klassen 6, 12 (Wohnwagen) und 43. Die erste Eintragung datiert vom 22. November 2005, und die IR-Marken wurden u.a. auch auf das Gebiet der Schweiz ausgedehnt.

Der strittige Domainname wurde von der Gesuchsgegnerin am 14. Dezember 1998 registriert. Die entsprechende Website zeigt das Foto eines Adria-Wohnwagens und das Adria-Logo. Ein Link führt vom Adria-Logo zur Homepage der Gesuchsgegnerin, die Wohnwagen zweier anderer Hersteller sowie Occasionen diverser Hersteller verkauft, u.a. auch Adria-Occasionen. Ferner vermietet die Gesuchsgegnerin u.a. Adria-Reisemobile. Auf der Startseite findet sich noch ein Hinweis, dass die Gesuchsgegnerin jene zwei (anderen) Hersteller vertritt, deren neue Wohnwagen und Reisemobile sie verkauft.

Im vorliegenden Fall fällt vorerst auf, dass der Hinterlegungszeitpunkt der Marke (2005) mehrere Jahre nach dem Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domainnamens (1998) datiert. Es fragt sich also, ob die Gesuchsgegnerin ein Weiterbenutzungsrecht des strittigen Domainnamens (als Kennzeichen) gemäss Art. 14 MSchG geltend machen kann, weil das Kennzeichen schon lange vor der Eintragung der Marke benutzt wurde. Andererseits finden sich auf der Website der Gesuchstellerin 1 auch Hinweise darauf, dass die Gesuchstellerin 2 ihre Marke ADRIA lange vor Gründung der Schweizer Tochter im Jahre 2004 in der Schweiz benutzte. Es wird erwähnt, dass vor 2004 “eine lange Tradition von Adria-Vertretungen in der Schweiz” bestand.

Die Frage, wem das bessere Recht zusteht, wenn der Inhaber der hinterlegten Marke sein Kennzeichen ebenfalls schon vor der Hinterlegung in Gebrauch genommen hat, beurteilt sich nach Lauterkeitsrecht (BSK MSchG-David, Art. 14 N 2). Auch der Inhaber einer Marke (bzw. eines Domainnamens) darf diese nicht unlauter verwenden (vgl. BGE 129 III 358). Gegenüber dem früher gebrauchten Zeichen muss das später gebrauchte, aber zuerst registrierte Drittzeichen in jedem Fall weichen, wenn es gezielt in identischer Form und im Wissen um eine fehlende Registrierung des früher gebrauchten Zeichens hinterlegt wurde, um damit unlautere Vorteile anzustreben (Christian Hilti, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, S. 455 ff., 471 Ziff. 4).

Im vorliegenden Fall deuten die Umstände des Falles darauf hin, dass die Gesuchsgegnerin (als Verkäuferin von Wohnwagen und Reisemobilen) die Gesuchstellerin 2 und deren Adria-Wohnwagen bereits kannte, als sie den strittigen Domainnamen 1998 registrierte, und zwar auf Grundlage von bestehenden Vertretungen und dem Vertrieb von Adria-Wohnwagen in der Schweiz vor dieser Zeit. Der strittige Domainname wurde offensichtlich registriert, um Kunden der Gesuchstellerin 2 auf die spätere Website der Gesuchsgegnerin umzuleiten.

Das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin manifestiert sich heute darin, dass das (später registrierte) Logo der Gesuchstellerin 2 auf der Website “www.adria.ch” kopiert ist und Internet-Benutzer mit einem Klick auf das Adria-Logo zur eigentlichen Website der Gesuchsgegnerin weitergeleitet werden, wo Produkte von Konkurrenten der Gesuchstellerinnen verkauft bzw. vermietet werden. Der strittige Domainname als “Einstiegsseite” zur eigentlichen Homepage der Gesuchsgegnerin erweckt den Eindruck eines offiziellen Links zu Adria Schweiz (Gesuchstellerin 1). Mit der Umleitung auf die eigene Website der Gesuchsgegnerin, die offensichtlich keine offizielle Verbindung zu den Gesuchstellerinnen aufweist, werden Kunden getäuscht, welches das Angebot der Gesuchstellerin 1 in der Schweiz suchen.

Nach Ansicht des Experten wurde also das von der Gesuchsgegnerin später als die Gesuchstellerin 2 gebrauchte (ab 1998 gegenüber vor 1998), aber früher als die Gesuchstellerin 2 registrierte (1998 als Domainname gegenüber 2005 als Marke) Kennzeichen “adria” gezielt registriert, um unlautere Vorteile anzustreben. Ein solches Verhalten erfüllt wie erwähnt den Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG (Hilti, a.a.O.). Im Übrigen haben diverse Panelists in UDRP-Verfahren für Top Level Domains eine Übertragung von Domainnamen in ähnlichen Situationen zugelassen (d.h. Kenntnis des Domaininhabers von einer Marke, die erst zu einem späteren Zeitpunkt als der Domainname registriert wurde; vgl. z.B. WIPO Verfahren Nr. D2003-0845, General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, m.w.H.).

Der Widerspruchsmarke "DURVIK" kann kein konkreter  und damit auch kein im Zusammenhang mit den für die Marke beanspruchten Waren der Klasse 5 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke kommt somit ein normaler Schutzumfang zu.

Wie vorgängig ausgeführt, stimmen die Marken mehrheitlich überein: (D-)U-RVIK bzw. O-RVIC. Lediglich der Wortanfang ist geringfügig verschieden (...). Zwar ist grundsätzlich der Wortanfang von Bedeutung. Vorliegend ist der Wortanfang nicht derart, dass er das Gesamtbild der angefochtenen Marke wesentlich prägen würde und ihr eine eigene Individualität zu verleihen vermöchte. Zudem kann er aufgrund der Wortlänge leicht überhört werden. In Anbetracht der Warenidentität ist der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand somit nicht eingehalten

Sachverhalt:

A.a PNEUS ONLINE HOLDING SARL (ci-après: POH) est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 10 avril 2001. Elle fait partie d'un groupe de sociétés PNEUS ONLINE actives dans plusieurs pays européens, dont la France et la Suisse. Son but consiste, notamment, dans la vente de pneus par internet. Depuis le 10 mai 2001, POH est titulaire du nom de domaine "www.pneus-online.com" qu'elle utilise pour vendre des pneus dans de nombreux pays européens, y compris la Suisse. Selon ses dires, ce nom de domaine était opérationnel sur internet dès juin 2001. A partir de la fin janvier 2002, POH a fait figurer une référence à son site internet "www.pneus-online.com" sur ses factures de pneus envoyées à ses clients en Suisse. Les annonces publicitaires qu'elle a insérées dans des journaux spécialisés à compter de mars 2002 portaient la même référence. D'autres annonces parues dans la presse suisse romande dès novembre 2003 se référaient au site www.pneus-online.com.

Les dépenses publicitaires de POH, qui se montaient à 16'616 euros en 2001, se sont élevées à 111'949 euros en 2005. Quant au chiffre d'affaires annuel de la société, il a passé de 8'146 euros à 2'632'568 euros durant la même période.

POH est titulaire de la marque internationale n° 836271 qui combine les termes "PNEUS-ONLINE.COM" avec un élément figuratif (...).

Le 15 juin 2001, Delticom a fait enregistrer le nom de domaine "www.pneuonline.com". Elle affirme l'avoir activé immédiatement, mais ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation. Delticom a encore enregistré ultérieurement les quatre noms de domaine suivants: "www.pneusonline.ch", le 28 mai 2002; "www.pneus-online.ch", le 22 juillet 2002; "www.pneuonline.ch", le 5 août 2002; enfin, "www.pneu-online.ch", le 7 août 2002. (...) La consultation de ces sites, qui sont actifs, amène l'internaute sur le site "www.reifendirekt.ch", soit directement, soit par un lien supplémentaire unique. L'intéressé (...) peut effectuer des transactions "en ligne" en sélectionnant l'un des nombreux produits mis en vente par cette société.

[Die erste Instanz (CJ Genf) weist den auf Markenrecht gestützten Anspruch auf Unterlassung der POH ab, da die Marke PNEUS-ONLINE.COM direkt beschreibend für den Verkauf von Reifen über das Internet sei und daher dem Gemeingut zugehöre. Jedoch wird der Unterlassungsanspruch gestützt auf UWG geschützt:]

Tous les noms de domaine appartenant à Delticom se confondent très facilement avec celui de POH. En commençant à utiliser - sciemment - des noms de domaine multiples et très similaires à celui de POH, pour ses ventes en Suisse, Delticom a donc non seulement induit le public en erreur par la création d'un danger de confusion, mais elle a mis ce danger en place de façon délibérée pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation déjà acquise par sa concurrente sur le marché helvétique. Tant qu'elle persiste à entretenir la confusion, qu'elle pourrait facilement éviter, Delticom parasite le résultat du travail de POH, ce qui constitue un comportement déloyal au sens des art. 2 et 3 let. d LCD.

[Die Bekl. hat folglich eine weitere Nutzung der Domainnamen zu unterlasen; eine Übertragung der Domainnamen auf die Kl. sei jedoch mangels Anspruchsgrundlage ausgeschlossen. Das BGer bestätigt das Urteil vollumfänglich. Die Marke sei offensichtlich dem Gemeingut zuzuordnen. Was den UWG-Anspruch betrifft, führt das BGer aus (E. 5.1 und 5.2):]

Certes, de jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public. Chacun doit, en effet, avoir la faculté de désigner ses marchandises en se servant d'expressions qui en indiquent la nature ou les propriétés, sans en être empêché par le signe d'un autre. Sinon, on accorderait à celui-ci, par le détour de la loi sur la concurrence déloyale, une protection que la législation sur les marques lui refuse expressément. Il n'en demeure pas moins que des circonstances particulières peuvent faire apparaître l'imitation comme déloyale; tel est le cas si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent (....). Ainsi, l'utilisation de désignations en tant que noms de domaine ou adresses électroniques est déloyale lorsque les plus récentes ne se distinguent pas suffisamment des premières dans l'esprit des destinataires et qu'un risque de confusion est ainsi créé (...). En l'espèce, les considérations émises par la Cour de justice, telles qu'elles ont été résumées plus haut (...), ont amené cette autorité à conclure à l'existence de l'un de ces cas exceptionnels visés par la jurisprudence et à imputer à la recourante un comportement déloyal tombant sous le coup des art. 2 et 3 let. d LCD. Semblable conclusion ne viole pas le droit fédéral.

E. 5.2.2:

C'est également en vain que la recourante conteste ensuite son absence d'intention parasitaire. En effet, l'arrêt attaqué retient, sur ce point, de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'elle a utilisé "sciemment" des noms de domaine multiples et très similaires à celui de l'intimée, pour ses ventes en Suisse, et qu'elle a créé un risque de confusion "de façon délibérée pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation déjà acquise par la demanderesse, sur le marché helvétique", persistant à entretenir la confusion alors qu'elle pourrait facilement écarter tout danger à cet égard.

Hinsichtlich des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke ist auszuführen, dass diese im Wesentlichen aus fünf Streifen besteht. In zahlreichen schweizerischen und ausländischen Entscheiden wurde bereits festgehalten, dass Streifenmarken bei Sportbekleidung, Sport- und Freizeitschuhen häufig sowie in einer grossen Vielfalt auf dem Markt anzutreffen sind und auch zu deren Dekoration verwendet werden (...). Auf Sportschuhen angebrachte Streifenmarken sind daher grundsätzlich als banal respektive wenig kennzeichnungskräftig zu bewerten (...). Dies gilt insbesondere auch für die Widerspruchsmarke, welche im Gegensatz zur Dreistreifenkennzeichnung von Adidas (...) nicht über eine hohe Bekanntheit verfügt

Zu beachten ist bei der Unterscheidung von geometrischen Formen, dass das menschliche Hirn grundlegend weniger spezifisch vorgeht als bei Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht. Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern (...). So fallen insbesondere die abstrahierte Figur sowie Anordnung und Proportionen der einzelnen Bestandteile ins Gewicht. Stimmen die Komponenten zudem im Einzelnen weitgehend überein, sind die Zeichen ausgesprochen ähnlich (...).

Die Streifen der Widerspruchsmarke sind parallel angeordnet und weisen eine deutliche Schrägrichtung auf. Zudem sind die Zwischenräume zwischen den Streifen schmaler als die Streifen selbst. Diese Charakteristika treffen auch auf die angefochtenen Marken Nrn. 557'865 und 557'864 zu. Zwar sind die Streifen der Marken Nrn. 557'865 und 557'864 weiss auf dunklem Hintergrund, während die dunklen Streifen der Widerspruchsmarke auf einem weissen Hintergrund dargestellt sind. Im undeutlichen Erinnerungsbild der Konsumenten werden die Zeichen indessen lediglich als Streifen, welche einen deutlichen Kontrast zum Hintergrund bilden, haften bleiben.

[Bezgl. einer dritten Streifenmarke der Widerspruchsgegnerin hat das BVGer den Widerspruch jedoch abgewiesen; siehe dazu Verwechslungsgefahr -> Vorliegen verneint]

Hinsichtlich des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke ist auszuführen, dass diese im Wesentlichen aus fünf Streifen besteht. In zahlreichen schweizerischen und ausländischen Entscheiden wurde bereits festgehalten, dass Streifenmarken bei Sportbekleidung, Sport- und Freizeitschuhen häufig sowie in einer grossen Vielfalt auf dem Markt anzutreffen sind und auch zu deren Dekoration verwendet werden (...). Auf Sportschuhen angebrachte Streifenmarken sind daher grundsätzlich als banal respektive wenig kennzeichnungskräftig zu bewerten (...). Dies gilt insbesondere auch für die Widerspruchsmarke, welche im Gegensatz zur Dreistreifenkennzeichnung von Adidas (...) nicht über eine hohe Bekanntheit verfügt

Zu beachten ist bei der Unterscheidung von geometrischen Formen, dass das menschliche Hirn grundlegend weniger spezifisch vorgeht als bei Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht. Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern (...). So fallen insbesondere die abstrahierte Figur sowie Anordnung und Proportionen der einzelnen Bestandteile ins Gewicht. Stimmen die Komponenten zudem im Einzelnen weitgehend überein, sind die Zeichen ausgesprochen ähnlich (...).

Die Streifen der Widerspruchsmarke sind parallel angeordnet und weisen eine deutliche Schrägrichtung auf. Zudem sind die Zwischenräume zwischen den Streifen schmaler als die Streifen selbst. Diese Charakteristika treffen auch auf die angefochtenen Marken Nrn. 557'865 und 557'864 zu. Zwar sind die Streifen der Marken Nrn. 557'865 und 557'864 weiss auf dunklem Hintergrund, während die dunklen Streifen der Widerspruchsmarke auf einem weissen Hintergrund dargestellt sind. Im undeutlichen Erinnerungsbild der Konsumenten werden die Zeichen indessen lediglich als Streifen, welche einen deutlichen Kontrast zum Hintergrund bilden, haften bleiben.

[Bezgl. einer dritten Streifenmarke der Widerspruchsgegnerin hat das BVGer den Widerspruch jedoch abgewiesen; siehe dazu Verwechslungsgefahr -> Vorliegen verneint]

Dem Wortelement "PC-Doktor" des Widerspruchszeichens kann die Bedeutung von "Personalcomputer-Arzt" beigemessen werden (vgl. einschlägige Lexika). Das Zeichen ist in Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 als Anspielung zu werten, jedoch – entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin – keinesfalls als direkt beschreibend (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2). Schliesslich ist allseits bekannt, dass Computer nicht von Ärzten gewartet und repariert werden, sondern von Technikern und Softwarespezialisten. Somit drängt sich ein übertragenes Verständnis des Begriffs auf. Demzufolge kann dem Zeichenelement "PC-Doktor" kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt somit eine normale Kennzeichnungskraft zu.

[In der Folge wird der Widerspruch gutgeheissen.]

Die Gesuchstellerin Thurgau Travel AG wurde im Jahr 2002 gegründet und bietet gemäss Angaben auf der eigenen Website unter“www.thurgautravel.ch” verschiedene Reisedienstleistungen an. Sie spezialisiert sich insbesondere auf Fluss- und Kreuzfahrten in der ganzen Welt. Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin der Wort-/Bildmarke THURGAU TRAVEL (fig.) ist, wobei der Hinterlegungszeitpunkt der Marke vor dem Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domain-Namens datiert.

Der Gesuchsgegner hat sich trotz korrekter Zustellung nicht zum Gesuch geäussert

Die Gleichartigkeit i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG der unter der Marke der Gesuchstellerin angebotenen Dienstleistungen mit solchen, die unter dem streitgegenständlichen Domain-Namen angeboten werden, scheint gegeben. Insbesondere liegen Überschneidungen im Transportwesen und in der Veranstaltung von Reisen (Klasse 39) vor. Die Website des Gesuchsgegners unter dem streitigen Domain-Namen enthält gesponserte Links, die ihrerseits auf Websites Dritter führen, die - wie die Gesuchstellerin -Fluss- und Kreuzfahrten anbieten.

Im Domain-Namen sind die Worte THURGAU und TRAVEL, die auch in der registrierten Marke der Gesuchstellerin zu finden sind, vollständig und in derselben Reihenfolge enthalten. (...) Das Hinzufügen grafischer Elemente (Wellenlinie und Sonne) sowie die Eigenheit des Schriftzuges vermögen der betroffenen Marke durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Die Grösse des Wortelements sowie die bloss untergeordneten Symbole deuten jedoch auf eine Dominanz des Schriftzuges hin. Ausserdem ist insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr das grafische Element von untergeordneter Bedeutung, weil sich das Publikum in erster Linie an den Wortelementen THURGAU und TRAVEL orientiert.

Im Zusammenhang mit den unter der Marke geschützten Dienstleistungen, handelt es sich bei der Bezeichnung THURGAU TRAVEL um einen bloss entfernt beschreibenden Hinweis. Das Wort TRAVEL (auf deutsch „reisen”) deutet darauf hin, dass es sich bei den Dienstleistungen der Gesuchstellerin um solche der Reisebranche handelt. Insoweit ist die Marke beschreibend. Der Bestandteil THURGAU rührt dagegen allein vom Standort der Unternehmung her und beschreibt weder den Ausgangspunkt, noch die Destination, und schon gar nicht den Inhalt der Dienstleistungen, die von der Klägerin angeboten werden. Könnten die Wortelemente TRAVEL und THURGAU, jeweils in Alleinstellung, wohl dem Gemeingut zugeordnet werden, so stellt die in Frage stehende Kombination der beiden Elemente kein Gemeingut mehr dar. Nach Ausich des Experten, kann dem geschützten Zeichen für die darunter angebotenen Dienstleistungen kein konkreter oder direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Aus diesem Grund ist die integrale Übernahme der Wortelemente THURGAU und TRAVEL im Domain-Namen des Gesuchsgegners geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Gesuchstellerin zu erzeugen und deren Kennzeichnungsfunktion zu schwächen.

Ein Telekommunikationsunternehmen versandte im Rahmen einer Weihnachtsaktion sogenannte Duftbäume an ihre Kunden. Die Inhaberin der nebenstehend abgebildeten Formmarke klagte daraufhin erfolgreich gegen das Telekommunikationsunternehmen, deren Werbeageagentur sowie den Lieferanten der Duftbäume auf Unterlassung und Entrichtung von Schadenersatz.

Die Marke der Klägerin ist rechtsbeständig. Sie ist bekannt, "was als notonsch gelten kann. Wohl jeder Autofahrer hat die klägerischen Produkte schon in Tankstellenshops oder am Rückspiegel anderer Autofahrer wiederholt gesehen. Aber auch wer selbst kein Auto hat, wird schon beim Mitfahren mit Bekannten oder in Taxis oder auch in Supermärkten klägerischen Produkte mehrfach gesehen haben. Dabei wird die überwiegende Mehrheit die Form der Produkte als Hinweis auf eine bestimmte gemeinsame Herkunft verstanden haben und nicht ab rein dekorative Form. Die zwar abstrakte aber nicht lapidare Baumforrn der Produkte ist im Bereich der Lufterfrischer originell und zählt nicht zum Gemeingut."

Das Markenrecht sperrt einzig "den kennzeichnungsmässigen Gebrauch" einer fremden Marke. Ein solcher Gebrauch kann bereits dann vorliegen, "wenn der Konsument die Form und die Art des Produkts als Kennzeichnung der Herkunft derselben versteht. Ob dies von den Beklagten beabsichtigt war, ist nicht entscheidend (...)."

"Eine den Grundsätzen des Schadenersatzrechts kompatible Methode der Lizenzanalogie kann bloss die Funktion einer Schadensberechnungsmethode erfüllen, indem die angemessene Lizenzgebühr als ein Anhaltspunkt für die Bemessung des entgangenen Gewinnes dient. Wird  entgangener Gewinn geltend gemacht, muss vorausgesetzt werden, dass der Schutzrechtsinhaber in der Lage sein musste, den entgangenen Gewinn zu erzielen. Dies ist dann nicht der Fall, wenn der Schutzrechtsinhaber das Immaterialgut gar nicht genutzt hat. Nur soweit der Schutzrechtsinhaber zu belegen vermag, dass ihm als Folge der Verletzungshandlung tatsächlich eine Lizenzvergabe und somit eine Lizenzgebühr wahrscheinlich entgangen ist, handelt es sich um entgangenen Gewinn. In diesem Fall ist jedoch die Höhe der Lizenz nach Massgabe der hypothetischen Vereinbarung von Lizenzgeber und LLzenznehmer ohne Rücksicht auf ihre Angemessenheit zu bestimmen."

[Eine Getränkeherstellerin verkaufte Wodka mit Guarana-Geschmack unter der Marke "viaguara" und liess die entsprechende Marke für alkoholische Getränke (Klasse 33) registrieren. Pfizer klagte als Inhaberin der in der Klasse 5 registrierten Marke VIAGRA auf Unterlassung und Nichtigerklärung der Marke.

Die Marke VIAGRA hat einen weit über den als Medikament zur Behandlung von Erektionsstörungen hinausreichenden Bekanntheitsgrad. Dies zeigen verschiedene Entscheide ausländischer Behörden und Gerichte. Auch das Bundesgericht hat festgehalten, dass ohne weiteres von einem "unbestritten hohen Bekanntheitsgrad von VIAGRA" auszugehen sei (vgl. BGE 129 V 32). 

Aufgrund des identischen Wortanfangs und -endes sowie der identischen Konsonanten und der Ausspracheähnlichkeit der beiden Phantasienamen besteht vorliegend die Gefahr, dass das Publikum unwillkürlich die Assoziation zu VIAGRA herstellt. Die Marke "viaguara" gefährdet somit im Sinne von MSchG 15 die Unterscheidungskraft der berühmten Marke VIAGRA. Zudem findet eine unzulässige Rufausbeutung durch die Beklagte statt:]

Indem [die Beklagte] die mit VIAGRA als hochwertigem, vertrauenswürdigem Produkt verbundenen Wert- und Gütevorstellungen auf die unter viaguara angebotenen Getränke überträgt, versucht sie, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen der Klägerin zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke (...) auszunutzen.

[Vorliegend birgt die Rufausbeutung auch die Gefahr der Rufbeeinträchtigung, verträgt sich doch der hochprozentige Vodka (40% "polish spirit"), nicht mit dem seriösen Ruf eines Medikaments.]

Der Einzelbuchstabe "X" als auch der englische Begriff "CONTROL" sind im Zusammenhang mit Industriekleber der Klasse 1 als unbestimmt zu qualifizieren. Dem Zeichen kommt im Gesamteindruck mithin kein direkt beschreibender Charakter zu; ihm eignet somit insgesamt ein durchschnittlicher Schutzumfang.

In casu vermag das Austauschen des "X" mit dem "N-" das Gesamtbild nicht derart zu prägen, dass vom übereinstimmenden Element "Control" abgelenkt und der angefochtenen Marke eine eigene Individualität verliehen wird. Die Vergleichszeichen weisen den gleichen konzeptuellen Aufbau auf (Einzelbuchstabe + Control) und wirken folglich wie Varianten. Der oben genannte Austausch verändert mithin den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

La marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. En prenant en compte l’identité et la similarité des services de la marque attaquée avec les services de l’opposante, de même que la similarité des signes, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion.

La marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux dès lors qu’elle n’a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause. En prenant en compte l’identité respectivement la similarité des produits, de même que la similarité des signes, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée.

En l’espèce, la marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux dès lors que le terme « lantus » n’a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause. Il convient de constater que la structure de la marque attaquée reprend en grande partie celle de la marque opposante.