Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, bei welchen es sich um Lebensmittel handelt, erscheint die von der Beschwerdeführerin behauptete Assoziation mit einem (nicht als Inhaltsstoff verstandenen) Pflanzenteil respektive mit einem mathematischen Zeichen als wenig wahrscheinlich. Vielmehr kann "Wurzel" mit einer vielfach praktizierten Formgebung des Brotes assoziiert werden.

Die Kennzeichnungskraft des ersten Bestandteils der Widerspruchsmarke ist also mit Bezug auf "Brot" reduziert. In Bezug auf die übrigen in Klasse 30 beanspruchten Waren "Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditoreiwaren", welche nicht in Wurzelform gebracht werden (können), ist die Kennzeichnungskraft des Wortelements "Wurzel" aber unversehrt anzuerkennen (...).

[Entsprechend wird in der Folge die Verwechslungsgefahr für alle Waren ausser Brot als gegeben erachtet.]

[Es] ergibt sich zusammenfassend, dass, obschon gewisse Unter­schiede in Schriftbild und Aussprache bestehen, die Buch­sta­ben­folge "ALLY" dominiert und die fraglichen Marken bei den ange­spro­che­nen Ver­kehrs­kreisen keinen deutlich ver­schie­de­nen Ge­samtein­druck (An­wen­dung eines strengen Beurteilungsmassstabs, vgl. E. 3) hinter­lassen, zumal TALLY und BALLY nicht über einen klar erkenn­baren unter­schiedlichen Sinngehalt verfügen (vgl. E. 4.2). Die Marken er­wei­sen sich daher ge­samt­haft betrachtet als nicht ge­nügend unter­schei­dungs­kräftig. Dies gilt gleicher­massen im Fran­zösi­schen sowie im Italieni­schen.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Begriff "Home Box Office" sei für die angebotenen Dienstleistungen und die registrierten Klassen durchaus beschreibender Natur, was die Vorinstanz faktisch anerkenne. Gestützt auf welche Überlegungen die Beschwerdeführerin zu diesem Schluss gelangt, bringt sie nicht vor, was die Beschwerdegegnerin zu Recht bemängelt. Fest steht, dass die Vorinstanz der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen, und ihr mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugeschrieben hat. Dies trifft auch nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts zu: Weder die ganze Wortreihenfolge "Home Box Office" noch die einzelnen Elemente beschreiben aus Sicht der angesprochenen Öffentlichkeit die noch strittigen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Der Umstand, dass das zweite und dritte Wort der Widerspruchsmarke zusammen einen Ausdruck der englischen Sprache darstellen ("Box Office"), der im Zusammenhang mit Fernsehprogrammen als anspielend qualifiziert werden könnte (vgl. Ziff. D.6 der angefochtenen Verfügung), ist im vorliegenden Fall unbeachtlich, da der Ausdruck dem angesprochenen Publikum nicht bekannt sein dürfte (vgl. E. 8.2).

Somit verfügt die Widerspruchsmarke über einen normalen Schutzumfang.

9.2. Die angefochtene Marke unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke dadurch, dass sie das Anfangselement der Widerspruchsmarke "Home" weglässt. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin prägt dieser Wortbestandteil die Widerspruchsmarke, zumal dieser am Anfang stehe und sich damit in Bezug auf Klang, Schriftbild und Sinngehalt von der angefochtenen Marke unterscheide. Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, die Übereinstimmung in der Wortsequenz "Box Office" präge den sinngehaltlichen Gesamteindruck beider Marken ausschliesslich und werde nicht durch das zusätzliche Wort "Home" (Verweis auf die Nutzung oder Anwendung zu Hause) in der Widerspruchsmarke kompensiert. Insbesondere führe der Zusatz "Home" nicht zu einer neuen sinngehaltlichen Einheit, innerhalb derselben die Wortsequenz "Box Office" nur noch als untergeordneter Teil erscheine.

Übereinstimmungen oder Abweichungen im Wortanfang haben oft besonderes Gewicht (Gallus Joller, a.a.O., Art. 3, N. 150). Bei einem zusätzlichen Element im Wortanfang dürfte diese Regel aber nur dann zutreffen, wenn dieses Element prägender Natur ist. Die Widerspruchsmarke weist als erstes Element das zusätzliche Wort "Home" auf. Dieses Element kann im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als Anspielung auf eine Dienstleistung, welche zu Hause in Empfang genommen oder konsumiert wird, und insofern als Anspielung auf eine "Heimvariante" der beanspruchten Dienstleistungen verstanden werden. So gesehen ist "Home" zwar nicht direkt beschreibend, aber entsprechend auch kein den Gesamteindruck prägender Bestandteil der Widerspruchsmarke. Dafür spricht auch, dass "Home" ein lediglich einsilbiges Wort darstellt. Die Widerspruchsmarke unterscheidet sich folglich nicht in einem prägenden Element von der angefochtenen Marke, stimmt jedoch mit der angegriffenen Marke im kennzeichnungskräftigen, weil dem Publikum nicht bekannten Element "Box Office" überein (vgl. E. 9.1), was für die Verwechselbarkeit spricht.

Hinzu kommt, dass sich die Vergleichszeichen reimen, weshalb sie infolge des ähnlichen Wortklanges grundsätzlich als verwechselbar gelten (vgl. Lucas David, a.a.O., Art. 3, N. 22).

9.3. Auf Grund des Gesagten sind somit Fehlzurechnungen nicht auszuschliessen, weshalb eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG in Bezug auf die identischen respektive gleichartigen Dienstleistungen zu bejahen ist.

[Die Widerspruchsgegnerin machte Nichtgebrauch geltend.]

Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (...) 

Die Beschwerdeführerin kritisiert, dass die Vorinstanz die meisten Gebrauchsbelege als ungenügend betrachtet habe, aber dennoch zum Schluss gekommen sei, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "Handschuhe, Schuhe, Trainingsanzüge, Gürtel" (Klasse 25) glaubhaft gemacht worden sei.

Diesbezüglich weist die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 9. Dezember 2010 zu Recht darauf hin, dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu beurteilen ist. Diese Einschätzung kann dabei auch durch isoliert betrachtet ungenügende Beweismittel mitbestimmt werden (...).

Zu Recht hat die Vorinstanz die Beilagen 1 - 4 nicht als Gebrauchsbelege berücksichtigt, da sie Filme und Nachrichten von deutschen und italienischen Fernsehsendern enthalten. Auch wenn diese Sendungen in der Schweiz empfangen werden konnten, erfüllen sie nicht das Erfordernis der minimalen Bearbeitung des schweizerischen Marktes  (...).

Wie sich aus diesen Tabellen ergibt, sind, was eindeutig Waren der Klasse 25 betrifft, 15 Lieferungen von insgesamt 32 Freizeit- und Winterjacken, 13 Trainingsanzügen, 303 Paar Freizeitschuhen, 31 T-Shirts, 1 Polo-Shirt, 4 Pullovern, 41 Hosen, 3 Hemden und 45 Shorts in die Schweiz belegt. Sie erfolgten zwischen 4. November 2004 und 27. Januar 2009 und insofern über die ganze relevante Zeitspanne verteilt. Die in den Listen angegebenen Verkaufspreise bewegen sich im mittleren bis höheren Preissegment.

[Dies genügt, den ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen. Im Folgenden wird die Verwechslungsgefahr bejaht.]

Die Vorinstanz hat korrekterweise eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke "Credit Suisse" und der Marke "UniCredit Suisse Bank (fig.)" angenommen.

In Verbindung mit Bank-, Versicherungsdienstleistungen oder Immobiliengeschäften stellt hingegen das Zeichen "Credit Suisse" eine banale und direkt beschreibende Angabe beispielsweise bzgl. deren Inhalt, Zweck und Erbringungsort dar. Es ist somit mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass es sich beim fraglichen Zeichen ursprünglich, um eine schwache bzw. wenig kennzeichnungskräftige Angabe handelt.

In ihrer Beschwerde lässt die Beschwerdeführerin aber ausser Acht, dass die ältere Marke in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 als durchgesetzte Marke eingetragen wurde. Gemäss der Rechtsprechung und Lehre kann aus diesem Grund angenommen werden, dass die durchgesetzte ältere Marke auch in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 über einen (zumindest) normalen Schutzumfang verfügt.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin schliesst die Benutzung der Wortmarke "Credit Suisse" in Verbindung mit einem grafischen Zusatz nicht aus, dass deren markenmässige Verwendung angenommen werden kann. Praxis und Lehre gehen von einem rechtserhaltenden Gebrauch einer Wortmarke auch dann aus, wenn diese als Element eines Wort-/Bildzeichens verwendet wird, unter der Voraussetzung die Wortmarke trete innerhalb des Gesamtzeichens nicht völlig in den Hintergrund (...).

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Beschwerdegegnerin trete ausschliesslich mit der in der Schweiz hinterlegten kombinierten Wort/Bildmarke Nr. 535'476 auf den Markt. Diese verfügt über einen grafischen Zusatz in Form von zwei stilisierten Dreiecken, welche rechtsbündig und oberhalb der Wortelemente "Credit Suisse" angebracht sind. Das grafische Element stellt im Verhältnis zur Wortkombination ein Sechstel der gesamten Marke dar und befindet sich nicht an zentraler Stelle, weshalb es eher als deren dekorativer Zusatz wahrgenommen wird. Die Wort/Bildmarke ist eindeutig von der Wortkombination "Credit Suisse" geprägt. Es kann daher angenommen werden, dass deren Benutzung mit der Verwendung der in Frage stehenden Wortmarke gleichgestellt werden kann.

In Verbindung mit ihrer Tätigkeit in den in Frage stehenden Segmenten tritt die Beschwerdegegnerin stets zumindest mit der oben genannten kombinierten Marke auf (...). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin und aus dem oben Dargelegten ist vorliegend davon auszugehen, dass die Marke "Credit Suisse" (mit oder ohne der in Frage stehenden Grafik) eine in der Schweiz sehr bekannte Marke darstellt, die somit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft bzw. einen erweiterten Schutzumfang verfügt.

[In der Folge wird die Verwechlungsgefahr bejaht. Die Widerspruchsgegnerin wendet sinngemäss Verwirkung ein:]

Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Verhalten der Beschwerdegegnerin sei inkohärent bzw. unkorrekt, da sie im Verlauf der letzten 10 Jahre die Marke der Beschwerdeführerin Nr. 473'185 - "UniCredit Suisse Bank" (fig.) mit Schutzbeginn am 21. Oktober 1999, stillschweigend geduldet habe, obwohl diese phonetisch mit der in Frage stehenden jüngeren Marke übereinstimme.

Diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Es steht im Belieben eines Markeninhabers, ob er sein Ausschliesslichkeitsrecht geltend machen will oder nicht (Art. 3 Abs. 3MSchG); es liegt im Ermessen des betroffenen Zeicheninhabers zu entscheiden, ob und wann er sich an einem konkurrierenden Zeichen stört oder nicht (...). Es kann also nicht Sache eines markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens sein, zu prüfen, wie sich die Parteien gegenüber anderen Marken verhalten haben, da solche Begleitumstände keinen Einfluss auf die Frage einer allfälligen Verwechslungsgefahr haben (vgl. E. 5.3.2).

Schliesslich zielt auch das Argument ins Leere, dass in den letzten Jahren die massgeblichen Abnehmerkreise die zwei Dienstleistungsanbieterinnen stets auseinanderzuhalten vermochten, ohne dass es je konkret zu einer Verwechselung gekommen sei. Es ist fraglich, ob eine solche Behauptung überhaupt überprüfbar ist bzw. belegt werden könnte (vgl. BGE 126 III 315 - Apiella, E. 4c, aa]). Im Übrigen belegt die Tatsache, dass es zwischen den zwei Marken zu keinen Verwechslungen gekommen ist, das Fehlen einer Verwechslungsgefahr ebenso wenig, wie eine tatsächlich erfolgte Verwechselung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr (...).

Die Widerspruchsmarke enthält zwei Mal das Wort "san". Wie bereits in mehreren Urteilen festgestellt worden ist, können die Zeichenbestandteile "san", "sana" oder "sano" beschreibende Angaben darstellen (...). Im vorliegenden Fall ist der Zeichenbestandteil "San" in Bezug auf "Versicherungswesen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens" (Klasse 36) als beschreibend zu bezeichnen, da er auf das Betätigungsfeld, nämlich Versicherungen im Bereich des Kranken- respektive Gesundheitswesens, hinweist. Dementsprechend wird dieser Begriff denn auch von zahlreichen Krankenversicherern in Marken verwendet (z.B. Arcosana, Easy Sana, Helsana, Publisana, sana24, Sanagate, sanavals, Sanitas, Visana; vgl. www.swissreg.ch). Somit ist die Widerspruchsmarke aus zwei für sich genommen schwachen Zeichenbestandteilen zusammengesetzt.

Andererseits ist zu bedenken, dass die Verdoppelung des Bestandteils "san" in der Widerspruchsmarke dieser etwas Asiatisches und Originelles verleiht.

Am 1. Februar 2011 wies die Beschwerdegegnerin im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung knapp 150'000 Versicherte auf; sie ist schweizweit tätig (...). Die Krankenversicherung wurde nach eigenen Angaben 2001 gegründet und erwirtschaftete im Jahr 2007 ein Prämienvolumen von 270,1 Millionen Franken (...). Damit gehört die Beschwerdegegnerin zu den grösseren Krankenversicherungsunternehmen mit entsprechend grösserer Bekanntheit. In Bezug auf die Dienstleistung "Versicherungswesen" (Klasse 36) ist der Widerspruchsmarke daher ein erweiterter Schutzumfang zuzugestehen.

[In der Folge wird der Widerspruch wegen des erweiterten Schutzumfanges für Versicherungswesen gutgeheissen, für Finanzwesen jedoch abgewiesen. Das IGE hatte den Widerspruch für alle Dienstleistungen gutgeheissen.]

Da Dienst­leistungen in Klasse 38 nach diesem Konzept allein die technische Übermitt­lung nicht aber den Inhalt der Suche zum Gegen­stand haben, kann eine Bezeichnung wie "lawfinder", die sich durch den prägenderen Wortbestandteil "law" in erster Linie auf den Inhalt der übermittelten Daten bezieht - entgegen der Meinung der Vorinstanz, wohl aber in Übereinstimmung mit ihren Richtlinien - für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 nicht direkt beschreibend sein. Dies gilt auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung "Verschaffen des Zugriffs auf Such­ma­schinen und Hyper­ver­bindungen zum Erreichen von Daten und Informa­tionen über globale Netz­werke", denn beansprucht ist in Klasse 38 nicht die Suchmaschine selbst, sondern die Verschaffung des Zugriffs auf eine Suchmaschine, sodass selbst wenn "Suchen" und "Finden" als Begriffspaar angesehen werden kann, in "lawfinder" keine direkte Beschreibung der Zugangsverschaffung erkannt wird.

Da sich die Widerspruchs­marke "Lawfinder" in Klasse 38 für die beanspruchten Dienstleistungen als nicht beschreibend und damit normal kennzeichnungskräftig erweist, vermag sie insoweit gegenüber der in Klasse 38 für "Telekommunikation" registrier­ten angefochtenen Marke ihren Schutzbereich zu behaupten.

[In der Folge wird der Widerspruch für die DL der Klasse 38 gutgeheissen, für diejenigen der Klasse 42 jedoch mangels Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke abgewiesen:]

Namentlich die Entwicklung einer Software bzw. Programmierung einer Datenbank können dem Auffinden eines Gesetzes dienen und als "lawfinder" (vgl. E. 7.5 hiervor) bezeichnet werden. So sind gerade im Bereich der juristischen Forschung spezielle Softwares und Datenbanken denkbar, welche an die Anforderungen einer juristischen Recherche angepasst sind. Die Widerspruchsmarke "lawfinder" beschreibt daher die Zweckbestimmung und den Inhalt der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen. Daraus folgt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen schwach ist.

Im Hinblick auf eine gesamthafte Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass aufgrund der Warenidentität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit im Hinblick auf Schuhe der Klasse 25 sowie auch aufgrund des erhöhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand stark erhöhen. Es kann nicht angenommen werden, dass diese Anforderungen bei den klanglich ohnehin sehr nah beieinander liegenden Zeichen "BAL-LY" und "BA-LÜ" und unter Berücksichtigung der lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer eingehalten sind, weshalb die Zeichen für diese Waren verwechselbar sind.

Es ist zu prüfen, ob dasselbe Ergebnis auch bei der Prüfung der Verwechselbarkeit der Zeichen bei Kleidern der Klasse 25 sowie den Waren der Klassen 18, 14 und 3 angenommen werden kann, für die kein erweiterter Schutzumfang der Marke BALLY festgestellt bzw. diese Frage nicht abschliessend beantwortet wurde (vgl. E. 9.2). Im Entscheid Red Bull (fig.); Red / Red Devil der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 2007, 531 ff.) wurde die Verwechslungsgefahr bei Warengleichartigkeit, aber nur grenzwertiger Zeichenähnlichkeit lediglich für Waren angenommen, für die die Marke "Red Bull" berühmt ist. In dem zitierten Entscheid waren jedoch die Unterschiede in der visuellen Wahrnehmung unter anderem aufgrund des prägnanten Bildzeichens der Marke "Red Bul" wesentlich bedeutender als dies vorliegend der Fall ist. Es kann beim Vergleich der eher nahe beieinander liegenden Zeichen BALLY / BALU (fig.) daher weder in visueller noch in klanglicher Sicht von einer ähnlich grenzwertigen Zeichenähnlichkeit gesprochen werden. Aus diesem Grunde sind die aufgrund der vorliegenden Warenidentität erhöhten Anforderungen an den Zeichenabstand als nicht erfüllt anzusehen, weshalb die Vergleichszeichen auch für diese Waren als verwechselbar zu betrachten sind.

Schliesslich ist auf die Bemerkung des Beschwerdeführers einzugehen, gemäss der eine Recherche in den Internetsuchmaschinen "Google" und "yahoo" eindeutig eine klare Zuordnung von "BALLY" zum Unternehmen Bally Schuhfabriken AG sowie von "BALÙ" zum Modegeschäft des Beschwerdeführers in W._______ ergebe. Abgesehen davon, dass diese Feststellung für die Eingabe des Suchbegriffs "BALÙ" lediglich bei einer Einschränkung der Suche auf schweizerische Seiten sowie auf die italienische Sprache gemacht werden kann, ist eine mutmassliche Zuordnung aufgrund von Resultaten in Internetsuchmaschinen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht massgebend.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen (Vor- und / oder Familiennamen) gebildet sind, gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien (...).

Die Berücksichtigung von aussermarkenrechtlichen Einwendungen ist im Widerspruchsverfahren vom Gesetzgeber nicht vorgesehen worden (...). Ziel dieses Verfahrens ist es, möglichst rasch und als Ergänzung zum Zivilprozess, die abstrakte Klärung eines Markenkonflikts zu gewährleisten (...). Es handelt sich somit klar nicht um ein Einspruchsverfahren, mit welchem der Eintragungsentscheid angefochten werden könnte, weshalb die Kognition beschränkt ist (...). Entsprechend kann sich der Widersprechende gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zur Begründung seines Widerspruchs einzig auf relative Ausschlussgründe im Sinne von Art. 3 MSchG berufen. Ansprüche aus Firmen- und Namensrecht sowie aus Lauterkeitsrecht können nicht geltend gemacht werden (...). Dies gilt auch für den Widerspruchsgegner (...). Insbesondere kann sich dieser nicht auf das Recht des Gleichnamigen auf Verwendung seines Namens berufen.

Vorliegend handelt es sich bei der Widerspruchsmarke "Hofer", wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, um eine Marke mit normalem Schutzumfang (vgl. E. 6.3 hiervor). Die Vergleichszeichen sind für identische Dienstleistungen hinterlegt, weshalb nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (...). Die einzigen zu berücksichtigenden Unterschiede beider Zeichen sind die klanglich und visuell kaum wahrnehmbaren Umlautzeichen auf dem "O" des angefochtenen Zeichens "Höfer". Solch minimale Abweichungen reichen daher bei Dienstleistungsidentität nicht aus - entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin (...) -, selbst wenn in Bezug auf die Verkehrskreise der Klasse 36 von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (...), um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

Soweit die Beschwerdeführerin auf Unterschiede der kollidierenden Marken in ihrem tatsächlichen Gebrauch, namentlich die unterschiedlichen Getränketypen, Produktionsstandorte, Flaschenformen und Etiketten der unter den Marken aktuell vertriebenen Waren hinweist und daraus Anhaltspunkte gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr gewinnen möchte, ist ihr die Beschränkung des Widerspruchsverfahrens auf die Registereinträge der zu vergleichenden Eintragungen (E. 2.4) entgegenzuhalten.

Die bloss schwache grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke fällt vorliegend nicht ins Gewicht. Die Marken stimmen im in allen Landessprachen ungewöhnlichen und deshalb erinnerungsstarken Anlaut "Tsa-" und in der klingenden französischen Endung "-ine" überein. Diese Ähnlichkeit wird durch die unterschiedlichen Mittelkonsonanten "r" / "ll", den kaum prägenden Schriftzug der angefochtenen Marke und das für Weine häufig anzutreffende, in der ganzen Schweiz sinnbekannte und beschreibend wirkende erste Markenwort "Cave", das sich auch sprachlich nicht von der französischen Prägung des Fantasieworts "Tsalline" unterscheidet, im Gesamteindruck der Marken nicht überwunden, zumal in Anbetracht der weitgehenden Warenidentität auch noch ein strenger Beurteilungsmassstab anzulegen ist (E. 2.1). In ständiger Rechtsprechung wird zwischen dreisilbigen Markenworten, die nur in ihrer Mittelsilbe voneinander abweichen, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bejaht (...)

Die Widerspruchsmarke enthält das Wortelement "5th Avenue", dessen Gemeingutcharakter im Hinblick auf die vorliegend beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 mehrmals bestätigt worden ist (...). Das Bundesgericht hat bereits im Jahre 1950 hierzu festgestellt, dass die Bezeichnung als solche nicht geeignet ist, Luxusgüter zu individualisieren (BGE 76 I 241 5th Avenue). Die Rekurskommission hat darauf aufbauend in einem Widerspruchsverfahren entschieden, dass im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 18 und 25 "Luxus und Lifestyle" zu den begehrten Eigenschaften gehören, die insbesondere in der Werbung intensiv hervorgehoben würden. Für diese Waren stelle die Bezeichnung "5th Avenue" einen Hinweis auf hohe Qualität und damit eine werbemässige Aussage dar. Solche Qualitätshinweise sind nach ständiger Praxis dem Gemeingut zuzurechnen (...). Das Bundesverwaltungsgericht kann seit diesen Entscheiden keine Veränderungen bezüglich der Reputation erkennen, die mit dieser Strasse verbunden wird. Für Waren, welche in luxuriösen Ausführungen denkbar sind, wie etwa diejenigen der hier betroffenen Klassen 18 und 25, ist daher von einem anpreisenden Charakter des Elements "5th Avenue" und daher einem schwachen Markenbestandteil auszugehen. Ob darüber hinaus von einem beschreibenden Charakter des Wortbestandteils ausgegangen werden muss, welcher den Verkaufsort der beanspruchten Waren bezeichnet, kann daher offen bleiben. Demnach genügen grundsätzlich schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

Die Beschwerdeführerin macht erstmals vor Bundesverwaltungsgericht die Bekanntheit der Widerspruchsmarke geltend (...) [Der Nachweis gelingt in der Folge für Schuhe, nicht aber für die anderen benspruchten Waren.]:

Bezüglich den in der Schweiz unter dieser Marke verkauften Schuhe, geht aus der eidesstattlichen Versicherung des schweizerischen Geschäftsführers der Beschwerdeführerin vom 15. Januar 2007 und einer Erklärung vom 22. April 2010 hervor, dass in den Jahren 2002-2003 sowie 2007-2008 rund 8 Mio CHF, in den Jahren 2004 bis 2006 rund 5,5 Mio CHF sowie 2009 rund 10,5 Mio CHF Umsatz erzielt wurde (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Dabei wurden durchschnittlich rund 134'000 Anzahl Schuhpaare verkauft (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Die Benutzung der Marke erfolgte jeweils dadurch, dass die Marke in der hinterlegten Form sowohl auf den jeweiligen Schuhen selbst als auch auf deren Verpackung angebracht war (Beschwerdebeilage 9). Damit ist auch ein langjähriger und intensiver Gebrauch der hinterlegten Marke im Zusammenhang mit "Schuhwaren" belegt.

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass in Bezug auf die Ware "Schuhwaren" der Klasse 25 aufgrund der Warenidentität, der Zeichenähnlichkeit sowie des erhöhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen und eine Verwechslungsgefahr daher aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten zu bejahen ist. Hingegen ist in Bezug auf die Waren "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" der Klasse 18 sowie "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" der Klasse 25 die Verwechslungsgefahr im Einklang mit der Vorinstanz zu verneinen.

Als schwach haben Marken zu gelten, deren wesentliche Elemente eng mit Sachbegriffen verbunden sind und zum allgemeinen Sprachgebrauch gehören; stark sind hingegen Marken, welche durch die Phantasie ihres Inhaltes auffallen oder sich beim Publikum eingeprägt haben (BGer in sic! 2000, S. 196 CAMPUS/LIBERTY CAMPUS). Die Widerspruchsmarke besteht im Wesentlichen aus dem Wortelement "viva". Dabei handelt es sich einerseits im Italienischen um ein Adjektiv, in weiblicher Form Einzahl, welches sich mit "lebhaft" übersetzen lässt. (...) Dabei dürfte in beiden Landessprachen der im Sinne einer Exklamation mit der Bedeutung "lebe hoch!" bzw. im Rätoromanischen zusätzlich mit der Bedeutung "Prosit!" verwendete Imperativ im Vordergrund stehen (...). Der Sinngehalt des Wortes "viva" ist demnach in den beiden Sprachen auf den Ausdruck von Zustimmung, Lebensfreude und guten Wünschen gerichtet (RKGE in sic! 2001, S. 814 Viva/CoopViva [fig.]). In Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 vermag der Begriff "viva" möglicherweise positive Assoziationen zu erwecken. Jedoch wird dadurch, selbst wenn es sich bei der Herbeiführung von Lebensfreude um einen allfälligen Zweck oder eine mögliche Wirkung dieser Dienstleistungen handeln sollte, keine direkt beschreibende Aussage vermittelt. Ausserdem gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, die behauptete Verwässerung der Widerspruchsmarke zu belegen. Einerseits vermag der Umstand dass im Schweizer Markenregister für Dienstleistungen der Klasse 41 mehrere das Wortelement "viva" enthaltende Zeichen eingetragen sind, den Gebrauch dieser Marken in der Schweiz nicht glaubhaft zu dokumentieren.

[Damit war's gelaufen, die Verwechslungsgefahr wurde auch vom BVGer, wie schon vom IGE, bejaht.]

Selon une pratique constante, les désignations décrivant la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece). En l'occurrence, le terme "HERITAGE", dont les sens propre et figuré ont été rappelés au considérant 5.1 ci-dessus, sera compris sans difficulté par le cercle des consommateurs concernés. Au sens propre, hériter signifie devenir propriétaire par succession d'un bien ou titulaire d'un droit. On hérite d'un patrimoine, d'un immeuble ou encore d'une fortune (cf. Le Petit Robert de la langue française 2012 précité). Il apparaît ainsi que, mis en relation avec des services tels que "affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires", les destinataires y verront un renvoi direct quant au contenu et à leur destination, c'est-à-dire des services consacrés à l'héritage, comme l'administration financière d'un héritage ou l'administration d'un héritage reçu sous la forme d'un bien immobilier. (…) Il s'ensuit que, même au sens figuré, le terme "HERITAGE" est de nature à susciter immédiatement et sans effort d'imagination particulier auprès du public concerné, un rapprochement avec la qualité des services offerts et que le terme est alors qualitatif (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.2 Masterpiece).

Il a été établi au considérant 5.1 ci-dessus que le logo figurant dans les marques opposantes se compose des quatre lettres "H" dont la juxtaposition met en évidence une croix dont les branches sont de longueurs égales et rappelle la croix suisse. L'intimée relève certes que le fait que certaines personnes puissent voir une croix ressemblant à la croix suisse au coeur du logo de "BANQUE HERITAGE" n'évitera jamais que d'autres personnes ne le voient pas et que ces dernières ne verront que la partie foncée du logo, soit sa partie positive constituée de la juxtaposition des quatre lettres "H" et reconnaîtront ainsi à cet élément figuratif un caractère distinctif entier. Cet argument n'est toutefois pas d'un grand secours à l'intimée dans la mesure où elle admet ainsi elle-même que, parmi les consommateurs concernés, certains y verront précisément une croix suisse peu stylisée et que, pour ces consommateurs-là, le signe ne sera guère propre à individualiser l'entreprise. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce logo ne paraît au demeurant pas particulièrement élaboré et la présence d'une croix en son centre contribue à l'affaiblir dès lors que les croix appartiennent au domaine public (…).

Il convient finalement de constater que, dans une impression d'ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments verbaux, lesquels se résument aux termes génériques "BANQUE" et "BANK & TRUST" accompagnés du terme faible "HERITAGE". Force est dès lors d'admettre avec la recourante que les marques opposantes ne sont dotées que d'une faible force distinctive. Il convient dès lors d'admettre que la présence du terme verbal "MARCUARD" dans la marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques opposantes et à exclure par là un risque de confusion, qu'il soit direct ou indirect.

Bei komb. Wort-/Bildmarken steht der Wortbestandteil bei der Erinnerung meist im Vordergrund. Dies gilt besonders für Getränkemarken, die oft mündlich angeboten werden.

Pharmamarken richten sich an Endverbraucher, welche daher den für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr relevanten Adressatenkreis bilden. Dies gilt auch dann, wenn Marken für die Kennzeichnung von rezeptpflichtigen Medikamenten verwendet werden. Im Vergleich zu Konsumgütern des täglichen Gebrauchs ist bei Medikamenten von einer erhöhten Aufmerksamkeit des Adressatenkreises auszugehen. Trotz dieser erhöhten Aufmerksamkeit ist vorliegend von einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen.

Die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Zeichen begründet die Verwechslungsgefahr.

Beim Bestandteil "Crema" innerhalb von " Crema del Principe" und bei den Bestandteilen "Rollen" bzw. "Fourre" innerhalb von "Prinzenrollen" und "Prince Fourre" handelt es sich um blosse Beschaffenheitsangaben, welche für sich allein nicht schutzfähig sind, weshalb sie bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht zu berücksichtigen sind.

Zwischen den Marken "Prince", "Prinzenrollen" und "Prince Fourre" einerseits und der Marke " Crema del Principe" andererseits besteht Verwechslungsgefahr, weil vom Sinngehalt und vom Wortanfang her identische Zeichen vorliegen sowie weil der Konsument das italienischsprachige Zeichen fälschlicherweise dem Inhaber der deutsch- und französischsprachigen Zeichen zuordnen könnte (Serienmarke).

Zwischen der Marke SMW und dem Domainnamen www.smw-watch.ch besteht Verwechslungsgefahr. Im streitgegenständlichen Domainnamen ist aufgrund des beschreibenden Begriffs "watch" lediglich das Akronym als charakteristisch zu bezeichnen. Zudem besteht zwischen der Firma SMW Swiss Military Watch Company SA und dem Domainnamen www.swm-watch.ch Verwechslungsge-fahr.

[Eine Getränkeherstellerin verkaufte Wodka mit Guarana-Geschmack unter der Marke "viaguara" und liess die entsprechende Marke für alkoholische Getränke (Klasse 33) registrieren. Pfizer klagte als Inhaberin der in der Klasse 5 registrierten Marke VIAGRA auf Unterlassung und Nichtigerklärung der Marke.

Die Marke VIAGRA hat einen weit über den als Medikament zur Behandlung von Erektionsstörungen hinausreichenden Bekanntheitsgrad. Dies zeigen verschiedene Entscheide ausländischer Behörden und Gerichte. Auch das Bundesgericht hat festgehalten, dass ohne weiteres von einem "unbestritten hohen Bekanntheitsgrad von VIAGRA" auszugehen sei (vgl. BGE 129 V 32). 

Aufgrund des identischen Wortanfangs und -endes sowie der identischen Konsonanten und der Ausspracheähnlichkeit der beiden Phantasienamen besteht vorliegend die Gefahr, dass das Publikum unwillkürlich die Assoziation zu VIAGRA herstellt. Die Marke "viaguara" gefährdet somit im Sinne von MSchG 15 die Unterscheidungskraft der berühmten Marke VIAGRA. Zudem findet eine unzulässige Rufausbeutung durch die Beklagte statt:]

Indem [die Beklagte] die mit VIAGRA als hochwertigem, vertrauenswürdigem Produkt verbundenen Wert- und Gütevorstellungen auf die unter viaguara angebotenen Getränke überträgt, versucht sie, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen der Klägerin zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke (...) auszunutzen.

[Vorliegend birgt die Rufausbeutung auch die Gefahr der Rufbeeinträchtigung, verträgt sich doch der hochprozentige Vodka (40% "polish spirit"), nicht mit dem seriösen Ruf eines Medikaments.]

Der Kläger ist Inhaber der international registrierten Marke Nr. 509709 REFODERM, die unter anderem Schutz für die Schweiz für Waren der Klassen 3, 5, 10 und 11 der Nizza-Klassifikation gemäss Rechtsbegehren (kläg. act. 5) geniesst. Der Kläger vertreibt seine Produkte gemäss eigenen Angaben sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland.

Die Beklagte 1 ist eine im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragene Aktiengesellschaft. Sie hat unter dem Domainnamen www.refoderm.ch zumindest bis zum 7. April 2008 diverse Refoderm-Hautpflegeprodukte in der Schweiz angeboten. Der Beklagte 2 ist Prokurist der Beklagten 1 und gemäss klägerischer Behauptung zusammen mit der Beklagten 3 Inhaber des Domainnamens www.refoderm.ch.

Organ ist auch ein Prokurist, sofern diesem Aufgaben zukommen, die normalerweise nur einem Organ zustehen. Die Aufgabe der Halterschaft an einer strittigen Domainadresse genügt nicht, um das Rechtsschutzinteresse des Klägers dahinfallen zu lassen; es bedarf einer formellen Abstandserklärung. Beim Domainnamen www.refoderm.ch besteht ein Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Marke REFORDERM, die durch Hinweise im Site und auch durch seinen weiteren Inhalt nicht unmittelbar behoben wird. Abweisung des Schadenersatzbegehrens mangels hinreichender Substanziierung des Schadens.