decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
CINEMA 4D / cinema4d.ch Software (Kl.9) / Kl.9, Software (Kl.9) WIPO

Am 31. März 1994 meldete die Gesuchstellerin beim deutschen Patent- und Markenamt die Marke CINEMA 4D in Klasse 9 für Computersoftware und Computerprogramme an, welche am 23. Juni 1994 eingetragen wurde. Am 24. September 1996 liess die Gesuchstellerin die Marke CINEMA 4D als Internationale Marke mit Schutzanspruch unter anderem für die Schweiz registrieren.

Gemäss der Auskunft von SWITCH registrierte der Gesuchsgegner den strittigen Domain-Namen am 6. November 2000.

Am 12. Februar 2009 schloss die Gesuchstellerin mit dem Gesuchsgegner einen Vertrag zum Vertrieb der Software „CINEMA 4D“ in der Schweiz. Unter anderem räumte die Gesuchstellerin in § 4 Ziff. 6 des Vertriebsvertrags dem Gesuchsgegner das Recht ein, einen Domain-Namen zu registrieren, welcher den Produktnamen „CINEMA 4D“ beinhaltet. Dies allerdings unter der Bedingung, dass der entsprechende Domain-Name nach Beendigung des Vertrages an die Gesuchstellerin abgetreten wird.

Mit E-Mail vom 27. Juni 2011 teilte die Gesuchstellerin dem Gesuchsgegner mit, dass dieser die vereinbarten Umsatzzahlen per 30. Juni 2011 nicht erreichen werde und sie die Vertragsbeziehungen daher beende. Weiter verlangte die Gesuchstellerin die Übertragung des strittigen Domain-Namens. In seiner Antwort per E-Mail nahm der Gesuchsgegner die Kündigung zur Kenntnis, weigerte sich aber, den strittigen Domain-Namen unentgeltlich zu übertragen.

Da der Vertrag per 12. August 2012 aufgelöst wurde, ist der Gesuchsgegner auf jeden Fall nicht mehr berechtigt, die Marke CINEMA 4D in einem Domain-Namen zu benützen. Die Weiterbenützung des strittigen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner stellt somit eine klare Verletzung des Markenrechts der Gesuchstellerin dar. Überdies hat der Gesuchsgegner gemäss § 4 Ziff. 6 des Vertriebsvertrages die nachvertragliche Pflicht, den Domain-Namen an die Gesuchstellerin zu übereignen.

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WIPO vom 21.08.2012, DCH2012-0015
LIFE IS FOR SHARING / LIFE IS MORE Kl.9, Kl.35, Kl.38, Kl.41 / Kl.9, Kl.35, Kl.38, Kl.41 IGE

Dem übereinstimmenden Ausdruck "Life is" kommt die Bedeutung von "Leben ist" zu (...). In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 kann den genannten Zeichenbestandeilen kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Folglich kommt diesen Wortelementen ein normaler Schutzumfang zu.

Die Übernahme von Wortelementen einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch hinzugefügte Elemente verändert wird oder dass der übernommene Bestandteil schwach ist und dieser mit einem kennzeichnungskräftigen Element verbunden wird (...). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu. Zum einen ist der Ausdruck "Life is" normal kennzeichnungskräftig. Zum anderen vermag der weitere Wortbestandteil "More" in der Bedeutung von "mehr" den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern. Denn dieser präzisiert aus grammatikalischer Sicht die übereinstimmenden Wortbestandteile "Life is". Auch ist zu beachten, dass die Marken nach dem gleichen Muster aufgebaut sind und aufgrund des gleichen Aufbaus äusserst ähnliche Ideenassoziationen hervorrufen (...). Auch fällt ins Gewicht, dass sich die übereinstimmende Wortkombination bei beiden Zeichen am i.d.R. besonders prägenden Zeichenanfang befindet.

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IGE vom 09.08.2012, Nr. 12205
VOGUE / VOGUE MY STYLE Zeitschriften (Kl.16) / Kosmetika (Kl.3), Haarpflegemittel (Kl.3), Seifen (Kl.3), Uhren (Kl.14) BGer

Ad­van­ce Ma­ga­zi­ne Publis­hers Inc, Inhaberin der Marken VOGUE für Publikationen in Klasse 16 (die Klägerin besass auch Marken in Kl. 14, doch wurden diese nicht rechtserhaltend gebraucht), erhob beim KG NE Klage gegen die Verwendung von VOGUE MY STYLE für Uhren und Kosmetika. Das KG NE weist die Klage mangels Verwechslungsgefahr ab. Das BGer korrigiert.

Der Be­griff der Be­rühmt­heit ist Rechts­fra­ge; Tat­fra­gen sind, ob die da­nach vor­aus­ge­setz­te Be­kannt­heit bei ei­nem brei­ten Pu­bli­kum be­steht und ob die Mar­ke ein po­si­ti­ves Image be­sitzt. Zum Nachweis des positiven Images genügt es nicht, nachzuweisen, dass die Marke bekannt ist, da sich dadurch die notorisch bekannte Marke nicht mehr von der berühmten Marke unterscheiden liesse. Die grosse Bekanntheit und das hohe Ansehen sind als Tatsachen zu be­wei­sen, z.B. durch ei­ne Mei­nungs­um­fra­ge. Die Kritik der Bf an den Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz bleiben appellatorisch und erfolglos.

Hier die Klägerin beim deut­schen In­sti­tut Al­len­sbach ei­ne de­mo­sko­pi­sche Um­fra­ge in Auf­trag ge­ge­ben (Parteigutachten!). Da­bei war un­be­strit­ten, dass die Art der Um­fra­ge - Be­fra­gung von 1'100 Per­so­nen in Al­ter von 15 bis 74 Jah­ren, in drei Sprach­re­gio­nen - gemäss der Methode nach Niedermann/Schneider, Der Beitrag der Demoskopie zur Entscheidfindung im schweizerischen Markenrecht: durchgesetzte Marke, berühmte Marke, in sic ! 2002 s. 815 ff., an­ge­mes­sen war. Sie hat­te er­ge­ben, dass 25% der be­frag­ten Per­so­nen die Mar­ke VOGUE kann­ten und mit einer Zeitschrift hoher Qualität in Verbindung brachten. Die Vor­in­stanz hat­te al­so zu Recht er­kannt, dass VOGUE ei­ne be­rühm­te Mar­ke ist.

Die Vor­in­stanz hat­te die Kla­ge den­noch ab­ge­wie­sen, weil die Un­ter­schie­de zwi­schen den be­an­spruch­ten Wa­ren zu gross sei­en. Dem wi­der­spricht das Bun­des­ge­richt. Das Aus­schliess­lich­keits­recht des In­ha­bers be­rühm­ter Mar­ken (MSchG 15) ist nicht auf be­stimm­te Pro­dukt­gat­tun­gen be­schränkt, auch nicht auf die Wa­ren und Dienst­leis­tun­gen, für wel­che die be­rühm­te Mar­ke ge­braucht wird.

In einem obiter dictum hält das BGer fest, dass die Ruf­aus­beu­tung der Mar­ke VOGUE hier un­lau­ter iSv UWG 2 ist. Das BGer lässt aus­drück­lich of­fen, ob da­ne­ben auch UWG 3 d (Ver­wechs­lungs­ge­fahr) oder UWG 3 e (un­lau­te­rer Image­trans­fer) er­füllt wa­ren.

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BGer vom 07.08.2012, Urteil 4A_128/2012
XS / EXCESS Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) / Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) IGE

La défenderesse invoque la faiblesse de la marque opposante. Selon elle, « XS » signifierait « extra small » et renverrait ainsi à des cigarettes extra-fines. Comme énoncé ci-avant (cf. let. C, ch. 4), « extra small » constitue certes une traduction principale de l’abréviation « XS » au même titre que « excess ». Toutefois et ainsi qu’il l’a été jugé lors de l’examen des motifs absolus du signe opposant, cette acception normalement réservée à la taille des habits n’est pas descriptive et/ou usuelle pour les produits revendiqués en classe 34

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IGE vom 25.07.2012, n° 11849
WINSTON / WILTON Zigaretten (Kl.34) / Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) IGE

L’indication géographique à laquelle fait référence la défenderesse ne se nomme pas uniquement Winston mais bien « Winston-Salem ». Si l’on ajoute la conviction de l’Institut que cette ville américaine est inconnue du consommateur suisse (au même titre que d’autres lieux portant le nom de Winston), il convient de conclure que le signe opposant ne constitue pas une indication de provenance.

Ainsi, dès lors que « WINSTON » ne détient pas de signification descriptive ou générique en rapport avec les produits en cause (cf. également supra let. C ch. 5), la marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux.

Par ailleurs et contrairement à l’avis de la défenderesse, l’Institut qualifie le degré d’attention de normal pour les produits en cause. En effet, il s’agit de produits de consommation courante. Il est certes probable qu’un nombre non négligeable de consommateurs soit fidèles à une marque s’agissant des cigarettes. Ceci n’implique toutefois pas encore une attention particulière lors de l’achat de ce produit.

Dans ces conditions et en tenant compte de la similitude des signes ainsi que de l’identité/similarité des produits, le risque de confusion doit être admis.

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IGE vom 25.07.2012, n° 11848
WINSTON / WICKSON Zigaretten (Kl.34) / Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) IGE

Ainsi, dès lors que « WINSTON » ne détient pas de signification descriptive ou générique en rapport avec les produits en cause (cf. également supra let. C ch. 5), la marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux.

Dans ces conditions et en tenant compte de la similitude des signes ainsi que de l’identité/similarité des produits, le risque de confusion doit être admis

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IGE vom 25.07.2012, n° 11831
Nuxe Paris / nyx produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3) / produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3) IGE

Tant le terme NUXE que la marque opposante dans son entier disposent d’une force distinctive et d’un champ de protection au minimum normaux, dès lors qu’ils n’ont pas de signification descriptive ou générique en rapport avec les produits en cause.

Par ailleurs, on relèvera que le degré d’attention doit être qualifié de normal au vu de la nature des produits en cause. En effet, les produits de la classe 3 constituent des articles de consommation courante achetés avec une certaine régularité.

Par conséquent, au vu de l’identité respectivement la similarité des produits et de la similitude des signes, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée.

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IGE vom 25.07.2012, n° 11635
Spital Uster (fig.) / spital-uster.ch Kl.5, Kl.10, Kl.35, Kl.38, Kl.41, Kl.42, Kl.43, Kl.44 / Werbung (Kl.35) WIPO

Der Experte ist im vorliegenden Fall der Ansicht, dass der durchschnittliche Internet-Benutzer bei der Verwendung des Namens einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft (d.h. Uster) in einem Domain-Namen von einem Angebot der betreffenden Körperschaft ausgeht, da mit der Verwendung einer Stadtnamens das dahinter stehende Gemeinwesen bezeichnet wird. Das ist besonders der Fall wenn der betroffene Domain-Name ein zusätzliches Wort enthält, das eine Tätigkeit am Ort beschreibt (hier das Wort “Spital”). Aus diesem Grund besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Namen der Gesuchstellerin und dem Domain-Namen.

Hinzu kommt, dass der Gesuchsgegner keine Rechte zum Gebrauch von der Bezeichnung “Spital Uster” geltend machen kann. Schliesslich darf auch in Betracht gezogen werden, dass der Gesuchsgegner die Kennzeichnungskraft der Bezeichnung “Spital Uster” zu Lasten der Gesuchstellerin ausnutzt, um Internetverkehr auf seine Website zu ziehen.

Somit kommt der Experte zum Ergebnis, dass im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr besteht und dass eine klare Verletzung der Kennzeichenrechte (aus Artikel 29 ZGB) der Gesuchstellerin besteht. Somit erübrigt sich, die Rechtslage nach Firmenrecht, Markenrecht oder UWG zu klären.

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WIPO vom 23.07.2012, DCH2012-0013
TORRES / TORRE SARACENA Wein, Champagner, Schnaps, Liköre (Kl.33) / Wein, Champagner, Schnaps, Liköre (Kl.33) BVGer

[Auch bei der zweiten Beurteilung - zur Vorgeschichte siehe hier - bejaht das IGE die Verwechlungsgefahr zwischen den Marken, obwohl TORRES eine geschützte geographische Herkunftsangabe für portugiesischen Wein ist.]

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que "Torres" étant notamment une indication de provenance géographique réservée à des vins portugais et que la liste des produits de la marque opposante n'étant pas limitée à la provenance portugaise, ladite marque devrait normalement se voir attribuer une force distinctive limitée, voire faible. L'IPI a toutefois relevé que le Traité bilatéral réservait expressément la possibilité qu'une dénomination protégée puisse être utilisée en tant que marque lorsqu'elle coïncide avec le nom d'une personne physique ou avec une raison de commerce comprenant le nom d'une personne physique, lorsqu'un intérêt légitime justifie cette utilisation et lorsqu'un risque de tromperie est exclu. In casu, ces conditions seraient réunies, "Torres" étant le nom de famille de l'intimée et cette dernière utilisant de longue date son patronyme à titre de marque pour les produits de la classe 33. S'agissant du risque de tromperie, l'autorité inférieure l'a exclu. En effet, le terme seul "Torres" ne serait pas perçu en Suisse comme une indication de provenance, dès lors que "Torres" serait le nom porté par deux villages portugais éloignés, de faible taille donc inconnu du public suisse. Ainsi donc, le renvoi à une entreprise déterminée serait marqué. L'Institut fédéral a en conséquence conclu que "dès lors que « Torres » n'a pas de signification descriptive, qu'il fait l'objet d'un usage intensif depuis de longues années et qu'il a été qualifié de connu, ce terme dispose d'un champ de protection qualifié d'accru en rapport avec les produits revendiqués en classe 33".

[Das BVGer schliesst sich diesen Überlegungen an und weist die Beschwerde ab.]

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BVGer vom 06.07.2012, B-8468/2010
INSTRUMENTS FOR PROFESSIONALS / Pilot-Instruments Professional Watches Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14) / Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14) IGE

La marque opposante a été enregistrée à titre de marque imposée, ce qui ne détermine pas son champ de protection (...). En rapport avec une partie des produits, elle bénéficie même d’une force distinctive originaire, dès lors que ni la combinaison « INSTRUMENTS FOR PROFESSIONALS » ni les éléments qui la composent n’ont de sens direct avec les « Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres pré- cieuses.». Ces produits sont par ailleurs présents à l’identique dans la marque attaquée. Par conséquent, vu la similitude des signes et l’identité des produits, on admettra un risque de confusion pour les « Metalli preziosi e loro leghe; gioielleria, pietre preziose».

En revanche, l’Institut constate que les termes « instruments » et « professional(s) » sont descriptifs pour les « Prodotti in metalli preziosi e loro leghe o placcati compresi in questa classe; orologeria e strumenti cronometrici.» revendiqués par la marque attaquée. Ils renvoient en effet à la nature respectivement aux destinataires desdits produits. Dès lors, le champ de protection de la marque opposante ne saurait étendre sa protection à ces éléments du domaine public (...). En effet, le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un mot du domaine public peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes. (...).

Comme en outre les signes ne sont pas identiques mais présentent des légères différences verbales et graphiques, il ne saurait dès lors être question d’un risque de confusion pour ces dits produits.

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IGE vom 29.06.2012, n° 12137
SANDOZ / SANKOM Kl.5 / Kl.5 IGE

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wortneuschöpfung, welcher kein eindeutiger Bedeutungsinhalt beigemessen werden kann (...). In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren der Klasse 5 kann der Widerspruchsmarke somit kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Folglich kommt ihr zumindest ein normaler Schutzumfang zu. Für Waren der Klasse 5 ist sie sogar institutsnotorisch bekannt.

Die Widerspruchsgegnerin macht sinngemäss eine Verwässerung des Wortanfangs "SAN" geltend. Zum in diesem Zusammenhang mit der Stellungnahme vom 3. Februar 2012 ins Recht gelegten Auszug aus dem internationalen Register (...) kann Folgendes festgestellt werden. Es finden sich lediglich 10 "SAN-Zeichen", wobei die Mehrzahl der Voreintragungen der Widersprechenden zugerechnet werden können. Allein auf Grund der Registerlage darf zudem noch nicht auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (...). In casu spricht bereits die geringe Zahl der von der Widerspruchsgegnerin ins Recht gelegten Drittzeichen gegen eine Verwässerung des Wortelements "SAN". Zudem ist auch die Gebrauchslage der zitierten Drittzeichen ungewiss. Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch.

Die angefochtene Marke stimmt mehrheitlich mit der Widerspruchsmarke überein. Die streitverfangenen Marken sind gleich lang, weisen den gleichen, prägenden Wortanfang "SAN-" auf und enthalten beide den Vokal O in der Endsilbe. Die unterschiedlichen Konsonanten der Endsilben -DOZ bzw. -KOM vermögen aufgrund der Übereinstimmung im Vokal O das Gesamtbild der angefochtenen Marke nicht wesentlich zu prägen und dieser eine eigene Individualität zu verleihen.

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IGE vom 28.06.2012, Nr. 12077
SALIXYL / CILIXYL pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

En l’espèce, les produits pour les êtres humains de la défenderesse sont identiques ou très fortement similaires aux produits de l’opposante (para. B). Au niveau des signes, la similitude a été admise puisque la marque attaquée reprend cinq lettres de la marque opposante, placées dans le même ordre et que la lettre d’attaque, bien que différente, est phonétiquement identique. Malgré le fait que les produits pharmaceutiques sont en principe achetés avec un degré d’attention élevé (...), il y a un risque que la différence phonétique (un I à la place d’un A) ne soit pas entendue, ce d’autant plus que les produits en cause sont identiques, voire très fortement similaires.

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IGE vom 28.06.2012, n°11967
DROSSARA / DROSIOLA pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

Die Widersprechende bringt vor, dass sie Inhaberin einer aus neun Voreintragungen bestehenden Markenserie mit dem Bestandteil „DROSSA“ sei. Diese Fantasiebezeichnung besitze einen starken Wiedererkennungswert. Durch den gemeinsamen Bestandteil „DROS“ sei es naheliegend, dass das Publikum die angefochtene Marke „DROSIOLA“ ebenfalls der Widersprechenden zuordnet. Dass noch weitere Marken der Widersprechenden den Zeichenbestandteil "DROSSA" aufweisen, könnte als Markenserie im Verfahren berücksichtigt werden. Dies setzt aber voraus, dass die Serienmarken dem Publikum bekannt sind (...), was nicht dargetan wurde.

Doch auch wenn die Widerspruchsmarke „Drossara“ im Zusammenhang mit den relevanten Waren nur über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies trifft vorliegend nicht zu: Die sich gegenüber stehenden Zeichen „Drossara“ und „DROSIOLA“ unterscheiden sich insbesondere im Klangbild nur sehr geringfügig. Aber auch auf der schriftbildlichen Ebene bestehen die festgestellten Ähnlichkeiten. Die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, ist daher zu bejahen, auch wenn im Zusammenhang mit Pharmaka in der Regel von einer eher erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen wird.

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IGE vom 27.06.2012, Nr. 12045
1906 / Birra Italia 1906 Bier (Kl.32) / Bier (Kl.32) IGE

La défenderesse allègue toutefois que l’élément repris « 1906 » serait faible, dès lors que ce nombre indiquerait l’année de fondation de la brasserie. Selon elle, le fait d’insérer une telle indication dans la marque correspondrait à une tradition consolidée en Europe dans le secteur de la production de bière.

Une telle pratique n’apparaît certes pas inusuelle aux yeux de l’Institut. Ce dernier constate toutefois que, dans de tels cas, le nombre ne constitue pas un élément pleinement marquant voire central du signe. En outre, il est toujours accompagné du nom de la bière ou de l’entreprise et/ou précédé des indications « seit, depuis, est., dal, since,… ». Dans de telles conditions, il est en effet probable que les destinataires perçoivent un renvoi à l’année de fondation.

Ces caractéristiques font toutefois défaut dans les deux signes en litige. Dans la marque attaquée, on rappellera que le nombre commun « 1906 » n’est pas de taille secondaire et que tous les autres éléments sont faibles voire descriptifs (cf. supra let. C ch. 6). Quant à la marque opposante, ledit nombre se trouve même être le seul élément « verbal », de surcroît centré et de grande taille. Dès lors et faute d’indication dans le signe lui-même, il apparaît peu probable qu’une partie suffisante des consommateurs puisse déduire du nombre «1906» un renvoi direct et manifeste à l’année de fondation de l’entreprise et ce, dans les deux signes. Par conséquent, il convient d’attribuer à cet élément une force distinctive et un 7 champ de protection normaux.

[Daher Verwechslungsgefahr bejaht.]

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IGE vom 27.06.2012, n° 11471
Panasonic / Pana Bettwaren, Bettzeug, Bettwäsche (Kl.24), Stoffe (Kl.24), Textilien (Kl.24), Vorhänge (Kl.24), Kl.27, Bodenbeläge (Kl.27), Tapeten (Kl.27), Teppiche (Kl.27) / Bettwaren, Bettzeug, Bettwäsche (Kl.24), Stoffe (Kl.24), Textilien (Kl.24), Vorhänge (Kl.24), Kl.27, Bodenbeläge (Kl.27), Fussmatten, Matten (Kl.27), Tapeten (Kl.27), Teppiche (Kl.27) IGE

Nell ambito dei prodotti in lite, inoltre, non si presuppone un grado di attenzione maggiore da parte del pubblico interessato. Di conseguenza, quand‟anche il pubblico sia in grado di distinguere i marchi, esso suppone associazioni sbagliate a causa della loro similitudine, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente

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IGE vom 25.06.2012, n° 11891
PLANET / BLEUE PLANETE Bau- und Möbelbeschläge, insbesondere Türabschlüsse (Kl.19) / Baumaterialien (Kl.19) IGE

Zum einen ist die Widerspruchsmarke normal kennzeichnungskräftig. Zum anderen vermag das Adjektiv "BLEUE", welches aus grammatikalischer Sicht das darauf folgende Substantiv "PLANETE" präzisiert, den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern und das Wortelement "PLANETE" in den Hintergrund zu drängen. Trotz Übersetzung der kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ins Französische (vgl. III. C. 2 hiervor) bleibt diese in der angefochtenen Marke klar erkennbar und wird als selbständiges und prägendes Element wahrgenommen. Auch ist zu beachten, dass die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen des Abnehmerkreise nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist.

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IGE vom 25.06.2012, Nr. 11959
aquatec solutions / aquatec solutions Kl.11 / Kl.11 BVGer

[Die Beschwerdeführerin hatte ihre Marken nach Einreichung zweier Widersprüche durch die Beschwerdegegnerin gelöscht. Das IGE schrieb die Verfahren als gegenstandslos geworden ab, auferlegte die Kosten den Parteien je zur Hälfte, und sprach keine Parteientschädigungen zu. Die Beschwerde richtet sich gegen den Kostenentscheid; die Bf verlangt, dass die Kosten von der Beschwerdegegnerin zu tragen und ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen sei. Eine vorgängige Abmahnung war nicht erfolgt.]

Fällt der Streitgegenstand während des Widerspruchsverfahrens weg, d.h. löscht der Inhaber der angefochtenen Marke seinen Eintrag, so wird dieses gegenstandslos. In diesem Fall wird dem Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr zurückerstattet (Art. 24 Abs. 2 Markenschutzverordnung [MSchV, SR. 232.11]).

2.5. Ob der Widersprechende Anspruch auf Ersatz der - aufgrund der fehlenden Abmahnung unnötig entstandenen - Kosten hat, ergibt sich aus Art. 34 MSchG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 MSchV, welcher die analoge Anwendung von Art. 8 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR172.041.0) vorsieht (...). Art. 8 Abs. 2 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren bestimmt, dass Artikel 8-13 VGKE sinngemäss auf Parteientschädigungen anwendbar sind. Gemäss Art. 8 Abs. 2 VGKE werden keine Parteientschädigungen für unnötigen Aufwand ausgerichtet. Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren hat den gleichen Inhalt. Demzufolge sind im Widerspruchsverfahren entstandene, unnötige Kosten dem Widersprechenden nicht zu ersetzen.

2.6. Bis wann die Löschung der angefochtenen Marke zur Folge hat, dass der Widersprechende die Kosten des Widerspruchs selbst zu tragen hat, bleibt unklar. Gemäss Marbach hat sie bis zum Ablauf der Frist zur Stellungnahme zu erfolgen (...). Dies erscheint praxisgerecht, da nach Ablauf dieser Frist jederzeit mit einem Endentscheid gerechnet werden muss. Dies deckt sich auch mit dem Umstand, dass der Kostenentscheid aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung der Akten zum Zeitpunkt des Eintritts des Erledigungsgrundes erfolgt. Tritt der Erledigungsgrund nach unbenutztem Ablauf der Frist zur Stellungnahme ein, muss von einer günstigen Prognose für den Widersprechenden ausgegangen werden (...). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt man, wenn man als Kriterium für die Zumessung der Parteientschädigung das Verhalten der Parteien beizieht, wobei hier auch das Wissen um die Existenz der Widerspruchsmarke mit einbezogen wird.

In den beiden vorliegenden Fällen wurden die Widerspruchsverfahren aufgrund der Löschung der angefochtenen Marken abgeschrieben. Strittig bleibt die Kostenverteilung. Die Beschwerdegegner machen geltend, dass ihnen keine Parteientschädigungen auferlegt werden dürften, da sie von der Beschwerdeführerin nicht vor Einreichung des Widerspruchs abgemahnt worden seien. [...]

Massgeblich bleibt das aufgrund der Akten zu beurteilende Verhalten der Beschwerdegegner. Diese haben auf die Frist zur Stellungnahme nicht reagiert und die angefochtenen Marken erst 125 Tage (Germitron) bzw. 92 Tage (Aquatec) nach unbenutztem Ablauf der Frist zur Stellungnahme (oder 186 bzw. 153 Tage nach Datum des Widerspruchs) löschen lassen. Damit konnten sie die angefochtenen Marken noch während rund eines halben Jahres nach Kenntnis des Widerspruchs weiterbenutzen bzw. gegenüber Dritten geltend machen und hatten somit Gelegenheit zu einer faktischen Nutzung der Marke, die ihnen aufgrund des mutmasslichen Verfahrensausgangs nicht zustand. Nachdem die Beschwerdegegner keine Stellung zu den Anträgen der Beschwerdeführerin nahmen und die fraglichen Marken erst lange nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme löschen liessen, mussten sie jederzeit damit rechnen, dass ein Endentscheid unter Kosten- und Entschädigungsfolgen ergeht. Über die Gründe für diese Verzögerung haben sich die Beschwerdegegner nicht geäussert. Damit haben sie implizit das Risiko auf sich genommen, die Partei- und Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin zu tragen. Dass sie erst jetzt rügen, es sei ihnen keine Abmahnung zugestellt worden, erscheint unter diesen Umständen verspätet. Die Beschwerde ist demzufolge gutzuheissen und die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens sind den Beschwerdegegnern aufzuerlegen.

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BVGer vom 13.06.2012, B-6403/2011
IT GIRL / It Girl Kl.3, Kl.14, Kl.18 / Kl.3, Kl.14, Kl.18 IGE

Das Akronym „IT“ stellt eine übliche Abkürzung für „Information Technology“, bzw. „Informationstechnik“ (...) dar. Kombiniert mit „GIRL“ (Mädchen auf Englisch) kann das Zeichen mit „Informationstechnik Mädchen“ übersetzt werden. In Zusammenhang mit den in den Klassen 3, 14 und 18 beanspruchten Waren hat diese Bedeutung der Widerspruchsmarke keinen direkt beschreibenden Charakter und verleiht dem Zeichen daher einen normalen Schutzumfang. Hingegen wird der Begriff "It Girl" zur Bezeichnung von zumeist jungen Frauen verwendet, die durch stetige Medienpräsenz auffallen (mit „It“, dem „gewissen Etwas“, sind Sexappeal, Ausstrahlung und Auftreten gemeint. Der Begriff liesse sich also mit „Mädchen mit dem gewissen Etwas“ übersetzen; ... Die Anspielung auf einen bestimmten, hippen Frauen-Typus verleiht der Widerspruchsmarke eine anpreisende Komponente, sodass sie insgesamt als eher schwach kennzeichnungskräftig einzustufen ist.

Da die Gross-/Kleinschreibung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht fällt (vgl. C hiervor), können beide Marken entweder als „IT GIRL“ („aiti-girl) oder als „It-Girl“ („esMädchen“) gelesen werden. Folglich bestehen keine phonetischen Unterschiede zwischen den beiden Marken. Die streitverfangenen Marken sind daher praktisch identisch und eine Verwechslungsgefahr muss bejaht werden.

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IGE vom 31.05.2012, Nr. 11671
mjus / mus Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) / Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) IGE

En l’espèce, l’élément verbal « MJUS » de la marque opposante n’a pas de sens déterminé connu. La marque opposante dispose de ce fait d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux en relation avec les produits revendiqués en classe 25.

Les éléments « MJUS » et « MUS » présentent une forte ressemblance tant au niveau visuel que phonétique et laissent de ce fait une impression d’ensemble très proche. Les éléments graphiques, quant à eux, ne sont nullement en mesure d’occulter les éléments verbaux « MJUS » et « MUS ».

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IGE vom 25.05.2012, n° 12138
DESIRS / Désir Konfiserie (Kl.30), Schokolade (Kl.30) / Kuchen (Kl.30) IGE

Das Widerspruchszeichen ist in der erwähnten Bedeutung "Verlangen, Wunsch" (vgl. III. C. Ziff. 4 hiervor) wohl positiv konnotiert und vermag positive Assoziationen hervorzurufen; es ist jedoch nicht direkt beschreibend und bleibt in Bezug auf die beanspruchten Waren interpretationsbedürftig. In Anbetracht der Warengleichheit und unter Berücksichtigung, dass es sich bei den Vergleichswaren um Lebensmittel und damit um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 Activia / Acteva), ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

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IGE vom 24.05.2012, Nr. 12219