[SUPERPROVISORISCHE VERFÜGUNG]

Der Präsident des HG SG kommt zum Schluss, dass die Form der 3D Marke "Kaffekapsel" nicht ausschliesslich technisch bedingt ist, da es nachweislich andere Formen gibt, die selbst mit Original-Nespresso-Kaffeemaschinen kompatibel sind. Die Nespresso-Kapsel hat sich im Verkehr durchgesetzt (50% ungestützte Erkennung, 73% gestützt). Gemäss einer von Nestlé eingereichten Umfrage halten 50% der Befragten die Kapsel von Denner für eine Nespresso-Kapsel.

Die Verwendung des Slogans "Bei Denner - wo susch?" ist eine Verletzung der Nestlé Marke WHAT ELSE.

Ein Telekommunikationsunternehmen versandte im Rahmen einer Weihnachtsaktion sogenannte Duftbäume an ihre Kunden. Die Inhaberin der nebenstehend abgebildeten Formmarke klagte daraufhin erfolgreich gegen das Telekommunikationsunternehmen, deren Werbeageagentur sowie den Lieferanten der Duftbäume auf Unterlassung und Entrichtung von Schadenersatz.

Die Marke der Klägerin ist rechtsbeständig. Sie ist bekannt, "was als notonsch gelten kann. Wohl jeder Autofahrer hat die klägerischen Produkte schon in Tankstellenshops oder am Rückspiegel anderer Autofahrer wiederholt gesehen. Aber auch wer selbst kein Auto hat, wird schon beim Mitfahren mit Bekannten oder in Taxis oder auch in Supermärkten klägerischen Produkte mehrfach gesehen haben. Dabei wird die überwiegende Mehrheit die Form der Produkte als Hinweis auf eine bestimmte gemeinsame Herkunft verstanden haben und nicht ab rein dekorative Form. Die zwar abstrakte aber nicht lapidare Baumforrn der Produkte ist im Bereich der Lufterfrischer originell und zählt nicht zum Gemeingut."

Das Markenrecht sperrt einzig "den kennzeichnungsmässigen Gebrauch" einer fremden Marke. Ein solcher Gebrauch kann bereits dann vorliegen, "wenn der Konsument die Form und die Art des Produkts als Kennzeichnung der Herkunft derselben versteht. Ob dies von den Beklagten beabsichtigt war, ist nicht entscheidend (...)."

"Eine den Grundsätzen des Schadenersatzrechts kompatible Methode der Lizenzanalogie kann bloss die Funktion einer Schadensberechnungsmethode erfüllen, indem die angemessene Lizenzgebühr als ein Anhaltspunkt für die Bemessung des entgangenen Gewinnes dient. Wird  entgangener Gewinn geltend gemacht, muss vorausgesetzt werden, dass der Schutzrechtsinhaber in der Lage sein musste, den entgangenen Gewinn zu erzielen. Dies ist dann nicht der Fall, wenn der Schutzrechtsinhaber das Immaterialgut gar nicht genutzt hat. Nur soweit der Schutzrechtsinhaber zu belegen vermag, dass ihm als Folge der Verletzungshandlung tatsächlich eine Lizenzvergabe und somit eine Lizenzgebühr wahrscheinlich entgangen ist, handelt es sich um entgangenen Gewinn. In diesem Fall ist jedoch die Höhe der Lizenz nach Massgabe der hypothetischen Vereinbarung von Lizenzgeber und LLzenznehmer ohne Rücksicht auf ihre Angemessenheit zu bestimmen."

Die Marke "Red Bull" ist ein starkes Zeichen, da sie einen hohen Phantasiegehalt aufweist. Dafür spricht auch der ausserordentlich hohe Bekanntheitsgrad von "Red Bull" in der Schweiz. (E. IV. 3.1-3.3).
Die Marke "red bat" übernimmt die wesentlichen Bestandteile der Marke "Red Bull". Dies führt unweigerlich zu einer grossen Ähnlichkeit der streitgegenständlichen Marken. Hinzu kommt, dass die beanspruchten Waren der Marken identisch sind. Die breite Käuferschaft muss daher zwangsläufig annehmen, dass es sich um ein Produkt aus der gleichen Herkunftsquelle handelt. Da "red bat" deutlich günstiger auf dem Schweizer Markt angeboten wird als "Red Bull", kann beim Publikum der falsche Eindruck entstehen, dass es sich um eine günstige Variante von "Red Bull" handle (E. IV. 3.4-3.5).
Das Berufen auf ältere Drittrechte hilft im Markenprozess nicht. Das Argument der Beklagten, wonach es diverse Energy Drinks mit der Bezeichnung "red" gäbe, welche älter seien und somit Priorität besässen, ist daher unbehelflich. [Massnahmeentscheid]

Das angegriffene Zeichen weckt schon kraft des Sinngehaltes eine starke Assoziation an die bekannten klägerischen Zeichen. Auch seine Formgebung weicht nicht massgeblich von der älteren Marke ab.

Verwechslungsgefahr klar bejaht.

Das IGE hält fest, dass für 64% der Befragten die Farbe Blau eine Marke für Körperpflegeprodukte ist; sogar 74% assoziieren den spezifischen Farbton (der Widerspruchsmarke) mit "Nivea". 50% der Befragten sind der Meinung, dass nur ein bestimmtes Unternehmen diese Farbe für Körperpflegeprodukte verwendet. Es ist daher "ohne Zweifel davon auszugehen, dass diese blaue Farbe in Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Produkten, aber auch nur in Zusammenhang mit diesen, über einen hohen Kennzeichnungsgrad verfügt." Die angefochtene Marke übernimmt das stark kennzeichnungskräftige "Blau" der Widerspruchsmarke, also die Widerspruchsmarke selbst, und fügt ihr den Begriff "Cosm-IQ ANTI-AGE SYSTEM" hinzu. Die Übernahme einer Marke in unveränderter Form in eine eigene Registrierung – unter Hinzufügung eines eigenen Zeichens – führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr. Die Hinzufügung des Schriftzuges "Cosm-IQ ANTI-AGE SYSTEM" vermag den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht wesentlich zu verändern. Abgelehnt wurde der Widerspruch jedoch für "Parfüm" (Kl. 3) und "Produkte für die Gesundheit" (Kl. 5), weil die Widerspruchsmarke für diese Waren keine starke Kennzeichenkraft besitze.

5. Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, bei PAN- handle es sich um einen schwachen Markenbestandteil. Diese Frage kann vorliegend offen bleiben, weil die Zeichen nicht nur bezüglich dieses Präfixes sondern bezüglich des Markenanfangs PANA- übereinstimmen. Da es sich aber sowohl bei SONIC („Schall-“) als auch bei CELL („Speicherstelle“, „Zelle“, „elektronisches Element„; vgl. Richard Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik, Band 2 Englisch – Deutsch, 5. Aufl., Wiesbaden 1985, Stichwort „cell“) für Unterhaltungselektronik um schwache Markenbestandteile handelt, stimmen die Marken in einem für den Gestam-teindruck wesentlichen Bestandteil überein. Damit sind die beiden Marken ähnlich.

In Zusammenhang mit den konkret bean-spruchten Waren kommt weder dem Markenteil "CELL" noch der Kombination mit "PACK" ein direkt beschreibender Sinngehalt zu: Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 kon-kret beanspruchten Waren haben keinen Bezug zu Mobiltelefonen, mithin ist sowohl "CELL" wie der gesamten Marke "CELLPACK" durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu-zugestehen.

Die Tatsache, dass es zahlreiche Marken im Register eingetragen habe, welche mit „CELL“ beginnen – die Widerspruchsgegnerin macht geltend es gebe ca. 500 eingetragene Marken, die mit CELL und ca. 100, die mit ZELL beginnen -, vermag daran nichts zu ändern. Abklärungen vom Institut haben ergeben, dass in den massgebenden Klassen 35 und 37 lediglich 22 Marken im Register vorhanden sind, die das Element "CELL" enthalten und lediglich 3 Marken, die das Element "ZELL" enthalten. Das häufig verwendete Element "CELL" für Waren, die denjenigen der Widerspruchsmarke nicht gleichartig sind, kann keine ursprüngliche Verwässerung begründen (vgl. RKGE in sic! 1999, 648 – WAVE RAVE/theWave).

Wohl beginnt die Widerspruchsmarke mit der Silbe PRO-. Im Gesamteindruck wird dies aber nicht als (lateinisches) Präfix im Sinne von „für“ verstanden. Dies deshalb, weil das restliche Zeichen -DAFEM keinen eigenen Sinngehalt hat, somit eine Aussage „Für Dafem“ keinen Sinn macht.
3. Nichts desto trotz sind im Markenregister für die Warenklasse 5 allein 353 Schweizer Mar-ken eingetragen, welche mit der Silbe PRO- beginnen und von denen sich die Mehrheit nicht in einen Sinn der Art „Für irgendetwas“ zerlegen lässt. Lediglich aufgrund der Regis-terlage darf zwar nicht auf die Verwässerung eines Zeichenbestandteils geschlossen wer-den. [...]Wenn auch der Widerspruchs-marke insgesamt normale Kennzeichnungskraft eignet, ist der Wortanfang PRO- dennoch ein schwach kennzeichnender Markenbestandteil.

Es bleibt die Frage, ob der Zeichenbestandteil FEM ein leicht verständlicher Hinweis auf das Zielpublikum der dafür beanspruchten Medikamente, näm-lich Frauen (französisch; femme; lateinisch: femina) ist. Vom Gesamteindruck der Wider-spruchsmarke her beurteilt, liegt der Schluss von -FEM auf „femme“ oder „femina“ nicht auf der Hand, weil der davorliegende Markenbestandteil PRODA- wiederum keinen Sinn hat. Die Zerlegung der Widerspruchsmarke in „Proda Frau“ ist konstruiert. Aus diesem Grund hat die Markenendung -FEM normale Kennzeichnungskraft, respektive darf für die Wider-spruchsmarke nicht isoliert werden.

Vorliegend stehen sich die beiden Wortmarken „UPS“ und die kombinierte Marke „UTS“ (fig.) gegenüber. Bei kombinierten Marken ist grundsätzlich weder dem Wort- noch dem Bildelement a priori grössere Bedeutung zu schenken. Entscheidend ist jeweils der Ge-samteindruck im konkreten Fall. Bei der vorliegend angefochtenen Marke steht das Wort-element, nämlich das Akronym „UTS“, ganz klar im Vordergrund.

Die Vergleichszeichen bestehen beide aus drei Buchstaben, wobei beide mit einem "U" beginnen und mit einem "S" enden. Die Marken werden vom Publikum als Akronyme erkannt und entsprechend ausgesprochen. Im Klangbild der Vergleichszeichen ("U" – "Pe" – "eS" gegenüber "U" – "Te" – "eS") ergibt sich eine identische Vokalfolge (U – E – E), was zusammen mit der ohnehin identischen Aussprachekadenz, trotz des unterschiedlichen Mittelkonsonanten, bereits zu einer phonetischen Ähnlichkeit führt (vgl. auch RKGE in sic! 2001, 651 f. – MPC by Tenson [fig.] / MDC). Weiter sind die beiden unterschiedlichen Konsonanten in der Zeichenmitte, „P“ bei der Widerspruchsmarke und „T“ bei der angefochtenen Marke, phonetisch recht ähnlich: beides sind stumme Konsonanten, welche im Buchstabiermodus, der bei Abkürzungen in aller Regel verwendet wird, mit Hilfe des Vokals „E“ ausgesprochen werden. Doch auch im Schriftbild bestehen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Zeichen: Zwei von drei Buchstaben sind identisch und an der gleichen Stelle, nämlich an den markanteren Zeichenanfängen und Zeichenenden, vorhanden.

Eine Verwechslungsgefahr liegt nicht nur vor, wenn direkte Verwechslungen beider Marken zu befürchten sind (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch, wenn das Publikum die Marken zwar auseinanderhalten vermag, auf Grund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zu-sammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produkte-linien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unter-nehmen kennzeichnen (RKGE in sic! 2002, 521f. – VISA / Jet-Set Visa).
In casu erkennt das Publikum zwischen den konfligierenden Zeichen Unterschiede, jedoch weckt die identische phonetische Übernahme des kennzeichnenden Hauptelementes "F1" in die angefochtene Marke, den Eindruck, es bestehe eine irgendwie geartete Verbindung bezüglich der Inhaberschaft der beiden Marken. Dies umso mehr als die der angefochtenen Marke zugefügten Elemente "GAME" und "fahrender Rennwagen" (Bildelement) in einem ähnlichen Sinnzusammenhang stehen wie "RACING SIMULATION" bei der Widerspruchs-marke. Damit ist der Tatbestand der mittelbaren Verwechslungsgefahr erfüllt (vgl. RKGE in sic! 2002, 522 – VISA / Jet-Set Visa).

La comparaison entre des marques en trois dimensions doit s’effectuer en tenant compte de l’originalité concrète de leur forme par rapport aux produits revendiqués, notamment en tenant compte des nécessités techniques propres aux produits pour lesquels la marque est enregistrée (Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 123).

Si l’on examine les marques en présence, on observe que la marque opposante est une marque tridimensionnelle, à savoir un flacon transparent, dont la forme représente le buste d’une femme et dont la tête est remplacée par le mécanisme de projection sous forme gazeuse du liquide contenu à l’intérieur. La marque attaquée, quant à elle, est aussi un flacon transparent enregistré sous la forme d’une marque tridimensionnelle et qui représente le buste d’une femme. La partie supérieure du flacon se termine, cette fois, non pas par un système de vaporisation, mais par un goulot. Dans les deux cas, il s’agit de marques fantaisistes qui jouissent l’une comme l’autre d’une force distinctive normale. Une comparaison entre les marques de forme en présence démontre de façon indéniable que la marque attaquée reprend de façon très similaire, tant dans ses proportions que dans son style, la forme de la marque opposante.

Il s’agit dans le cas présent de comparer deux marques graphiques. De façon générale, l’impression d’ensemble de telles marques est caractérisée par la représentation graphique et le choix du motif. Plus le motif est original, plus un autre signe devra présenter des différences pour éviter un risque de confusion. De petites différences graphiques, de simples ajouts ou le doublement du motif, ne suffisent en général pas pour garantir une délimitation des signes (...). La jurisprudence en matière de similarité de marques graphiques prend en général en considération les signes d’un point de vue optique et conceptuel (...). Un élément décisif est de savoir si la marque attaquée peut être perçue dans sa forme de manière indépendante ou si, au contraire, un même consommateur peut la percevoir comme une variation ou une version retouchée de la marque opposante (...).

Il est à souligner cependant que la construction des deux croix présente une certaine similitude. En effet, les marques disposent d’une originalité à l’extrémité des branches composant les croix et, bien qu’il y ait une différence d’arrondis, elles se rapprochent sur ce point là. Comme précisé plus haut, l’impression d’ensemble des marques graphiques est essentiellement déterminée par l’aspect optique ou visuel ainsi que par le concept du signe. Un élément décisif est de savoir si le consommateur peut percevoir le signe comme une variante de la marque de base (marque opposante). Dans le cas présent, l’Institut est d’avis que le consommateur peut être en mesure de percevoir des différences entre les signes (formes arrondies de la marque opposante contre petites croix de la marque attaquée) mais que leur proximité conceptuelle est de nature lui faire penser à une variante de la marque de base.

Il est vrai que la marque de l'opposante est composée d'un seul terme, alors que la marque de la défenderesse contient deux mots. Pourtant, il faut considérer que le deuxième élément "L'ENTREPOT" constitue une indication descriptive du lieu de vente, de distribution ou de stockage des produits désignés, qui, seul, ne serait pas susceptible de protection. Comme le fait valoir à bon droit, l'opposante, les éléments restant à la mémoire du consommateur sont ainsi "CASTROL" et "CASTO" et il s'agit de déterminer s'ils sont sujets à confusion.

"CASTROL" et "CASTO" se ressemblent notablement sous les angles auditif et visuel: en effet, "CAS", la première syllabe de chaque mot, ainsi que la suite des voyelles "A-O" sont identiques.

In Zusammenhang mit Produkten für die Telekommunikation wird das Publikum, noch verstärkt durch die grosse Bekanntheit des Telefon-Pioniers Alexander Graham Bell, im Widerspruchszeichen ohne weiteres den Familiennamen "BELL" erkennen. Das angefochtene Zeichen enthält diesen Namen ebenfalls. Es unterscheidet sich vom Wi-derspruchszeichen dadurch, dass dem Namen "BELL" der Familienname "PACKARD" vor-angestellt ist und der Kombination "PACKARD BELL" die Bezeichnung "INTERNET DREAM MACHINE" (Internet Traummaschine) folgt. Die vollständige Übernahme einer Marke oder (wie in casu) die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (...).

Im angefochtenen Zeichen erscheint der Familienname "BELL" in Kombination mit dem Familiennamen "PACKARD". Dieser Kombination wird die Bezeichnung "INTERNET DREAM MACHINE" (Internet Traummaschine) beigefügt, welcher in Zusammenhang mit den hier relevanten Waren und Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikationen rein anpreisender resp. beschreibender Charakter eignet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Publikum Markenbestandteilen, die es von ihrem Sinngehalt her sogleich als beschreibend erkennt, für die Kennzeichnung der Waren in der Regel unwillkürlich weniger Gewicht beimisst als originellen Markenbestandteilen

Pour déterminer si un risque de confusion est donné, il faut examiner les deux marques litigieuses dans leur ensemble. En l'espèce, le chiffre "21" est un élément prépondérant de la marque opposante. Il l'est aussi dans la formation de la marque attaquée, d'autant plus que celle-ci comprend des éléments appartenant au domaine public. De tels éléments ne restent en principe pas en mémoire des destinataires des services.

Auch ein (gegebenenfalls) kennzeichnungsschwaches Zeichenelement darf bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens nicht einfach ausgeklammert werden (BGE 122 III 389 – Kamillosan). Denn schon die analoge Stellung schutzunfähiger resp. kennzeichnungsschwacher Bestandteile im Gesamtzeichen kann eine Verwechselbarkeit bewirken oder verstärken (...). Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ergibt sich aus der Kombination der Silbenfolge "CA – LI" mit den Silben "TER – RA". In diesen Schutzbereich greift die Marke "CASATERRA" ein, indem sie den identischen Schlusssilben "TERRA" zwei ähnlich klingende Silben voranstellt. Es ist mitunter gerade die Verbindung der identischen Schluss- mit ähnlich klingenden Anfangs- und Mittelsilben, welche im Gesamteindruck eine Zeichenähnlichkeit bewirkt (...).

Die sich gegenüberstehenden Marken stimmen nicht nur bezüglich des gemeinfreien Bestandteils LAB überein. Auch die Positionierung dieses Bestandteils am Wortende ist beiden Marken gemeinsam. Entscheidend aber ist, dass die angefochtene Marke auch den gesamten Wortanfang der Widerspruchsmarke, mithin die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit übernimmt. Aus diesem Grund besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird und somit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass sich die angebotenen Dienstleistungen an ein Fachpublikum richten, das sie mit einem hohen Grad an Sorgfalt und Aufmerksamkeit auswählt.

Schliesslich ist anzumerken, dass der Gebrauchstatbestand nicht voraussetzt, dass sich ein Produkt (oder eine Dienstleistung) ununterbrochen im Angebot befindet, denn solange die Marke im waren- oder dienstleistungsspezifischen Rhythmus auf dem Markt erscheint, ist dem gesetzlichen Gebrauchserfordernis Genüge getan (...). Somit kann bei einer regelmässig, einmal im Jahr stattfindenden Veranstaltung, ohne weiteres von einer ernsthaften Gebrauchsabsicht ausgegangen werden. Folglich zeigen die mit dem Widerspruch eingereichten Belege zur „FOCUS Night Cap“ einen ernsthaften Gebrauch des Zeichens „FOCUS“ in Verbindung mit der Dienstleistung organisation de manifestations du genre culturel [et] politique (Klasse 41) auf.

Die Widerspruchsgegnerin wendet sinngemäss ein, dass die Widerspruchsmarke wenig kennzeichnungskräftig sei. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bzw. ihrer Einzelbestandteile ist vorliegend nicht von Bedeutung. Selbst wenn diese als wenig kennzeichnungskräftig eingestuft würde(n), wäre die Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall vor einer identischen Übernahme geschützt (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a und b).