Die Widerspruchsmarke „SIGNATURE“ (fig.) wird auf Deutsch mit „Signatur“ übersetzt (vgl. www.leo.org). Da dem Begriff „Signatur“ in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 3 kein konkreter und damit auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann, eignet der Widerspruchsmarke ein normaler Schutzumfang. 

Die Vergleichszeichen werden in Klasse 3 für gleiche Waren beansprucht, sodass sich die angefochtenen Marken klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden haben. Dies ist vorliegend, in Anbetracht der vollständigen Übernahme des Wortelements der Widerspruchsmarke, nicht der Fall. Eine solche Übernahme ist nur in Ausnahmefällen zulässig und setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich bei dem übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. RKGE in sic! 2006, 269 – Michel [fig.] / Michel Compte Waters [fig.]). Im vorliegenden Fall trifft weder das eine noch das andere zu.

Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Während dieser Dauer genügt die bloss abstrakte Möglichkeit zur späteren Benutzung. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3). Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht geprüft werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.2). Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es ist zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einem Verfahren einer Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtkräf-tigem Abschluss des Verfahrens zu laufen, analog zur Situation bei Schweizer Marken gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Wie eine erneute Prüfung des Instituts ergeben hat, war gegen die internationale Registrierung Nr. 784 511 "ENER-GIE" (fig.) der Widersprechenden am 10. Juni 2003 eine provisorische Schutzverweigerung aus absoluten Ausschlussgründen (Verstoss gegen die Lebensmittelverordnung) erlassen worden, welche am 18. September 2003 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 16/2003 veröffentlicht wurde. Der Abschluss dieses Prüfungsverfahrens erfolgte mit Verfügung vom 14. Januar 2004 (publiziert in der "Gazette OMPI" Nr. 2/2004 vom 4. März 2004). Die fünfjährige Karenzfrist begann somit bei der Widerspruchsmarke am 14. Januar 2004 zu laufen und endete am 14. Januar 2009. Zum Zeitpunkt der Nichtgebrauchseinrede des Widerspruchsgegners, am 7. Oktober 2008, war die Karenzfrist somit noch nicht abgelaufen. Die Nichtgebrauchseinrede ist daher im vorliegenden Verfahren unzulässig und nicht zu beachten.

Der Widerspruchsgegner stellt (ohne nähere Begründung) fest, dass es sich beim Begriff "ENERGIE" um Gemeingut handle. Indessen kann dem Widerspruchszeichen "ENERGIE" in Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren der Klasse 25 kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet folglich in diesem Warenbereich durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzumfang. Die Vergleichszeichen werden (soweit hier interessierend) für gleiche Waren beansprucht (vgl. III. C. hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5) und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss. Dies ist vorliegend nicht der Fall: In Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der streitverfangenen Zeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene sowie insbesondere im Sinngehalt, be-steht die Gefahr von Fehlzurechnungen.

L’adjonction d’un seul mot supplémentaire tel que « SPRINT » dans la marque attaquée n’est pas non plus de nature à occulter la reprise intégrale du signe, ce d’autant plus que ce terme est plutôt faible pour les scooters. Sa présence dans la marque attaquée ne conduit pas non plus à des associations de pensées clairement divergentes par rapport à la marque opposante.

La marque opposante est constituée de l’expression « l’espace première » reproduite avec un léger graphisme. En relation avec des produits de la classe 16, cette expression n’a pas de signification particulière. En relation avec des services et en particulier des services relevant du domaine des transports, l’adjectif « première » renvoie à des servi8 ces de qualité supérieure, à des services de « première classe » (...). Toutefois, combiné avec le terme « l’espace », cet adjectif perd son sens direct et l’ensemble devient allusif d’un espace dédié à la première classe ou d’un espace de première qualité. Ainsi, en relation avec les produits et services revendiqués, le signe dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. L’enregistrement international attaqué est similaire puisque dans son sens et dans les mots utilisés (« premium » au lieu de « première »), il renvoie à la même idée que la marque opposante (voir para. C). Ainsi, pour les produits et services identiques ou similaires (voir para. B), le risque de confusion doit être admis. L'opposition est donc (partiellement) fondée.

Comme le relève à juste titre la défenderesse, la marque opposante est constituée de deux termes qui, considérés seuls, peuvent être descriptifs pour la plupart des produits et services revendiqués. En effet, le terme « Plus » est en principe appréhendé comme une indication qualitative et/ou descriptive dans le sens de plusieurs, supplément, davantage, tandis que « Apotheke » (pharmacie) désigne le lieu de vente des produits ou le lieu de prestation des services.

Cependant, l’Institut est d’avis que la combinaison telle que déposée de ces deux termes engendre un signe doté d’une force distinctive non diminuée et ainsi d’un champ de protection normal. Cette appréciation se justifie, d’un coté, par la présence de « plus » en première position qui engendre une structure inusuelle et, de l’autre, par l’absence d’un sens suffisamment déterminé ou direct. En effet, « plus, davantage de pharmacie » n’a pas de signification concrète en soi pas plus qu’en lien avec les produits et services en cause. Par ailleurs, on ne saurait attribuer à « plus » le sens de plusieurs dans cette combinaison.

Le signe opposant acquiert ainsi sa distinctivité notamment par sa structure inusuelle et marquante. En ce sens, cette structure inhabituelle et dénuée de sens qui consiste à faire précéder le terme « Apotheke » par le terme « plus » doit être considérée comme un élément essentiel du signe opposant et sa reprise est de nature à engendrer un risque de confusion en présence de produits et services identiques ou similaires. En l’espèce, cette structure distinctive se retrouve et se perçoit immédiatement dans la marque attaquée « Plus Onlineapotheke ». Elle constitue ici également un élément caractéristique apte à rester dans la mémoire du consommateur.

Die Gesuchsgegnerin bietet unter dem Domainnamen compare.ch einen Suchmaschinendienst an (www.suche.ch).

Die Marke COMPARIS ist keine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG. Jedoch sind die Dienstleistungen, die unter der Marke COMPARIS angeboten werden - Preisvergleiche im Internet - gleichartig mit den Dienstleistungen einer Suchmaschine:

"Die Gesuchstellerin wie die Gesuchsgegnerin werben auf ihren Internetseiten für die Angebote Dritter. Beide bieten Nutzern die Möglichkeit zur gezielten Suche nach den Angeboten, die sie aktuell interessieren und ihren Werbekunden die Möglichkeit, ihr Zielpublikum besser zu erreichen als durch klassische Online-Werbung, die nicht auf die aktuellen Interessen der Nutzer der jeweiligen Seiten zugeschnitten ist.

Gegenüber diesen gemeinsamen Merkmalen der Dienstleistungen beider Parteien fällt der von der Gesuchsgegnerin herausgestellte Unterschied, dass nur die Gesuchstellerin den Nutzern über die Suchmöglichkeit hinaus auch die Möglichkeit eines Direktvergleichs der Angebote bietet, nicht entscheidend ins Gewicht."

Weiter:

"Die identischen beiden ersten Silben „compar” sind keine Fantasiebezeichnungen. Sie rufen beim Nutzer die Assoziation zur Tätigkeit des „Vergleichens” hervor, da es sich bei „compar” um die wesentlichen Bestandteile der Übersetzung dieses Verbs ins Lateinische, Italienische, Französische bzw. Englische handelt (comparare, comparer, to compare). Es handelt sich also um eine gemeinfreie Sachbezeichnung mit entsprechend schwacher Kennzeichnungskraft."

Jedoch verfügt COMPARIS über eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft, die hier zur Bejahrung der Verwechslungsgefahr führt.

Die Widerspruchsmarke "CREDIT SUISSE" wird vollumfänglich in das Zeichen "UniCredit Suisse Bank" übernommen. Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. hierzu auch Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in in sic! 2001, 813 - Viva / CoopViva [fig.]). Beim im jüngeren Zeichen beigefügten Begriff "Bank" handelt es sich, in Zusammenhang mit den hier interessierenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 36, um einen rein beschreibenden Hinweis auf deren Art respektive Zweckbestimmung.

Beim im widerspruchsgegnerischen Zeichen weiter enthaltenen Begriff "Uni" handelt es sich um eine Abkürzung mit mehreren Bedeutungen wie "Universität", "united" (engl., "vereinigt") oder "User Network Interface" (vgl. www.acronymfinder.com; www.abkuerzungen.de) sowie um das französische Adjektiv für "ungemustert, einfarbig" und "vereint" (vgl. www.pons.de). Massgeblich erscheint jedoch vorliegend, dass sich dieses beigefügte Zeichenelement nicht mit dem nachfolgenden "Credit" zu einem neuen Begriff verbindet, sondern der Begriff "Credit" als solcher erkennbar bleibt.

Die Yello Strom GmbH ist Inhaberin verschiedener Marken YELLO. Die Sunrise Communications AG meldete die Marken YALLO an und benutzt sie für Mobilfunkdienstleistungen. Die Parteien streiten darüber, ob YALLO die Rechte am Zeichen YELLO verletzt. Sunrise klagt vor dem HG ZH auf Löschung der Marken YELLO wegen Nicht-Gebrauchs, eventualiter Feststellung, dass durch den Gebrauch des Zeichens YALLO die Rechte an den Marken YELLO nicht verletzt werden.

Das HG ZH tritt auf die Klage in dem Umfang nicht ein, als die Klägerin die Löschung der älteren Marken für Waren und Dienstleistungen beantragt, für welche die jüngeren klägerischen Marken nicht angemeldet resp. gebraucht werden; insoweit fehle es an einem Feststellungsinteresse. Das BGer korrigiert:

Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 MSchG ist grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt. Ausnahmsweise kann ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann. In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht werden, wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstände dennoch ein schutzwürdiges Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen Markenrechts zu verhindern.

Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, kann es bezüglich der Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse keinen Unterschied machen, ob der Nichtgebrauch einer Marke ausserprozessual geltend gemacht oder im Rahmen einer Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG angerufen wird. Es macht keinen Sinn, das Interesse an der gerichtlichen Geltendmachung des Nichtgebrauchs enger zu fassen als dasjenige an der ausserprozessualen Geltendmachung. Eine solche Differenzierung geht denn auch aus BGE 125 III 193 E. 2a S. 206 nicht hervor. Es gelten stets die gleichen, relativ geringen Voraussetzungen.

Nach dem Gesagten musste die Beschwerdeführerin kein spezielles Interesse nachweisen. Sie kann sich grundsätzlich auf ihr allgemeines Interesse stützen, bei der freien Zeichenbildung nicht durch die von der Beschwerdegegnerin eingetragenen, angeblich nicht gebrauchten Marken behindert zu werden. Gründe, aus denen die Beschwerdeführerin das fragliche Zeichen für die strittigen Waren oder Dienstleistungen nicht benutzen darf oder kann, sind keine festgestellt. Die Vorinstanz hätte daher das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin nicht von vornherein auf den Schutzbereich ihrer eigenen Marken beschränken dürfen.

[Zurückweisung an die Vorinstanz zur materiellen Prüfung der Klage.]

Die Vergleichszeichen werden in Klasse 14 für gleiche resp. hochgradig gleichartige Waren beansprucht, sodass sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat. Dies ist vorliegend, in Anbetracht der integralen Übernahme des die Widerspruchsmarke prägenden Hauptbestandteils „Oliver“ durch die angefochtene Marke, nicht der Fall. Eine solche Übernahme ist nur in Ausnahmefällen zulässig und setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich bei dem übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. RKGE in sic! 2006, 269 – Michel [fig.] / Michel Compte Waters [fig.]). Im vorliegenden Fall trifft weder das eine noch das andere zu. Beim jüngeren Zeichen wird der Name „Oliver“ als selbständiges und prägendes Zeichenelement wahrgenommen, womit der kennzeichnungskräftige Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke als solcher erkennbar bleibt (...). Zudem wird „Oliver“ in beiden zu vergleichenden Zeichen aufgrund des jeweils vorangestellten Einzelbuchstabens „s.“ respektive „A.“ als Familienname aufgefasst. Bei aus Vor- und Familiennamen bestehenden Zeichen ist nach allgemeiner Lebenserfahrung der Familienname das charakteristische Element (vgl. dazu Bundesgericht [BGer] in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] / ROSSI [fig.]).

Zwischen der Marke SMW und dem Domainnamen www.smw-watch.ch besteht Verwechslungsgefahr. Im streitgegenständlichen Domainnamen ist aufgrund des beschreibenden Begriffs "watch" lediglich das Akronym als charakteristisch zu bezeichnen. Zudem besteht zwischen der Firma SMW Swiss Military Watch Company SA und dem Domainnamen www.swm-watch.ch Verwechslungsge-fahr.

Die Widerspruchsgegnerin hält in diesem Zusammenhang fest, dass es sich beim Wortanfang "LOPI" um einen Hinweis auf den Wirkstoff „Loperamid“ und beim Wortende um einen direkt beschreibenden Hinweis auf ein Arzneimittel handle. Selbst wenn dieser Hinweis von den Fachleuten erkannt werden sollte, ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke von den relevanten Konsumenten als Ganzes wahrgenommen wird. Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Vergleichszeichen ist gemäss gängiger Lehre und Rechtsprechung unzulässig, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen.

Die Widerspruchsgegnerin greift in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein, indem sie die Buchstabenfolge "LOPIME", d.h. das gesamte Widerspruchszeichen mit Ausnahme des letzten Buchstabens, übernimmt. Die Unterschiede lediglich im ersten und letzten Buchstaben vermögen den (insbesondere klanglichen) Gesamteindruck der beiden langen und überwiegend übereinstimmenden Zeichen nicht wesentlich zu ändern.

Die Vergleichszeichen unterscheiden sich zwar auf der visuellen Ebene sowie – falls das angefochtene Zeichen mit dem englischen Begriff „quick“ assoziiert wird – auf der Sinngehaltsebene. Jedoch bestehen bei frankophoner Aussprache der beiden Zeichen markante Ähnlichkeiten beim Wortklang. In Anbetracht der Warenidentität ist der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand somit nicht eingehalten. Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen

Der Widerspruchsmarke "Sidolin" kann kein konkreter und damit auch kein in Verbindung mit den hier interessierenden Waren der Klasse 3 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet folglich durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzumfang. Die Widerspruchsgegnerin hält in diesem Zusammenhang fest, dass es sich bei der Wortendung "OLIN" um eine weit verbreitete Endung für auf Öl basierende Produkte handle. Selbst wenn im Wortelement "OLIN" ein Hinweis auf ölhaltige (resp. auf Basis von ÖL hergestellte) Produkte erkannt werden sollte, ist allerdings zu berücksichtigen, dass die angefochtene Marke von den relevanten Konsumenten als Ganzes wahrgenommen wird. Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Vergleichszeichen ist gemäss gängiger Lehre und Rechtsprechung unzulässig, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, "CITY" sei nicht nur für Waren der Klassen 25, sondern auch für jene der Klassen 14 und 18 beschreibend, weshalb ihr ein nur schwacher Schutzbereich zuerkannt werden könne [das IGE hatte den Widerspruch für die Kl. 25 abgewiesen].

Eine direkt und ohne Zuhilfenahme der Fantasie beschreibende Beschaffenheitsangabe ist deshalb sowohl für die beanspruchten Waren der Klasse 14 wie auch jene der Klasse 18 in der streitgegenständlichen Marke nicht zu sehen.

Selbst wenn sich die Bestandteile "LA" und "T-" nicht ähneln, sind die Zusätze jedoch nicht geeignet, das in Erinnerung haften bleibende Element "CITY" der beiden Marken zu überdecken. Insbesondere ist im Bestandteil "T" oder "T-" ein nur schwaches Element zu sehen, dem keine wesentliche Unterscheidungskraft zukommt. Bei Identität der Produkte müsste sich die neuere Marke weitergehend abgrenzen als vorliegend gegeben. Gesamthaft bleiben sich die beiden Marken somit ähnlich, da beide aus zwei Bestandteilen bestehen und nur kurze, nicht kennzeichnungskräftige Elemente dem Wort "CITY" vorangestellt sind.

SACHVERHALT: 1987 hatte die Zino Davidoff SA die kombinierte Marke "Davidoff Cool Water" in der Schweiz für Waren der Klasse 3 (Parfums, Kosmetika) hinterlegt. 1990 dehnte die deutsche K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG den Schutz ihrer Marke COOL WATER für Waren der Kl. 25 (Kleider) auf die Schweiz aus. Im Jahr 2000 hinterlegt Davidoff eine Marke COOL WATER mit einem breiteren Warenverzeichnis in der Schweiz, umfassend Waren der Kl. 3 und 25. Ruppert klagt auf Löschung der Marke für alle Waren. Davidoff erhebt Widerklage auf Löschung der Marke von Ruppert gestützt auf UWG; Ruppert wolle vom guten Ruf von Davidoff Cool Water profitieren.

Das KG FR heisst die Klage der Ruppert für die Waren der Kl. 25 gut und weist sie im übrigen ab. Die Widerklage wird abgewiesen. Das BGer bestätigt:

Eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken besteht nicht für Waren der Kl. 3 und 25, diese sind nicht gleichartig. Die grosse Bekanntheit einer Marke kann zu einem erweiterten Schutzbereich führen, aber die völlig fehlende Gleichartigkeit von Produkten nicht kompensieren (E. 5.6):

L'interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services est cependant soumise à une limite absolue (...). La notoriété acquise en relation avec les produits d'une classe déterminée ne saurait être reportée à des produits différents d'une autre classe. Cette limite découle du texte de l'art. 3 LPM qui utilise la notion de "produits similaires" (gleichartige Waren; prodotti simili). Admettre un risque de confusion entre des produits dissemblables, en se fondant par exemple sur la notoriété d'un signe, reviendrait à donner un sens à la norme (art. 3 al. 1 let. c LPM) ne trouvant aucun écho - même implicite - dans l'expression que lui a donnée le législateur.

Eine "Defensivmarke" muss begriffnotwendig die jüngere Marke blockieren können; das kann sie nur, wenn die beiden Marken verwechslungsfähig sind. Mangels Verwechslungsgefahr zwischen der angeblichen Defensivmarke und der jüngeren Marke (die damals nur für Waren der Klasse 3 hinterlegt wurde) ist die Hinterlegung durch Ruppert daher nicht bösgläubig (E. 6.4 u. 6.5):

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur plusieurs cas de figure du dépôt de mauvaise foi. Il a été décidé qu'aucune protection ne peut être accordée à une marque qui n'aurait pas été enregistrée dans le but d'en faire usage, mais pour en empêcher l'enregistrement par un tiers ou, autre cas de figure, pour élargir le domaine de protection d'une marque effectivement utilisée (...). De même aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée non pour l'utiliser, mais pour obtenir une compensation financière ou quelque autre avantage de l'utilisateur préexistant de ce signe (...). Ces utilisations sont considérées comme illicites au sens de l'art. 2 LCD.

6.5.3 Ainsi, pour admettre qu'un dépôt est frauduleux parce qu'il a été effectué, non pour faire usage de la marque, mais pour empêcher, dans un but parasitaire, un tiers déterminé d'obtenir un enregistrement en suisse, la connaissance de l'utilisation du signe de ce tiers pouvant prêter à confusion avec le signe déposé est une exigence nécessaire (la marque défensive [infra consid. 6.6] et la marque déposée pour obtenir notamment des avantages financiers [infra consid. 6.7], représentant d'autres cas de figure du dépôt de mauvaise foi, ne sont pas soumis à cette condition). Les produits du signe utilisé par la recourante (classe 3, produits cosmétiques) et ceux revendiqués par l'intimée (classe 25, vêtements) n'étant pas similaires, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux signes. On ne saurait dès lors retenir que la marque "Coolwater" de l'intimée a été déposée de façon frauduleuse (de façon à entraver la recourante) le 23 mars 1990.

Avec raison, la recourante ne conteste pas cette appréciation. Elle soutient toutefois dans ce contexte que la marque opposante "GOLAY" est une marque défensive qui tend à l'empêcher d'invoquer le défaut d'usage d'une marque antérieure "GOLAY". La marque opposante serait ainsi nulle. Selon la doctrine et la jurisprudence, la cognitio en matière d'opposition est en substance limitée aux motifs relatifs d'exclusion prévus à l'art. 3 al. 1 LPM. Il en résulte que le titulaire de la marque attaquée - en l'espèce la recourante - ne peut pas faire valoir que l'opposant - in casu l'intimée - fonde son opposition sur une marque défensive, cette question relevant exclusivement de la compétence du juge civil dès lors qu'il s'agit d'un motif absolu d'exclusion (abus de droit ; art. 2 let. d LPM).

Selon la doctrine et la jurisprudence, la reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure est en général de nature à créer un danger de confusion [...]. Un tel risque peut exceptionnellement être exclu. Cela suppose que le sens du signe soit modifié par l'élément ajouté (...) ou que l'élément repris constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes à créer une distinction entre les marques en présence (...). Ces critères sont également applicables aux marques patronymiques comme en l'espèce.

"Spierer", à l'instar de "Golay", est un patronyme. En relation avec les produits de la classe 14 en question, ce nom a un caractère ni générique, ni descriptif. Il ne jouit par ailleurs pas non plus d'une réputation particulière dans le milieu horloger, de même que la société Golay Spierer SA ; la recourante ne le prétend au demeurant pas et n'apporte aucun élément de preuves qui permettrait de le présumer. Il ressort en outre des pièces produites par la recourante que le patronyme "Spierer" est certes porté par moins de personnes répertoriées dans l'annuaire téléphonique "Directories" que "Golay". Ce n'est cependant pas pour autant que "Spierer" est davantage distinctif. Associé à ce dernier, "Golay" n'acquiert pas une signification différente de celle qui ressort de la marque opposante, à savoir un patronyme, et n'est pas dilué dans l'impression d'ensemble de la marque attaquée. Enfin, l'association de ces deux patronymes ne créent pas non plus un concept distinct.

Beide Marken haben keine in Wörterbüchern nachweisbare Bedeutung. Die Widerspruchsgegnerin macht jedoch geltend, die Marke ESTAVIS erwecke - im Gegensatz zu ETAVIS - eine Assoziation mit den englischen Wörtern "estate" bzw. "real estate", das "Grundeigentum, Immobilien" bedeute. Die Frage, ob der Adressat der Dienstleistungen diese nicht ganz einfachen englischen Wörter kennt, kann offen bleiben. Selbst wenn dies zutrifft, besteht die Marke nur aus einem Teil des Wortes "estate" und wird mit der Endung "-vis" ergänzt. Damit wird ein neues Wort geschaffen, bei dem der Bezug zum Begriff "estate", wenn überhaupt, nicht ohne einen erheblichen Gedankenaufwand ersichtlich ist.

Beide Marken haben drei Silben. Die Vokalfolge ist gleich. Auch die Konsonantenfolge ist identisch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Marke ESTAVIS einen zusätzlichen Konsonanten ("s") aufweist. Dieser Konsonant vermag das Wort nicht zu prägen. Ihm kommt bei der Aussprache des Wortes keine besondere Bedeutung zu. Der Leser kann ihn leicht übersehen. Klanglich sind die beiden Zeichen sehr ähnlich, so dass auch die die Gefahr des Verhörens besteht.

Wie bereits dargetan, setzt sich die Widerspruchsmarke aus zwei Namen (FRANKLIN und MARSHALL) zusammen, welche mit dem &-Zeichen verbunden sind (vgl. auch vorne, C. 7). Vom Schweizer Durchschnittsabnehmer werden diese beiden Namen als Familiennamen wahrgenommen. Beide Zeichenelemente sind gleich prägend. In Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25 kann dem Zeichen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich eignet der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Wie bereits dargetan, setzt sich die Widerspruchsmarke aus zwei Namen (FRANKLIN und MARSHALL) zusammen, welche mit dem &-Zeichen verbunden sind (...). Vom Schweizer Durchschnittsabnehmer werden diese beiden Namen als Familiennamen wahrgenommen. Beide Zeichenelemente sind gleich prägend. In Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25 kann dem Zeichen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich eignet der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

In der Bezeichnung "NIVEA" kann kein konkreter und damit auch kein in Zusammenhang mit den für die Widerspruchsmarken beanspruchten Waren beschreibender Sinngehalt erkannt werden. Dem Zeichen "NIVEA" eignet somit (zumindest) ein normaler Schutzumfang. Im Übrigen ist die Widerspruchsmarke "NIVEA" gar als institutsnotorisch bekannte Marke zu qualifizieren und dies, entgegen der Ansicht der Widerspruchsgegnerin, nicht nur in der Form der für W2 registrierten grafischen Ausgestaltung der weissen Schrift auf blauem Hintergrund.

Die Vergleichszeichen werden (soweit hier noch interessierend) für gleiche respektive stark gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, so dass sich die angefochtene Marke klar von den Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat. Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Die Gesuchstellerin ist nach Angaben auf ihrer Homepage „www.leuchtturm.com“ das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Sammelsysteme für Briefmarken und Münzen und bietet seit einigen Jahren Ordnungs- und Archivierungssysteme an, die im Büro- und Schreibwarenhandel vertrieben werden. Sie ist Inhaberin mehrerer Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil "Leuchtturm".

Der Gesuchsgegner ist Inhaber des streitigen Domain-Namens <leuchtturm.ch>, der am 4. Juni 2007 registriert wurde, und unter dem er einen Online-Shop mit dem Namen „Sammlerladen” betreibt. Er vertreibt über diesen Shop u.a. Briefmarken, Münzen und Zubehör für Sammler.

Im Domain-Namen ist die Bezeichnung „Leuchtturm“ in identischer Weise wie in den obgenannten registrierten Marken der Gesuchstellerin enthalten. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend sei, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Dabei ist auf den Gesamteindruck abzustellen, wobei die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente ausschlaggebend ist. Das Hinzufügen des grafischen Elementes (Briefmarke mit Leuchtturm) vermag den betroffenen Marken durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Die Grösse des Wortelementes sowie dessen Hervorhebung durch Abbildung eines Leuchtturmes im Bildbestandteil deuten jedoch auf eine Dominanz des Schriftzuges hin. Ausserdem ist insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr das graphische Element von untergeordneter Bedeutung, weil sich das Publikum in erster Linie am Wortelement „Leuchtturm“ orientiert.

Das Argument des Gesuchsgegners, dass die beiden Wort-/Bildmarken einen Markenschutzanspruch nur in dieser Wort-/Bildkombination zu begründen vermögen, geht fehl.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Als schwach gelten gemeinhin Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Der Experte ist der Ansicht, dass dem Zeichen „Leuchtturm“ für die mit den Marken der Klägerin beanspruchten Waren (im wesentlichen Sammler-Zubehör) jedoch kein konkreter oder direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann. Die Marken scheinen vom Sachbegriff eines Leuchtturms losgelöst, womit ihnen ein normaler Schutzumfang zukommt. Die integrale Übernahme des Wortelementes „Leuchtturm“ in den Domain-Namen des Gesuchsgegners ist geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit den Marken der Gesuchstellerin zu erzeugen und deren Kennzeichnungskraft zu schwächen.

Der Gesuchsgegner hat keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen. Dass auch „Leuchtturm”-Originalwaren im Online-Shop angeboten werden, begründet kein Recht zur Markennutzung und erhöht die Verwechslungsgefahr hinsichtlich des Betreibers der Website. Die Registrierung und Benutzung des Domain-Namens <leuchtturm.ch> muss somit als klare Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerinnen qualifiziert werden.