Selon une pratique constante, les désignations décrivant la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece). En l'occurrence, le terme "HERITAGE", dont les sens propre et figuré ont été rappelés au considérant 5.1 ci-dessus, sera compris sans difficulté par le cercle des consommateurs concernés. Au sens propre, hériter signifie devenir propriétaire par succession d'un bien ou titulaire d'un droit. On hérite d'un patrimoine, d'un immeuble ou encore d'une fortune (cf. Le Petit Robert de la langue française 2012 précité). Il apparaît ainsi que, mis en relation avec des services tels que "affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires", les destinataires y verront un renvoi direct quant au contenu et à leur destination, c'est-à-dire des services consacrés à l'héritage, comme l'administration financière d'un héritage ou l'administration d'un héritage reçu sous la forme d'un bien immobilier. (…) Il s'ensuit que, même au sens figuré, le terme "HERITAGE" est de nature à susciter immédiatement et sans effort d'imagination particulier auprès du public concerné, un rapprochement avec la qualité des services offerts et que le terme est alors qualitatif (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.2 Masterpiece).

Il a été établi au considérant 5.1 ci-dessus que le logo figurant dans les marques opposantes se compose des quatre lettres "H" dont la juxtaposition met en évidence une croix dont les branches sont de longueurs égales et rappelle la croix suisse. L'intimée relève certes que le fait que certaines personnes puissent voir une croix ressemblant à la croix suisse au coeur du logo de "BANQUE HERITAGE" n'évitera jamais que d'autres personnes ne le voient pas et que ces dernières ne verront que la partie foncée du logo, soit sa partie positive constituée de la juxtaposition des quatre lettres "H" et reconnaîtront ainsi à cet élément figuratif un caractère distinctif entier. Cet argument n'est toutefois pas d'un grand secours à l'intimée dans la mesure où elle admet ainsi elle-même que, parmi les consommateurs concernés, certains y verront précisément une croix suisse peu stylisée et que, pour ces consommateurs-là, le signe ne sera guère propre à individualiser l'entreprise. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce logo ne paraît au demeurant pas particulièrement élaboré et la présence d'une croix en son centre contribue à l'affaiblir dès lors que les croix appartiennent au domaine public (…).

Il convient finalement de constater que, dans une impression d'ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments verbaux, lesquels se résument aux termes génériques "BANQUE" et "BANK & TRUST" accompagnés du terme faible "HERITAGE". Force est dès lors d'admettre avec la recourante que les marques opposantes ne sont dotées que d'une faible force distinctive. Il convient dès lors d'admettre que la présence du terme verbal "MARCUARD" dans la marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques opposantes et à exclure par là un risque de confusion, qu'il soit direct ou indirect.

En revanche, le champ de protection de la marque opposante comprend la façon dont ce « B » est représenté. Or, dans la marque attaquée, le « B » est représenté de façon très similaire. Si les polices d’écriture ne sont certes pas identiques (dans la marque attaquée par exemple, l’extrémité inférieure de la hampe se prolonge dans une forme arrondie, tout comme l’extrémité supérieure de la panse), elles sont toutefois très proches. Toutes deux d’inspiration manuscrite, rondes et inclinées vers la droite, elles dégagent une impression d’ensemble très similaire.

Quant aux différences entre les signes, elles résultent de l’ajout dans la marque attaquée de « Jacky Belliard », qui introduit une certaine différenciation mais qui n’est toutefois pas apte à reléguer la lettre B en arrière-plan. Au contraire celle-ci reste isolée, indépendante. Au vu des fortes similarités constatées, il faut toutefois considérer que ces différences sont insuffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion, d’autant plus que les produits dont il est question en l’espèce sont achetés ou pris en compte avec un degré d’attention qui n’est pas particulièrement élevé (cf. not. TAF, 21.12.2011, B-4260/2010 – Bally / BALU (fig.)).

Il faut donc admettre qu’il subsiste au moins un risque de confusion indirect, dans la mesure où le public, même à considérer qu’il parvienne à distinguer les marques l’une de l’autre en raison des éléments supplémentaires de la marque attaquée (« Jacky Belliard »), est amené à faire de fausses associations en raison de leur grande similitude (Directives, Partie 5, ch. 7.4.2.).

Dienstleistungsgleichheit ist gegeben, da beide Detailhandelsdienstleistungen beanspruchen, was einer besonderen Form einer Werbedienstleistung entspricht. Nachfolgend sind somit die Zeichen zu vergleichen.

Die Widerspruchsmarke „werkhaus“ ist im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Dienstleistungen, Detailhandel, normal kennzeichnungskräftig. Die vollumfängliche Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Bestandteils in die angefochtene Marke ist somit grundsätzlich unzulässig. Zur Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem beliebig weiteren Element) ergänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva/CoopVIVA [fig.] m.w.H.). Die grafischen Elemente der angefochtenen Marke sind nicht derart, um vom übereinstimmenden Wortelement „Werkhof“ abzulenken.

Le vocable « NES » est l’unique élément de la marque opposante. Il ne dispose pas de signification déterminée en rapport avec les produits revendiqués en classe 5. Le signe opposant dispose ainsi d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. Par conséquent, la reprise intégrale du signe opposant est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques et/ou similaires.

Le terme « TREAKOL » est indéterminé ; il ne dispose pas de signification évidente, immédiate et directement descriptive en relation avec les produits en cause. Par conséquent, il convient de lui reconnaître une force distinctive ainsi qu’un champ de protection normaux. Le défenderesse soutient que l’élément « TRE », sur lequel porte en partie la similarité des 5 deux signes, est un élément faible, puisqu’il signifie « trois » en italien. Le champ de protection de la marque opposante ne s’étendrait donc pas à cet élément, qui serait descriptif des produits. Cet argument est infondé. En effet, on ne voit pas de quelle manière l’élément « trois » pourrait être directement et immédiatement compris par les destinataires des produits concernés comme une indication descriptive de ces derniers. Il est d’ailleurs peu probable que, dans leur perception du signe, les consommateurs isolent l’élément « TRE » du reste de la marque. De plus, les similarités entre les signes ne portent pas uniquement sur l’élément « TRE », mais sur l’élément « TREAK » ou « TREAC », qui n’a lui aucune signification terminologique.

Wie bereits dargetan, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine unbestimmte Wortneubildung (vgl. oben III. C. Ziff. 6). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 5 kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Ihr eignet folglich durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang.

Als schwach haben Marken zu gelten, deren wesentliche Elemente eng mit Sachbegriffen verbunden sind und zum allgemeinen Sprachgebrauch gehören; stark sind hingegen Marken, welche durch die Phantasie ihres Inhaltes auffallen oder sich beim Publikum eingeprägt haben (BGer in sic! 2000, S. 196 CAMPUS/LIBERTY CAMPUS). Die Widerspruchsmarke besteht im Wesentlichen aus dem Wortelement "viva". Dabei handelt es sich einerseits im Italienischen um ein Adjektiv, in weiblicher Form Einzahl, welches sich mit "lebhaft" übersetzen lässt. (...) Dabei dürfte in beiden Landessprachen der im Sinne einer Exklamation mit der Bedeutung "lebe hoch!" bzw. im Rätoromanischen zusätzlich mit der Bedeutung "Prosit!" verwendete Imperativ im Vordergrund stehen (...). Der Sinngehalt des Wortes "viva" ist demnach in den beiden Sprachen auf den Ausdruck von Zustimmung, Lebensfreude und guten Wünschen gerichtet (RKGE in sic! 2001, S. 814 Viva/CoopViva [fig.]). In Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 vermag der Begriff "viva" möglicherweise positive Assoziationen zu erwecken. Jedoch wird dadurch, selbst wenn es sich bei der Herbeiführung von Lebensfreude um einen allfälligen Zweck oder eine mögliche Wirkung dieser Dienstleistungen handeln sollte, keine direkt beschreibende Aussage vermittelt. Ausserdem gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, die behauptete Verwässerung der Widerspruchsmarke zu belegen. Einerseits vermag der Umstand dass im Schweizer Markenregister für Dienstleistungen der Klasse 41 mehrere das Wortelement "viva" enthaltende Zeichen eingetragen sind, den Gebrauch dieser Marken in der Schweiz nicht glaubhaft zu dokumentieren.

[Damit war's gelaufen, die Verwechslungsgefahr wurde auch vom BVGer, wie schon vom IGE, bejaht.]

Comme relevé précédemment, l’élément verbal des signes est à qualifier d’essentiel dans l’impression d’ensemble et peut dans les deux cas être appréhendé par une partie déterminante des destinataires comme l’acronyme « NR ». Ce dernier ne dispose pas de signification évidente, immédiate et directement descriptive avec les produits en cause. Par conséquent, il convient de lui reconnaître une force distinctive ainsi qu’un champ de protection normaux.

Die Widerspruchsmarke enthält das Wortelement "5th Avenue", dessen Gemeingutcharakter im Hinblick auf die vorliegend beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 mehrmals bestätigt worden ist (...). Das Bundesgericht hat bereits im Jahre 1950 hierzu festgestellt, dass die Bezeichnung als solche nicht geeignet ist, Luxusgüter zu individualisieren (BGE 76 I 241 5th Avenue). Die Rekurskommission hat darauf aufbauend in einem Widerspruchsverfahren entschieden, dass im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 18 und 25 "Luxus und Lifestyle" zu den begehrten Eigenschaften gehören, die insbesondere in der Werbung intensiv hervorgehoben würden. Für diese Waren stelle die Bezeichnung "5th Avenue" einen Hinweis auf hohe Qualität und damit eine werbemässige Aussage dar. Solche Qualitätshinweise sind nach ständiger Praxis dem Gemeingut zuzurechnen (...). Das Bundesverwaltungsgericht kann seit diesen Entscheiden keine Veränderungen bezüglich der Reputation erkennen, die mit dieser Strasse verbunden wird. Für Waren, welche in luxuriösen Ausführungen denkbar sind, wie etwa diejenigen der hier betroffenen Klassen 18 und 25, ist daher von einem anpreisenden Charakter des Elements "5th Avenue" und daher einem schwachen Markenbestandteil auszugehen. Ob darüber hinaus von einem beschreibenden Charakter des Wortbestandteils ausgegangen werden muss, welcher den Verkaufsort der beanspruchten Waren bezeichnet, kann daher offen bleiben. Demnach genügen grundsätzlich schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

Die Beschwerdeführerin macht erstmals vor Bundesverwaltungsgericht die Bekanntheit der Widerspruchsmarke geltend (...) [Der Nachweis gelingt in der Folge für Schuhe, nicht aber für die anderen benspruchten Waren.]:

Bezüglich den in der Schweiz unter dieser Marke verkauften Schuhe, geht aus der eidesstattlichen Versicherung des schweizerischen Geschäftsführers der Beschwerdeführerin vom 15. Januar 2007 und einer Erklärung vom 22. April 2010 hervor, dass in den Jahren 2002-2003 sowie 2007-2008 rund 8 Mio CHF, in den Jahren 2004 bis 2006 rund 5,5 Mio CHF sowie 2009 rund 10,5 Mio CHF Umsatz erzielt wurde (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Dabei wurden durchschnittlich rund 134'000 Anzahl Schuhpaare verkauft (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Die Benutzung der Marke erfolgte jeweils dadurch, dass die Marke in der hinterlegten Form sowohl auf den jeweiligen Schuhen selbst als auch auf deren Verpackung angebracht war (Beschwerdebeilage 9). Damit ist auch ein langjähriger und intensiver Gebrauch der hinterlegten Marke im Zusammenhang mit "Schuhwaren" belegt.

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass in Bezug auf die Ware "Schuhwaren" der Klasse 25 aufgrund der Warenidentität, der Zeichenähnlichkeit sowie des erhöhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen und eine Verwechslungsgefahr daher aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten zu bejahen ist. Hingegen ist in Bezug auf die Waren "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" der Klasse 18 sowie "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" der Klasse 25 die Verwechslungsgefahr im Einklang mit der Vorinstanz zu verneinen.

Dem Begriff "PENTASA" kommt keine lexikographische Bedeutung zu und er wird auch nicht als Fachbegriff für einen bestimmten Wirkstoff verwendet. Der Hinweis auf den Wirkstoff "Mesalazin" ist höchstens aufgrund eingehender Interpretation zu erkennen. Nur wenn zwischen der Bezeichnung und der Ware ein so unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Gedankenarbeit oder be-sonderen Phantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist ein Zeichen als beschreibende Angabe vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2). Letzteres trifft vorliegend nicht zu, weil selbst fachkundige Abnehmer wie Ärzte und Apotheker im Widerspruchszeichen höchstens eine entfernte Anspielung, jedoch keinen direkt beschreibenden Sinngehalt erkennen werden. Dasselbe gilt hinsichtlich des Bestandteils „PENTA-„ im Sinne von fünf, der im Zusammenhang mit den streitigen Waren keinen beschreibenden Charakter hat. Somit eignet der Wider-spruchsmarke „PENTASA“ als Phantasiebegriff ein normaler Schutzumfang.

4. Die Widerspruchsgegnerin greift in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein, indem sie die Buchstabenfolge "PENTA-", d.h. fast das gesamte Widerspruchszeichen mit Ausnahme der letzten zwei Buchstaben, übernimmt. Die Unterschiede in der Endung, die ausschliesslich die Vokale betreffen, vermögen den Gesamteindruck der beiden überwiegend übereinstimmenden Zeichen nicht wesentlich zu ändern.

L’élément « MASTER » est certes laudatif et non protégeable en soi (...). Un risque de confusion ne saurait dès lors se justifier uniquement sur la base de la reprise de cet élément. Toutefois, il a été démontré de manière concluante (cf. supra let. C) que les signes présentent des similitudes évidentes sur divers points et pour de multiples raisons. On rappellera également dans ce cadre le champ de protection accru de la marque opposante.

En outre, il convient de noter que les produits en cause en classe 14 constituent des produits de consommation courante et que la jurisprudence leur attribue un degré d’attention et une capacité de distinction moindres (cf. not. TAF B-4260/2010 - Bally / BALU). A ce propos, on rappellera que des produits tels que les montres ou les bijoux visent tant des articles de consommation courante que des produits de luxe. On ne saurait dès lors leur attribuer une attention particulièrement accrue.

Dans ces conditions et en tenant compte de la similitude des signes ainsi que de l’identité respectivement la forte similarité des produits, les conditions d’un risque de confusion sont remplies.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die 5 angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist nach Auffassung des Instituts vorliegend nicht der Fall: Aufgrund der ausgeprägten Ähnlichkeit können die bestehenden Unterschiede leicht überlesen und insbesondere überhört werden (vgl. III. C. Ziff. 3 hiervor). Zwar werden Pharmazeutika gemäss ständiger Rechtsprechung in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6 in fine); indessen dürfen die Anforderungen an das Unterscheidungsvermögen des Publikums auch in diesem Bereich nicht überdehnt werden.

In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren Tablet Computer der Klasse 9 ist die Widerspruchsmarke institutsnotorisch bekannt. Es handelt sich hierbei um eine bekannte Marke der Hinterlegerin für ihre Tablet Computer.

Insoweit verfügt die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Weitergehend (in Bezug auf die restlichen beanspruchten Waren der Klasse 9 sowie die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38) ist das Zeichen nicht institutsnotorisch bekannt. Etwas anderes geht auch nicht aus den Widerspruchsbeilagen Nr. 3-14, welche sich allesamt auf die Ware Tablet Computer beziehen, hervor. Es kann der Widerspruchsmarke insoweit aber auch kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Ausdruck Pad be-zeichnet nicht per se ein Gerät aus dem in casu relevanten Warenbereich und steht auch nicht als Kurzform für „Touchpad“ oder einen anderen technischen Begriff. Die Deutung von IPAD als „Tablet Computer“ beinhaltet somit einen Gedankenschritt. Folglich eignet der Widerspruchsmarke für sämtliche Waren der Klasse 9 (ausser für Tablet Computer) und sämtliche Dienstleistungen der Klasse 38 durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Obwohl der Wortanfang „in aller Regel“ den Gesamteindruck einer Marke stärker prägt als andere Wortbestandteile, handelt es sich hierbei nur um ein Indiz, welches sich schematischer Anwendung entzieht und im Einzelfall ohne weiteres eine abweichende Beurteilung zulässt (vgl. z.B. RKGE in sic! 2001, 133 – OTOR /// ARTOR). Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts sind sodann betonte Wortende ebenfalls prägend (vgl. BGer in sic! 1997, 45, Kamillosan // Kamillan). Eine solche differenzierte Sichtweise drängt sich im vorliegenden Fall auf, da jeweils das übereinstimmende Wortende betont wird. Der genannte Unterschied im Zeichenbeginn (anstelle des I ein H) ist in casu nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte.

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit über 10 Jahren die Firma und die Bezeichnung „Frischer Wind“ benutzt. Sie hat des weiteren glaubhaft gemacht, dass sie die Bezeichnung „Frischer Wind“ schweizweit regelmässig benutzt und diese mindestens in den einschlägigen Kreisen (zu denen auch die Gesuchgegnerin zu zählen ist) einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt.

Das schweizerische Bundesgericht hat in einem Leitentscheid festgehalten, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar sind mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244).

Ist ein Zeichen namen-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.).

In dem vorliegenden Fall ist es klar, dass die Bezeichnung „Frischer Wind“ aus Wörtern des Gemeinguts besteht und dass diese Bezeichnung für Luftströmungen zweifelsohne eine Sachbezeichnung ist. „Frischer Wind“ hat jedoch auch im täglichen Leben einen klaren Sinngehalt von etwas Neuem, Energievollem. Wird diese Bezeichnung als Name für ein Unternehmen verwendet, so ist sie keineswegs sachbezeichnend (ausser vielleicht für Ventilatoren oder Tunnelbelüftungen), sondern originell.

„Frischer Wind“ und „frischwind“ sind als quasi identische Zeichen anzusehen. Da die betreffenden Wörter dem allgemeinen Sprachgebrauch entstammen, sind sie als solche nicht originell – das einzig kennzeichnende an ihnen ist ihr Sinngehalt, und dieser ist bei beiden Begriffen identisch. Als quasi identische Kennzeichen sind sie verwechselbar.

Die Gesuchstellerin gebraucht die Bezeichnung „Frischer Wind“ unbestrittenermassen seit dem Jahre 2000, als kennzeichnenden Bestandteil ihrer Firma, sowie auch als Marke, und für ihre Internetauftritte. Die Gesuchgegnerin hat den Domainnamen erst seit dem Jahr 2011 verwendet. Die Gesuchstellerin hat daher eine faktische Priorität von 10 Jahren für den Gebrauch der Bezeichnung „Frischer Wind“. Wenn nach so langer Zeit eine fast identische Variante der ursprünglichen Bezeichnung auftaucht – „frischwind“ – so werden die angesprochenen Fach- und Konsumentenkreise (die ja für die beiden Parteien identisch sind – Beratungsfirmen einerseits und Beratung suchende Unternehmen oder Organisationen andererseits) zuerst einmal annehmen, die ursprüngliche Benutzerin habe eine Variante ihrer Bezeichnung geschaffen, oder eine neue Zweigstelle gegründet.

Soweit die Beschwerdeführerin auf Unterschiede der kollidierenden Marken in ihrem tatsächlichen Gebrauch, namentlich die unterschiedlichen Getränketypen, Produktionsstandorte, Flaschenformen und Etiketten der unter den Marken aktuell vertriebenen Waren hinweist und daraus Anhaltspunkte gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr gewinnen möchte, ist ihr die Beschränkung des Widerspruchsverfahrens auf die Registereinträge der zu vergleichenden Eintragungen (E. 2.4) entgegenzuhalten.

Die bloss schwache grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke fällt vorliegend nicht ins Gewicht. Die Marken stimmen im in allen Landessprachen ungewöhnlichen und deshalb erinnerungsstarken Anlaut "Tsa-" und in der klingenden französischen Endung "-ine" überein. Diese Ähnlichkeit wird durch die unterschiedlichen Mittelkonsonanten "r" / "ll", den kaum prägenden Schriftzug der angefochtenen Marke und das für Weine häufig anzutreffende, in der ganzen Schweiz sinnbekannte und beschreibend wirkende erste Markenwort "Cave", das sich auch sprachlich nicht von der französischen Prägung des Fantasieworts "Tsalline" unterscheidet, im Gesamteindruck der Marken nicht überwunden, zumal in Anbetracht der weitgehenden Warenidentität auch noch ein strenger Beurteilungsmassstab anzulegen ist (E. 2.1). In ständiger Rechtsprechung wird zwischen dreisilbigen Markenworten, die nur in ihrer Mittelsilbe voneinander abweichen, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bejaht (...)

Beim Widerspruchszeichen handelt es sich im Zusammenhang mit café, préparations à base de café (Kl. 30) und machines à café (Kl. 11) um eine bekannte Marke (vgl. Widerspruchsentscheid Nr. 7794 – NESPRESSO / TEESPRESSO, Teil III. D. 2). In Bezug auf die übrigen hier interessierenden Waren (thé und préparations à base de cacao [Kl.30]) kann dem Widerspruchszeichen kein direkt beschreibender Sinngehalt zugesprochen werden, weshalb ihm eine normale Kennzeichnungskraft zukommt. Zudem besteht teilweise Identität bzw. hochgradige Gleichartigkeit der hier interessierenden Waren der Klassen 11 und 30, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

Die Widerspruchsmarke wurde vorliegend nahezu unverändert übernommen. Der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken ist somit fast identisch. Dies ist ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke nahezu unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 m.w.H.). Dies ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass das übernommene Element schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

5. Es trifft weder das eine noch das andere zu. Wie dargetan kommt der Widerspruchsmarke eine starke bzw. normale Kennzeichnungskraft zu. Zudem bleibt das Wortelement ZESPRESSO, welches nahezu vollständig mit der Widerspruchsmarke übereinstimmt, in der angefochtenen Marke als selbständiges Element erkennbar. Im Übrigen vermag das (kennzeichnungsschwache) Wortelement CAFÉ den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern und ihr eine eigene Individualität zu verleihen (vgl. III. C. 6. hiervor; RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]). Gleich verhält es sich mit der Grafik, d.h. dem stilisierten Schriftzug, welche in erster Linie als Verzierungselement wahrgenommen wird

Dass der Begriff „DIESEL“ im vorliegenden Zusammenhang als eine freihaltebedürftige Gattungsbezeichnung zu gelten habe und dies einen Einfluss auf den Schutzbereich der Widerspruchsmarke haben sollte, entspricht in keiner Art und Weise der Institutspraxis. Demgemäss ist nämlich ein Zeichen unter dem Aspekt der absoluten Ausschlussgründe immer in Bezug auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die das Zeichen konkret beansprucht wird (Richtlinien, Teil 4, Ziff. 3.3). Die von der Widerspruchsgegnerin erwähnte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist so zu verstehen, dass es Zeichen gibt, die konkret für alle Waren und Dienstleistungen anpreisend sind. Dies bedeutet aber nicht, dass solche Zeichen abstrakt bzw. unabhängig von den beanspruchten Produkten als Gemeingut qualifiziert werden (vgl. sinngemäss Urteil des BVGer B-6747/2009 vom 26. Februar 2010 E. 5.2 - WOW). Entsprechend ist DIESEL für Waren der Klasse 25 auch aus Sicht der Konkurrenten keine Gattungsbezeichnung, sondern eine Phantasiebezeichnung. Somit ist die Widerspruchsmarke als normal kennzeichnungskräftig zu qualifizieren. Sie geniesst mithin einen normalen Schutzumfang.

Das angefochtene Zeichen besteht nebst „Diesel“ aus dem für die streitigen Waren direkt beschreibenden Wortelement „MAN“, nämlich hinsichtlich des Destinatären Kreises, und dem Zusatz „& Turbo“, der für die streitigen Waren ebenfalls als Phantasiebezeichnung gilt. Letzteres Element unterstreicht den Sinngehalt des Elements „Diesel“, das den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens prägt. Der vorhandene Unterschied in den zusätzlich vorhandenen Elementen der angefochtenen Marke ist somit nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchte. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin vom übereinstimmen-6 den Element "DIESEL" abzulenken. In Anbetracht der festgestellten Warengleichheit ändert somit der erwähnte Unterschied den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

Die angefochtene Marke besteht aus dem Begriff „DACHS“, welcher sich über einer naturgetreuen Abbildung einer Tierpfote befindet, sowie aus einer leichten Grafik in Form eines hellen Kreises und einer dunklen Umrandung (vgl. oben, Ziff. C 6). Das Wortelement wird in casu durch die grafische Darstellung unterstrichen (oder umgekehrt). Bei der Tierpfote handelt es sich um ein Gestaltungselement, welches das Wortelement DACHS noch zusätzlich unterstreicht, mithin um die grafische Wiedergabe des Sinngehaltes.

7. Die grafischen Ausgestaltungen der beiden naturgetreuen Darstellungen der Tierpfoten weisen zwar bei genauer Betrachtung minime Unterschiede auf: So hat die Pfote bei der Widerspruchsmarke vier Ballen und vier Krallen, die der angefochtenen Marke fünf Ballen und fünf Krallen. Zudem sind die Krallen bei der angefochtenen Marke etwas spitziger ausgestaltet als diejenigen der Widerspruchsmarke. Die Pfote der Widerspruchsmarke ist leicht nach rechts gerichtet, diejenige der angefochtenen Marke ist senkrecht ausgerichtet. Die angefochtene Marke enthält zudem das (die Grafik unterstreichende) Wortelement DACHS sowie die grafischen Elemente in Form eines hellen Kreises und einer dunklen Umkreisung des Zeichens. Diese minimen Unterschiede sind vorliegend jedoch nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern, mithin von der übereinstimmenden grafischen naturgetreuen Darstellung einer Tierpfote abzulenken. Die konkreten Darstellungen der naturgetreuen Tierpfoten sind sich im Gesamteindruck äussert ähnlich.

Dès lors, en tenant compte de l’identité/similarité des services, de la forte similitude des signes sur le plan visuel, d’une force distinctive normale du signe opposant, ainsi que d’un degré d’attention pas particulièrement élevé pour ces services, il convient d’admettre un risque de confusion. Il n’est pas question d’une reprise du motif abstrait dans le sens d’une représentation propre et autonome, mais bel et bien d’une simple reprise inadmissible des éléments caractéristiques de la marque opposante

Im Hinblick auf eine gesamthafte Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass aufgrund der Warenidentität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit im Hinblick auf Schuhe der Klasse 25 sowie auch aufgrund des erhöhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand stark erhöhen. Es kann nicht angenommen werden, dass diese Anforderungen bei den klanglich ohnehin sehr nah beieinander liegenden Zeichen "BAL-LY" und "BA-LÜ" und unter Berücksichtigung der lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer eingehalten sind, weshalb die Zeichen für diese Waren verwechselbar sind.

Es ist zu prüfen, ob dasselbe Ergebnis auch bei der Prüfung der Verwechselbarkeit der Zeichen bei Kleidern der Klasse 25 sowie den Waren der Klassen 18, 14 und 3 angenommen werden kann, für die kein erweiterter Schutzumfang der Marke BALLY festgestellt bzw. diese Frage nicht abschliessend beantwortet wurde (vgl. E. 9.2). Im Entscheid Red Bull (fig.); Red / Red Devil der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 2007, 531 ff.) wurde die Verwechslungsgefahr bei Warengleichartigkeit, aber nur grenzwertiger Zeichenähnlichkeit lediglich für Waren angenommen, für die die Marke "Red Bull" berühmt ist. In dem zitierten Entscheid waren jedoch die Unterschiede in der visuellen Wahrnehmung unter anderem aufgrund des prägnanten Bildzeichens der Marke "Red Bul" wesentlich bedeutender als dies vorliegend der Fall ist. Es kann beim Vergleich der eher nahe beieinander liegenden Zeichen BALLY / BALU (fig.) daher weder in visueller noch in klanglicher Sicht von einer ähnlich grenzwertigen Zeichenähnlichkeit gesprochen werden. Aus diesem Grunde sind die aufgrund der vorliegenden Warenidentität erhöhten Anforderungen an den Zeichenabstand als nicht erfüllt anzusehen, weshalb die Vergleichszeichen auch für diese Waren als verwechselbar zu betrachten sind.

Schliesslich ist auf die Bemerkung des Beschwerdeführers einzugehen, gemäss der eine Recherche in den Internetsuchmaschinen "Google" und "yahoo" eindeutig eine klare Zuordnung von "BALLY" zum Unternehmen Bally Schuhfabriken AG sowie von "BALÙ" zum Modegeschäft des Beschwerdeführers in W._______ ergebe. Abgesehen davon, dass diese Feststellung für die Eingabe des Suchbegriffs "BALÙ" lediglich bei einer Einschränkung der Suche auf schweizerische Seiten sowie auf die italienische Sprache gemacht werden kann, ist eine mutmassliche Zuordnung aufgrund von Resultaten in Internetsuchmaschinen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht massgebend.