The Respondent is Ariel Hauser, Wangen an der Aare, Switzerland.

The Swiss Supreme Court considered that in the case of a conflict between a trademark and a domain name, the content of the website linked to the domain name would be determining, but that the sole registration of a domain name can be sufficient to establish the violation of a trademark right if the trademark is well-known (4C.31/2004 = sic! 2005, 200 - <riesen.ch>).

The second question which arises is therefore whether “ARIEL” is well-known and protected under Article 15 of the Swiss Trademark Act. (...) Under the circumstances, the Expert considers that “ARIEL” is obviously a strong trademark, known by a large part of the Swiss public, and that it therefore benefits from a high scope of protection in Switzerland.

The third question to examine is whether the well-established rights of the Claimants in their trademark “ARIEL” prevail over the Respondent’s first name “Ariel” which is protected, to a certain extent, by Article 29 of the Swiss Civil Code (Andreas BUCHER, Personnes Physiques et protection de la personnalité, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1999, No. 833). A balance between the parties’ interests has thus to be established.

The Swiss Supreme Court found that the interest of a company in being easily found on the Internet by its customers under its well-known mark is greater than the interest of an individual to use his last name as part of an Internet address (4C.376/2004 of January 21, 2005, SIC ! 2005, pages 390ff – <maggi.com>).

In this regard, the Expert considers that the interest of a multinational group such as Procter & Gamble, which owns and has been extensively using in Switzerland the “ARIEL” trademark for decades, is higher than the interest of the Respondent who has registered his first name as a domain name, but who has not used the said domain name for a website in five years and who has not taken position in the present proceedings.

The Respondent is not a representative of the Claimant. The Claimant faces disadvantages as it cannot use the domain name <blogger.ch> to market its product under the corresponding trademark. By registering the domain name <blogger.ch>, which is identical to the Claimant’s international and Swiss trademark registrations for the mark BLOGGER, the Respondent created a likelihood of confusion for Internet users who would expect to find under the disputed domain name the Claimant’s related services. It is apparent that the Respondent is trying to take advantage of the Claimant’s brand recognition. Hence, the Respondent’s behavior violates the Claimant’s right in a distinctive sign under Article 3 lit. d) UCA.

Moreover, the Expert agrees with the Claimant that the Respondent’s conduct aiming at using the Claimant’s distinctive sign for pornographic material (see Annex 10 to the Complaint) exploiting thereby the reputation of the Claimant’s trademark is unfair and unlawful within the meaning of Article 2 UCA.

According to art. 13 para. 2 TMA in connection with art. 3 para. 1 lit. c TMA the Claimant is entitled to enjoin the Respondent to use a sign similar to SUNRISE in connection with goods and services identical or similar to Claimant’s. The difference between the signs SUNRISE and SUNIRSE is negligible. It only consists of the exchange of two letters without significantly altering the appearance of the sign as a whole, especially considering the wider protection of art. 15 TMA. The services and goods offered on Respondent’s website under the Domain Name include services similar or identical to Claimant’s, i.e. mobile phones, network contracts or SMS-services.

The Panel notes that under paragraph 4 (a) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) adopted by ICANN on August 26, 1999, the conduct of typosquatting is considered as evidence of bad faith. Typosquatting as referred to in several WIPO-decisions (see e.g. Edmunds.com, Inc. v. Triple E Holdings Limited, WIPO Case No. D2006-1095) must be seen in subtle changes in the spelling of complainant’s trademark. These changes could be the switching, the deletion or the doubling of letters. The result does not substantially differ from the trademark. Therefore, the creation of domain names through modification of trademarks could not serve any possible legitimate interests and could only aim at exploiting the reputation of a trademark.

Der Gesuchsgegner macht geltend, bei der Namenswahl seiner Einzelfirma durch die gesetzlichen Schranken verpflichtet gewesen zu sein. Er heisse nun einmal André B. Bally. Eine Verwechslungsgefahr sei dadurch ausgeschlossen, dass im Bernbiet er, der Gesuchsgegner, mit der Abkürzung „ABB” in Verbindung gebracht werde, nicht die Gesuchstellerinnen.

Hier besteht kein Zweifel daran, dass das Kürzel „abb” für das Gesamtbild des Domain-Namen kennzeichnend ist. Zum einen ist es graphisch durch einen Gedankenstrich vom Bestandteil „immo” getrennt und damit hervorgehoben, zum andern stellt „immo” eine gängige Abkürzung für die Immobilienbranche dar, was nicht ausreicht, um den markenmässigen Eindruck von „abb” zu entkräften und eine verwechselbare Ähnlichkeit mit der Marke der Gesuchstellerin I auszuschliessen (vgl. RKGE sic! 2005, 804 - otto-office.com). Nach ständiger WIPO UDRP Praxis genügt es zur Vermeidung der verwechselbaren Ähnlichkeit nicht, einer bekannten Marke einen beschreibenden Zusatz im Domain-Namen beizufügen (vgl. Microsoft Corporation v. S.L., Mediaweb, WIPO Entscheid Nr. D2003-0538).

Es besteht seitens des Gesuchsgegners zwar ein Recht auf die Führung seines Namen (André Bernhard Bally), auch im Geschäftsverkehr, jedoch nicht ein Recht auf die Verwendung von dessen Abkürzung (A.B.B.). Die Marke ABB steht, wie erwähnt, seit 1987 im Geschäftsverkehr, den Gesuchstellerinnen zu ausschliesslichem Gebrauche zu. Daran ändert nichts, dass der Gesuchsgegner, wie er behauptet, aber nicht belegt, unter dem Kürzel „ABB” im Bernbiet bekannt sei.

Die Gesuchstellerinnen haben angesichts der überragenden Bekanntheit ihres Namens und ihrer Marke „ABB” das stärkere Recht am Gebrauche des Kennzeichens, selbst wenn man mit dem Gesuchsgegner annehmen wollte, seine Abkürzung A.B.B. geniesse Namenschutz (vgl. Société des Produits Nestlé S.A. v. Pro Fiducia Treuhand AG, BGE 4C.376/2004, Erwägung 3, und weiterhin BGH, Urteil vom 22.11.2001, I ZR 138/99, shell.de).

Der streitgegenständliche Domain-Name <renovera.ch> unterscheidet sich von der geschützten Marke RENOVERO durch den Ersatz des Buchstabens „o” mit einem „a”. Nach Ansicht des Experten sind Wirkung und Sinngehalt, aber auch das Schriftbild und der phonetische Klang, von „renovera” und „renovero” verwechselbar. Das Ersetzen des letzten Buchstaben, quasi eine Änderung von der maskulinen in die feminine Form, kann die Verwechslungsgefahr nicht ausschliessen.

Die Gesuchstellerin verwendet das Kennzeichen RENOVERO, sowie eine gleichnamige Internetplattform „renovero.ch”, im Zusammenhang mit und als Plattform für die Ausschreibungen von Renovierungsarbeiten an Gebäuden. Der Gesuchsgegner hatte zunächst ein ähnliches Angebot auf seiner Webpage „www.renovera.ch”, indem er Besuchern Links zur Kontaktaufnahme mit Akteuren in der Baubranche vermittelte. Dass der Gesuchsgegner dieses Angebot nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens, und spätestens ab dem 12. September 2007, vollständig änderte, kann ihn nicht entlasten. Zwar bietet er seither unter dem Domain-Namen <renovera.ch> Links zu Schülerhilfsmitteln, Lernberatungen und Coaching an, und er gibt der Bezeichnung „renovera” einen neuen Sinngehalt indem er auf der Website vermerkt: „reno und vera helfen dir in der Schule…”. Doch kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Gesuchsgegner weder der Gesuchstellerin gegenüber noch sonst in diesem Verfahren verpflichtet hat, sein früheres Angebot nicht wieder aufzunehmen. Die Änderung des Website-Inhalts erscheint deshalb vorwiegend als Ablenkungsmanöver, das die ursprüngliche Dienstleistungsgleichheit und damit die Verwechslungsgefahr bei Einleitung dieses Administrativverfahrens nicht zu beseitigen vermag. Es ist von der (anfänglichen) Dienstleistungsgleichheit auszugehen und die Verwechslungsgefahr somit zu bejahen.

Der Gesuchsgegner ist Halter des Domain-Namens <freecom.ch>. Unter der Website ist zurzeit lediglich eine Frontpage aufgeschaltet, mit der Information, dass der Inhaber Beratung auf den Gebieten Personalmanagement, Buchhaltung und Steuern anbiete. Alle aufgeführten Links sind inaktiv und enthalten keine weiteren Informationen.

Die Gesuchstellerin trägt vor, in Ihrer Eigenschaft als Inhaberin eines Kennzeichenrechts durch die Registrierung und Verwendung des Domain-Namens des Gesuchsgegners in ihren Rechten verletzt zu sein. Sie führt aus, der Gesuchsgegner habe noch am 2. Mai 2007 auf der Website unter anderem das Programmieren von Internetsoftware angeboten.

Im heutigen Zeitpunkt kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, in welchem Bereich der Gesuchsgegner tätig war, bzw. sein will, da seine Website keine Aktivität (mehr) aufweist. Nach Angaben der Gesuchstellerin bot der Gesuchsgegner vor der Abänderung seiner Website unter anderem aber auch das Programmieren von Internetsoftware an. Diese Aussage blieb im vorliegenden Verfahren unwidersprochen. Angesichts der heutigen Inaktivität der Domain, sowie anhand des von der Gesuchstellerin beigelegten, unwidersprochen gebliebenen Screenshots, liegt es nahe, dass der Gesuchsgegner Angebote im Geschäftsbereich der Gesuchstellerin über diesen Domainnamen betreiben will. Die Registrierung und die Benutzung des Domain-Namens ist daher geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit der Marke FREECOM zu erzeugen und ihr Kennzeichnungsrecht zu verletzen.

Because domain names identify persons, products, or services through the respective websites, the Swiss Federal Supreme Court repeatedly held that domain names are comparable to personal names, business names and trademarks and may be regarded as distinctive signs (DFT 126 III 239, 244, <berneroberland.ch>). Domain names must maintain a sufficient distinction from protected signs to prevent confusion (decision by the Swiss Federal Supreme Court of March 6, 2007, <swiss-life.ch>, 4C.341/2005, cons. 5). In particular, the danger of confusion may be given by using a domain name which is similar or identical to protected distinctive signs of another party and thereby creating a danger of misappropriation. The mere danger of a preliminary misappropriation is sufficient, since the danger of confusion already arises in the moment an Internet user expects certain information and such danger cannot be removed by the design of a site (so-called “initial interest confusion”; cf. DFT 128 III 409-410, <luzern.ch>; 4C.341/2005, cons. 5.1). The Respondent’s use of the domain name for an inactive website thus already constitutes a violation of the Claimant’s trademark rights according to Art. 13 MSchG.

Der streitgegenständliche Domain-Name <webscout24.ch> enthält als Ganzes den marken- und firmenrechtlich geschützte Bestandteil „scout24“.

Ist ein Zeichen namen-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, dann kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, wenn die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002). Vorab stellt sich somit die Frage, ob durch die Registrierung des Domain-Namens eine Verwechslungsgefahr geschaffen wurde. Bei dieser Beurteilung, stellt die herrschende Lehre auf die Wirkung des Schriftbildes, die Wirkung des Klangs und auf den begrifflichen Sinngehalt des Kennzeichens als Ganzes ab (vgl. RKGE sic! 11/2005, otto-office.com). Sowohl die Wirkung des Schriftbildes, wie die Wirkung des Klanges des Domain-Namens <webscout24.ch>, entsprechen den geschützten Marken JOBSCOUT24, IMMOSCOUT24 und SCOUT24 MARKET der Gesuchstellerin I. Der Unterschied im Schriftbild des streitgegenständlichen Domain-Namens und der Marken der Gesuchstellerin I besteht einzig darin, dem wiederkehrenden und stark kennzeichnenden Bestandteil „scout24“ das Wort oder die Silbe „web“ (für Internet) voranzufügen. (...) Die Verwendung dieser beiden Bestandteile im Domain-Namen legt deshalb bei Besuchern der Webseite „www.webscout24.ch“ die Vermutung nahe, es handle sich um eine weitere Dienstleistung der Gesuchstellerinnen. Eine Verwechslungsgefahr ist aus den genannten Gründen zu bejahen.

Ferner ist die Gleichartigkeit der zur Verfügung gestellten Dienstleistungen wesentlich. An die Unterscheidungskraft der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte (hier Dienstleistungen) sind (BVGE B-5325/2007). Die Frage ist aus Sicht des Konsumenten zu beurteilen (RKGE sic! 11/2005, otto-office.com). Sowohl die Gesuchstellerinnen, wie auch die Gesuchsgegnerin, treten im Internet als Suchdienste auf. Die Suchdienstleistungen stehen ganz offensichtlich im Vordergrund (Kl. 35). Daher ist von Dienstleistungsgleichheit auszugehen.

Der Domain-Name <montignac.ch> ist mit der registrierten Marke der Gesuchstellerin identisch. Mit dem Einwand, dass nur die Marke „Michel Montignac”, jedoch keine Marke „Montignac” in der Schweiz geschützt sei, mag die Gesuchsgegnerin nicht durchdringen. Der kennzeichnungskräftige Teil der Marke der Gesuchstellerin ist der Bestandteil „Montignac”. Eine andere Annahme wäre nicht zu vertreten, da bereits die Gesuchsgegnerin selber den Zusatz „Michel” in Zusammenhang mit ihrem Internetauftritt kaum verwendet.

Es kommt aus den eingereichten Unterlagen klar hervor, das der Domain-Name <montignac.ch> für dieselben Waren und Dienstleistungen der in der Schweiz geschützten MICHEL MONTIGNAC Marke benutzt wird. Die mit dem Domain-Namen verlinkte Webseite bedient sich einerseits unmittelbar des Zeichens „Michel Montignac”. Weiter werden für die Hauptrubriken der Webseite die Begriffe „Montignac Methode”, „Montignac Forum” und „Montignac-Schlank-Sensation” verwendet.

Die Gesuchsgegnerin macht geltend, dass die Gesuchstellerin durch den Betrieb der Webseite und der damit verbundenen Steigerung des Bekanntheitsgrades der Marke profitiere.

Auch wenn Herr Schöbi, damals Präsident einer anderen Firma, für jene Firma eine Unterlizenz (gültig bis Ende 2005) von Lizenznehmerinnen der Gesuchstellerin für den Vertrieb (durch Versand ausschliesslich) eines Buchs von Herrn Montignac bekommen hat, so wurde er, wie von Herrn Montignac vorgebracht, weder autorisiert das Buch im Internet anzubieten noch die Marke als Domain-Namen zu registrieren.

Der kennzeichnungskräftige Teil des streitigen Domainnamens ist mit der Marke der Gesuchstellerin identisch und dadurch verwechselbar. Durch den Vertrieb von sogenannten „Flash Games” in Verbindung mit dem Zeichen „iGoogle” bietet die Gesuchsgegnerin sodann Waren und Dienstleistungen im Bereich der Internettechnologie an. Auch die Gesuchstellerin bietet Waren (Programme) und Dienstleistungen (Suchdienste) auf dem Internet an und es ist von Dienstleistungsgleichheit auszugehen. Die Gesuchstellerin ist deshalb berechtigt, der Gesuchsgegnerin den Gebrauch des Zeichens „iGoogle” als Domainnamen im Zusammenhang mit der Anpreisung gleichartiger Waren und Dienstleistungen zu verbieten.

Die Gesuchsgegnerin behauptet es sei die Gesuchstellerin, welche ihr auf unlautere Weise den Domainnamen „igoogle” entziehen wolle. Dies mit der Begründung, die Gesuchstellerin habe erst 2 Monate nach ihrem Internetauftritt die Marke „iGoogle” im EU-Raum zu registrieren versucht.

Die Gesuchstellerin hat jedoch bewiesen, dass sie den Domainnamen <igoogle.com> seit dem Jahre 2000 verwendet und bereits vor der Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens ein personalisiertes Produkt unter „iGoogle” lanciert hat. Somit ist es die Gesuchstellerin, welche unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten ein älteres Recht an der Verwendung des Zeichens „iGoogle” geltend machen kann. Für „reverse hijacking” ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte. Weitere relevante Verteidigungsgründe hat die Gesuchsgegnerin nicht vorgebracht.

Das Namensrecht (Art. 27 ff. ZGB) bietet nicht nur gesetzlichen Namen, sondern auch nichtgesetzlichen Namen wie Geschäftsbezeichnungen, Kurznamen, Enseignes, Bezeichnungen von Rechtsgemeinschaften, Klosternamen oder Pseudonymen Schutz. Der Namensschutz greift im Gegensatz zum Lauterkeitsrecht nur in Fällen, in denen der Domain-Inhaber seinerseits nicht ebenfalls einen Namen trägt, dessen Benutzung als Domain-Namen zulässig ist. Für den Schutz des Namens ist erforderlich, dass beim Namensberechtigten wegen der Anmassung seines Namens eine Beeinträchtigung schützenswerter Interessen eintritt. Die für eine beeinträchtigende Anmassung in Betracht kommenden Fallgruppen lassen sich somit im Kern regelmässig auf das Schaffen von Verwechslungsgefahr reduzieren.

Die Gesuchsstellerin hat durch die mehr als dreissigjährige Benutzung der Bezeichnung Seedamm-Center für ihr Einkaufscenter ein Namensrecht erworben. Der Namen besitzt eine hohe Bekanntheit.

Ob aus dem Firmenrecht der Seedamm-Immobilien AG auch ein Schutz für die Bezeichnung Seedamm-Center abgeleitet werden kann, ist fraglich, kann jedoch offen gelassen werden.

Das Argument des Gesuchsgegners, dass es sich bei „Seedamm“ um einen geographischen Begriff handele, hält der Experte nicht für überzeugend, da der Domain Name ein zusammengesetzter Begriff ist und als solcher keine geographische Angabe darstellt, sondern ein Einkaufszentrum bezeichnet.

Gemäss unbestrittener Darstellung der Gesuchstellerin handelt es sich bei der Marke METRO um eine bekannte Marke. Unbestritten ist weiter, dass die von der Marke METRO beanspruchten Dienstleistungen und die unter dem streitgegenständlichen Domainnamen angebotenen Dienstleistungen gleichartig i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind.

Vorliegend bestehen keine Zweifel daran, dass die Marke METRO für das Gesamtbild des Domainnamens kennzeichnend ist. Der Bestandteil „bar” des streitigen Domainnamens reicht nicht aus, um den markenmässigen Eindruck von METRO zu entkräften und eine verwechselbare Ähnlichkeit mit der Marke der Gesuchstellerin auszuschliessen (vgl. RKGE sic! 11/2005, 804 – otto-office.com). Nach ständiger WIPO UDRP Praxis genügt es zur Vermeidung der verwechselbaren Ähnlichkeit nicht, einer bekannten Marke einen beschreibenden Zusatz im Domainnamen beizufügen (vgl. Microsoft Corporation v. S.L., Mediaweb, WIPO Verfahren Nr. D2003-0538).

Der streitgegenständliche Domain-Name unterscheidet sich von dem die genannte kombinierte Marke NABHOME.CH/ IHR IMMOBILIENMARKT AARGAU prägenden Bestandteil „nabhome.ch“ hinsichtlich des Schriftbilds lediglich durch die Einfügung eines Bindestrichs zwischen „nab“ und „home“. Phonetisch ist der streitgegenständliche Domain-Name identisch mit dem Wortelement „nabhome.ch“ der kombinierten Marke der Gesuchstellerin. Damit besteht eine erhebliche Zeichenähnlichkeit zwischen dem Domain-Namen und der entsprechenden kombinierten Marke der Gesuchstellerin. Daneben ist zu beachten, dass die kombinierte Marke NABHOME.CH/ IHR IMMOBILIENMARKT AARGAU unter anderem in Klasse 36 für „Immobilienwesen“ eingetragen ist. Die Webseite unter der streitgegenständlichen Domain enthält zahlreiche Links zu Ambietern im Immobilienbereich. Der streitgegenständliche Domain-Name wird damit im Zusammenhang mit Dienstleistungen gebraucht, welche identisch sind mit demjenigen, welche die kombinierte Marke NABHOME.CH/ IHR IMMOBILIENMARKT AARGAU beansprucht. Aufgrund der dargelegten Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem streitgegenständlichen Domain-Namen und der kombinierten Marke NABHOME.CH/ IHR IMMOBILIENMARKT AARGAU der Gesuchstellerin. Damit ist eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin (Art. 13 MSchG) wie auch unlauteres Handeln des Gesuchsgegners im Sinne von Art. Art. 3 lit. d UWG nachgewiesen.

Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke identisch oder ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Obschon die Website unter dem strittigen Domain-Namen auf den ersten Blick einen Online-Shop für Kleider und Accessoires mit dem Logo “chiesi” enthält, hat die Gesuchstellerin glaubhaft dargelegt, dass diese Website kurzfristig eingerichtet wurde, um den Anschein eines redlichen Angebots von Waren zu erwecken. In diesem Zusammenhang fällt insbesondere ins Gewicht, dass der Gesuchsgegner (1) bis vor kurzem als einziges Element der Website einen Link aufführte; (2) die Website offenbar mit einem sogenannten “Frameset” in HTML erstellt wurde, d.h. mit einem vorbestehenden Tool, welches die Erstellung einer Website in ca. 20 Minuten ermöglicht; (3) der strittige Domain-Name unmittelbar nach Einreichung eines ersten Gesuchs vom vormaligen Inhaber “Brandconcern” an den Gesuchsgegner übertragen wurde; (4) Brandconcern der Eigentümer von ca. 800 Domain-Namen ist, von denen die meisten “geparkt” sind oder zum Verkauf stehen.

Unter Anbetracht der Umstände im vorliegenden Fall ist der Experte der Auffassung, dass zwischen der Marke CHIESI und dem strittigen Domain-Namen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Es scheint, dass der Gesuchsgegner den Ruf der Gesuchstellerin auszunutzen versucht, indem er sich einen Imagetransfer erhofft. Der Experte ist der Auffassung, dass der Gesuchsgegner damit die unmittelbare Verwechslungsgefahr bewusst im Wissen um die Marke der Gesuchstellerin geschaffen und die Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin gemäss Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG verletzt hat.

Die Gesuchstellerin ist nach Angaben auf ihrer Homepage „www.leuchtturm.com“ das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Sammelsysteme für Briefmarken und Münzen und bietet seit einigen Jahren Ordnungs- und Archivierungssysteme an, die im Büro- und Schreibwarenhandel vertrieben werden. Sie ist Inhaberin mehrerer Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil "Leuchtturm".

Der Gesuchsgegner ist Inhaber des streitigen Domain-Namens <leuchtturm.ch>, der am 4. Juni 2007 registriert wurde, und unter dem er einen Online-Shop mit dem Namen „Sammlerladen” betreibt. Er vertreibt über diesen Shop u.a. Briefmarken, Münzen und Zubehör für Sammler.

Im Domain-Namen ist die Bezeichnung „Leuchtturm“ in identischer Weise wie in den obgenannten registrierten Marken der Gesuchstellerin enthalten. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend sei, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Dabei ist auf den Gesamteindruck abzustellen, wobei die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente ausschlaggebend ist. Das Hinzufügen des grafischen Elementes (Briefmarke mit Leuchtturm) vermag den betroffenen Marken durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Die Grösse des Wortelementes sowie dessen Hervorhebung durch Abbildung eines Leuchtturmes im Bildbestandteil deuten jedoch auf eine Dominanz des Schriftzuges hin. Ausserdem ist insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr das graphische Element von untergeordneter Bedeutung, weil sich das Publikum in erster Linie am Wortelement „Leuchtturm“ orientiert.

Das Argument des Gesuchsgegners, dass die beiden Wort-/Bildmarken einen Markenschutzanspruch nur in dieser Wort-/Bildkombination zu begründen vermögen, geht fehl.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Als schwach gelten gemeinhin Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Der Experte ist der Ansicht, dass dem Zeichen „Leuchtturm“ für die mit den Marken der Klägerin beanspruchten Waren (im wesentlichen Sammler-Zubehör) jedoch kein konkreter oder direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann. Die Marken scheinen vom Sachbegriff eines Leuchtturms losgelöst, womit ihnen ein normaler Schutzumfang zukommt. Die integrale Übernahme des Wortelementes „Leuchtturm“ in den Domain-Namen des Gesuchsgegners ist geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit den Marken der Gesuchstellerin zu erzeugen und deren Kennzeichnungskraft zu schwächen.

Der Gesuchsgegner hat keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen. Dass auch „Leuchtturm”-Originalwaren im Online-Shop angeboten werden, begründet kein Recht zur Markennutzung und erhöht die Verwechslungsgefahr hinsichtlich des Betreibers der Website. Die Registrierung und Benutzung des Domain-Namens <leuchtturm.ch> muss somit als klare Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerinnen qualifiziert werden.

Die Gesuchsgegnerin bietet unter dem Domainnamen compare.ch einen Suchmaschinendienst an (www.suche.ch).

Die Marke COMPARIS ist keine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG. Jedoch sind die Dienstleistungen, die unter der Marke COMPARIS angeboten werden - Preisvergleiche im Internet - gleichartig mit den Dienstleistungen einer Suchmaschine:

"Die Gesuchstellerin wie die Gesuchsgegnerin werben auf ihren Internetseiten für die Angebote Dritter. Beide bieten Nutzern die Möglichkeit zur gezielten Suche nach den Angeboten, die sie aktuell interessieren und ihren Werbekunden die Möglichkeit, ihr Zielpublikum besser zu erreichen als durch klassische Online-Werbung, die nicht auf die aktuellen Interessen der Nutzer der jeweiligen Seiten zugeschnitten ist.

Gegenüber diesen gemeinsamen Merkmalen der Dienstleistungen beider Parteien fällt der von der Gesuchsgegnerin herausgestellte Unterschied, dass nur die Gesuchstellerin den Nutzern über die Suchmöglichkeit hinaus auch die Möglichkeit eines Direktvergleichs der Angebote bietet, nicht entscheidend ins Gewicht."

Weiter:

"Die identischen beiden ersten Silben „compar” sind keine Fantasiebezeichnungen. Sie rufen beim Nutzer die Assoziation zur Tätigkeit des „Vergleichens” hervor, da es sich bei „compar” um die wesentlichen Bestandteile der Übersetzung dieses Verbs ins Lateinische, Italienische, Französische bzw. Englische handelt (comparare, comparer, to compare). Es handelt sich also um eine gemeinfreie Sachbezeichnung mit entsprechend schwacher Kennzeichnungskraft."

Jedoch verfügt COMPARIS über eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft, die hier zur Bejahrung der Verwechslungsgefahr führt.

In 1995, while he was a part-time employee of Claimant, Respondent registered the disputed domain name . It is not clear from the file whether the canton of Valais, through the school that employed Mr. Julen, had been aware of, and/or had allowed the registration of the domain name , nor if it had been informed of or allowed Respondent’s activities in the field of tourism, making use of said domain name. Parties do not agree on the issue.

[Die Parteien schliessen 2000 eine Vereinbarung, gemäss der die Domain wallis.ch auf die offizielle Seite von Wallis Tourismus weiterleitet; diese Vereinbarung wird 2009 durch Wallis Tourismus gekündigt.]

Under Swiss law, protection of name results of article 29. 2 CC, according to which the person harmed by the usurper of its name can take action in court in order to stop the usurpation. Contrary to what Respondent asserts, it is not contested under Swiss law that public entities such as Claimant may enjoy, as any other legal subject, a right on the name based on article 29. 2 CC (ATF 112 II 369, 72 II 145, ATF 128 III 353 / Montana; ATF 128 III 401 / Luzern). Cantons, in particular can defend their name based on article 29 CC (...).

Contrary to the opinion of Respondent, the name “Wallis” is also protected even if it is not preceded by the term “Kanton”.

[Durch Verwendung des Domainnamens wallis.ch wird eine Verwechslungsgefahr mit dem Kanton Wallis geschaffen; zur Verwirkung führt der Experte aus:]

According to the law, late exercise of one’s right to a name can be considered as abusive under article 2. 2 CC. It is not the absolute personality right to the name as such that is subject to forfeiture, but the individual claims resulting from article 29 CC. The condition is that the holder of the name behaves in a way which contradicts its acceptance of the use of the name by a third party until he exercises his right and that the sole assertion of the claims iniquitously disadvantages the other party (Basler Kommentar, Roland Bühler, N. 71 ad art. 29 CC).

According to the Federal Tribunal, a forfeiture of rights for a long lapse of time cannot be accepted easily, as, according to article 2. 2 CC, a right is not protected only where the abuse is obvious (ATF 114 II 111 consid. 4). Forfeiture is admitted only under the condition that the right holder has tolerated the violation of his rights through the use of an identical or similar sign without contradiction during a long time and that, in the meantime, the violator has acquired valuable vested rights to the sign (ATF 128 III 353 consid. 5. 2, and the further case mentioned therein). The longer the right holder accepts the use of the name, the more the infringer may expect bona fide that the right holder will further tolerate the violation and will not expect that he gives back the acquired vested rights (ATF 109 II 340 consid. 2a). In exceptional cases, the right holder can see his rights forfeited even against a third party which deliberately arrogated himself a confusing sign, in particular when, for a long time, no legal measures have been undertaken and have lead to the conviction that the infringement is tolerated (ATF 109 II 343 consid. 2c). In order to be able to oppose the right holder the fact that he has tolerated without contradiction the use by a third party of an identical or similar sign or name, the right holder must have been aware of the violation of his rights (Jann SIX, Der privatrechliche Namensschutz von und vor Domain Namen im Internet, 2000, p. 127).

In the present case, “Wallis Tourismus” had been aware of the existence of the infringing domain name at the latest as of March 2, 2000, when it signed the cooperation contract between the parties; as mentioned above, one could however expect it to have been aware of the existence of that domain name already on December 31, 1999.

The question hence may - and has to - be asked whether eight years of acceptance of the use of one’s own name by a third party is not a sufficient time in order to consider the claim for transfer as abusive. In order to answer this question, all elements of the case have to be considered. In casu, this is in particular the case due to the fact that, during all these years, a contract had been passed and applied between the parties, which stated that Respondent Julen & Schnidrig Engineering had been registered with SWITCH as “owner” of the domain name , and was actually “leasing back” the use of the name to its owner, the Canton of Valais. Such a provision can however not be interpreted in a way that would mean that the right owner to the name, the Canton of Valais, would have abandoned his personal right. As already mentioned Respondent could and should have known and expected that the holder of such a personal right as a name, in particular of an official collectivity, might one day want to recover it. Had he really wanted to be absolutely sure of its rights, Respondent would have requested an express authorization from the State at the time it registered the domain name. Proof of such authorization however has not been provided.

As regards the condition of the acquisition of vested rights, the present Expert is of the opinion that Respondent has not proved any acquisition of a position which is worthy of protection. Although Respondent uses the websites “www. wallis.ch/jse” and “www.wallis.ch/tschiffra”, these websites only provide links to other websites, which are not dependent on the domain name . Respondent has not proved that it acquired an important position on the market, or that it imposed the name Wallis for its own business. Besides, although put forward, no important investment linked to the development of a business based on the eight year long contractual relation has been proven. On the contrary, it seems that Respondent’s websites have not been updated for a long time and that none of the websites whose links are still active on Respondents portal use an email address with a termination.

Die Gesuchstellerin Thurgau Travel AG wurde im Jahr 2002 gegründet und bietet gemäss Angaben auf der eigenen Website unter“www.thurgautravel.ch” verschiedene Reisedienstleistungen an. Sie spezialisiert sich insbesondere auf Fluss- und Kreuzfahrten in der ganzen Welt. Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin der Wort-/Bildmarke THURGAU TRAVEL (fig.) ist, wobei der Hinterlegungszeitpunkt der Marke vor dem Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domain-Namens datiert.

Der Gesuchsgegner hat sich trotz korrekter Zustellung nicht zum Gesuch geäussert

Die Gleichartigkeit i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG der unter der Marke der Gesuchstellerin angebotenen Dienstleistungen mit solchen, die unter dem streitgegenständlichen Domain-Namen angeboten werden, scheint gegeben. Insbesondere liegen Überschneidungen im Transportwesen und in der Veranstaltung von Reisen (Klasse 39) vor. Die Website des Gesuchsgegners unter dem streitigen Domain-Namen enthält gesponserte Links, die ihrerseits auf Websites Dritter führen, die - wie die Gesuchstellerin -Fluss- und Kreuzfahrten anbieten.

Im Domain-Namen sind die Worte THURGAU und TRAVEL, die auch in der registrierten Marke der Gesuchstellerin zu finden sind, vollständig und in derselben Reihenfolge enthalten. (...) Das Hinzufügen grafischer Elemente (Wellenlinie und Sonne) sowie die Eigenheit des Schriftzuges vermögen der betroffenen Marke durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Die Grösse des Wortelements sowie die bloss untergeordneten Symbole deuten jedoch auf eine Dominanz des Schriftzuges hin. Ausserdem ist insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr das grafische Element von untergeordneter Bedeutung, weil sich das Publikum in erster Linie an den Wortelementen THURGAU und TRAVEL orientiert.

Im Zusammenhang mit den unter der Marke geschützten Dienstleistungen, handelt es sich bei der Bezeichnung THURGAU TRAVEL um einen bloss entfernt beschreibenden Hinweis. Das Wort TRAVEL (auf deutsch „reisen”) deutet darauf hin, dass es sich bei den Dienstleistungen der Gesuchstellerin um solche der Reisebranche handelt. Insoweit ist die Marke beschreibend. Der Bestandteil THURGAU rührt dagegen allein vom Standort der Unternehmung her und beschreibt weder den Ausgangspunkt, noch die Destination, und schon gar nicht den Inhalt der Dienstleistungen, die von der Klägerin angeboten werden. Könnten die Wortelemente TRAVEL und THURGAU, jeweils in Alleinstellung, wohl dem Gemeingut zugeordnet werden, so stellt die in Frage stehende Kombination der beiden Elemente kein Gemeingut mehr dar. Nach Ausich des Experten, kann dem geschützten Zeichen für die darunter angebotenen Dienstleistungen kein konkreter oder direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Aus diesem Grund ist die integrale Übernahme der Wortelemente THURGAU und TRAVEL im Domain-Namen des Gesuchsgegners geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Gesuchstellerin zu erzeugen und deren Kennzeichnungsfunktion zu schwächen.

Adria Mobil (Gesuchstellerin 2) ist laut eigener Darstellung eine der führenden europäischen Reisemobil- und Wohnwagenhersteller. Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin diverser Wort/Bildmarken, die u.a. den Begriff “ADRIA” enthalten, in den Klassen 6, 12 (Wohnwagen) und 43. Die erste Eintragung datiert vom 22. November 2005, und die IR-Marken wurden u.a. auch auf das Gebiet der Schweiz ausgedehnt.

Der strittige Domainname wurde von der Gesuchsgegnerin am 14. Dezember 1998 registriert. Die entsprechende Website zeigt das Foto eines Adria-Wohnwagens und das Adria-Logo. Ein Link führt vom Adria-Logo zur Homepage der Gesuchsgegnerin, die Wohnwagen zweier anderer Hersteller sowie Occasionen diverser Hersteller verkauft, u.a. auch Adria-Occasionen. Ferner vermietet die Gesuchsgegnerin u.a. Adria-Reisemobile. Auf der Startseite findet sich noch ein Hinweis, dass die Gesuchsgegnerin jene zwei (anderen) Hersteller vertritt, deren neue Wohnwagen und Reisemobile sie verkauft.

Im vorliegenden Fall fällt vorerst auf, dass der Hinterlegungszeitpunkt der Marke (2005) mehrere Jahre nach dem Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domainnamens (1998) datiert. Es fragt sich also, ob die Gesuchsgegnerin ein Weiterbenutzungsrecht des strittigen Domainnamens (als Kennzeichen) gemäss Art. 14 MSchG geltend machen kann, weil das Kennzeichen schon lange vor der Eintragung der Marke benutzt wurde. Andererseits finden sich auf der Website der Gesuchstellerin 1 auch Hinweise darauf, dass die Gesuchstellerin 2 ihre Marke ADRIA lange vor Gründung der Schweizer Tochter im Jahre 2004 in der Schweiz benutzte. Es wird erwähnt, dass vor 2004 “eine lange Tradition von Adria-Vertretungen in der Schweiz” bestand.

Die Frage, wem das bessere Recht zusteht, wenn der Inhaber der hinterlegten Marke sein Kennzeichen ebenfalls schon vor der Hinterlegung in Gebrauch genommen hat, beurteilt sich nach Lauterkeitsrecht (BSK MSchG-David, Art. 14 N 2). Auch der Inhaber einer Marke (bzw. eines Domainnamens) darf diese nicht unlauter verwenden (vgl. BGE 129 III 358). Gegenüber dem früher gebrauchten Zeichen muss das später gebrauchte, aber zuerst registrierte Drittzeichen in jedem Fall weichen, wenn es gezielt in identischer Form und im Wissen um eine fehlende Registrierung des früher gebrauchten Zeichens hinterlegt wurde, um damit unlautere Vorteile anzustreben (Christian Hilti, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, S. 455 ff., 471 Ziff. 4).

Im vorliegenden Fall deuten die Umstände des Falles darauf hin, dass die Gesuchsgegnerin (als Verkäuferin von Wohnwagen und Reisemobilen) die Gesuchstellerin 2 und deren Adria-Wohnwagen bereits kannte, als sie den strittigen Domainnamen 1998 registrierte, und zwar auf Grundlage von bestehenden Vertretungen und dem Vertrieb von Adria-Wohnwagen in der Schweiz vor dieser Zeit. Der strittige Domainname wurde offensichtlich registriert, um Kunden der Gesuchstellerin 2 auf die spätere Website der Gesuchsgegnerin umzuleiten.

Das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin manifestiert sich heute darin, dass das (später registrierte) Logo der Gesuchstellerin 2 auf der Website “www.adria.ch” kopiert ist und Internet-Benutzer mit einem Klick auf das Adria-Logo zur eigentlichen Website der Gesuchsgegnerin weitergeleitet werden, wo Produkte von Konkurrenten der Gesuchstellerinnen verkauft bzw. vermietet werden. Der strittige Domainname als “Einstiegsseite” zur eigentlichen Homepage der Gesuchsgegnerin erweckt den Eindruck eines offiziellen Links zu Adria Schweiz (Gesuchstellerin 1). Mit der Umleitung auf die eigene Website der Gesuchsgegnerin, die offensichtlich keine offizielle Verbindung zu den Gesuchstellerinnen aufweist, werden Kunden getäuscht, welches das Angebot der Gesuchstellerin 1 in der Schweiz suchen.

Nach Ansicht des Experten wurde also das von der Gesuchsgegnerin später als die Gesuchstellerin 2 gebrauchte (ab 1998 gegenüber vor 1998), aber früher als die Gesuchstellerin 2 registrierte (1998 als Domainname gegenüber 2005 als Marke) Kennzeichen “adria” gezielt registriert, um unlautere Vorteile anzustreben. Ein solches Verhalten erfüllt wie erwähnt den Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG (Hilti, a.a.O.). Im Übrigen haben diverse Panelists in UDRP-Verfahren für Top Level Domains eine Übertragung von Domainnamen in ähnlichen Situationen zugelassen (d.h. Kenntnis des Domaininhabers von einer Marke, die erst zu einem späteren Zeitpunkt als der Domainname registriert wurde; vgl. z.B. WIPO Verfahren Nr. D2003-0845, General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, m.w.H.).

Die Gleichartigkeit zwischen der von der Gesuchstellerin beanspruchten Marke und den unter dem streitgegenständlichen Domainnamen angebotenen Produkten und Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist nach Ansicht des Experten hier auch gegeben. Die IR Marke SAP Nr. 557756 ist unter Klasse 9 unter anderem für “dataprocessing programs“ registriert. Darunter können nach Ansicht des Experten auch die Dienstleistungen der Gesuchgegnerin als Jobvermittlerin inbegriffen werden.

Das Namensrecht (Art. 27 ff. Zivilgesetzbuch) bietet nicht nur den gesetzlichen Namen, sondern auch Geschäftsbezeichnungen, Kurznamen, etc. Schutz. Für den Schutz des Namens ist erforderlich, dass beim Namensberechtigten wegen der Anmassung seines Namens eine Beeinträchtigung schützenswerter Interessen eintritt.

Im vorliegenden Fall hat die Gesuchstellerin glaubhaft dargestellt, dass sie den Namen in der Schweiz seit 1984 benützt. Ein Verwechslungsgefahr zwischen dem Domainnamen <sapjobs.ch> und dem Namen SAP ist im obenerwähnten Sinne gegeben. Damit ist eine Verletzung der Namensrechte der Gesuchstellerin zu bejahen.

Die Gesuchsgegnerin kritisiert aber die Tatsache, dass die Gesuchstellerin sie erst am 5. März 2010, und nicht zu einem früheren Zeitpunkt, kontaktiert und aufgefordert hat, den streitgegenständlichen Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu übertragen. Damit sei deutlich geworden, dass die Gesuchsgegnerin während etwas mehr als 8 Jahren weder kontaktiert noch abgemahnt worden sei.

Gemäss der bundesgerichtlichen Praxis ist eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Artikel 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist (BGE 114 II 111 E.4). Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens während längerer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. (...) Selbst gegenüber demjenigen, der sich ein verwechselbares Zeichen bewusst anmasst, kann der Berechtigte ausnahmsweise seine Ansprüche verwirken, und zwar insbesondere dann, wenn langes Zuwarten mit der Rechtsverfolgung beim anfänglich bösgläubigen Verletzer zur berechtigten Überzeugung führt, die Verletzung werde geduldet (BGE 109 II 343 E. 2c). Um dem Berechtigten entgegenhalten zu können, er habe den Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens oder Namens widerspruchslos geduldet, ist grundsätzlich notwendig, dass er um die Verletzung seiner Rechte weiss (Jann Six, Der privatrechtliche Namensschutz von und vor Domänennamen im Internet, S. 127; BGE 4C.371/2005).

Das von der Gesuchsgegnerin vorgebrachte Argument, dass die Gesuchstellerin keinen Widerspruch gegen die Eintragung des Domain-Namens erhoben hat, kann nicht als implizite Anerkennung der Eintragung interpretiert werden. Man erwartet nämlich nicht von den Konkurrenten, dass sie alle registrierten Domain-Namen überprüfen, da kein öffentliches Register für Domain-Namen vorhanden ist – im Gegenteil zu den bestehenden Markenregistern.

Gemäss Gesuchstellerin hat sie im vorliegenden Fall unmittelbar nachdem sie von der streitgegenständlichen Domain Kenntnis erlangt hat, die Gesuchsgegnerin angeschrieben, sie auf die Verletzung ihrer Rechte aufmerksam gemacht und die Übertragung der streitgegenständlichen Domain verlangt. Dies wurde von der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft angefochten.