La marque « 1 2 3 Frites » n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits visés en classe 29. La combinaison « 1 2 3 » constitue l'élément distinctif essentiel à côté de la désignation générique « Frites ».

En effet, la marque attaquée se différencie de la marque opposante par l'abandon du terme « Frites », et surtout par l'adjonction d'un graphisme composé d'une étiquette rectangulaire bordée d'une sorte de frise stylisée, de même que par l'étirement du chiffre 3 sous forme de barre vers la droite, le tout dans une combinaison de cou-leurs rouge et blanche. Ceci n'est pas de nature à occulter la présence de la combinaison « 1 2 3 », qui sera très facilement perçue tant visuellement qu’auditivement. Celle-ci sera retenue comme étant la partie essentielle du signe.

Pour déterminer si un risque de confusion est donné, il faut examiner les deux marques litigieuses dans leur ensemble. En l'espèce, le chiffre "21" est un élément prépondérant de la marque opposante. Il l'est aussi dans la formation de la marque attaquée, d'autant plus que celle-ci comprend des éléments appartenant au domaine public. De tels éléments ne restent en principe pas en mémoire des destinataires des services.

Zahlwörter haben normalen Schutzumfang; Hinzufügen von "PICTURES" genügt nicht, um der jüngeren Marke einen neuen Gesamteindruck zu verleihen. Mittelbare Verwechslungsgefahr bejaht.

La marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux dès lors qu’elle n’a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause. En prenant en compte l’identité respectivement la similarité des produits, de même que la similarité des signes, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée.

Der Gesuchsgegner macht geltend, bei der Namenswahl seiner Einzelfirma durch die gesetzlichen Schranken verpflichtet gewesen zu sein. Er heisse nun einmal André B. Bally. Eine Verwechslungsgefahr sei dadurch ausgeschlossen, dass im Bernbiet er, der Gesuchsgegner, mit der Abkürzung „ABB” in Verbindung gebracht werde, nicht die Gesuchstellerinnen.

Hier besteht kein Zweifel daran, dass das Kürzel „abb” für das Gesamtbild des Domain-Namen kennzeichnend ist. Zum einen ist es graphisch durch einen Gedankenstrich vom Bestandteil „immo” getrennt und damit hervorgehoben, zum andern stellt „immo” eine gängige Abkürzung für die Immobilienbranche dar, was nicht ausreicht, um den markenmässigen Eindruck von „abb” zu entkräften und eine verwechselbare Ähnlichkeit mit der Marke der Gesuchstellerin I auszuschliessen (vgl. RKGE sic! 2005, 804 - otto-office.com). Nach ständiger WIPO UDRP Praxis genügt es zur Vermeidung der verwechselbaren Ähnlichkeit nicht, einer bekannten Marke einen beschreibenden Zusatz im Domain-Namen beizufügen (vgl. Microsoft Corporation v. S.L., Mediaweb, WIPO Entscheid Nr. D2003-0538).

Es besteht seitens des Gesuchsgegners zwar ein Recht auf die Führung seines Namen (André Bernhard Bally), auch im Geschäftsverkehr, jedoch nicht ein Recht auf die Verwendung von dessen Abkürzung (A.B.B.). Die Marke ABB steht, wie erwähnt, seit 1987 im Geschäftsverkehr, den Gesuchstellerinnen zu ausschliesslichem Gebrauche zu. Daran ändert nichts, dass der Gesuchsgegner, wie er behauptet, aber nicht belegt, unter dem Kürzel „ABB” im Bernbiet bekannt sei.

Die Gesuchstellerinnen haben angesichts der überragenden Bekanntheit ihres Namens und ihrer Marke „ABB” das stärkere Recht am Gebrauche des Kennzeichens, selbst wenn man mit dem Gesuchsgegner annehmen wollte, seine Abkürzung A.B.B. geniesse Namenschutz (vgl. Société des Produits Nestlé S.A. v. Pro Fiducia Treuhand AG, BGE 4C.376/2004, Erwägung 3, und weiterhin BGH, Urteil vom 22.11.2001, I ZR 138/99, shell.de).

Es handelt sich bei der Widerspruchsmarke um eine unbestimmte Neuwortbildung (...). In Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Waren der Klasse 7 kann dem Begriff kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. (...)

Bei der angefochtenen Marke sind in der Zeichenmitte lediglich der dritte und der vierte Buchstabe unterschiedlich zur Widerspruchsmarke (-CE anstelle von -ER). Sowohl der Zeichenbeginn als auch der Schlussbuchstabe sind identisch. Die Vergleichszeichen sind sowohl hinsichtlich des Schriftbildes und der Phonetik sehr ähnlich. Die unterschiedliche Zeichenmitte ist nicht geeignet, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, vielmehr dominieren die Gemeinsamkeiten.

L’acronyme «ad» a un sens indéterminé en rapport avec les produits et services relevants des marques et doit être considéré comme normalement distinctif. Par conséquent, étant donné qu’une partie des produits et services en cause est identique respectivement similaire, et étant donné l’identité phonétique entre les marques, le consommateur moyen est susceptible d’attribuer la même origine commerciale aux deux signes comparés. Il existe donc un risque de confusion entre la marque opposante et la marque contestée en ce qui concerne les services et produits pour lesquels une similitude a été constatée.

La requérante est Mme Ada-Michaela Ciobanu, veuve de l’artiste peintre et sculpteur Mircea Ciobanu, né à Bucarest le 15 avril 1950 et décédé à Genève le 9 janvier 1991. Depuis la mort de son mari, la requérante assure la promotion de ses œuvres.

En l’espèce, il convient donc de se demander quelles sont les attentes que le nom de domaine <ciobanu.ch> éveille dans l’esprit des internautes. Il est vraisemblable aux yeux de l’expert que les personnes qui saisissent le nom de domaine dans leur navigateur s’attendent à trouver un site contenant des informations sur le peintre Mircea Ciobanu. En effet, les pièces produites par la requérante permettent d’inférer que l’artiste jouissait d’une certaine renommée en Suisse, au moins dans les milieux intéressés à l’art moderne.

Cela dit, il faut garder à l’esprit que ce n’est pas le droit au nom de Mircea Ciobanu, aujourd’hui décédé, qui est en cause en l’espèce, mais bien celui de la requérante. A cet égard, le fait que les internautes reconnaissent le nom du peintre dans le nom de domaine litigieux ne permet pas automatiquement de conclure que ce nom de domaine porterait atteinte au droit au nom de la requérante. En effet, une usurpation indue du nom de la requérante suppose que l’usage de ce nom suscite l’impression qu’il existe un lien entre le site du défendeur et la requérante elle-même. Pour que l’on puisse admettre que le nom de domaine crée un risque de confusion quant aux relations entre le défendeur et la requérante, il faudrait que les internautes s’attendent à trouver un site non seulement consacré à l’artiste, mais encore exploité ou autorisé par la requérante, que ce soit en sa qualité de membre de la proche famille du peintre ou en sa qualité de titulaire de droits d’auteur sur son oeuvre.

Au vu de cette incertitude, l’expert estime qu’on ne peut pas parler en l’état du dossier d’une infraction “claire” au droit au nom de la requérante au sens du paragraphe 24(d) des Dispositions.

Même s’il n’entre en principe pas dans la mission de l’expert de déterminer si le contenu du site auquel mène le nom de domaine litigieux présente un caractère illicite, cette question apparaît néanmoins pertinente pour apprécier si le défendeur a violé les dispositions de la LCD par un comportement déloyal et illicite en enregistrant ou en utilisant le nom de domaine. (...)

Au vu de ce qui précède, il apparaît bien que le défendeur enfreint le droit de reproduction réservé à la requérante et à ses filles, et que le contenu du site Internet est illicite. Le défendeur a été formellement informé du fait que la requérante estimait ses droits violés en novembre 2004. Il a néanmoins continué à utiliser le nom de domaine en connexion avec le site litigieux, lequel contient à l’heure actuelle des centaines d’œuvres de l’artiste, qu’il est possible d’agrandir et de télécharger.

Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten Stellungnahme zum Widerspruch noch nicht abgelaufen (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV), soll der Nichtgebrauch durch die Widerspruchsgegnerin nicht eingewendet werden können (David, a.a.O., Art. 32, N. 6; vgl. Willi, a.a.O., Art. 32 N. 5). Jedenfalls ist die Einrede unbeachtlich, wenn sie mit der ersten Stellungnahme vor Ablauf der Karenzfrist erfolgt (RKGE in sic! 1999 S. 281 E. 5 Genesis). Die Benutzungsschonfrist für die am 10. April 2002 amtlich publizierte Widerspruchsmarke ist erst am 11. Juli 2007 abgelaufen, die Einrede der Beschwerdeführerin also nicht zu beachten. Das Datum, an dem das vorliegende Urteil gefällt wird, hat diesbezüglich keinen Einfluss, da eine Nichtgebrauchseinrede im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ohnehin zu spät erfolgt (Willi, a.a.O., Art. 32, N. 5).

Es besteht die reale Gefahr, dass der geringfügige Unterschied zwischen "ADIA" und dem in beiden angegriffenen Marken figurierenden Element "AIDA" von den Abnehmerkreisen überhört bzw. überlesen wird oder in der Erinnerung verwischt. Insofern besteht eine direkte Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, wenn auch die Verkehrskreise kaum von einer orthographisch missglückten Wiedergabe der Widerspruchsmarke ausgehen mögen, wie die Beschwerdegegnerin geltend macht. Die in den angegriffenen Marken enthaltenen zusätzlichen Elemente JOBS beziehungsweise PERSONAL vermögen die Verwechslungsgefahr angesichts ihres direkt beschreibenden Charakters für identische Dienstleistungen nicht zu bannen.

Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten und der bestehenden Warengleichheit respektive hohen -gleichartigkeit hinsichtlich der angefochtenen Waren falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“ ...). Die im angefochtenen Zeichen zusätzlich enthaltenen Wortelemente „sport“, „home“ und „fitness“ werden als beschreibende Angaben hinsichtlich der so bezeichneten Waren und nicht als betriebliche Herkunftshinweise verstanden.

Abschliessend ist über die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Produktenachfrage walten lassen, zu urteilen. Diese Aufmerksamkeit ist nicht besonders hoch einzustufen, da es sich bei den interessierenden Waren um Alltagsprodukte handelt. Die beiden Widerspruchsmarken verfügen ursprünglich über einen gewöhnlichen Schutzumfang, der insbesondere mit Bezug auf Sportschuhe und -bekleidung angesichts der über 60jährigen Markengeschichte und durch die Präsenz auch in der Medienberichterstattung über Sportereignisse gesteigert wurde. Dieser erweiterte Schutzumfang bezieht sich nicht bloss auf die bekannten "drei Streifen" oder auf eine Kombination der Widerspruchsmarke mit denselben, da das Logo "Adidas" älter als die "drei Streifen" ist und zum Teil eigenständige Verwendung fand (...). Die Beschwerdführerin macht zwar zu Recht geltend, die angefochtenen Waren bewegten sich nicht nicht im Bereich Sportschuhe und -bekleidung, für eine Verwechslungsgefahr spricht aber wiederum, dass das in der angegriffenen Marke enthaltene Element "sport" direkt auf den angestammten Bereich der Widerspruchmarken hinweist. Wenn auch die Widerspruchsmarken einige Bekanntheit geniessen, heisst dies zwar nicht, dass jedermann um deren Hintergründe der Zeichenbildung ("Adi Dassler") weiss. Der Umstand, dass zwischen Spielen und Spielzeug und den Waren der Widerspruchsmarken, namentlich der Widerspruchsmarke IR 487'580 adidas (fig.) (W Nr. 9349) nur eine entfernte Warengleichartigkeit besteht, wird aber durch die Ähnlichkeit zwischen den Schriftarten von "adidas" und "Adissa" wieder kompensiert. Im Ergebnis ist von einer Verwechslungsgefahr zwischen beiden Widerspruchsmarken und der angefochtenen Marke auszugehen.

Bei Waren des oberen Preissegments können – im Gegensatz zu Massenprodukten – kleinere Mengen genügen, um dem Gebrauchserfordernis zu entsprechen (hier: sieben Rechnungen für insgesamt neun Uhren der Marke «Admiral’s Cup» im relevanten Zeitraum) (E. 2).
Wird das erste Wort der Widerspruchsmarke («Admiral») unter Weglassung des Buchstabens «s» sowie des Wortes «Cup» unverändert übernommen, entsteht kein gültiges neues Zeichen. Die Weglassung eines Elements der älteren Marke ist grundsätzlich nicht geeignet, eine hinrei-chende Unterscheidung zu gewährleisten. Die angefochtene Marke («Admiral») löst unweigerlich eine Gedankenverbindung zur Widerspruchsmarke («Admiral’s Cup») aus und führt somit zu einer Ver-wechslungsgefahr (E. 5a).
Ein Bildelement von untergeordneter Bedeutung ist nicht geeignet, die Übereinstimmung der beiden Marken im Wort «Admiral» zu kompensieren (E. 5b).

Adria Mobil (Gesuchstellerin 2) ist laut eigener Darstellung eine der führenden europäischen Reisemobil- und Wohnwagenhersteller. Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin diverser Wort/Bildmarken, die u.a. den Begriff “ADRIA” enthalten, in den Klassen 6, 12 (Wohnwagen) und 43. Die erste Eintragung datiert vom 22. November 2005, und die IR-Marken wurden u.a. auch auf das Gebiet der Schweiz ausgedehnt.

Der strittige Domainname wurde von der Gesuchsgegnerin am 14. Dezember 1998 registriert. Die entsprechende Website zeigt das Foto eines Adria-Wohnwagens und das Adria-Logo. Ein Link führt vom Adria-Logo zur Homepage der Gesuchsgegnerin, die Wohnwagen zweier anderer Hersteller sowie Occasionen diverser Hersteller verkauft, u.a. auch Adria-Occasionen. Ferner vermietet die Gesuchsgegnerin u.a. Adria-Reisemobile. Auf der Startseite findet sich noch ein Hinweis, dass die Gesuchsgegnerin jene zwei (anderen) Hersteller vertritt, deren neue Wohnwagen und Reisemobile sie verkauft.

Im vorliegenden Fall fällt vorerst auf, dass der Hinterlegungszeitpunkt der Marke (2005) mehrere Jahre nach dem Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domainnamens (1998) datiert. Es fragt sich also, ob die Gesuchsgegnerin ein Weiterbenutzungsrecht des strittigen Domainnamens (als Kennzeichen) gemäss Art. 14 MSchG geltend machen kann, weil das Kennzeichen schon lange vor der Eintragung der Marke benutzt wurde. Andererseits finden sich auf der Website der Gesuchstellerin 1 auch Hinweise darauf, dass die Gesuchstellerin 2 ihre Marke ADRIA lange vor Gründung der Schweizer Tochter im Jahre 2004 in der Schweiz benutzte. Es wird erwähnt, dass vor 2004 “eine lange Tradition von Adria-Vertretungen in der Schweiz” bestand.

Die Frage, wem das bessere Recht zusteht, wenn der Inhaber der hinterlegten Marke sein Kennzeichen ebenfalls schon vor der Hinterlegung in Gebrauch genommen hat, beurteilt sich nach Lauterkeitsrecht (BSK MSchG-David, Art. 14 N 2). Auch der Inhaber einer Marke (bzw. eines Domainnamens) darf diese nicht unlauter verwenden (vgl. BGE 129 III 358). Gegenüber dem früher gebrauchten Zeichen muss das später gebrauchte, aber zuerst registrierte Drittzeichen in jedem Fall weichen, wenn es gezielt in identischer Form und im Wissen um eine fehlende Registrierung des früher gebrauchten Zeichens hinterlegt wurde, um damit unlautere Vorteile anzustreben (Christian Hilti, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, S. 455 ff., 471 Ziff. 4).

Im vorliegenden Fall deuten die Umstände des Falles darauf hin, dass die Gesuchsgegnerin (als Verkäuferin von Wohnwagen und Reisemobilen) die Gesuchstellerin 2 und deren Adria-Wohnwagen bereits kannte, als sie den strittigen Domainnamen 1998 registrierte, und zwar auf Grundlage von bestehenden Vertretungen und dem Vertrieb von Adria-Wohnwagen in der Schweiz vor dieser Zeit. Der strittige Domainname wurde offensichtlich registriert, um Kunden der Gesuchstellerin 2 auf die spätere Website der Gesuchsgegnerin umzuleiten.

Das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin manifestiert sich heute darin, dass das (später registrierte) Logo der Gesuchstellerin 2 auf der Website “www.adria.ch” kopiert ist und Internet-Benutzer mit einem Klick auf das Adria-Logo zur eigentlichen Website der Gesuchsgegnerin weitergeleitet werden, wo Produkte von Konkurrenten der Gesuchstellerinnen verkauft bzw. vermietet werden. Der strittige Domainname als “Einstiegsseite” zur eigentlichen Homepage der Gesuchsgegnerin erweckt den Eindruck eines offiziellen Links zu Adria Schweiz (Gesuchstellerin 1). Mit der Umleitung auf die eigene Website der Gesuchsgegnerin, die offensichtlich keine offizielle Verbindung zu den Gesuchstellerinnen aufweist, werden Kunden getäuscht, welches das Angebot der Gesuchstellerin 1 in der Schweiz suchen.

Nach Ansicht des Experten wurde also das von der Gesuchsgegnerin später als die Gesuchstellerin 2 gebrauchte (ab 1998 gegenüber vor 1998), aber früher als die Gesuchstellerin 2 registrierte (1998 als Domainname gegenüber 2005 als Marke) Kennzeichen “adria” gezielt registriert, um unlautere Vorteile anzustreben. Ein solches Verhalten erfüllt wie erwähnt den Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG (Hilti, a.a.O.). Im Übrigen haben diverse Panelists in UDRP-Verfahren für Top Level Domains eine Übertragung von Domainnamen in ähnlichen Situationen zugelassen (d.h. Kenntnis des Domaininhabers von einer Marke, die erst zu einem späteren Zeitpunkt als der Domainname registriert wurde; vgl. z.B. WIPO Verfahren Nr. D2003-0845, General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, m.w.H.).

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Widerspruchsverfahren nach dem Registereintrag und nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der Marke.

Die Einrede des Nichtgebrauchs der Marke muss nicht begründet werden, aber sie muss klar und eindeutig aus der Widerspruchsantwort hervorgehen.

Der Widerspruchsmarke "AE" kann in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kein konkreter und damit auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihr eignet somit ein normaler Schutzumfang.

In Anbetracht der hochgradigen Zeichenähnlichkeit ist eine Verwechslungsgefahr gegeben. Dies muss aufgrund der zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit bestehenden Wechselwirkung (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3) selbst für die als bloss entfernt gleichartig eingestuften Waren "cannes" (Klasse 18) der Widerspruchsgegnerin gelten. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.2.2).

AESCULAP ist nicht direkt beschreibend für Waren und DL im Medizinalbereich, geniesst durchschnittlichen Schutzumfang.

In Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Waren der Klasse 25 kann den beiden Bestandteilen der Widerspruchsmarken einzeln, wie auch in Kombination, kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich verfügt die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die vollumfängliche Übernahme eines Elements, „AIDA“, in die angefochtene Marke ist somit unzulässig. Das Beifügen eines weiteren Buchstabens am Anfang, „N“, ist nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern und vom übereinstimmenden Element „AIDA“ abzulenken.

Den Zeichen kann keine lexikografische Bedeutung beigemessen werden (vgl. einschlägige Lexika). Die Abnehmer werden die beiden Zeichen somit als Fantasiezeichen wahrnehmen, womit auch keine offensichtlichen Unterschiede im Sinngehalt auszumachen sind. Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.

Die angefochtene Marke "Arpolith" übernimmt fünf der sieben Buchstaben der älteren Marke. Die vorhandenen Unterschiede an zweiter und dritter Stelle sind nicht derart, dass sie das Gesamtbild der angefochtenen Marke wesentlich prägen und ihr eine eigene Individualität zu verleihen vermögen. Wie dargetan knüpfen die Marken nicht an gängige Begriffe an, was ein Auseinanderhalten der Zeichen ebenfalls erschwert.

Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit sind Wort-Bildmarken grundsätzlich als Ganzes, d.h. einschliesslich ihrer Bildbestandteile zu betrachten. Sind die Bildbestandteile aber banal, ist einzig auf die Wortbestandteile abzustellen (E. 4, 5).

Die Wort-Bildmarken «The Alba (fig.)» und «Alba Moda (fig.)» sind bei banalen Bildbestandteilen und identischen Produkten verwechselbar.

Pour les marques formées d’un prénom et d’un nom de famille, le nom de famille est en règle générale au premier plan, vu que les milieux intéressés s’orientent en général par rapport à celui-ci (CREPI, sic! 2006, 407 - Laura Ashley / mary-kateandashley; TF, sic! 2008, 295 - sergio rossi (fig.) et al.; Miss Rossi / Rossi (fig.)»). Il constitue l’élément essentiel de telles marques, dès lors qu’il reste mieux ancré dans la mémoire du consommateur que le prénom (CREPI, sic! 2007, 271 - Romain Gauthier / Romain Jerôme (fig.)). L’Institut estime qu’il n’en saurait être autrement dans le cas d’espèce, le nom de famille « Guardiani » étant l’élément essentiel de la marque opposante.

La comparaison des signes a révélé une similarité des éléments essentiels des signes, à savoir les termes « Guardiani » et « Gardini ». Dans ces conditions, l’absence dans la marque attaquée de l’élément secondaire que constitue un prénom (cf. supra let. C ch. 5) n’est pas à même de créer une impression d’ensemble suffisamment différente.