Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinnge-halte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.2). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der Bildmarke massgebend. Dem Motivschutz ist bei der Beurteilung Rechnung zu tragen, indem eine Verwechslungsgefahr umso eher zu verneinen ist, je allgemeiner der abstrahierte Sinngehalt gefasst werden muss, um eine Übereinstimmung im Motiv zu begründen.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von aus geometrischen Formen zusammengesetzten Marken gilt es zu beachten, dass das menschliche Gehirn bei der Bildunterscheidung grundlegend weniger spezifisch vorgeht als bei der Unterscheidung von Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer präg-nanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht. Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften (vgl. auch BVGer in sic! 2009, 33 - Herz [fig.] / Herz [fig.], mit Hinweisen).

Die Abnehmer werden im jüngeren Zeichen trotz gewisser Unterschiede in der grafischen Umsetzung einzelner Bildelemente (insbesondere des Weglassens der zusätzlichen Ellipse) das Gestaltungsmuster der Widerspruchsmarke erkennen, womit die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke als solche erkennbar bleibt und die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben ist.

Das OG TG wies die (Wider-)klage mangels genügend bestimmtem Rechtsbegehren ab. Das BGer wies an die Vorinstanz zurück, da das OG TG den bundesrechtlichen Grundsatz verkannt habe, dass zu weit formulierte Unterlassungsbegehren - die sich materiell nur teilweise als begründet erweisen - in eingeschränkter Form zu schützen sind.

Nicht kennzeichnungskräftig sind, allein oder in Kombination, die folgenden Merkmale einer Flasche: bauchige Form, eine im Wesentlichen glatte oder zitronenartige Oberfläche oder eine «etwa zylindrische Verschlusskappe» (E. 2.1).
Eine Flasche in gelber Farbe sowie mit grüner Verschlusskappe ist für Zitronensaft beschreibend (E. 2.2).
Der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr ist im gesamten Kennzeichenrecht einheitlich. Dem steht nicht entgegen, dass je nach beanspruchtem Rechtsschutz unterschiedliche Umstände zu würdigen sind. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 lit. d UWG ist die gesamte Warenpräsentation massgeblich, nicht aber Registereinträge (E. 2.4).

Nach Ansicht des Bundesgerichtes lehnt sich die gelb-grüne Flasche der Klägerin in ihrem gesamten Eindruck dermassen an die gelb-grüne Flasche der Beklagten an, dass sie geeignet ist, beim Konsumenten Verwechslungen herbeizuführen. Das Anbringen einer Etikette ist nicht in jedem Fall geeignet, eine ansonsten zu bejahende Verwechslungsgefahr zu beseitigen.Unter Umständen kann ein Produkt gegenüber ähnlich ausgestatteten Produkten durch Mittel wie eine zusätzliche Etikettierung hinreichend abgegrenzt werden. Eine Etikette ist aber zur Unterscheidung wenig geeignet, wenn sie umgehend nach dem Kauf weggerissen wird.

Beim Widerspruchszeichen handelt es sich im Zusammenhang mit café, préparations à base de café (Kl. 30) und machines à café (Kl. 11) um eine bekannte Marke (vgl. Widerspruchsentscheid Nr. 7794 – NESPRESSO / TEESPRESSO, Teil III. D. 2). In Bezug auf die übrigen hier interessierenden Waren (thé und préparations à base de cacao [Kl.30]) kann dem Widerspruchszeichen kein direkt beschreibender Sinngehalt zugesprochen werden, weshalb ihm eine normale Kennzeichnungskraft zukommt. Zudem besteht teilweise Identität bzw. hochgradige Gleichartigkeit der hier interessierenden Waren der Klassen 11 und 30, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

Die Widerspruchsmarke wurde vorliegend nahezu unverändert übernommen. Der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken ist somit fast identisch. Dies ist ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke nahezu unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 m.w.H.). Dies ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass das übernommene Element schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

5. Es trifft weder das eine noch das andere zu. Wie dargetan kommt der Widerspruchsmarke eine starke bzw. normale Kennzeichnungskraft zu. Zudem bleibt das Wortelement ZESPRESSO, welches nahezu vollständig mit der Widerspruchsmarke übereinstimmt, in der angefochtenen Marke als selbständiges Element erkennbar. Im Übrigen vermag das (kennzeichnungsschwache) Wortelement CAFÉ den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern und ihr eine eigene Individualität zu verleihen (vgl. III. C. 6. hiervor; RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]). Gleich verhält es sich mit der Grafik, d.h. dem stilisierten Schriftzug, welche in erster Linie als Verzierungselement wahrgenommen wird

Zwischen den beiden Zeichen "zero" und "zerorh+" besteht Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Waren betroffen sind. Der Marke "zero" kommt im Zusammenhang mit Kleidern (Klasse 25) ein normaler Schutzumfang zu.

Die Widerspruchsgegnerin macht weiter sinngemäss eine Verwässerung des Wortanfangs "PENTA-" der Widerspruchsmarke geltend, indem sie feststellt, dass es sich hierbei um ein allgemein beliebtes Präfix handle, das im Schweizer Markenregister häufig anzutreffen sei. Zum in diesem Zusammenhang mit der Stellungnahme ins Recht gelegten Auszug aus dem Schweizer Markenregister (www.swissreg.ch) kann Folgendes festgestellt werden: Von den 19 angeführten Marken betreffen lediglich drei die hier interessierende Klasse 5. Hinsichtlich der (sinngemäss) geltend gemachten Verwässerung ist weiter darauf hinzuweisen, dass nicht lediglich auf Grund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 Pulcino / Dolcino, mit Hinweisen, unter http://www.bvger.ch). In casu spricht bereits die geringe Zahl der von der Widerspruchsgegnerin ins Recht gelegten Drittzeichen gegen eine Verwässerung des Wortelements "PENTA". Zudem ist auch die Gebrauchslage der zitierten Drittzeichen ungewiss.

Weil der Widerspruchsmarke "PENTASA" kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann, eignet ihr ein normaler Schutzumfang. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5) und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss. Dies ist vorliegend nicht der Fall: In Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der streitverfangenen Zeichen (vgl. III. C. Ziff. 1 ff. hiervor) besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies muss selbst unter Berücksichtigung des Umstandes gelten, dass es sich bei den Waren der hier interessierenden Gattung nicht um Massengüter des täglichen Gebrauchs, sondern um Pharmazeutika handelt, die in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden.

Il se peut qu’un destinataire puisse percevoir des divergences visuelles ou auditives entre les marques en présence, mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu’il s’agit du même titulaire que l’opposante ou d’un titulaire qui lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirecte (...).

In Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 33 kann dem Begriff "ZACHOS" kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang.

Vier der sechs Buchstaben des Wortelements "ZACHOS" der Widerspruchsmarke finden sich, in derselben Reihenfolge, auch im Wortelement der jüngeren Marke. Der vorhandene Unterschied in der Zeichenmitte kann leicht überhört werden und ist nicht derart, dass er das Gesamtbild der angefochtenen Marke wesentlich prägen und ihr dadurch eine eigene Individualität verleihen würde. In Anbetracht der ausgeprägten Ähnlichkeit der Wortelemente der Vergleichszeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene und unter Berücksichtigung, dass die beiden Marken für gleiche Waren, welche sich an ein Massenpublikum mit eher geringerem Aufmerksamkeitsgrad richten, beansprucht werden, ist der zu beachtende Abstand nicht eingehalten und die Gefahr von Fehlzurechnungen zu bejahen.

Zu ähnlich.

Das IGE entschied, dass zwischen den beiden für türkischen Rosinenbranntwein mit Anisgeschmack beanspruchten Marken "Yeni Raki Tekel (fig.)" und "Yeni Efe (fig.)" keine Verwechslungsgefahr besteht. Das IGE stützte seinen Entscheid unter anderem auf BGE 120 II 150 - "Yeni Raki", worin erkannt wurde, dass "Yeni Raki" für ein hauptsächlich türkischsprachiges Publikum zum Gemeingut zählt, da der Begriff auf Türkisch "neuer Raki" bedeutet. Gegen den Entscheid des IGE erhob die Markeninhaberin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und machte neu eine Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke geltend.

Das Bundesverwaltungsrecht heisst die Beschwerde gut. Die in casu vorgelegten Beweismittel machen glaubhaft, dass inzwischen die Marke "Yeni Raki Tekel (fig.)" in der Schweiz als durchgesetzt angesehen werden kann. Die Verkaufszahlen lassen zudem den Schluss zu, dass die Marke nicht nur unter türkischsprachigen Abnehmern Bekanntheit erlangt hat. Der Begriff "Yeni" ist - im Gegensatz zum Begriff "Raki" - nicht freihaltebedürftig. Er kann sich im Verkehr daher als Markenbestandteil zugunsten eines bestimmten Markeninhabers durchsetzen.

Aufgrund der bestehenden Warenidentität zwischen den beiden Marken ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab anzulegen. Da bei Spirituosen die Kombination eines individualisierenden ersten Wortes mit einer Sachbezeichnung üblich ist, genügt vorliegend die Übereinstimmung im ersten Wort "Yeni", um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Eine mit Raki gefüllte Flasche, welche mit "Yeni Efe" gekennzeichnet ist, wird bei den Abnehmern ohne weiteres den Eindruck erwecken, es handle sich hierbei um eine geschmackliche Variante des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Branntweins.

Die Yello Strom GmbH ist Inhaberin verschiedener Marken YELLO. Die Sunrise Communications AG meldete die Marken YALLO an und benutzt sie für Mobilfunkdienstleistungen. Die Parteien streiten darüber, ob YALLO die Rechte am Zeichen YELLO verletzt. Sunrise klagt vor dem HG ZH auf Löschung der Marken YELLO wegen Nicht-Gebrauchs, eventualiter Feststellung, dass durch den Gebrauch des Zeichens YALLO die Rechte an den Marken YELLO nicht verletzt werden.

Das HG ZH tritt auf die Klage in dem Umfang nicht ein, als die Klägerin die Löschung der älteren Marken für Waren und Dienstleistungen beantragt, für welche die jüngeren klägerischen Marken nicht angemeldet resp. gebraucht werden; insoweit fehle es an einem Feststellungsinteresse. Das BGer korrigiert:

Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 MSchG ist grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt. Ausnahmsweise kann ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann. In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht werden, wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstände dennoch ein schutzwürdiges Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen Markenrechts zu verhindern.

Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, kann es bezüglich der Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse keinen Unterschied machen, ob der Nichtgebrauch einer Marke ausserprozessual geltend gemacht oder im Rahmen einer Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG angerufen wird. Es macht keinen Sinn, das Interesse an der gerichtlichen Geltendmachung des Nichtgebrauchs enger zu fassen als dasjenige an der ausserprozessualen Geltendmachung. Eine solche Differenzierung geht denn auch aus BGE 125 III 193 E. 2a S. 206 nicht hervor. Es gelten stets die gleichen, relativ geringen Voraussetzungen.

Nach dem Gesagten musste die Beschwerdeführerin kein spezielles Interesse nachweisen. Sie kann sich grundsätzlich auf ihr allgemeines Interesse stützen, bei der freien Zeichenbildung nicht durch die von der Beschwerdegegnerin eingetragenen, angeblich nicht gebrauchten Marken behindert zu werden. Gründe, aus denen die Beschwerdeführerin das fragliche Zeichen für die strittigen Waren oder Dienstleistungen nicht benutzen darf oder kann, sind keine festgestellt. Die Vorinstanz hätte daher das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin nicht von vornherein auf den Schutzbereich ihrer eigenen Marken beschränken dürfen.

[Zurückweisung an die Vorinstanz zur materiellen Prüfung der Klage.]

Obwohl NET im Bereich Netzwerktechnologie beschreibend ist und YOU ebenfalls gemeinfrei, resultiert aus der Kombination eine originelle Wortschöpfung, die keinen unmittelbar erkennbaren Sinngehalt aufweist. Wird Wortmarke vollständig übernommen und nur der Anfangsbuchstabe wiederholt und grafisch hervorgehoben, vermag dies die Verwechslungsgefahr nicht zu beseitigen.

De simples lettres en tant que telles, comme en l'espèce «G», constituent des signes élémentaires qui appartiennent au domaine public (...). . Le vocable «STAR» doit être comparé à une indication vantant la qualité supérieure des produits visés (...). Force est ainsi d'admettre que la marque opposante, composée de la lettre «G» suivie d'un tiret et du terme «STAR» ne revêt qu'une force distinctive restreinte.

Il a été relevé ci-dessus (consid. 7.2) que l'appréciation du champ de protection de la marque opposante constitue une condition préalable à l'examen du risque de confusion entre deux signes. Ceci se justifie d'autant plus que, comme en attestent les exemples cités, une marque originellement faible ou dotée d'une force distinctive restreinte peut, avec le temps, acquérir une certaine renommée auprès des consommateurs visés, l'élément appartenant au domaine public pouvant participer au champ de protection élargi. Or, en l'espèce, dans la décision attaquée, l'IPI n'a pas examiné si, comme le prétendait la recourante dans son mémoire d'opposition, la marque opposante avait acquis une notoriété et un degré de connaissance élevé en Suisse, se limitant à considérer que «le fait que la marque opposante soit éventuellement une marque connue (dans son ensemble), ne change rien au fait que "STAR" est une indication faible et qu'un risque de confusion ne peut être fondé sur cet élément uniquement». Pourtant, comme l'indique lui-même l'IPI dans ses directives, un risque de confusion peut exister en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public lorsque des conditions spécifiques sont remplies ; la marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi.

[Zurückweisung an das IGE zur Feststellung, ob die ältere Marke eine aufgrund intensiven Gebrauchs gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweist.]

Da MSchG 1 ausdrücklich auch einzelne Buchstaben als markenfähige Zeichen benennt, ist es nicht zulässig, Einzelbuchstaben per se eine Kennzeichnungskraft abzusprechen bzw. aus Einzelbuchstaben bestehenden Marken nur einen geringen Schutzumfang zuzuerkennen. Dem Buchstaben "X" kommt in Bezug auf Waren der Klasse 12 keine Bedeutung zu, weshalb der aus einem einzigen Buchstaben bestehenden Widerspruchsmarke ein normaler Schutzumfang zugestanden werden muss. Zwischen den beiden Marken "X" (fig.) und "X-Pressure" (fig.) besteht für gleichartige Waren Verwechslungsgefahr.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, bei welchen es sich um Lebensmittel handelt, erscheint die von der Beschwerdeführerin behauptete Assoziation mit einem (nicht als Inhaltsstoff verstandenen) Pflanzenteil respektive mit einem mathematischen Zeichen als wenig wahrscheinlich. Vielmehr kann "Wurzel" mit einer vielfach praktizierten Formgebung des Brotes assoziiert werden.

Die Kennzeichnungskraft des ersten Bestandteils der Widerspruchsmarke ist also mit Bezug auf "Brot" reduziert. In Bezug auf die übrigen in Klasse 30 beanspruchten Waren "Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditoreiwaren", welche nicht in Wurzelform gebracht werden (können), ist die Kennzeichnungskraft des Wortelements "Wurzel" aber unversehrt anzuerkennen (...).

[Entsprechend wird in der Folge die Verwechslungsgefahr für alle Waren ausser Brot als gegeben erachtet.]

La marque opposante est constituée de l’anglicisme « match » lequel a le sens connu de « compétition, partie, rencontre » (...). Ce terme n’a pas de signification particulière en relation avec les services revendiqués et jouit de ce fait d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux (...). La marque attaquée reprend ce terme distinctif et le qualifie par le terme « world » donnant à la combinaison le sens de « match mondial ». Comme dans cette combinaison le terme MATCH est perçu comme un élément indépendant et distinctif, la marque attaquée est similaire à la marque opposante (voir para. C). En relation avec des produits et services similaires (voir para. B), leurs destinataires seront amenés à faire de fausses associations entre les deux signes en pensant, par exemple, que l’un (marque attaquée) est la version « mondiale » (public ou contenu plus large) que l’autre (marque opposante). Le risque de confusion est pour cette raison admis et l’opposition est fondée.

Bei identischen Waren müssen sich Zeichen stärker unterscheiden.

Nicht zu berücksichtigen ist eine mögliche Einschränkung der Vertriebskanäle, die nicht aus einer gesetzlichen Bestimmung oder der Liste der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke registriert wurde, hervorgeht, da der Markeninhaber jederzeit andere Vertriebskanäle, die durch die Registrierung gedeckt sind, wählen kann (E. 3). 

Das Argument, wonach sich eine Marke nur dank der Kombination mit einer bestimmten Farbe habe durchsetzen können, ist im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, wo die Gültigkeit der älteren Marke nicht hinterfragt werden kann, nicht zu berücksichtigen (E. 4).

Man darf aus dem Umstand, dass ein Zeichen nur unter Hinzufügung eines bildlichen Elements registriert wurde, nicht schliessen, dass es dieses Element ist, das die Erinnerung der Verbraucher prägt.

Keine der Parteien stellt in Frage, dass markenrechtlich die beiden Zeichen "IWC" und "WMC" in Alleinstellung nicht verwechselbar seien, und beide Parteien rügen allein eine Verletzung der massgebenden Bestimmungen des UWG, während eine Verletzung der Normen des MSchG nicht geltend gemacht wird. Da die Normen des UWG im Verhältnis zum Markenschutz nicht subsidiär sind, sondern einen eigenständigen Anwendungsbereich haben, besteht kein Anlass, den markenrechtlichen Schutzumfang von Amtes wegen zu prüfen.

Die Klägerin rügt zu Recht, dass die Vorinstanz die Lauterkeit des Marktauftritts der Beklagten allein unter dem Gesichtspunkt der eigentlichen Verwechslungsgefahr geprüft und die behauptete Rufausbeutung unberücksichtigt gelassen hat. Auch wenn die Akronyme "IWC" und "WMC" in Alleinstellung selbst für die gleichen Waren nicht verwechselbar sein mögen, wie die Vorinstanz schloss und keine der Parteien bestreitet, so sind sie sich jedenfalls hinreichend ähnlich, um mindestens Assoziationen zu wecken.

Die Beklagte lehnt ihre im Vergleich zu den Produkten der Klägerin qualitativ minderwertigen Uhren an die Luxusgüter der Klägerin an, indem sie die optisch sehr ähnlichen Bezeichnungen "WMC" und "WMC-Schaffhausen" verwendet. Sie handelt unlauter, weil sie mit diesem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf der unter dem Zeichen "IWC" bekannten Uhren der Klägerin auf ihre eigenen Waren überträgt, indem sie Gedankenassoziationen zu den von der Klägerin vertriebenen Luxus- und Prestige-Uhren weckt. Die Vorinstanz hat die Verwendung der Kürzel "WMC" und "WMC-Schaffhausen" durch die Beklagte zu Unrecht als lauter erachtet. Daran ändert nichts, dass die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren nach Ansicht der Vorinstanz inkonsequent bzw. zu weit formuliert hat, indem sie beantragte, der Beklagten im Geschäftsverkehr zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs die Verwendung der Zeichen "WMC" und "WMC-Schaffhausen" generell zu verbieten. Begehren auf Unterlassung, die sich bei der materiellen Beurteilung als an sich begründet, aber als zu umfassend formuliert erweisen, sind vielmehr im Urteil auf das zulässige Mass einzuschränken.

Die Verwendung einer Dienstleistungsmarke durch einen Dritten ist nach Art. 13 Abs. 2 lit. c MSchG nur verboten, wenn sie von den interessierten Verkehrskreisen als Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistung verstanden wird.

Die Verwendung einer fremden Marke in der Werbung oder im Geschäftsverkehr ist auch dann verboten, wenn sie nicht unmittelbarprodukt- oder dienstleistungsbezogen ist.

Die Verwendung der Bezeichnung WIR-Börse bezeichnet die Dienstleistung der Beklagten und fällt unter den Anwendungsbereich des Verbotes von Art. 13 Abs. 2 lit. c MSchG. Die Begriffe WIR-Guthaben und WIR-Kauf beschreiben dagegen den Gegenstand der Tätigkeit der Beklagten, nämlich den Handel mit WIR-Guthahen, und nicht deren Tätigkeit selbst; sie sind deshalb zulässig. Die Verwendung einer fremden Marke durch Dritte ist zulässig, wenn ohne deren Gehrauch der Gegenstand der Dienstleistung des Dritten nicht umschrieben werden kann.

Was nach der Anwendung jener markenrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, welche zum Schutz vor Verwechslung und Rufausbeutung erlassen wurden, kann nicht durch das UWG verboten werden.

Die Ausnutzung eines Vertragsbruches durch einen Dritten ist nur unlauter, wenn sich dieser gegen Treu und Glauben verhält. Das Angebot von Geld allein ist kein so qualifiziertes Verhalten.

Die Urteilspublikation liegt nach sorgfältiger Abwägung und Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit im Ermessen des Gerichtes. Das Bundesgericht prüft das Ermessen der Vorinstanz frei, korrigiert in der Berufung aber nur schwere Ermessensfehler.

Das Rechtsschutzinteresse, welches Voraussetzung für eine Publikation ist, ist nicht mit der (teilweisen) Begründetheit der Klage gleichzusetzen. Besteht das Informationsinteresse nur einem begrenzten, bekannten Personenkreis gegenüber, so kann auf die Publikation verzichtet werden.

La marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux dès lors qu’elle n’a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause (Directives, partie 4, ch. 3.3 et 4.4.2). Comme il a déjà été mentionné plus haut, les destinataires percevront dans la marque attaquée la reprise au pluriel de l'élément unique constituant la marque opposante "TRIBE". Ce mot est clairement reconnaissable comme élément indépendant de la marque attaquée, et sa combinaison avec "Winston" ne lui octroie pas un sens différent de celui qui ressort de la marque opposante, à savoir "tribu". En outre, il s'agit de produits pour l'usage quotidien dont les destinataires sont les consommateurs moyens, qui accordent à leur achat un degré faible d'attention (Directives, partie 5, ch. 7.6). Au vu de ce qui précède et en tenant compte de l’identité des produits, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée.

Bei den streitigen Marken handelt es sich um längere Wörter. Deshalb kann man nicht erwarten, dass sie im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise in allen Einzelheiten haften bleiben. Es besteht Verwechslungsgefahr.